ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 5011-59/8941-2012 16.07.13
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС"
До 1. Державної служби інтелектуальної власності України
2. Відкритого акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми"
(Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы")
3-я особа, яка не заявляє
самостійних вимог на
предмет спору на стороні
відповідача 2 Приватне акціонерне товариство "МТС Україна"
Про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№903855,
905710, 907958, 907993 на знаки для товарів і послуг
Суддя Картавцева Ю.В.
Представники:
від позивача не з'явився
від відповідача 1 Постоялкіна О.В. - представник (довіреність №2-8/3904 від 23.05.13р.)
від відповідача 2 Кудрицька Т.Ю. - представник (довіреність № б/н від 07.09.12 р.),
Мамуня О.С. - представник (довіреність № б/н від 07.09.12 р.),
Биканова А.В. - представник (довіреність № б/н від 11.04.13 р.)
від 3-ої особи Беляневич В.А. - представник (довіреність №0309/13 від 15.07.13р.)
Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС" звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, Відкритого акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми" (Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы") з вимогами про: 1) визнання недійсним повністю міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958, 907993 на знаки для товарів і послуг; 2) зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне бюро ВОІВ щодо визнання недійсними повністю міжнародних реєстрацій №№903855, 905710, 907958, 907993 на знаки для товарів і послуг.
Позивач вважає, що знаки "МТС" за міжнародними реєстраціями №№ 907993, 905710, 903855, 907958 є схожими з фірмовим найменуванням позивача, що є відомим в Україні до 31.08.2006 р. що до таких же або споріднених послуг, а також порушують право позивача на його повне та скорочене комерційне найменування.
А отже, існують підстави визнання недійсним міжнародних реєстрацій №№ 907993, 905710, 903855, 907958, передбачені у статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з нормами якої свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.07.2012 р. порушено провадження у справі №5011-59/8941-2012 та призначено справу до розгляду на 16.07.2012 р.
Представник відповідача 2 в судове засідання 16.07.2012 р. не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.
В судовому засіданні 16.07.2012 р. представник позивача заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі та належного повідомлення відповідача 2 про день та час розгляду справи. Клопотання задоволено.
З матеріалів справи вбачається, що адреса реєстрації відповідача 2 наступна: Росийская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 4.
Відповідно до статті 125 ГПК України, у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.
За таких обставин про розгляд справи відповідача 2 належить повідомляти в порядку, передбаченому міжнародним договором.
Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (дата прийняття: 15.11.1965 р., дата набуття чинності: 01.12.2001 р.), учасниками якої є Україна та Росія, передбачено певний порядок вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах через визначені Державою Учасницею відповідні Центральні Органи з метою доведення до відома їх одержувачів у належний строк.
Відповідно до ст. 1 Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.
Ст. 11 даної Конвенції встановлено, що Конвенція не забороняє двом чи більше Договірним державам домовлятися про встановлення з метою вручення судових документів інших шляхів передачі ніж ті, які передбачені в попередніх статтях і зокрема безпосередніх зносин їх відповідними органами.
Особливий порядок надання правової допомоги встановлено Угодою про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності 1992 р.,учасниками якої є Україна та Росія (дата підписання Україною 20.03.1992 р., та набрала чинності для України 19.12.1992 р.).
Відповідно до статті 5 вказаної Угоди компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зобов'язуються надавати взаємну правову допомогу. Взаємне надання правової допомоги включає вручення і пересилання документів і виконання процесуальних дій, зокрема проведення експертизи, заслуховування Сторін, свідків, експертів та інших осіб. При наданні правової допомоги компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зносяться одна з одною безпосередньо. При виконанні доручень про надання правової допомоги компетентні суди та інші органи, в яких просять допомоги, застосовують законодавство своєї держави. При зверненні про надання правової допомоги і виконання рішень документи, що додаються, викладаються мовою держави, яка запитує, або російською мовою.
Таким чином, вручення документів Відкритому акціонерному товариству "Мобільні ТелеСистеми" (Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы") повинне здійснюватись відповідно до вимог Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності 1992 р., шляхом направлення прохання відповідному уповноваженому органу Російської Федерації.
За таких обставин, у зв'язку з нез'явленням в судове засідання 16.07.2012 р. відповідача 2, невиконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справи, з метою належного повідомлення відповідача 2, у порядку виконання судового доручення у відповідності до Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності 1992 р., шляхом направлення прохання відповідному уповноваженому органу Російської Федерації, суд, відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 31.08.2012 р.
Представник відповідача 2 в судове засідання 31.08.2012 р. не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
В судовому засіданні 31.08.2012 р. представник позивача надав суду клопотання про призначення по справі судової експертизи, відповідно до якого просить суд призначити по справі судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності та надав перелік питань запропонованих для вирішення судовим експертом, витрати по проведенню експертизи просить покласти на нього.
В судовому засіданні 31.08.2012 р. представник відповідача 1 надав суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого заперечує проти позовних вимог з підстав викладених у відзиві.
В судовому засіданні представник позивача усно заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення з відзивом та надав суду клопотання про продовження строку вирішення спору відповідно до статті 69 Господарського процесуального кодексу України.
Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 69 ГПК України у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів, то суд задовольнив зазначені клопотання.
У зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника відповідача 2, невиконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, відповідно до ст. 77 ГПК України, суд відклав розгляд справи на 17.09.2012р. та продовжив строк вирішення спору на п'ятнадцять днів, про що виніс відповідну ухвалу від 31.08.2012р.
Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва від 17.09.2012 р. справу № 5011-59/8941-2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС" до Державної служби інтелектуальної власності України та Відкритого акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми" (Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы") про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№903855, 905710, 907958, 907993 на знаки для товарів і послуг передано на розгляд судді Бондарчук В.В.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.09.2012 р. справу № 5011-59/8941-2012 прийнято до провадження суддею Бондарчук В.В., розгляд справи призначено на 05.11.2012 р. о 14:30 год.
Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва від 05.11.2012 р. справу № 5011-59/8941-2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС" до Державної служби інтелектуальної власності України та Відкритого акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми" (Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы") про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№903855, 905710, 907958, 907993 на знаки для товарів і послуг передано для розгляду судді Картавцевій Ю.В.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.11.2012 р. справу № 5011-59/8941-2012 прийнято до провадження суддею Картавцевою Ю.В., розгляд справи призначено на 05.11.2012 р. о 14:30 год.
05.11.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Клопотання судом задоволено. Фіксування судового процесу здійснюється з допомогою звукозаписувального технічного засобу.
В судовому засіданні 05.11.2012 р. представник відповідача 2 заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою надання відзиву на позовну заяву. Клопотання задоволене.
З метою надання часу для подачі відповідачем 2 відзиву на позовну заяву, відповідачами пояснень стосовно клопотання про призначення по справі судової експертизи, в судовому засіданні оголошено перерву до 19.11.2012 р. За таких обставин, розгляд клопотання представника позивача про призначення по справі судової експертизи відкладено на наступне судове засідання.
16.11.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач 2 заперечує проти позовних вимог з підстав викладених у відзиві.
Також, 16.11.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з переліком питань та 19.11.2012 р. отримано клопотання про уточнення переліку питань, викладених у клопотанні про призначення експертизи від 16.11.2012 р.
В судовому засіданні 19.11.2012 р. представник відповідача 1 надав суду питання на судову експертизу.
В судовому засіданні 19.11.2012 р. представник позивача надав суду клопотання про витребування доказів, у якому просив суд витребувати у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України інформацію стосовно того, чи проводилися атестованими судовими експертами зазначених установ експертні дослідження стосовно знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958 та 907993.
В судовому засіданні 19.11.2012 р. оголошено перерву до 30.11.2012 р. Розгляд клопотання про призначення експертизи та клопотання про витребування доказів відкладено на наступне судове засідання.
30.11.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 заперечення проти клопотання про витребування доказів.
В судовому засіданні 30.11.2012 р. представник позивача надав суду письмові додаткові пояснення стосовно витребування доказів та просив суд оголосити перерву з метою надання позивачем доказів неможливості самостійно отримати інформацію, яку він просить витребувати у експертних установ, та надав копії адвокатських запитів, направлених експертним установам. Клопотання задоволено.
В судовому засіданні оголошено перерву до 07.12.2012 р.
В судовому засіданні 07.12.2012 р. позивач надав відповіді від експертних установ на адвокатські запити представника позивача.
З огляду на отримані відповіді від експертних установ суд відмовив у задоволенні клопотання позивача про витребування доказів.
В судовому засіданні 07.12.2012 р. представник позивача підтримав клопотання про призначення судової експертизи, зазначивши, що питання схожості знаків за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993 з фірмовим найменуванням позивача, що є відомим в Україні до 31.08.2006 р. щодо таких же або споріднених послуг, потребує спеціальних знань.
Представник відповідача 2 також підтримав подане ним клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, зазначивши, що для правильного вирішення даного спору повинні бути з'ясовані, зокрема наступні фактичні обставини: 1) чи давало можливість комерційне найменування "МТС" вирізнити ТОВ "МТС" з-поміж інших юридичних осіб та чи не вводило в оману таке комерційне найменування щодо справжньої діяльності ТОВ "МТС" (щодо товарів, які воно виробляє та (або) реалізовує, та послуг, які ним надаються) на дату міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958 та 907993 на знаки для товарів і послуг (31.08.2006 p.); 2) чи були знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№903855, 905710, 907958 та 907993 тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням "МТС", належним ТОВ "МТС", щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг на дату міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958 та 907993 на знаки для товарів і послуг (31.08.2006 p.); 3) чи є позначення, заявлене для реєстрації як знак для товарів і послуг за заявкою № m 2010 07991, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958 та 907993. Для встановлення даних фактичних обставин необхідні спеціальні знання та має бути призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.
Суд ухвалив відкласти розгляд клопотання про призначення судової експертизи на наступне судове засідання, в судовому засіданні 07.12.2012 р. оголошено перерву до 17.12.2012 р.
В судовому засіданні 17.12.2012 р. представник позивача надав суду клопотання відповідно до якого просить суд призначити судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності до Державного Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та уточнений перелік питань на вирішення експертизи.
В судовому засіданні 17.12.2012 р. оголошено перерву до 19.12.2012 р.
В судовому засіданні 19.12.2012 р. представник позивача надав суду письмові пояснення, відповідно до яких зазначив, що фірмовим (комерційним) найменуванням за захистом прав на яке звертається позивач є: ТОВ "МТС", ООО "МТС".
За результатами розгляду клопотань про призначення у справі судової експертизи, судом призначена судова комісійна експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України (провідна установа) та Державному Науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, про що 19.12.2012 р. винесено відповідну ухвалу.
Ухвалою суду від 19.12.2012р. зупинено провадження у справі №5011-59/8941-2012 до надання висновків судової комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України (провідна установа) та Державному Науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.
26.03.2013р. відділом діловодства суду отримано від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України разом з матеріалами справи № 5011-59/8941-2012 повідомлення від 20.03.2013 р. №141 у якому зазначено, що у зв'язку з тим, що протягом одного місяця робота комісії експертів різних установ не була розпочата, на підставі п. 4.8 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом МЮУ від 08.10.1998 р. № 53/3 (у ред. наказу МЮУ від 26.12.2012 р. № 1950/5), матеріали господарської справи № 5011- 59/8941-2012 повертаються без виконання.
Ухвалою суду від 05.04.2013р. поновлено провадження у справі №5011-59/8941-2012. та призначено розгляд справи на 15.04.2013 р.
В судовому засіданні 15.04.2013р. представники сторін підтримали раніше подані клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
Вислухавши пояснення представників сторін, суд прийшов до висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
Ухвалою суду від 15.04.2013р. призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України.
Також, ухвалою суду від 15.04.2013р. зупинено провадження у справі №5011-59/8941-2012 до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
19.06.2013р. відділом діловодства суду отримано від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України Висновок №71/13 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №5011-59/8941-2012 від 14.06.2013 р.
Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.07.2013р. поновлено провадження у справі та призначено розгляд справи на 15.07.2013р.
В судовому засіданні 15.07.2013 р. представником позивача подано клопотання про здійснення фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу. Клопотання задоволено.
15.07.2013р. відділом діловодства господарського суду одержано від приватного акціонерного товариства "МТС Україна" заяву про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.
Згідно даної заяви, представник ПАТ "МТС Україна" зазначає, що на підставі Ліцензійного договору № D1210043 у своїй господарській діяльності товариство використовує знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993, які позивач просить визнати недійсними, рішення, прийняте судом у даній справі, може вплинути на права та обов'язки Приватного акціонерного товариства "МТС Україна", які виникли на підставі Ліцензійного договору по відношенню до відповідача-2.
У зв'язку із вищезазначеним, представник ПАТ «МТС Україна» просить допустити ПАТ "МТС Україна" до участі у справу №5011-59/8941-2012 як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 2.
Також, представником ПАТ "МТС Україна" подано суду письмові пояснення по справі, разом із клопотанням про залучення до матеріалів справи копії висновку №404/1 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 30.01.2013р. Науково дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, підготовленого експертом К.А. Соповою (Щукіною).
Представником позивача подано клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, згідно з яким позивач просить призначити у справі повторну судову експертизу, проведення якої доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, посилаючись на упередженість, необґрунтованість, суперечливість Висновку №71/13 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №5011-59/8941-2012 від 14.06.2013 р.
Також у судовому засіданні 15.07.2013 р. представник позивача усно заявив клопотання про виклик в судове засідання судових експертів.
Розглянувши в судовому засіданні 15.07.2013р. заяву ПАТ "МТС Україна" про вступ у справу № 5011-59/8941-2012 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 2, суд зазначає наступне.
Відповідно до ст. 27 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського суду може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду.
Оскільки, рішення може вплинути на права або обов'язки ПАТ "МТС Україна", суд ухвалив задовольнити заяву представника ПАТ "МТС Україна" та залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 2, приватне акціонерне товариство "МТС Україна", про що 15.07.2013 р. винесено відповідну ухвалу.
В судовому засіданні оголошено перерву до 16.07.2013р.
Представник позивача в судове засідання 16.07.2013 р. не з'явився, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.
Письмових заяв, повідомлень суду щодо поважності причин відсутності представника позивача в судовому засіданні 16.07.2013 р. від останнього до суду не надходило.
Приписами ст. 77 Господарського процесуального кодексу України визначений перелік обставин, за яких суд відкладає розгляд справи. Зокрема, відповідно до п. 1 ч. 1 названої статті, у разі нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу та, відповідно до п. 2 ч. 1 названої статті, у разі неподання витребуваних доказів. Однак стаття 77 ГПК України встановлює не обов'язок суду відкласти розгляд справи, а визначає лише право суду при наявності зазначених випадків.
За таких обставин суд прийшов до висновку про можливість розгляду справи в судовому засіданні 16.07.2013 р., запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору.
Розглянувши в судовому засіданні 16.07.2013р. клопотання позивача про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності та усне клопотання про виклик в судове засідання судових експертів, суд зазначає наступне.
Відповідно до п. 18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати:
- чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи;
- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;
- компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;
- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;
- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;
- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.
У разі необхідності господарський суд може зобов'язати судового експерта з'явитися в судове засідання на виклик суду, дати додаткові роз'яснення щодо поданого ним висновку, поставити йому усні питання, а також зобов'язати його відповісти на усні питання сторін у справі.
Позивачем не доведено необхідність виклику судових експертів, а також, не надано питань, які слід поставити судовим експертам у разі їх виклику.
До того ж, експерти дослідили усі надані їм об'єкти та надали вичерпні, повні, чіткі відповіді на поставлені запитання. Висновок судової експертизи не містить протиріч та не суперечить іншим матеріалам справи, а отже підстав для призначення у справі повторної судової експертизи, так як і для виклику в судове засідання судових експертів, у суду немає.
Таким чином, заявлені позивачем клопотання про виклик до суду судових експертів для надання додаткових роз'яснень щодо Висновку судової експертизи, а також клопотання про проведення повторної судової експертизи судом відхиляються.
Після виходу суду з нарадчої кімнати, в судовому засіданні 16.07.2013 р. було проголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення учасників судового процесу, всебічно і повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд, -
Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС" (позивач) є власником свідоцтва України № 49992 на знак для товарів і послуг (дата подання заявки 26.09.2003 р.) та свідоцтва України № 82290 на знак для товарів і послуг (дата подання заявки 13.06.2007 р.).
26.11.2010 р. між позивачем та фізичною особою - Бойко Д.А. було укладено Договір про передачу права на отримання свідоцтва за заявкою № m 2010 07991 на знак для товарів і послуг, що передбачав отримання позивачем права на одержання свідоцтва за заявкою № m 2010 07991 на знак для товарів і послуг.
02.12.2010 р. Бойко Д.А. отримав від Державного підприємства "Український інститут промислової власності" повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака (Форма Т-09) за заявкою № m 2010 07991. Згідно з отриманим повідомленням можлива відмова у реєстрації знака відносно усього переліку товарів і/або послуг на наступних підставах: для всіх послуг 35 та 38 класів, зазначених у наведеному у матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "МТС", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Откритого акционєрного общєства "Мобильниє ТєлєСістєми" (заявка № 2003055552 від 30.05.2003 р., свідоцтво № 51395 від 15.07.2005 р.) щодо споріднених послуг; для всіх послуг 38 класу, зазначених у наведеному у матеріалах заявки переліку товарів, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими та словесними знаками "МТС" та "MTS", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Mobilnye TeleSistemy" (Откритоє акционєрноє общєство "Мобильниє ТєлєСістєми") (міжнародна реєстрація № 848214 від 24.03.2005 р.; № 907993 від 31.08.2006 р.; № 905710 від 31.08.2006 р.; № 903855 від 31.08.2006 р.; № 907958 від 31.08.2006 р.) щодо споріднених послуг.
25.08.2011 р. Державним підприємством "Український інститут промислової власності" за результатами кваліфікаційної експертизи було прийнято рішення №23364/3 за заявкою № m 2010 07991, яким визначено, що знак не відповідає умовам надання правової охорони на тих самих підставах.
Відкрите акціонерне товариство "Мобільні ТелеСистеми" (відповідач-2) є власником міжнародних реєстрації № 903855 від 31.08.2006 р., № 905710 від 31.08.2006 р., № 907958 від 31.08.2006 р., № 907993 від 31.08.2006 р. на знаки для товарів і послуг, які зареєстровані для послуг 37 та 38 класів МКТП:
клас 37: ремонт засобів зв'язку; монтаж і технічне обслуговування обладнання, зокрема: телефонів, радіотелефонів, засобів мобільного зв'язку; інформація по ремонту засобів зв'язку;
клас 38: мобільний телефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; радіотелефонний зв'язок; мобільний радіотелефонний зв'язок; радіорелейний зв'язок; мобільний зв'язок; телепатичні послуги зв'язку; надавання користувачам доступу до глобальної комп'ютерної мережі (послуги провайдерів); надавання телекомунікаційного підключення до глобальної комп'ютерної мережі; надсилання повідомлень; передача повідомлень і зображень за допомогою комп'ютерної техніки, мобільної і супутникової телефонії; електронна пошта; пейджингова служба (з використанням радіо, телефонних чи інших засобів електронного зв'язку); інформація з питань телекомунікації; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднання; прокат обладнання для надсилання повідомлень; прокат факсимільних апаратів; послуги щодо телеконференцій; послуги мобільного телефонного зв'язку).
Відповідач-2 також отримав свідоцтво України № 51395 на знак для товарів і послуг (дата подання заявки - 30.05.2003 р.) для товарів та послуг 9, 35, 38 класів МКТП, а міжнародну реєстрацію № 848214 на знак для товарів і послуг (дата реєстрації - 24.03.2005 р.) для товарів та послуг 37 і 38 класів МКТП.
Рішенням Солом'янського районного суду від 02.12.2010 р. у справі № 2-4265/10 дію свідоцтва України № 51395 та міжнародної реєстрації № 848214 припинено.
Обгрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на наступне.
Дійсність міжнародних реєстрацій №№ 907993, 905710, 903855, 907958 на знаки для товарів і послуг перешкоджає здійсненню охоронюваного законом інтересу позивача по отриманню свідоцтва України за заявкою на знак для товарів і послуг. При цьому позивач посилається на Договір про передачу права на отримання свідоцтва за заявкою № m 2010 07991 на знак для товарів і послуг, укладений між позивачем та Бойком Д.А., а також рішення Державного підприємства "Український інститут промислової власності" №23364/3 від 25.08.2011 р. про відмову в реєстрації знака.
Знаки за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993 порушують право позивача на його повне та скорочене комерційне найменування.
Відповідно до Пояснення до позовної заяви від 19.12.2012 р. (т. 10, стор. 55) фірмовим (комерційним) найменуванням, за захистом прав на яке звернувся позивач, є ТОВ "МТС" та/ або ООО "МТС".
Комерційне найменування позивача було відомим в Україні до 31.08.2006 р. - дати поширення правової охорони міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958, 907993 на територію України - щодо таких же або споріднених послуг.
Крім того, знаки за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993 є схожими настільки, що їх можна сплутати, з комерційним найменуванням позивача;
За таких обставин існують підстави для визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№ 907993, 905710, 903855, 907958, згідно зі ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ, а саме: свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Відповідач-1 заперечує проти позовних вимог позивача, та зазначає, що позивач повинен надати докази відомості та використання його комерційного найменування щодо послуг, споріднених з тими, для яких зареєстровані знаки відповідача 2.
Відповідач-2 заперечуючи проти позовних вимог, посилається на те, що у позивача відсутні порушене право або охоронюваний законом інтерес, за захистом якого він звернувся до господарського суду, так само, як відсутні підстави для визнання недійсними міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг №№ 903855, 905710, 907958, 907993 (п. а) та в) ч.1 ст.19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ).
Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників учасників судового процесу, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги не підлягають до задоволення з огляду на наступне.
Згідно ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991 (надалі - Мадридська угода) з дати реєстрації, зробленої в міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.
Відповідно до ст. 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до ст. 3 ter мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації.
Згідно зі ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. (дата набуття чинності для України: 25.12.1991 р.), умови надання заявки та реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством.
Відповідно до статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (надалі - Закон про знаки), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Згідно з абз. 4 ч. 3 ст. 6 Закону про знаки, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.
Згідно з п.п. а), в) ч.1 ст. 19 Закону про знаки свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Позивач вважає, що знаки "МТС" за міжнародними реєстраціями №№ 907993, 905710, 903855, 907958 є схожими з фірмовим найменуванням позивача, що є відомим в Україні до 31.08.2006 р. що до таких же або споріднених послуг.
Таким чином, з метою повного та всебічного розгляду спору необхідним є з'ясування питання, чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907993, 907958 схожими настільки, що їх можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням позивача щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.
Також позивач вважає, що знаки "МТС" за міжнародними реєстраціями №№ 907993, 905710, 903855, 907958 порушують право позивача на його повне та скорочене комерційне найменування, в зв'язку з чим необхідно встановити, чи мав позивач комерційне найменування, що охороняється законом на дату поширення на територію України спірних міжнародних реєстрацій № 907993 від 31.08.2006 р.; № 905710 від 31.08.2006 р.; № 903855 від 31.08.2006 р.; № 907958 від 31.08.2006 р.
Відповідно до ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.
За приписами ч. 3 ст. 159 ГК України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.
Отже, правова охорона надається комерційному найменуванню за умов якщо:
- по-перше, комерційне найменування дає можливість вирізнити одну юридичну особу з-поміж інших;
- по-друге, комерційне найменування не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності такої юридичної особи; при цьому, комерційне найменування повинно фактично використовуватися у господарському обороті.
У матеріалах справи міститься договір оренди нежилого приміщення за адресою м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 5, укладений 01.03.2001 р. в м. Сімферополь між Позивачем та Фірмою "Кримювелірсервіс", який свідчить про перше введення найменування "ТОВ "МТС"/ "ООО "МТС" до цивільного обороту.
Разом з цим, для встановлення факту наявності у позивача комерційного найменування ТОВ "МТС" та/ або ООО "МТС" станом на дату поширення на територію України спірних міжнародних реєстрацій № 907993 від 31.08.2006 р.; № 905710 від 31.08.2006 р.; № 903855 від 31.08.2006 р.; № 907958 від 31.08.2006 р., необхідно встановити, чи давало можливість наступне комерційне (фірмове) найменування: ТОВ "МТС" та/ або ООО "МТС" - вирізнити Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС" з-поміж інших юридичних осіб станом до 31.08.2006 р. Також, необхідно встановити чи комерційне найменування: ТОВ "МТС" та/ або ООО "МТС" не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС".
Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
Згідно з п. 3.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України 23 березня 2012 року № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, зокрема, чи торговельна марка є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи.
В п. 4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи.
Відповідно до абз. 5 п. 78 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" у разі необхідності роз'яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), господарським судом призначається судова експертиза з урахуванням викладеного в постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012 N 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".
Згідно п. 4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у спорах про захист права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування господарським судом можуть порушуватися перед судовим експертом питання як про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати, так і стосовно того, чи може використання особами однакових або схожих комерційних (фірмових) найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.
За таких обставин, ухвалою суду від 15.04.2013 р. у справі №5011-59/8941-2012 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.
З урахуванням пропозицій сторін, на вирішення експертів поставлені наступні запитання:
- чи давало можливість наступне комерційне (фірмове) найменування: ТОВ "МТС" та/ або ООО "МТС" - вирізнити Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС" з-поміж інших юридичних осіб станом до 31.08.2006 р.?
- чи вводило в оману споживачів наступне комерційне (фірмове) найменування: ТОВ "МТС" та/ або ООО "МТС" - щодо справжньої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС", а саме: продаж засобів стільникового (мобільного) зв'язку та аксесуарів до них; продаж права на підключення до мереж стільникового (мобільного) зв'язку; орендування та надання в оренду приміщень станом до 31.08.2006 р.;
- чи є знаки для товарів і послуг (торговельні марки) "МТС", "МТS", що охороняються міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907993, 907958 схожими настільки, що їх можна сплутати з наступним комерційним (фірмовим) найменуванням: ТОВ "МТС" та/або ООО "МТС" - що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "МТС", яке одержало право на нього до дати поширення на територію України цих міжнародних реєстрацій (до 31.08.2006 р.) щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг?
За результатами проведення комісійної судової експертизи у господарській справі № 5011-59/8941-2012, судом одержано Висновок №71/13 від 14.06.2013р., комісії експертів у складі експертів Ткачук Т. М. та Атаманчук А. Г. (надалі - Висновок судової експертизи), згідно якого експерти прийшли до наступних висновків.
Комерційне (фірмове) найменування ТОВ "МТС" та/ або ООО "МТС" - не давало можливості вирізнити Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС" станом до 31.08.2006 р. з-поміж інших юридичних осіб, які здійснювали посередницьку діяльність із сприяння продажу мобільних телефонів, аксесуарів до мобільних телефонів, підключення до мережі операторів мобільного зв'язку, іншу діяльність, що супутня наданню послуг мобільного зв'язку.
Крім того, комерційне (фірмове) найменування ТОВ "МТС" та/або ООО "МТС" вводило в оману споживачів щодо справжньої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС", а саме: продаж засобів стільникового (мобільного) зв'язку та аксесуарів до них; продаж права на підключення до мереж стільникового (мобільного) зв'язку; орендування та надання в оренду приміщень станом до 31.08.2006 р.
Знаки для товарів і послуг (торговельні марки) "МТС", "МТS", що охороняються міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907993, 907958, не є схожими настільки, що їх можна сплутати з наступним комерційним (фірмовим) найменуванням: ТОВ "МТС" та/або ООО "МТС".
Оцінюючи експертний Висновок №71/13 від 14.06.2013, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. Посилання представника позивача на те, що експертами було здійснено грубе порушення порядку проведення експертизи та було надано необґрунтовані відповіді на поставлені питання, внаслідок чого експерти прийшли до необгрунтованих висновків, суд відхиляє, оскільки зазначені твердження є особистою позицією позивача. У той же час, Висновок судової експертизи №71/13 у справі № 5011-59/8941-2012 складений кваліфікованими судовими експертами:
- Ткачук Тетяною Миколаївною - завідувачем сектором засобів індивідуалізації лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, яка має вищу філологічну та юридичну та освіту та спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, є атестованим судовим експертом ІІ кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 15 від 2 жовтня 2007 р., дійсне до 22 серпня 2017 р., стаж експертної роботи з 2007 р.);
- Атаманчуком Андрієм Геннадійовичем - старшим судовим експертом лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту України, який має вищу юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), кваліфікацію судового експерта IV класу з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (Свідоцтво Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту України № 16 від 24 вересня 2008 р., дійсне до 24.09.2013 р.), стаж експертної роботи з 2008 року.
Вищезазначені судові експерти про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України попереджені.
За таких обставин Висновок №71/13 комісійної судової експертизи у господарській справі № 5011-59/8941-2012 від 14.06.2013 р. приймається судом в якості належного та допустимого доказу.
Також, в матеріалах справи міститься Висновок № 404/1 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 30.01.2013 р. (Висновок експертного дослідження № 404/1), складений експертом К.А. Соповою (Щукіною), яка має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6. ("Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками, географічними зазначеннями").
Відповідно до Висновку експертного дослідження № 404/1:
- повним найменуванням юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС" було "Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС" (Общество с ограниченной ответственностью "МТС"), скороченим найменуванням - "ТОВ "МТС" (ООО "МТС"), комерційним (фірмовим) найменуванням - "МТС". Моментом першого використання ТОВ "МТС" словесного позначення "МТС" як комерційного найменування може вважатись дата підписання витратної накладної № РН-0000077 від 06.12.2004 р.;
- комерційне (фірмове) найменування "МТС" не давало можливість вирізнити Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС" з-поміж інших юридичних осіб станом до 31.08.2006 р.;
- комерційне (фірмове) найменування "МТС" вводило в оману щодо справжньої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС", а саме: продаж засобів стільникового (мобільного) зв'язку та аксесуарів до них; продаж права на підключення до мереж стільникового (мобільного) зв'язку; орендування та надання в оренду приміщень тощо, станом на 31.08.2006 р.;
- відповідно до наданих матеріалів, позначення "МТС" не було відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням, належним Товариству з обмеженою відповідальністю "МТС", до дати поширення на територію України міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958, 907993 на знаки для товарів і послуг (31.08.2006 р.) щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
- знаки для товарів і послуг (торговельні марки) "МТС", "MTS", що охороняються міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993, не є схожими настільки, що їх можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням "МТС" Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС" станом на дату поширення на територію України цих міжнародних реєстрацій (до 31.08.2006 р.) щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг (стор. 55 висновку).
У матеріалах справи також міститься Висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 19-11/2012 від 19.11.2012 р., складений експертом Жилою Б.В. (Висновок експертного дослідження № 19-11/2012).
Згідно з Висновком експертного дослідження № 19-11/2012 експерт вважає, що належне позивачу скорочене фірмове найменування ООО "МТС" вже було відоме в Україні станом на 31.08.2006 р.
Крім того, знаки за міжнародними реєстраціями № 903855, № 905710, № 907993, № 907958, стосовно окремих послуг 37 та 38 класів МКТП є схожими настільки, що їх можна сплутати з належним позивачу скороченим фірмовим найменуванням ООО "МТС", що відоме в Україні, та право на яке виникло до 31.08.2006 р.
Як вбачається з Висновку експертного дослідження № 19-11/2012, досліджуючи відомість в Україні фірмового найменування позивача ООО "МТС" станом на 31.08.2006 р., експерт спирався виключно на наступні матеріали: (1) близько 40 укладених позивачем договорів (з 2001 по 2003 роки), які містять скорочене комерційне найменування ООО "МТС", та (2) близько 40 актів здачі-приймання виконаних робіт (з 2001 по 2003 роки), які містять скорочене комерційне найменування ООО "МТС" (стор. 14-16 Висновку експертного дослідження № 19-11/2012).
Водночас, вказані документи не свідчать про відомість фірмового найменування позивача на дату міжнародних реєстрацій знаків №№ 903855, 905710, 907958 та 907993 (31.08.2006 р.).
Відповідно до роз'яснень Вищого господарського суду України, наданих у Листі від 04.04.2012 р. № 01-06/417/2012 "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності" докази про використання комерційного найменування можуть бути прийняті судом лише в разі, якщо вони підтверджують використання комерційного найменування, а не зареєстрованого найменування юридичної особи, яке включає не лише словесну частину, але й організаційно-правову форму.
Так, у вказаних документах та договорах позначення "МТС" використовується лише у складі найменування юридичної особи - із зазначенням організаційно-правової форми юридичної особи - "Товариство з обмеженою відповідальністю" або "ТОВ".
До того ж, у Висновку експертного дослідження № 19-11/2012 не врахувано, що досліджувані експертом документи охоплюють невелику територію в АР Крим, а тому не свідчать про господарську діяльність позивача з використанням комерційного найменування "МТС" за її межами, у тому числі, станом на дату реєстрації спірних знаків відповідача-2.
Також, вказані вище документи не можуть свідчити про відомість комерційного найменування ТОВ "МТС" чи ООО "МТС" широкому колу споживачів, оскільки підтверджують лише факт наявності договірних відносин позивача із не більше, ніж 40 особами.
В матеріалах даної справи міститься низка доказів, які спростовують позицію експерта в частині висновку щодо відомості комерційного найменування позивача, зокрема, звіт за результатами соціологічного опитування, проведеного компанією InMind; звіт за результатами ретроспективного соціологічного опитування стосовно відомості найменування "МТС" населенню України, проведеного компанією iVOX; Висновок судової експертизи та Висновок експертного дослідження № 404/1.
Таким, що викликає сумнів є також висновок експерта щодо спорідненості послуг 37 та 38 класів МКТП з товарами та/або послугами, щодо яких використовувалось скорочене фірмове найменування позивача, а відтак і щодо того, що знаки за міжнародними реєстраціями № 903855, № 905710, № 907993, № 907958 є схожими настільки, що їх можна сплутати з належним Товариству з обмеженою відповідальністю "МТС" скороченим фірмовим найменуванням "ООО "МТС" (абз. 3 стор. 22 Висновку експертного дослідження № 19-11/2012).
Так, при проведенні дослідження експерт, вказав, що послуги 37 та послуги 38 класу МКТП та предмет діяльності позивача (продаж засобів стільникового зв'язку та аксесуарів до них, а також продаж права на підключення до мереж стільникового зв'язку) мають спільний об'єкт, спільне коло споживачів, а також спільні канали збуту (щодо послуг 37 класу).
Водночас, наявність вказівки виключно у Статуті позивача на предмет діяльності позивача з надання послуг мобільного телефонного зв'язку не свідчить про фактичне здійснення такої діяльності.
З доказів, які містяться у матеріалах справи вбачається, що комерційне найменування ТОВ "МТС"/ ООО "МТС" фактично використовувалося для здійснення посередницької діяльності із сприяння продажу мобільних телефонів, аксесуарів до мобільних телефонів, підключення до мережі операторів мобільного зв'язку, іншої діяльності, що супутня наданню послуг мобільного зв'язку та надання в оренду приміщень.
З огляду на викладене, суд приходить до висновку що Висновок експертного дослідження № 19-11/2012 суперечить іншим доказам, що містяться у матеріалах справи.
Згідно з ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.
Судом враховано, що відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", не може вважатися актом судової експертизи висновок спеціаліста, наданий заявникові (юридичній чи фізичній особі) на підставі його заяви, - навіть якщо відповідний документ має назву "висновок судового експерта" або подібну до неї, оскільки особа набуває прав та несе обов'язки судового експерта тільки після одержання нею ухвали про призначення експертизи та не приймається судом в якості належного доказу у справі.
З огляду на зазначене, наявні в матеріалах справи висновки експертів за результатами проведення експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 404/1 від 30.01.2013 р. та № 19-11/2012 від 19.11.2012 р., надані до суду учасниками судового процесу та складені в результаті експертного дослідження, проведеного за їх замовленням, судом не вважаються актом судової експертизи.
Також, з матеріалів справи вбачається наступне.
Згідно з довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 053-06-25/180 станом на 20.03.2007 р., видами діяльності Позивача за КВЕД є: 70.20.0. Здавання в оренду власного нерухомого майна; 45.21.1. Будівництво будівель; 51.90.0 Інші види оптової торгівлі; 51.43.2. Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису. Довідка не містить відомостей, які б вказували, що Позивач здійснює діяльність у сфері телекомунікації.
В українському телевізійному ефірі (зокрема, у період з 1999 по 2006 рр.) транслювалась реклама оператора мобільного зв'язку "МТС" з використанням його комерційного найменування "МТС", підтвердженням чого є довідка ТОВ "ТВ МР ЮА" про рекламну активність відповідача-2 та звіти по рекламних та спонсорських виходам на українських телеканалах за 1999-2002 рр., а також звіт за результатами моніторингу реклами послуг оператора мобільного зв'язку "МТС" у 2003-2006 рр. та лист ІП "ГФК ЮКРЕЙН" про результати рекламної кампанії оператора мобільного зв'язку "МТС".
Відповідно до результатів соціологічного опитування, проведеного компанією InMind, 98 % респондентів ніколи не чули про компанію "МТС", яка не є оператором мобільного зв'язку чи не здійснює діяльність у сфері телекомунікаційних послуг. Решта 2%, яким відомо про компанію "МТС", яка не є оператором мобільного зв'язку чи не здійснює діяльність у сфері телекомунікаційних послуг, пов'язує діяльність такої компанії з продажем шин або обслуговуванням автомобілів. Позивач, однак, не здійснює діяльність з продажу шин або обслуговування автомобілів.
Відповідно до Звіту за результатами ретроспективного соціологічного опитування стосовно відомості найменування "МТС" населенню України, проведеного компанією iVOX (копія звіту за результатами ретроспективного дослідження міститься у матеріалах справи), знання компанії "МТС", яка заснована в АР Крим та не є оператором мобільного зв'язку, дорівнює нулю.
Зі звіту за результатами ретроспективного моніторингу преси та Інтернет-видань за 2000-2001 рр. вбачається, що діяльність відповідача-2 у якості оператора мобільного зв'язку з використанням комерційного найменування "МТС", була широко відображена у засобах масової інформації ще до 01.03.2001 року.
Оцінивши наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд прийшов до наступних висновків.
Комерційне (фірмове) найменування ТОВ "МТС" та/ або ООО "МТС" не давало можливості вирізнити Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС" станом до 31.08.2006 р. з-поміж інших юридичних осіб, які здійснювали посередницьку діяльність із сприяння продажу мобільних телефонів, аксесуарів до мобільних телефонів, підключення до мережі операторів мобільного зв'язку та іншу діяльність, супутню наданню послуг мобільного зв'язку.
Комерційне (фірмове) найменування ТОВ "МТС" та/ або ООО "МТС" вводило в оману споживачів щодо справжньої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС", а саме: продаж засобів стільникового (мобільного) зв'язку та аксесуарів до них; продаж права на підключення до мереж стільникового (мобільного) зв'язку; орендування та надання в оренду приміщень станом до 31.08.2006 р.
Послуги, які надавалися позивачем, не є спорідненими із послугами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 903855, № 905710, № 907993, № 907958, оскільки є послугами різного роду та забезпечують різні потреби споживачів.
Позивачем не доведено фактичне використання ним комерційного найменування щодо послуг 37 та 38 класів МКТП, а також для послуг, тотожних чи споріднених з послугами, що віднесені до 37 та 38 класів МКТП.
Знаки для товарів і послуг (торговельні марки) "МТС", "МТS", що охороняються міжнародними реєстраціями № 903855, № 905710, № 907993, № 907958, не є схожими настільки, що їх можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням ТОВ "МТС" та/ або ООО "МТС".
Комерційне (фірмове) найменування ТОВ "МТС" та/ або ООО "МТС", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "МТС", не було відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням до дати поширення на територію України міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958, 907993 на знаки для товарів і послуг (31.08.2006 р.) щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.
Таким чином, відсутні передбачені законом підстави для визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№ 907993, 905710, 903855, 907958 на знаки для товарів і послуг, а отже позовні вимоги в цій частині не підлягають до задоволення.
Позовною вимогою позивача до відповідача-1 є також зобов'язання останнього повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо визнання недійсними повністю міжнародних реєстрацій №№ 907993, 905710, 903855, 907958 на знаки для товарів і послуг.
Дана вимога є похідною від вимоги про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№ 907993, 905710, 903855, 907958 на знаки для товарів і послуг, а отже, також не підлягає до задоволення.
Крім того, суд звертає увагу на наступне.
Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону про знаки (у редакції від 10.04.2008 р., яка була чинною на дату укладення договору про передачу права на одержання свідоцтва за заявкою № m 201007991 - 26.11.2010 р.) експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.
Відповідно до преамбули Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства № 116 від 28 липня 1995 р. (у редакції від 20.08.1997 р.) (Правила) правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
Відповідно до абз. 1 п. 3.3.8 зазначених Правил відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою (далі - передача права) вносяться в матеріали заявки за заявою заявника. При цьому до заяви додаються: договір про передачу права або нотаріально засвідчений витяг з документа, який містить відомості щодо факту передачі права; документ про сплату встановленого збору; довіреність на ведення справ від правонаступника представнику, якщо такий призначається.
Згідно з п. 3.3.9 Правил у разі дотримання вимог, встановлених пунктом 3.3.8, в матеріали заявки вноситься зміна заявника, про що заявник та його правонаступник повідомляються протягом місяця від дати надходження заяви про передачу права до Відомства. Датою передачі права на заявку вважається дата відправлення заявнику та його правонаступнику повідомлення про внесення зміни заявника в матеріали заявки.
З огляду на зазначене належним доказом передачі права на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг за заявкою № m 2010 07991 від Бойка Д.А. до позивача має бути повідомлення Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (ДП "УІПВ") про внесення змін заявника в матеріали заявки №2010 07991, а не Договір між Бойко Д.А. та позивачем про передачу права на отримання свідоцтва за заявкою № m 2010 07991 на знак для товарів і послуг.
Проте, позивач не надав суду таке повідомлення ДП "УІПВ" про внесення змін щодо заявника в матеріали заявки №2010 07991. Таким чином, у матеріалах справи відсутні належні докази, що підтверджують перехід права на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг за заявкою № m 2010 07991 від Бойко Д.А. до позивача.
З огляду на ці обставини, суд не може погодитися з доводами позивача про те, що Договір між Бойко Д.А. та позивачем про передачу права на отримання свідоцтва за заявкою № m 2010 07991 на знак для товарів і послуг є достатнім доказом наявності у позивача охоронюваного законом інтересу щодо отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг, який містив би позначення, якому перешкоджають належні відповідачу-2 міжнародні реєстрації знаків для товарів і послуг №№ 903855, 905710, 907958, 907993 . При цьому, за змістом ст. 1 ГПК України, порушення права чи законного інтересу або спір щодо них повинні існувати на момент звернення до суду.
Згідно з ч. 1 статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Відповідно до ч. 1 статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Положеннями статті 34 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.
Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Статтею 43 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
Виходячи з викладеного вище, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є необґрунтованими, не доведені позивачем належними та допустимими доказами, а тому не підлягають задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на позивача.
Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -
1. В задоволенні позовних вимог відмовити повністю.
2. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Повне рішення
складено 22.07.2013 р.
Суддя Ю.В. Картавцева