ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
справа № 12/31012.04.11
За позовом Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. (Індія)
До 1) Фірми "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія),
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейнбо-ЛТД" (Україна, м. Київ)
3) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
Про припинення порушення прав на торговельну марку за Свідоцтвом
України № 22479, визнання недійсним Свідоцтва України № 93675 на
торговельну марку та Патенту України № 17688 на промисловий зразок
Та за зустрічним
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейнбо-ЛТД"
3-я особа, яка не заявляє
самостійних вимог
на предмет спору на
стороні позивача за
зустрічним позовом Фірма "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія).
До 1) Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. (Індія)
2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
Про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22497
повністю та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно виключення з
Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг Свідоцтва
України на знак для товарів і послуг № 22479
Суддя Прокопенко Л.В.
Представники:
Від позивача Ковальов А.М.- представник (дов. б/н від 05.08.2008 р.)
Від відповідачів 1) не з'явився
2) не з'явився
3) Запорожець Л.Г. -представник (дов. № 16-08/12 від 11.01.2010 р.)
Суть спору:
Позивач звернувся до суду з позовом до Фірми "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейнбо-ЛТД" (Україна, м. Київ) про припинення порушення прав на торговельну марку за Свідоцтвом України № 22479, а саме позивач просить суд: 1) зобов'язати Фірму “Ларк Лабораторіз ЛТД” припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479; 2) заборонити Фірмі “Ларк Лабораторіз ЛТД” у будь-який передбачений законом спосіб використовувати без дозволу Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. позначення “ДОЛАР”, яке є схожим з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479; 3) зобов'язати Фірму “Ларк Лабораторіз ЛТД” усунути з усіх упаковок лікарських засобів “ДОЛАР” позначення “ДОЛАР”, яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479; 4) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Рейнбо-ЛТД” припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479; 5) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю “Рейнбо-ЛТД” у будь-який передбачений законом спосіб використовувати без дозволу Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. позначення “ДОЛАР”, яке є схожим з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479; 6) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Рейнбо-ЛТД” усунути з усіх упаковок лікарських засобів “ДОЛАР” позначення “ДОЛАР”, яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479; 7) покласти на Фірму “Ларк Лабораторіз ЛТД” та Товариство з обмеженою відповідальністю “Рейнбо-ЛТД” відшкодування судових витрат у справі.
05.12.2008 р. відділом діловодства суду отримано від позивача клопотання про збільшення позовних вимог та залучення до участі у справі іншого відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вих. № 081204/11901 від 04.12.2008 р.), а саме додатково до позовних вимог, викладених у позовній заяві, позивач просить суд: 1) визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 93675 на торговельну марку “ДОЛАР/DOLAR”; 2) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно Свідоцтва України № 93675 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; 3) визнати недійсним повністю Патент України № 17688 на промисловий зразок “ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА”; 4) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним Патенту України № 17688 на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";
Ухвалою суду від 05.12.2008 р. за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 12/310, призначено розгляд справи на 17.12.2008 р., залучено до участі у справі в якості іншого відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.
В судовому засіданні 17.12.2008 р. представником відповідача 3 подано клопотання про відкладення розгляду справи з підстав, викладених у клопотанні.
Клопотання задоволено.
В судовому засіданні 17.12.2008 р. оголошено перерву до 14.01.2009 р.
У судовому засіданні 14.01.2009 р. представником позивача було заявлено клопотання про витребування у Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України усіх матеріалів заявки № 22172 від 02 липня 2007 р. на реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва “Ескіз елемента упаковки для ліків “ДОЛАРЕН” від 12.06.1998 р., стосовно якого компанії “Наброс Фарма ПВТ.ЛТД.” видане Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.
Дане клопотання судом задоволено.
Також у судовому засіданні 14.01.2009 р. представником відповідача 2 було заявлено клопотання про ведення листування з відповідачем ТОВ “Рейнбо-ЛТД” за адресою: а/я 73, Київ-135, 01135, Україна.
Клопотання задоволено.
Крім того, представником відповідача 2 було заявлено клопотання про оголошення перерви для ознайомлення представника Дроздовича О. С. з матеріалами справи та підготовки відзиву на позов та письмових пояснень. Зазначене клопотання мотивоване тим, що представник відповідача 2 не мав достатньо часу для належної підготовки до судового засідання.
Дане клопотання визнано судом необґрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення, оскільки представники відповідача повинні добросовісно користуватися наданими їм процесуальними правами.
Представник відповідача 2 також заявив клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку із необхідністю витребування в Апеляційній колегії з питань інтелектуальної власності (Індія) необхідних доказів, а саме рішення у справі ORA119/2006/TM/AMD/2077 та надання його суду до матеріалів справи як доказу. Клопотання мотивоване тим, що оскільки даним рішенням було встановлено факт використання фірмою Ларк Лабораторіз торговельної марки OLAR/ДОЛАР” в Індії з 1980 року, зазначене рішення має значення для вирішення даної справи.
Клопотання не задоволено, оскільки предметом позовних вимог є заборона використання відповідних позначень на території України та визнання недійсним охоронних документів України, тобто, предмет спору не стосується будь-яких правовідносин сторін, які мають місце на території інших держав, в тому числі Індії. Відтак суд приходить до висновку, що рішення щодо використання фірмою Ларк Лабораторіз торговельної марки R/ДОЛАР” на території Індії не має значення для вирішення даної справи.
Крім того, представник відповідача 2 заявив клопотання про належне повідомлення фірму Ларк Лабораторіз ЛТД (Індія) про час та дату судового розгляду в порядку, визначеному Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 р. через Міністерство юстиції України.
Клопотання задоволено.
Судом встановлено, що відповідач 1 по справі є нерезидентом, який не має свого представництва на території України. Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якого Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідних акт -Закон України “Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах”. Згідно з даним актом, центральним органом, уповноваженим складати підтвердження про вручення документів, отримувати документи, які передаються консульськими каналами, тощо, є Міністерство юстиції України. Якщо документ має бути вручений відповідно до ч. 1 ст. 5 вказаної Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією із мов запитуваної держави. Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документів сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців. За таких обставин, відповідачу 1 по справі для належного повідомлення про розгляд справи, необхідно вручати судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через органи юстиції.
Враховуючи викладене, розгляд справи підлягає відкладенню з метою забезпечення повідомлення відповідача 1 про розгляд справи у відповідності до вимог Конвенції.
Ухвалою суду від 14.01.2009 р. відкладено розгляд справи на 12.08.2009 р., зобов'язано відповідача 3 - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України надати усі матеріали заявки № 22172 від 02 липня 2007 р. на реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва “Ескіз елемента упаковки для ліків “ДОЛАРЕН” від 12.06.1998 р., стосовно якого компанії “Наброс Фарма ПВТ.ЛТД.” видане свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р., зобов'язано відповідача 1 виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 05.12.2008 р. про порушення провадження у справі № 12/310, зобов'язано відповідачів 2 та 3 виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 05.12.2008 р. про порушення провадження у справі № 12/310, зокрема надати відзив (письмові пояснення) по суті позовної заяви з наданням доказів, що стверджують викладені в ньому обставини, а позивачу його копію у порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України.
27.07.2009 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 2 - ТОВ "Рейнбо-ЛТД" зустрічну позовну заяву до Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. (Індія), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, 3-тя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фірма "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія) про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22497 повністю. Також ТОВ "Рейнбо-ЛТД" просить суд зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно виключення з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22479.
Відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом, зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним; подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.
Оскільки позов ТОВ "Рейнбо-ЛТД" є взаємно пов'язаним з позовом Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. (Індія), позивачем дотримано всіх вимог щодо подачі позовів, то суд приймає до розгляду зустрічну позовну заяву ТОВ "Рейнбо-ЛТД".
Ухвалою суду від 31.07.2009 р. прийнято до розгляду зустрічну позовну заяву ТОВ "Рейнбо-ЛТД" до Наброс Фарма ПВТ.ЛТД. (Індія) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22497 повністю та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно виключення з Державного реєстру Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22479, залучено до участі у справі у якості 3-ої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за зустрічним позовом Фірму "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія), призначено слухання справи на 12.08.2009 р.
У судовому засіданні 12.08.2009 р. представником Держдепартаменту заявлено клопотання про оголошення перерви у зв'язку з необхідністю надати відзив на зустрічну позовну заяву та подати раніше витребувані судом докази. Клопотання судом задоволено, у справі оголошено перерву 19.08.2009 р.
19.08.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача за первісним позовом відзив на зустрічний позов (вих. № 090812/11901 від 12.08.2009 р.), відповідно до якого позивач просить суд відмовити у задоволенні зустрічного позову з підстав, викладених у відзиві.
У судовому засіданні 19.08.2009 р. було оголошено перерву до 21.08.2009 р. з метою надання сторонам можливості ознайомитись із матеріалами, наданими Державним департаментом інтелектуальної власності на виконання ухвали суду від 14.01.2009 р.
У судовому засіданні 21.08.2009 р. представником відповідача 2 -ТОВ “Рейнбо-ЛТД” було заявлено клопотання про відкладення розгляду справи з метою належного повідомлення Фірми “Ларк Лабораторіз ЛТД” (Індія) щодо слухання справи за зустрічним позовом ТОВ “Рейнбо-ЛТД” про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22497 на знак для товарів і послуг, власником якого є Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.
Клопотання судом не задоволено, оскільки ухвалою суду від 14.01.2009 р. розгляд справи вже відкладався на 12.08.2009 р. з метою забезпечення належного повідомлення Фірми “Ларк Лабораторіз ЛТД” (Індія) про слухання справи в порядку, встановленому Конвенцією про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах. В матеріалах справи наявні докази належного повідомлення вказаної особи про слухання справи. Крім того, судом враховується, що Фірма “Ларк Лабораторіз ЛТД”(Індія) не є власником Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22497 та не є відповідачем за зустрічним позовом.
Крім того, представник відповідача 2 заявив клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку із необхідністю витребування додаткових доказів у справі, а саме: оригіналів матеріалів заявки № 22172 від 02 липня 2007 р. на реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва “Ескіз елемента упаковки для ліків “ДОЛАРЕН” від 12.06.1998 р., стосовно якого компанії “Наброс Фарма ПВТ.ЛТД” видане Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у відповідача 2 є сумніви щодо того, що вказаний твір є об'єктом авторського права і взагалі був правомірно зареєстрований Держдепартаментом.
Клопотання судом не задоволено, оскільки Держдепартаментом на виконання ухвали суду від 14.01.2009 р. надано належним чином засвідчені копії усіх матеріалів вказаної заявки, а отже виконано вимоги ГПК України щодо подання суду доказів у належно засвідчених копіях.
Крім того, представник відповідача 2 у судовому засіданні зазначив про відсутність у нього сумнівів у допустимості та належності вказаних доказів.
Посилання відповідача 2 на невідповідність зареєстрованого об'єкта авторського права вимогам чинного законодавства України як на підставу для витребування оригіналів матеріали заявки № 22172 від 02 липня 2007 р. не приймається судом до уваги, оскільки не стосуються предмета спору у справі.
Також у судовому засіданні представник позивача зазначив про необхідність вирішення заявленого ним у судовому засіданні 14.01.2008 р. клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та підтримав дане клопотання.
Відповідач 2 у своїх поясненнях зазначив суду про те, що вирішення даного клопотання залишає на розсуд суду, так само як і покладається на суд щодо формулювання переліку питань для експертизи.
Відповідач 3 -Державний департамент інтелектуальної власності підтримав клопотання позивача про призначення судової експертизи, зазначивши, що єдиним належним доказом у справі щодо первісних позовних вимог є саме висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, без якого неможливо вирішити справу по суті.
При вирішенні даного клопотання суд враховує, що з урахуванням предмету спору та заявлених позовних вимог для правильного вирішення справи по суті необхідно належними засобами доказування з'ясувати наступні обставини, що мають значення для справи: (1) чи є словесне позначення “ДОЛАР”, яке входить до складу торговельної марки “ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 схожим із раніше зареєстрованою торговельною маркою “ДОЛАРЕН” за Свідоцтвом України № 22479; (2) чи є торговельна марка “ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою “ДОЛАРЕН” за Свідоцтвом України № 22479; (3) чи є торговельна марка “ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар; (4) чи є позначення “ДОЛАР”, яке входить до складу промислового зразка “ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА” за Патентом України № 17688 схожим із раніше зареєстрованою торговельною маркою “ДОЛАРЕН” за Свідоцтвом України № 22479; (5) чи відтворює промисловий зразок “ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА” за Патентом України № 17688 повністю або частково твір образотворчого мистецтва “Ескіз елемента упаковки для ліків “ДОЛАРЕН” від 12.06.1998 р. за Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.; (6) чи може використання промислового зразка “ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА” за Патентом України № 17688 призвести до змішування з діяльністю Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. щодо виготовлення та реалізації лікарського засобу “ДОЛАРЕН”.
Суд вважає, що для з'ясування даних обставин необхідно мати спеціальні знаннями у сфері інтелектуальної власності, якими суд не володіє. Аналогічна позиція викладена у п. 45 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” вiд 10.06.2004 р. № 04-5/1107 з подальшими змінами і доповненнями, Рекомендаціях Президії Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності” від 29.03.2005 р. № 04-5/76, Інформаційному листі Вищого господарського суду України “Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України” від 21.08.2008 р. № 01-8/498.
У відповідності до ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
За приписами ст. 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Відповідні питання були запропоновані позивачем у заявленому ним клопотанні про призначення судової експертизи та підтримані відповідачем 3. Відповідач 2 з цього приводу поклався на розсуд суду.
Суд вважає, що вказані питання стосуються предмету спору та відповідають питанням, наведеним у Рекомендаціях Президії Вищого господарського суду України, а тому суд вважає за можливе поставити їх на роз'яснення судових експертів.
Ухвалою суду від 21.08.2009 р. призначено у справі № 12/310 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України з питань, зазначених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 21.08.2009 р., попереджено експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за відмову від поважних причин від виконання своїх обов'язків та надання завідомо неправдивих висновків, витрати по проведенню експертизи покладено на позивача - Наброс Фарма ПВТ.ЛТД (Індія), на час проведення судової експертизи провадження у справі № 12/310 зупинено.
15.03.2011 р. відділом діловодства суду отримано Висновок № 679 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.03.2011 р. за справою № 12/310 Господарського суду міста Києва від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності.
Ухвалою суду від 21.03.2011 р. провадження у справі поновлено, призначено розгляд справи на 12.04.2011 р.
08.04.2011 р. відділом діловодства суду отримано письмові пояснення від представника позивача з урахуванням Висновку № 679 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.03.2011 р.
В судовому засіданні 12.04.2011 р. представник відповідача 3 надав пояснення на Висновок № 679 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.03.2011 р., відповідно до яких просить не приймати вищезазначений висновок як доказ у справі в частині відповіді на питання № № 1,2.
Представники відповідачів 1 і 2 в судове засідання не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.
За таких обставин та керуючись ст. ст. 77, 86 ГПК України, суд, -
1. Призначити розгляд справи на 06.05.2011 р. о 10 год. 00 хв.
2. Звернути увагу позивача на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК України господарський суд залишає позов без розгляду у випадку, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору.
3. Попередити відповідача, що у разі не направлення до суду свого повноважного представника, справа буде розглянута на підставі ст. 75 ГПК України за наявними матеріалами.
Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,44-В) в залі судових засідань № 28.
Участь представників сторін у судовому засіданні обов'язкова.
Суддя Л. В. Прокопенко
06.05.2011 о 10:00.