ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 20/7615.09.10
За позовом Варшавського заводу лікарських рослин «ГЕРБАПОЛЬ»
До 1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і
науки України
2. Відкритого акціонерного товариства «ФАРМАК»
Про визнання недійсними повністю свідоцтва України №77757 від 11.06.2007р. на
знак для товарів і послуг «Фітолізин Плюс», свідоцтва України №89409 від
25.03.2008р. на знак для товарів і послуг Plus», спонукання вчинити
дії, заборону використання позначень
Суддя Палій В.В.
Представники сторін:
Від позивача Марченко О.В. -предст. (дов. від 30.10.2009р.), Марченко Т.В.- предст.
(дов. від 30.10.2009р.), Данута Смак -заст. директора
Від відповідачів 1. Картушин Д.М.- предст. (дов. від 11.01.2010р.)
2. не з'явився
Позовні вимоги заявлені про визнання недійсними повністю свідоцтва України №77757 від 11.06.2007р. на знак для товарів і послуг «Фітолізин Плюс», свідоцтва України №89409 від 25.03.2008р. на знак для товарів і послуг «Fitolizin Plus», спонукання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені «Промислова власність»; зобов'язання відповідача-2 припинити використання позначень для маркування товарів 5-го класу та послуг 35-го класу МКТП, що включають слова », lysin», «ФИТОЛИЗИН», «ФІТОЛІЗИН»у господарській діяльності; заборону використання відповідачем-2 для маркування ним товарів 5-го класу МКТП позначень, до складу яких входять слова Fitolizin, Phytolysin, ФИТОЛИЗИН, ФІТОЛІЗИН, або ж схожі з ними у подальшій господарській діяльності.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.02.2010р. суддею Палієм В.В.. порушено провадження у справі №20/76, позовну заяву прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 16.02.2010р.
13.02.2010р. судом одержано клопотання від відповідача-2 про відкладення розгляду справи, у зв'язку з відрядженням представника відповідача-2 16.02.2010р. в судове засідання у господарський суд іншої області.
У судовому засіданні 16.02.2010р. представник позивача надав суду на вимогу ухвали суду чек, який підтверджує придбання товару, маркованого позначенням «ФІТОЛІЗИН ПЛЮС»та товар, маркований цим позначенням.
Представник відповідача-1 у відзиві просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог з підстав, які наведені у відзиві. Крім того, представник відповідача-1 надав суду матеріали заявок, на підставі яких були видані свідоцтво України №77757 від 11.06.2007р. та свідоцтво України №89409 від 25.03.2008р.
Судом не задоволено клопотання відповідача-2 про відкладення розгляду справи, оскільки до клопотання не додано доказів, на підтвердження викладених у ньому обставин.
У зв'язку з неявкою у судове засідання представника відповідача-2 та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 16.02.2010р. відкладено.
10.03.2010р. судом одержано відзив на позовну заяву від відповідача-2, у якому відповідач-2 просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити з підстав, які наведені у відзиві.
У судовому засіданні 10.03.2010р. представник позивача звернувся до суду з письмовою заявою про уточнення позовних вимог, а саме, пункти 5, 6 прохальної частини позовних вимог викладено позивачем у наступній редакції: «заборонити відповідачу-2 використання позначень », «ФИТОЛИЗИН», «ФІТОЛІЗИН»для маркування товарів 5-го класу МКТП (протимікробні препарати (антисептики), біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби, препарати з мікроелементів для людей, дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, харчові добавки на лікарські (медичні) потреби, дієтичні харчові продукти лікарські (медичні), фармацевтичні ліки для людей, бадьорівники, тонізівники, лікарські препарати, бальзами лікувальні, олії лікувальні, анальгетики, фармацевтичні препарати для догляду за шкірою, вивари лікарські на фармацевтичні потреби, протисечогінні препарати, сиропи на фармацевтичні потреби, бактерицидні засоби, протипаразитні препарати, заспокоївники, лікувальні трави), а також при наданні споріднених послуг 35-го класу МКТП, пов'язаних з рекламуванням та просуванням на ринок зазначених товарів 5-го класу МКТП з використанням позначень », «ФИТОЛИЗИН», «ФІТОЛІЗИН».
Уточнені позовні вимоги прийняті судом до розгляду.
Представник позивача надав суду чек, який підтверджує придбання товару, маркованого позначенням «ФІТОЛІЗИН»та товар, маркований цим позначенням.
Представник позивача заявив усне клопотання про призначення у справі судової експертизи.
Представник відповідача-1 в усних поясненнях підтримав заявлене представником позивача клопотання.
У судовому засіданні 10.03.2010р. суд прийшов до висновку, що для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, відповідно, вважає клопотання представника позивача про призначення у справі судової експертизи обґрунтованим.
Для надання сторонам можливості запропонувати суду питання, які сторони вважають за доцільне поставити перед експертом та з метою витребування додаткових доказів по справі, розгляд справи 10.03.2010р. відкладено.
12.03.2010р. судом одержано клопотання від відповідача-2 про призначення у справі судової експертизи, проведення якої відповідач-2 просить суд доручити Київському НДІ судових експертиз; надати час для підготовки питань, які відповідач-2 вважає за доцільне поставити перед експертами.
24.03.2010р. судом одержано перелік питань від відповідача-2, які відповідач-2 вважає за доцільне поставити перед експертом.
У судовому засіданні 24.03.2010р. представник позивача надав суду перелік питань, які вважає за доцільне поставити перед експертом. Проведення експертизи позивач просить суд доручити провести Київському НДІ судових експертиз.
Представник відповідача-1 надав питання, яке пропонує поставити перед експертом.
25.03.2010р. судом одержано заперечення від відповідача-2 на клопотання позивача про призначення судової експертизи. Так, відповідач-2 зазначає, що посилання позивача у клопотанні на наявність польських реєстрацій є недоречним, оскільки не є предметом розгляду даної справи. Вказані польські реєстрації не мають ніякого відношення щодо дії на території України.
Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
Оскільки для вирішення спору по справі №20/76 необхідні спеціальні знання, ухвалою від 24.03.2010р. суд призначив у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточний перелік питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом. Суд вважав за доцільне доручити проведення експертизи Київському НДІ судових експертиз. У зв'язку з наведеним, провадження у справі №20/76 зупинено.
30.08.2010р. судом одержано висновок №2679 судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності у справі №20/76 від 06.08.2010р. із матеріалами справи.
У зв'язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 31.08.2010р. провадження у справі №20/76 поновлено, розгляд справи призначено на 15.09.2010р.
15.09.2010р. судом одержано клопотання від відповідача-2 про відкладення розгляду справи, у зв'язку з відрядженням представника відповідача-2.
15.09.2010р. судом одержано письмові заперечення від відповідача-2 проти висновку №2679 судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності у справі №20/76 від 06.08.2010р., відповідно до яких відповідач-2 вважає висновок експертизи таким, що не відповідає вимогам ст. 42 ГПК України.
15.09.2010р. судом одержано клопотання від відповідача-2 про призначення у справі №20/76 повторної судової експертизи.
У судовому засіданні 15.09.2010р. судом відмовлено у задоволенні клопотання відповідача-2 про відкладення розгляду справи, у зв'язку з тим, що до клопотання не додано доказів на підтвердження викладених у ньому обставин. Крім того, відповідач-2 не позбавлений права направити у судове засідання іншого уповноваженого представника відповідача-2.
Клопотання відповідача-2 про призначення у справі №20/76 повторної судової експертизи судом не задоволено з огляду на обставини, які викладені у мотивувальній частині рішення.
Представник позивача надав суду письмові пояснення по справі з урахуванням висновку експертизи, відповідно до яких просить суд позовні вимоги задовольнити повністю.
Представник відповідача-1 в усних поясненнях зазначив, що оцінку експертного висновку №2679 як доказу по справі, залишає на розсуд суду.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд, -
Позивач є власником міжнародної реєстрації №834676 від 20.08.2004р. на комбінований знак для товарів і послуг izyna, Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин», яка діє на території України у повному обсязі з 20.08.2004р. Правова охорона міжнародної реєстрації №834676 розповсюджується на всі товари 05 класу МКТП, за виключенням: «медикаменти для людини».
Також, позивач є власником міжнародної реєстрації №967777 від 23.01.2008р. на знак для товарів і послуг «Фитолизин», яка діє на території України у повному обсязі з 23.01.2008р. Правова охорона міжнародної реєстрації №967777 розповсюджується на товари 05 класу МКТП.
Крім того, позивач є власником міжнародної реєстрації №967776 від 23.01.2008р. на знак для товарів і послуг sin»щодо товарів 05 класу МКТП (територіальне поширення на Україну 30.12.2008р.). Станом на час звернення позивача з позовом до суду експертиза по даній міжнародній реєстрації проведена не була.
19.12.2008р. на ім'я позивача Державним фармакологічним центром МОЗ України видано реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «Фітолізин», паста для приготування суспензії для перорального застосування», строком дії на всій території України до 17.12.2013р. Показання до застосування: інфекційні і запальні стани сечових шляхів, що супроводжують сечокам'яну хворобу; для запобігання рецидивам сечокам'яної хвороби.
11.06.2007р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано знак для товарів і послуг «Фітолізин Плюс»на ім'я відповідача-2 і видано свідоцтво №77757 щодо товарів 05 класу МКТП, а саме: фармацевтичні препарати; ліки для людини. Дата подання заявки - 13.02.2006р.
Також, 25.03.2008р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано знак для товарів і послуг Plus»на ім'я відповідача-2 і видано свідоцтво №89409 щодо товарів 05 класу МКТП, а саме: фармацевтичні препарати; ліки для людини. Дата подання заявки - 24.10.2006р.
Позивач вважає, що зареєстровані за відповідачем-2 знаки «Фітолізин Плюс», Plus»не відповідають умовам наданням правової охорони, з наступних підстав.
Позначення «Фітолізин Плюс», Plus»за свідоцтвами України №№77757 та 89409 є оманливими або можуть ввести в оману споживачів у зв'язку з тим, що породжують або можуть породити у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певним товаром або виробником (позивачем), які насправді не відповідають дійсності.
Крім того, позивач є власником польської реєстрації №R-96026 на торговельну марку NA»для товарів 03, 05 класів МКТП (зареєстровано у Республіці Польща 09.06.1997р., дата подачі заявки -01.12.1994р.) та польської реєстрації №R-151843 на торговельну марку , Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин»для товарів 05 класу МКТП (зареєстровано у Республіці Польща 30.03.2004р., дата подачі заявки -30.09.2002р.), а відповідач-2 відповідно до Ліцензійної угоди від 17.02.1995р. та додатку до неї від 01.07.1999р. (строк дії з 1995р. по 2004р.) був торговим представником позивача, шляхом безоплатного використання товарного знаку на Фітолізин та регістру на Фітолізин. При цьому, відповідач-2 отримав від позивача не лише лікарський засіб, а й технічну документацію, необхідну для виконання умов угоди щодо продукту, його упаковки, контролю якості та застосування маркетингу. Ліцензійною угодою передбачено, що після закінчення терміну дії Ліцензійної угоди відповідач-2 має право використовувати товарний знак позивача лише до закінчення повної реалізації виготовленого позивачем препарату, який зберігався у відповідача-2. Всупереч наведеному, відповідач-1 за заявками відповідача-2 зареєстрував знаки для товарів і послуг на ім'я відповідача-2 і видав оспорювані свідоцтва, чим порушено права позивача та вимоги пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р.
Відповідач-1 у відзиві просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити, посилаючись на те, що під час видачі свідоцтв №№77757 та 89049 відповідач-1 не порушив жодної з вимог законодавства України та діяв у відповідності із Законом; позивачем не надано доказів порушення, невизнання або оспорювання його прав, свобод і інтересів;наявність певних прав у відповідача-2 не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач-2 забороняв позивачу чи створював перешкоди у реалізації його прав; відповідач-1 не має повноважень щодо здійснення контролюючих функцій стосовно використання в Україні знаків для товарів і послуг за національними реєстраціями інших країн, не мав жодної інформації щодо агентських відносин між позивачем та відповідачем-2, відповідно обов'язок надання доказів правомірності подання заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг «Фітолізин Плюс», olizin Plus»за спірними свідоцтвами України має бути покладено саме на відповідача-2; під час здійснення відповідачем-1 реєстрації спірних знаків на ім'я відповідача-2 відомості щодо прийняття рішень у господарських справах №21/441 та №21/442 були відсутні, відповідно, твердження позивача про свідоме вчинення відповідачем-1 неправомірних дій щодо позивача, є необґрунтованим.
Відповідач-2 у відзиві проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що згідно Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Отже, відповідач-2 набув права на знаки для товарів і послуг «Фітолізин Плюс», tolizin Plus»раніше, ніж міжнародні реєстрації позивача №967777 та №967776 набули чинності у повному обсязі на території України; реєстрація словесних знаків на ім'я відповідача-2 здійснена не для споріднених товарів, порівняно з міжнародною реєстрацією №834676 (яка діє на території України стосовно всіх товарів 05 класу за виключенням: медикаменти для людини). Ліцензійну угоду від 17.02.1995р. відповідач-2 вважає нікчемним правочином, оскільки на момент підписання даної угоди позивач не мав права власності на товарний знак , Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин»за міжнародною реєстрацією №834676 на території України, відповідно, не мав права видавати ліцензії (дозволи) на використання даного знаку. Отже, правочин між сторонами стосувався лише умов фасування, упаковки та продажу препарату Фітолізин на території України відповідачем-2 як окремим суб'єктом господарської діяльності, що діє від свого імені і у власних інтересах.
З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору у справі №20/76 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському НДІ судових експертиз.
На вирішення експерта були поставлені наступні питання:
- Чи є схожими настільки, що їх можна сплутати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №77757 від 11.06.2007р. із знаками для товарів і послуг за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.?
- Чи є схожим настільки, що їх можна сплутати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №89409 від 25.03.2008р. із знаками для товарів і послуг за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.?
- Чи є товари, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №77757 від 11.06.2007р. та №89409 від 25.03.2008р. такими самими або спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.?
- Чи є послуги 35 класу МКТП, які пов'язані із рекламуванням та просуванням на ринок товарів 5-го класу МКТП, спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.?
- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №77757 від 11.06.2007р. таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, чи існує ймовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 5 класу МКТП та/або послуг 35 класу МКТП, маркованих знаком за свідоцтвом України №77757 від 11.06.2007р. та товарів 5 класу МКТП, маркованих торговельними марками за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.?
- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №89409 від 25.03.2008р. таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, чи існує ймовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 5 класу МКТП та/або послуг 35 класу МКТП, маркованих знаком за свідоцтвом України №89409 від 25.03.2008р. та товарів 5 класу МКТП, маркованих торговельними марками за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.?
30.08.2010р. Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи №20/76 із висновком експертизи №2679 від 06.08.2010р., відповідно до якого експертом встановлено, що позначення «Фітолізин Плюс»за свідоцтвом України №77757 від 11.06.2007р. є схожим настільки, що його можна сплутати з позначеннями , Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин»за польською реєстрацією №R-151843 від 30.03.2004р., , Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин»за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.04.2004р. і ITOLIZINA»за польською реєстрацією №R-96026 від 09.06.1997р. для таких самих або споріднених товарів; позначення in Plus»за свідоцтвом України №89409 від 25.03.2008р. є схожим настільки, що його можна сплутати із позначеннями , Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин»№R-151843 від 30.03.2004р., , Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин»за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.04.2004р. і «FITOLIZINA»за польською реєстрацією №R-96026 від 09.06.1997р. для таких самих або споріднених товарів; товари, відносно яких зареєстровано позначення «Фітолізин Плюс»та Plus»за свідоцтвами України №77757 від 11.06.2007р. та №89409 від 25.03.2008р. є такими самими і/або спорідненими з товарами, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.; послуги 35 класу МКТП, які пов'язані із розповсюдженням товарів 5 класу МКТП на ринку, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №77757 від 11.06.2007р. і №89409 від 25.03.2008р. є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, і у споживача ймовірно може виникнути враження про належність одній особі товарів 5 класу МКТП, маркованих знаком за свідоцтвом України №77757 від 11.06.2007р. та свідоцтвом України №89409 від 25.03.2008р. та товарів 5 класу МКТП, маркованих торговельними марками за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.
Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню частково, з огляду на наступне.
Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
У вирішенні спорів пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.
Враховуючи наведене положення, судом призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі №20/76 яку доручено провести Київському НДІ судових експертиз.
Згідно з висновком експертизи №2679 від 06.08.2010р. позначення «Фітолізин Плюс»за свідоцтвом України №77757 від 11.06.2007р. є схожим настільки, що його можна сплутати з позначеннями , Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин»за польською реєстрацією №R-151843 від 30.03.2004р., , Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин»за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.04.2004р. і »за польською реєстрацією №R-96026 від 09.06.1997р. для таких самих або споріднених товарів; позначення itolizin Plus»за свідоцтвом України №89409 від 25.03.2008р. є схожим настільки, що його можна сплутати із позначеннями izyna, Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин»№R-151843 від 30.03.2004р., , Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин»за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.04.2004р. і »за польською реєстрацією №R-96026 від 09.06.1997р. для таких самих або споріднених товарів; товари, відносно яких зареєстровано позначення «Фітолізин Плюс»та Plus»за свідоцтвами України №77757 від 11.06.2007р. та №89409 від 25.03.2008р. є такими самими і/або спорідненими з товарами, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.; послуги 35 класу МКТП, які пов'язані із розповсюдженням товарів 5 класу МКТП на ринку, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №77757 від 11.06.2007р. і №89409 від 25.03.2008р. є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, і у споживача ймовірно може виникнути враження про належність одній особі товарів 5 класу МКТП, маркованих знаком за свідоцтвом України №77757 від 11.06.2007р. та свідоцтвом України №89409 від 25.03.2008р. та товарів 5 класу МКТП, маркованих торговельними марками за польськими реєстраціями №№R-96026 від 09.06.1997р., R-151843 від 30.03.2004р. та за міжнародною реєстрацією №834676 від 20.08.2004р.
Суд оцінює зазначений висновок експертизи як належний доказ у справі №20/76.
Посилання відповідача-2 на те, що висновок експертизи №2679 є хибним та таким, що містить грубі порушення при вивченні експертами об'єктів дослідження не приймається судом до уваги, оскільки зазначені відповідачем-2 обставини ґрунтуються на власній позиції представника відповідача-2, який не має спеціальних знань та кваліфікацію експерта (спеціаліста) за спеціальністю «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями». У той же час, експертиза у справі №20/76 проведена судовими експертами, які мають відповідні вищі економічну, філологічну та юридичну освіти, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судових експертів, мають відповідний стаж експертної роботи. Посилання відповідача-2 на те, що експертами висвітлені у висновку недоречні питання в частині протиставлення позначень польським реєстраціям позивача, які не є предметом розгляду у справі, суд відхиляє, оскільки зазначені питання були поставлені судом на вирішення експертизи, відповідно, висвітлені експертами у висновку експертизи №2679. Також суд відхиляє посилання відповідача-2 на те, що на міжнародні реєстрації №967777 та №967776, власником яких є позивач, поширювались підстави відмови у наданні правової охорони, оскільки предметом даного спору не є визнання недійсними даних міжнародних реєстрацій на території України та матеріали справи не містять доказів визнання їх недійсними у судовому порядку. Крім того, на вирішення експерта судом не ставились питання, пов'язані із даними міжнародними реєстраціями, з огляду на обставини, які викладені у даному рішенні.
За наведених обставин, підстави для призначення у справі повторної судової експертизи, про що зазначив у клопотанні відповідач-2, відсутні.
На підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертизи та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що позначення «Фітолізин Плюс», Plus»за свідоцтвами України №№77757 та 89409 не відповідають умовам надання правової охорони.
Відповідно, свідоцтва України №№77757 та 89409 підлягають визнанню недійсними повністю, у зв'язку з невідповідністю знаків умовам їх реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявок.
Відповідно до ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Як встановлено рішеннями господарського суду міста Києва у справах №21/441 та 21/442 за позовом Варшавського заводу лікарських рослин «ГЕРБАПОЛЬ»до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, ВАТ «Фармак»про визнання недійсними свідоцтв України №№62924, 62925 на знаки для товарів і послуг, (які залишено без змін постановами Київського апеляційного господарського суду від 21.10.2008р. та постановами Вищого господарського суду України від 10.02.2009р.) між позивачем та відповідачем-2 17.02.1995р. укладено Ліцензійну угоду, а 01.07.1999р. -додаток до неї, відповідно до умов яких:
«Гербаполь»признает за ОАО «Фармак»в период действия настоящего договора право на бесплатное употребление товарного знака на Фитолизин, а также право на использование регистра на Фитолизин. Гербаполь гарантирует что за ним все права на товарный знак. Этот знак охвачен охраной на основе охранного свидетельства от 01.12.1994»(пункт 8.1 угоди);
Відповідач-2 отримує від позивача не лише лікарський засіб «Фітолізин», а й технічну документацію, необхідну для виконання умов угоди щодо продукту, його упаковки, контролю якості та застосування маркетингу (пункти 1.2 і 3.3 угоди);
Після закінчення терміну дії даної угоди ВАТ «Фармак» має право використовувати товарний знак позивача лише до закінчення повної реалізації виготовленого позивачем «Фітолізину», який зберігався у ВАТ «Фармак»(п. 8.8 угоди);
Строк дії угоди -з 1995 року по 2004 рік.
Відповідно до ст. 35 ГПК України факти, встановлені рішенням господарського суду під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.
Вирішуючи спори у справах №21/441 та №21/442 судом встановлено, що дана Ліцензійна угода та додаткова угода до неї є зовнішньоекономічними договорами (контрактами), а не договорами комісії, доручення або агентськими договорами; ВАТ «Фармак»фактично було комерційним (торговим) представником позивача в Україні.
Відповідно до п. 1 ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.
Відповідачем-2, як комерційним (торговим) представником позивача в Україні (з 1995року по 2004рік) не подано доказів, що виправдовують його дію при подачі заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг «Фітолізин Плюс», Plus»за свідоцтвами України №№77757 та 89409.
Враховуючи вищевикладені обставини, суд визнає обґрунтованими позовні вимоги про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№77757 та 89409, у зв'язку з поданням заявок з порушенням прав позивача.
Посилання відповідача-2 на те, що Ліцензійна угода від 17.02.1995р. є нікчемним правочином, оскільки на момент підписання даної угоди позивач не мав права власності на товарний знак , Phytolysin, Фитолизин Фітолізин»за міжнародною реєстрацією №834676 на території України, відповідно, не мав права видавати ліцензії (дозволи) на використання даного знаку, суд відхиляє, оскільки відповідно до п. 8.1 даної угоди передбачено, що знак охоплений охороною на підставі охоронного свідоцтва від 01.12.1994р., тобто польською реєстрацією №R-96026 на торговельну марку LIZINA»(зареєстровано у Республіці Польща 09.06.1997р., дата подачі заявки -01.12.1994р.), при цьому, будь-яке посилання на міжнародну реєстрацію №834676 (яка діє на території України з 20.08.2004р.) у Ліцензійній угоді відсутнє.
Посилання відповідача-2 на те, що реєстрація словесних знаків на ім'я відповідача-2 здійснена не для споріднених товарів і послуг, порівняно з міжнародною реєстрацією №834676, оскільки знаки відповідача-2 зареєстровані для товарів 05 класу МКТП -«фармацевтичні препарати, ліки для людини», а міжнародна реєстрація №834676 поширюється на товари 05 класу МКТП, за виключенням «препарати для лікування людей»суд відхиляє, з огляду на наступне. Так, як встановлено, експертами (арк. 33 висновку експертизи) товари, що маркуються позначеннями «Фітолізин Плюс» (Plus») і «Фітолізин»споріднені щодо «антисептиків, біологічних препаратів медичного призначення, препаратів з мікроелементами для людей»із «фармацевтичними препаратами, ліками для людини».
В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що останній є власником міжнародних реєстрацій №967776, №967777 на знак для товарів і послуг »та на знак для товарів і послуг «Фитолизин», відповідно. Проте, суд вважає зазначене посилання, в обґрунтування заявлених позовних вимог щодо визнання недійсними свідоцтв України, власником яких є відповідача-2 помилковим, з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.
Міжнародна реєстрація №967777 діє на території України у повному обсязі з 23.01.2008р., міжнародна реєстрація №967776 набула територіальне поширення на Україну -30.12.2008р., у той час, як заявки на реєстрацію позначень «Фітолізин Плюс», olizin Plus»подано відповідачем-2 13.02.2006р. та 24.10.2006р., відповідно. Тобто, відповідачем-2 заявки на реєстрацію позначень за спірними свідоцтвами подано раніше, ніж міжнародні реєстрації №967776 та №967777 набули поширення на територію України.
Законом України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст.2) визначені повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Установа -це центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (наведені функції якого виконує Державний департамент інтелектуальної власності МОН України).
За таких обставин, позовні вимоги про зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України № 77757 від 11.06.2007р. №89409 від 25.03.2008р. на знаки для товарів і послуг «Фітолізин Плюс», Plus» та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність»є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Позивач також просить суд (з урахуванням уточнених позовних вимог) заборонити відповідачу-2 використання позначень », «ФИТОЛИЗИН», «ФІТОЛІЗИН»для маркування товарів 05-го класу МКТП (протимікробні препарати (антисептики), біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби, препарати з мікроелементів для людей, дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, харчові добавки на лікарські (медичні) потреби, дієтичні харчові продукти лікарські (медичні), фармацевтичні ліки для людей, бадьорівники, тонізівники, лікарські препарати, бальзами лікувальні, олії лікувальні, анальгетики, фармацевтичні препарати для догляду за шкірою, вивари лікарські на фармацевтичні потреби, протисечогінні препарати, сиропи на фармацевтичні потреби, бактерицидні засоби, протипаразитні препарати, заспокоївники, лікувальні трави), а також при наданні споріднених послуг 35-го класу МКТП, пов'язаних з рекламуванням та просуванням на ринок зазначених товарів 05-го класу МКТП з використанням позначень ysin», «ФИТОЛИЗИН», «ФІТОЛІЗИН».
Проте, позивачем у якості доказу використання відповідачем-2 позначень «Фітолізин Плюс», «Фитолизин Плюс», Plus» та просування на ринок товару надано лікарський засіб (у вигляді пасти) виробництва відповідача-2, що згідно листка вкладиша є комбінованим препаратом рослинного походження, який сприяє розчиненню сечових конкрементів. Також позивачем надано доказ придбання зазначеного лікарського засобу у роздрібній мережі (аптечному пункті) (арк. справи 111-112 том 1). Доказів використання зазначених позначень для маркування інших товарів 05-го класу МКТП позивачем не надано. З огляду на те, що правова охорона свідоцтв України №№77757 та 89409 поширюється на товари 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати; ліки для людини», суд задовольняє зазначену позовну вимогу в частині заборони відповідачу-2 використання позначень «Phytolysin», «ФИТОЛИЗИН», «ФІТОЛІЗИН»для маркування товарів 05-го класу МКТП «фармацевтичні препарати; ліки для людини».
Також, суд звертає увагу, що правова охорона свідоцтв України №№77757 та 89409 не поширюється на послуги 35 класу МКТП, щодо пропонування товару до продажу, рекламування, що є діями, які пов'язані із просуванням товару на ринок і право на здійснення яких є у власника свідоцтва на знак, зареєстрованого відносно товару (товарів) визначеного виду. При цьому, як зазначено у висновку призначеної судом експертизи (арк. 43 висновку експертизи), для власника свідоцтва на знак немає особливої необхідності реєструвати знак для послуг 35 класу МКТП, який має назву «Реклама; керування справами; ділове адміністрування, канцелярські роботи». Така реєстрація доцільна, якщо власник свідоцтва на знак для товару буде його просувати і розповсюджувати в спеціальних торговельних точках і через спеціалізовані канали збуту, наприклад, через Інтернет-магазини, і для нього важливо, щоб така діяльність ототожнювалась у споживача і самим виробником товару, тобто, з одним «комерційним джерелом».
З урахуванням того, що матеріали справи містять докази наявності лікарського засобу виробництва відповідача-2 у роздрібній мережі, маркованого позначеннями «Фітолізин Плюс», «Фитолизин Плюс», Plus», що підтверджує розповсюдження на ринку товарів 05 класу МКТП, маркованих позначеннями «Фітолізин Плюс», «Фитолизин Плюс», Plus», суд задовольняє зазначену позовну вимогу і щодо споріднених послуг 35 класу МКТП.
Судові витрати, понесені позивачем, підлягають стягненню з відповідача-2.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -
1. Позовні вимоги задовольнити частково.
2. Визнати свідоцтво України №77757 від 11.06.2007р. на знак для товарів і послуг «Фітолізин Плюс»недійсним повністю щодо усіх товарів 05 класу МКТП.
3. Визнати свідоцтво України №89409 від 25.03.2008р. на знак для товарів і послуг Plus»недійсним повністю щодо усіх товарів 05 класу МКТП.
4. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України №77757 від 11.06.2007р. на знак для товарів і послуг «Фітолізин Плюс»та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».
5. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України №89409 від 25.03.2008р. на знак для товарів і послуг Plus»та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».
6. Заборонити Відкритому акціонерному товариству «ФАРМАК»(04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, код ЄДРПОУ 00481198) використання позначень hytolysin», «ФИТОЛИЗИН», «ФІТОЛІЗИН»для маркування товарів 05-го класу МКТП «фармацевтичні препарати; ліки для людини», а також при наданні споріднених послуг 35-го класу МКТП, які пов'язані із розповсюдженням товарів 05 класу МКТП на ринку, з використанням позначень tolysin», «ФИТОЛИЗИН», «ФІТОЛІЗИН».
7. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «ФАРМАК»(04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, код ЄДРПОУ 00481198) на користь Варшавського заводу лікарських рослин «ГЕРБАПОЛЬ»(вул. Олувкова, 54, 05-800, Прушкув, Польща) 170,00грн.-державного мита, 236,00грн.-витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
8. В іншій частині позовних вимог -відмовити.
9. Після набрання рішенням законної сили видати накази.
Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня оголошення.
Суддя В.В. Палій