24 листопада 2009 р. № 11/5328
Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. -головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,
розглянувши касаційну скаргу компанії "Байер Шерінг Фарма Акцієнгезельшафт", Німеччина,
на постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 06.07.2009
зі справи № 11/5328
за позовом компанії "Байер Шерінг Фарма Акцієнгезельшафт" (далі -Компанія)
до товариства з обмеженою відповідальністю "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (далі -Товариство), м. Черкаси,
треті особи -Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі -Департамент),
товариство з обмеженою відповідальністю (Промислово-інвестиційне спільне українсько-американське підприємство) "Італьяно в Україні, ЛТД" (далі -Підприємство), с. Степанки Черкаського району Черкаської області,
про дострокове припинення дії свідоцтва,
за участю представників:
Компанії -Коваль М.С.,
Товариства -не з'явився,
Департаменту -Саламова О.В.,
Підприємства -не з'явився,
Компанія звернулася до господарського суду Черкаської області з позовом про дострокове припинення внаслідок невикористання дії виданого Товариству свідоцтва України № 30634 на знак для товарів і послуг "ДЖАЗ JAZZ" у частині товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -МКТП) та про зобов'язання Департаменту внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
Рішенням названого суду від 02.02.2009 (суддя Довгань К.І.) у задоволенні позову відмовлено. Прийняте місцевим судом рішення мотивовано тим, що Товариство не є власником оспорюваного свідоцтва, оскільки згідно з договором про передачу права власності на знак від 06.02.2008 відповідні права належать Підприємству.
Постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 06.07.2009 (колегія суддів у складі: Мостова Г.І. -головуючий суддя, судді Ільєнок Т.В., Шевченко В.Ю.) зазначене рішення місцевого господарського суду скасовано, а в задоволенні позову також відмовлено. Постанову апеляційного суду мотивовано помилковістю висновків суду першої інстанції та необхідністю відмови в позові через недоведеність невикористання спірного знака на протязі трьох років, оскільки укладення товариством з обмеженою відповідальністю "Черкаський лікеро-горілчаний завод" (далі -ТОВ "ЧЛГЗ"), правонаступником якого є Товариство, і Підприємством договору про передачу права власності та інших майнових прав на знаки для товарів і послуг від 06.02.2008 є використанням цього знака в діловій документації.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Компанія просить постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати внаслідок її прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про повне задоволення позову.
Департамент подав відзив на касаційну скаргу, в якому, зокрема, зазначив про зміну власника оспорюваного свідоцтва за станом на 10.06.2009.
Інші відзиви на касаційну скаргу не надходили.
Учасників судового процесу відповідно до вимог статті 1114 Господарського процесуального кодексу (далі -ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.
Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників Компанії та Департаменту, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.
Попередніми судовими інстанціями в справі встановлено, що:
- Департаментом 17.03.2003 видано ТОВ "ЧЛГЗ", правонаступником якого є Товариство, свідоцтво України № 30634 на знак для товарів і послуг "ДЖАЗ JAZZ" для товарів і послуг 5, 33, 35, 42 класів МКТП;
- 06.02.2008 ТОВ "ЧЛГЗ" і Підприємством укладено договір про передачу цій третій особі права власності на знак "ДЖАЗ JAZZ" за свідоцтвом України № 30634 для товарів 5 класу МКТП;
- державної реєстрації згаданої передачі прав Підприємству не здійснено.
Апеляційним господарським судом додатково встановлено, що:
- за станом на 08.11.2008 та на 14.05.2009 власником свідоцтва України № 30634 на знак для товарів і послуг "ДЖАЗ JAZZ" для товарів 5 класу МКТП є Товариство;
- Компанією не подано доказів невикористання спірної торговельної марки;
- знак для товарів і послуг "ДЖАЗ JAZZ" використовувався у діловій документації -в згаданому договорі від 06.02.2008 про передачу прав -і трирічний строк з моменту підписання цього договору ще не сплинув.
Причиною виникнення судового спору є питання щодо наявності правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № 30634.
Згідно з пунктом 4 статті 18 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.
Статтею 1 Закону № 3689 визначено, що знак -це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Відповідно до пунктів 1, 3, 4 статті 5 Закону № 3689 правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Статтею 17 цього Закону передбачено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.
Пунктом 4 статті 16 Закону № 3689 встановлено, що використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, обов'язковою умовою використання знака є його використання саме стосовно товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, які мають бути в наявності.
Водночас згідно з пунктом 4 статті 18 Закону № 3689 підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання. При цьому обов'язок з доказування наявності поважних причин невикористання торговельної марки покладено на власника торговельної марки.
Разом з тим ні рішення місцевого, ані постанова апеляційного господарських судів зі справи не містять відомостей про таке: хто саме, коли, щодо яких товарів та/або послуг, яким чином та в якому вигляді використовував спірну торговельну марку з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва (17.03.2003); чи має місце фактична наявність товарів та/або послуг, на які поширюється правова охорона знака за свідоцтвом України № 30634.
Таким чином, попередні судові інстанції не встановили фактичних обставин, пов'язаних з використанням чи невикористанням (його причинами) в Україні ТОВ "ЧЛГЗ" та/або Товариством (чи під їх контролем іншою особою) знака для товарів і послуг "ДЖАЗ JAZZ" за свідоцтвом України № 30634 для товарів 5 класу МКТП, тоді як зазначення апеляційного суду про використання цього знака в діловій документації з посиланням виключно на згаданий договір від 06.02.2008 є безпідставним.
Участь Департаменту в справі зі статусом третьої особи також не відповідає приписам чинного законодавства (статті 21, 24, 27 ГПК України), оскільки позивачем висунуто до нього самостійну позовну вимогу, що потребує залучення Департаменту до участі в справі як другого відповідача. Попередніми судовими інстанціями цього не здійснено.
У свою чергу, твердження місцевого суду про необов'язковість державної реєстрації передачі прав на знак для товарів і послуг (торговельну марку) також є помилковими, оскільки обов'язковість державної реєстрації передбачена, зокрема, частиною першою статті 494, частиною другою статті 1114 Цивільного кодексу України і пунктом 1 статті 13 Закону № 3689, а Підприємство може набути відповідних прав лише після внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу йому певних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30634.
Отже, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.
Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
З урахуванням зазначених обмежень касаційна інстанція позбавлена й можливості дослідити наведені Департаментом у відзиві на касаційну скаргу фактичні обставини щодо зміни власника оспорюваного свідоцтва за станом на 10.06.2009. Ці обставини також підлягають встановленню попередніми судовими інстанціями.
З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку та вирішити спір відповідно до вимог закону.
Керуючись статтями 1117, 1119 -11112 ГПК України, Вищий господарський суд України
1. Касаційну скаргу компанії "Байер Шерінг Фарма Акцієнгезельшафт" задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду Черкаської області від 02.02.2009 та постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 06.07.2009 зі справи № 11/5328 скасувати.
Справу передати на новий розгляд до господарського суду Черкаської області.
Суддя В.Селіваненко
Суддя І.Бенедисюк
Суддя Б.Львов