14 вересня 2016 року м. Київ К/800/1368/15
Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:
Сороки М.О.,
Смоковича М.І.,
Чумаченко Т.А.,
провівши попередній розгляд адміністративної справи за позовом ОСОБА_4 до Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа - Державне підприємство «Український інститут промислової власності» Державної служби інтелектуальної власності України про визнання протиправним та часткове скасування рішення, зобов'язання вчинити певні дії, за касаційною скаргою ОСОБА_4 на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 18 грудня 2014 року,-
встановив:
У липні 2014 року ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним позовом, у якому просив:
визнати протиправним та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності України, оформлене шляхом затвердження складеного Державним підприємством «Український інститут промислової власності» Державної служби інтелектуальної власності України висновку від 24.03.2014 № 7536/3 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи в частині відмови в реєстрації знака для товарів і послуг, вказаного у поданій заявці від 28.12.2012 № m 2012 22667, для частини товарів 3 класу, а саме: амбра (парфуми); аерозолі для освіження порожнини рота; вазелін косметичний; вата косметична; ватні тампони на жорсткому тримачі на косметичні потреби; вода ароматична (духмяна); вода лавандова; вода туалетна; барвники для волосся; лосьйони для волосся; препарати для кучерявлення (завивання) волосся; вироби парфумерні; грим; препарати для гриму (макіяжу); препарати для знімання гриму (макіяжу); губна помада; дезінфекувальне мило; дезодоранти для людей або тварин; дезодорувальне мило; депілятори (засоби для видалення волосся); депіляторний крем; шампуні для домашніх тварин; духмяна деревина; жири косметичні; екстракти квіткові (парфуми); есенції ефірні; ефірні олії; жасминна олія; запашники (ефірні олії); косметичні препарати для засмаги; косметичні препарати для догляду за шкірою; препарати косметичні; косметика для тварин; знебарвники (знебарвлювальні препарати); знебарвники на косметичні потреби; зубні порошки, пасти; іонон (парфуми); основи для квіткових парфумів; косметика; косметична пудра; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; кускове туалетне мило; змивальні препарати для лаків; лаки для волосся; лаки для нігтів; лимонні ефірні олії; лікувальне мило; лосьйони косметичні; серветки, просочені косметичними лосьйонами; лосьйони після бриття; м'ята та парфуми; м'ятна есенція (ефірна олія); мигдалеве мило; мигдалеве молочко косметичне; мийні препарати; мило; мило кускове; мило проти пітніння ніг; мило протипотове; молочко очищувальне туалетне; мускус (парфуми); клеї для кріплення накладного волосся; запашники (ефірні олії) до напоїв; нейтралізанти для тривкого (перманентного) кучерявлення (завивання волосся); блиск для нігтів; препарати для догляду за нігтями; нігті штучні; одеколони; олівці для брів; олівці косметичні; олії для парфумів; олії косметичні; олії туалетні; олії чистильні; запашники (ефірні олії) до кондитерських виробів зі здобного тіста; запашники для духмянення білизни; парфуми; барвники косметичні; лаки для волосся (аерозолі); лосьйони для бриття; шампуні; терпени (ефірні олії);
зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України відновити та продовжити діловодство за заявкою від 28.12.2012 № m 2012 22667 та переглянути питання про реєстрацію знаку відносно заявлених на реєстрацію товарів.
Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 4 серпня 2014 року позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано рішення Державної служби інтелектуальної власності України, оформлене шляхом затвердження складеного Державним підприємством «Український інститут промислової власності» Державної служби інтелектуальної власності України висновку від 24.03.2014 № 7536/3 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи в частині відмови в реєстрації за ОСОБА_4 знака для товарів і послуг, вказаного у поданій заявці від 28.12.2012 № m 2012 22667, для частини товарів 3 класу, а саме: амбра (парфуми); аерозолі для освіження порожнини рота; вазелін косметичний; вата косметична; ватні тампони на жорсткому тримачі на косметичні потреби; вода ароматична (духмяна); вода лавандова; вода туалетна; барвники для волосся; лосьйони для волосся; препарати для кучерявлення (завивання) волосся; вироби парфумерні; грим; препарати для гриму (макіяжу); препарати для знімання гриму (макіяжу); губна помада; дезінфекувальне мило; дезодоранти для людей або тварин; дезодорувальне мило; депілятори (засоби для видалення волосся); депіляторний крем; шампуні для домашніх тварин; духмяна деревина; жири косметичні; екстракти квіткові (парфуми); есенції ефірні; ефірні олії; жасминна олія; запашники (ефірні олії); косметичні препарати для засмаги; косметичні препарати для догляду за шкірою; препарати косметичні; косметика для тварин; знебарвники (знебарвлювальні препарати); знебарвники на косметичні потреби; зубні порошки, пасти; іонон (парфуми); основи для квіткових парфумів; косметика; косметична пудра; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; кускове туалетне мило; змивальні препарати для лаків; лаки для волосся; лаки для нігтів; лимонні ефірні олії; лікувальне мило; лосьйони косметичні; серветки, просочені косметичними лосьйонами; лосьйони після бриття; м'ята та парфуми; м'ятна есенція (ефірна олія); мигдалеве мило; мигдалеве молочко косметичне; мийні препарати; мило; мило кускове; мило проти пітніння ніг; мило протипотове; молочко очищувальне туалетне; мускус (парфуми); клеї для кріплення накладного волосся; запашники (ефірні олії) до напоїв; нейтралізанти для тривкого (перманентного) кучерявлення (завивання волосся); блиск для нігтів; препарати для догляду за нігтями; нігті штучні; одеколони; олівці для брів; олівці косметичні; олії для парфумів; олії косметичні; олії туалетні; олії чистильні; запашники (ефірні олії) до кондитерських виробів зі здобного тіста; запашники для духмянення білизни; парфуми; барвники косметичні; лаки для волосся (аерозолі); лосьйони для бриття; шампуні; терпени (ефірні олії). Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України переглянути питання про реєстрацію знаку за поданою ОСОБА_4 заявкою 28.12.2012 № m 2012 22667 відносно заявлених на реєстрацію товарів, а саме: амбра (парфуми); аерозолі для освіження порожнини рота; вазелін косметичний; вата косметична; ватні тампони на жорсткому тримачі на косметичні потреби; вода ароматична (духмяна); вода лавандова; вода туалетна; барвники для волосся; лосьйони для волосся; препарати для кучерявлення (завивання) волосся; вироби парфумерні; грим; препарати для гриму (макіяжу); препарати для знімання гриму (макіяжу); губна помада; дезінфекувальне мило; дезодоранти для людей або тварин; дезодорувальне мило; депілятори (засоби для видалення волосся); депіляторний крем; шампуні для домашніх тварин; духмяна деревина; жири косметичні; екстракти квіткові (парфуми); есенції ефірні; ефірні олії; жасминна олія; запашники (ефірні олії); косметичні препарати для засмаги; косметичні препарати для догляду за шкірою; препарати косметичні; косметика для тварин; знебарвники (знебарвлювальні препарати); знебарвники на косметичні потреби; зубні порошки, пасти; іонон (парфуми); основи для квіткових парфумів; косметика; косметична пудра; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; кускове туалетне мило; змивальні препарати для лаків; лаки для волосся; лаки для нігтів; лимонні ефірні олії; лікувальне мило; лосьйони косметичні; серветки, просочені косметичними лосьйонами; лосьйони після бриття; м'ята та парфуми; м'ятна есенція (ефірна олія); мигдалеве мило; мигдалеве молочко косметичне; мийні препарати; мило; мило кускове; мило проти пітніння ніг; мило протипотове; молочко очищувальне туалетне; мускус (парфуми); клеї для кріплення накладного волосся; запашники (ефірні олії) до напоїв; нейтралізанти для тривкого (перманентного) кучерявлення (завивання волосся); блиск для нігтів; препарати для догляду за нігтями; нігті штучні; одеколони; олівці для брів; олівці косметичні; олії для парфумів; олії косметичні; олії туалетні; олії чистильні; запашники (ефірні олії) до кондитерських виробів зі здобного тіста; запашники для духмянення білизни; парфуми; барвники косметичні; лаки для волосся (аерозолі); лосьйони для бриття; шампуні; терпени (ефірні олії).
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 18 грудня 2014 року постанову суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове судове рішення про відмову у задоволенні позову.
У касаційній скарзі ОСОБА_4, посилаючись на порушення судом норм матеріального і процесуального права, просить постанову суду апеляційної інстанції скасувати та залишити в силі постанову суду першої інстанції.
Перевіривши за наявними у справі матеріалами доводи, викладені у касаційній скарзі, правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права і правової оцінки обставин у справі у межах, визначених статтею 220 Кодексу адміністративного судочинства України (КАС України), колегія суддів прийшла до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що 28.12.2012 ОСОБА_4 подав до Державної служби інтелектуальної власності України заявку № m 2012 22667, у якій просив зареєструвати за собою знак для товарів 3 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків і послуг, яким є комбіноване позначення, що складається із слів «Diamond NOIR» та певних зображувальних елементів.
24.03.2014 Державна служба інтелектуальної власності України прийняла рішення про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів та відмову в реєстрації знака для іншої їх частини, яке оформлене шляхом затвердження складеного Державним підприємством «Український інститут промислової власності» Державної служби інтелектуальної власності України висновку від 24.03.2014 №7536/3 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи. У рішенні зазначено, що за результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони (пункт 1 статті 5 та статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») відносно певної частини товарів і послуг, а для частини товарів 3 класу заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «DIAMANT NOIR», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я «Weitnauer Holding AG», Basel, CH (міжнародна реєстрація № 968281 від 01.04.2008).
Задовольняючи позов, суд першої інстанції посилався на те, що словесний елемент «Diamond NOIR», що входить до заявленого позивачем комбінованого позначення, має суттєві звукові (фонетичні), графічні (візуальні) та смислові (семантичні) відмінності від словесного знаку «DIAMANT NOIR», раніше зареєстрованого в Україні, вони в розумінні частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не є схожими настільки, що їх можна сплутати, а відтак, правові підстави для відмови у реєстрації за позивачем знаку, вказаного у заявці від 28.12.2012 № m 2012 22667, у відповідача були відсутні.
Скасовуючи постанову суду першої інстанції та ухвалюючи нове судове рішення про відмову у задоволенні позову, апеляційний суд виходив з наступного.
У статті 1 визначено поняття знаку - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII від 15.12.1993 (далі - Закон № 3689-XII) установа (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію.
За змістом пунктів 1, 3, 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Державна служба інтелектуальної власності України є центральним органом виконавчої влади, одним із основних завдань якого є реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, у тому числі, організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; визначає уповноважені заклади експертизи та доручає їм проведення експертизи заявок.
Згідно з частинами 1,2 статті 5 Закону № 3689-XII правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.
Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку (частина 1 статті 7 Закон № 3689-XII).
Згідно статті 10 Закону № 3689-XII та відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила), за поданими заявками проводиться експертиза, яка складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті).
Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.
Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.
У частині 3 статті 6 Закону № 3689-XII визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Встановлено, що ОСОБА_4 просив зареєструвати за собою вказане у заявці від 28.12.2012 №m201222667 комбіноване позначення, що складається із написаного у два рядки словесного елемента «Diamond NOIR» та певних графічних елементів.
Під час проведення дослідження можливості реєстрації знаку «Diamond NOIR», заявленого до реєстрації позивачем, встановлено, що дане позначення є схожим (за звуковою, графічною та смисловою ознаками) з раніше зареєстрованим в Україні знаком «DIAMANT NOIR» за міжнародною реєстрацією № 968281 від 01.04.2008 настільки, що їх можна сплутати щодо споріднених товарів. Крім того, вказані позначення належать до одного класу МКТП, - 3.
Наведені обставини були встановлені шляхом проведення формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи відповідно до вимог статті 10 Закону № 3689-XII.
Судом зазначено, що філологічно - фонетичний висновок від 03.07.2014 № 178, складений ТОВ «Міжнародна агенція перекладів та інформаційних технологій» не є висновком експертизи, а результатом дослідження, проведеним поза межами визначеної законом процедури проведення судових експертиз, як того вимагає пункт 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08. 10.1998 №53/5.
Крім того, він підписаний директором ТОВ «Міжнародна агенція перекладів та інформаційних технологій» ОСОБА_5, яка не є спеціалістом в галузі інтелектуальної власності.
Таким чином суд вказав про те, що вказаний висновок є неналежним доказом протиправності оскаржуваного рішення Державної служби інтелектуальної власності України, та таким, що не спростовує висновків формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи, проведених відповідно до статті 10 Закону України № 3689-XII, зокрема, в частині наявності двох інших ознак схожості заявленого до реєстрації позивачем, знака з раніше зареєстрованим в Україні знаком «DIAMANT NOIR» за міжнародною реєстрацією №968281 від 01.04.2008, а саме: графічної (візуальної) та семантичної (смислової).
Також під час апеляційного розгляду справи судом було запропоновано вирішити питання щодо ступеня схожості, а також спорідненості товарів за заявкою про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні №m2012122667 зі знаком за міжнародною реєстрацією №968281, шляхом призначення судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Однак позивач відмовився від призначення експертизи та її оплати, та додаткового наголосив, що вважає протиправним саме оскаржуване рішення.
З урахуванням описаного апеляційний суд дійшов висновку про обґрунтованість рішення відповідача у спірній частині, а відтак про відсутність підстав для задоволення позову.
За змістом частини 1 статті 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.
Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з таким висновком судів попередніх інстанцій і доводи касаційної скарги його не спростовують.
Відповідно до частини 3 статті 220-1 КАС України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.
Керуючись ст. ст. 220, 220-1, 223, 224, 230, 231 КАС України, суд,
Касаційну скаргу ОСОБА_4 - відхилити, а постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 18 грудня 2014 року залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеними статтями 237, 238, 239-1 КАС України.
Судді: