ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
16.05.2016№ 910/27941/15
Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні
справу № 910/27941/15
за позовом Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ), м. Берлін, Німеччина,
до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,
Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед), м. Делі, Республіка Індія,
Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ,
державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ,
Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз), м. Нью-Делі, Республіка Індія, та
товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд», м. Київ,
про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов'язання вчинити дії,
за участю представників:
позивача - Кольченко Ю.М. (довіреність від 01.10.2014 №б/н);
відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);
відповідача-2 - не з'явився;
відповідача-3 - не з'явився;
відповідача-4 - Голобокова А.Г. (довіреність від 16.05.2016 №9/Д-С);
відповідача-5 - не з'явився;
відповідача-6 - Кацик І.Ю. (договір про надання правової допомоги від 15.04.2016 №б/н);
Павленко М.В. (договір про надання правової допомоги від 28.07.2015 №б/н),
Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) (далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:
- визнання свідоцтва України №149130 повністю недійсним щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);
- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання свідоцтва України №149130 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;
- визнання свідоцтва України №35639 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП;
- зобов'язання Служби внести зміни до Реєстру стосовно визнання свідоцтва України №35639 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;
- визнання недійсним пункту 28 Переліку зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України (далі - Міністерство) від 25.08.2009 №627 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» (далі - Перелік), в частині державної реєстрації лікарського засобу «НІМЕСИН®» (таблетки по 100 мг №10 (10x1), №100 (10x10) у блістерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01);
- визнання недійсним пункту 29 Переліку в частині державної реєстрації лікарського засобу «НІМЕСИН®» (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01);
- визнання недійсним реєстраційного посвідчення від 31.08.2009 №UA/9973/01/01 на лікарський засіб «НІМЕСИН®» (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах);
- визнання недійсним реєстраційного посвідчення від 31.08.2009 №UA/9974/01/01 на лікарський засіб «НІМЕСИН®» (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах);
- визнання недійсними висновку державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Центр) щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу, рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів від 11.08.2009 №5410/2.7-4 в частині лікарського засобу «НІМЕСИН®» (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах) та «НІМЕСИН®» (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах);
- заборону Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) виробляти лікарський засіб «НІМЕСИН®», наносити на упаковку, в якій міститься лікарський засіб, знак «НІМЕСИН»;
- заборону товариству з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» (далі - Товариство) пропонувати для продажу, продавати та імпортувати лікарський засіб «НІМЕСИН®».
Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.11.2015 порушено провадження у справі.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.11.2015 провадження у справі №910/27941/15 зупинено у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального органу іноземної держави напряму.
21.03.2016 від Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) надійшов лист, в якому відповідач-5 просить суд розглядати справу без участі його повноваженого представника.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.04.2016 поновлено провадження у справі №910/27941/15.
Служба 18.04.2016 подала суду відзив на позовну заяву, у якому зазначила таке: за результатами експертизи заявки №2003021372 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони; за результатами експертизи заявки №201111487 було встановлено, що має місце можлива відмова у реєстрації знака відносно усього переліку товарів та послуг, оскільки заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаками «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України №31489 та знаком «NIMESIL» за свідоцтвом України №22435 щодо споріднених товарів; разом з тим, заявником було подано до Служби мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака; таким чином, Службою було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони; під час дослідження схожості словесних позначень як складового позначення в цілому, так і окремих його елементів, очевидною є несхожість оспорюваних знаків із знаками позивача; свої твердження щодо «ймовірності введення в оману» та «набуття розрізняльної здатності його знаку в Україні» позивач обґрунтовує лише власними суб'єктивними міркуваннями; права відповідача на спірні позначення не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки відсутні відомості щодо такого перешкоджання.
Товариство 18.04.2016 подало суду клопотання про призначення у справі №910/27941/15 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої Товариство просить поставити такі питання:
- «чи є знак для товарів і послуг «НІМЕСИН» за свідоцтвом України №149130 та знак для товарів і послуг «НІМЕСИН ПЛЮС» за свідоцтвом України №35639 схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України №31489 та знаком для товарів і послуг «NIMESIL» за свідоцтвом України №22435?»;
- «чи є знак для товарів і послуг «НІМЕСИН» за свідоцтвом України №149130 та знак для товарів і послуг «НІМЕСИН ПЛЮС» за свідоцтвом України №35639 такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?»;
- «чи є позначення «НІМЕС», з якого складаються знаки для товарів і послуг «НІМЕСИН», «НІМЕСИН ПЛЮС», «НІМЕСИЛ», «NIMESIL» загальновживаними або описовими?».
Проведення вказаної експертизи Товариство просить доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.
Служба 18.04.2016 подала суду перелік питань на судову експертизу, а саме:
- «Чи є знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №149130 і №35639 схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками за свідоцтвами України №22435 та №31489 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?»;
- «Чи є знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №149130 і №35639 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, а саме: особи Позивача (Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ)?».
Проведення вказаної експертизи Служба пропонує доручити судовим експертам: Жилі Богдану Володимировичу, атестованому Міністерством юстиції України за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з торговельними маркам»; Пейкршвілі Мамуці Шотаєвичу, атестованому Міністерством юстиції України спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з торговельними маркам».
Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.05.2016 частково задоволено заяву Компанії про вжиття заходів забезпечення позову шляхом:
- заборони Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №35639 та №149130, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтв України №35639 та №149130 на знаки для товарів і послуг;
- заборони Службі вносити зміни до Реєстру стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №35639 та №149130, а також відомостей стосовно відмови власника від знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №35639 та №149130 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;
- заборони Міністерству вносити зміни до Державного реєстру лікарських засобів України щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу «НІМЕСИН®» (таблетки по 100 мг №10 (10х1), №100 (10х10) у блістерах у картонній пачці), реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01, та щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу «НІМЕСИН®» (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах), реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01, а також зміни щодо заявника (власника реєстраційного посвідчення) за вказаними лікарськими засобами;
- заборони Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) вносити зміни до Державного реєстру лікарських засобів України щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу «НІМЕСИН®» (таблетки по 100 мг №10 (10х1), №100 (10х10) у блістерах у картонній пачці), реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01, та щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу «НІМЕСИН®» (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах), реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01, а також зміни щодо заявника (власника реєстраційного посвідчення) за вказаними лікарськими засобами.
05.05.2016 Центр подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив про те, що:
- відповідно до чинного законодавства України відповідальність за виробництво, ефективність, безпечність та якість лікарських засобів несе заявник лікарського засобу, відтак саме заявник та в т.ч. уповноважені ним особи, які діють від його імені, проводять усі необхідні юридичні та фінансові дії стосовно реєстрації і (перереєстрації) лікарських засобів;
- відповідно до приписів статті 9 Закону України «Про лікарські засоби», Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 (далі - Порядок №376) та Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого Наказом Міністерства від 26.08.2005 №426 (далі - Порядок №426), до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів, не застосовуючи, оскільки це не передбачено законодавством, механізму владних управлінських функцій, як то видання наказу про державну реєстрацію, відмови та інші, оскільки зазначені функції належать до компетенції Міністерства;
- за своєю правовою природою висновок експерта є актом спеціаліста в галузі спеціальних знань та являє собою довідково-інформаційний документ, який не породжує для суб'єкта господарювання певні правові наслідки, не спрямовує їх на регулювання тих чи інших відносин і не має обов'язкового характеру для суб'єктів цих відносин;
- таким чином, висновок Центру є внутрішнім службовим документом, який підтверджує факт проведення експертизи матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб і є носієм доказової інформації про ефективність, якість та і безпечність лікарського засобу або навпаки, та на підставі якого Міністерство приймає рішення про державну реєстрацію або у її відмові;
- отже, Центр не вчинив жодних дій, які б порушували встановлений чинним законодавством порядок реєстрації лікарських засобів.
Позивач 13.05.2016 подав суду клопотання про призначення у справі №910/27941/15 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої Компанія просить поставити такі питання:
« 1) Чи є знак для товарів і послуг «НІМЕСИН» за свідоцтвом України № 149130 на ім'я Відповідача 2 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України № 31489 на ім'я Позивача та/або і знаком "ММЕ8ІЬ" за свідоцтвом України № 22435 на ім'я Позивача для таких самих або споріднених з ними товарів 5 класу МКТП?»
« 2) Чи є знак для товарів і послуг «НІМЕСИН ПЛЮС» за свідоцтвом України №35639 на ім'я Відповідача 2 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України № 31489 на ім'я Позивача, та/або і знаком «NIMESIL» за свідоцтвом України № 22435 на ім'я Позивача для таких самих або споріднених з ними товарів 5 класу МКТП?»
« 3) Чи є торгівельне найменування (назва) лікарського засобу «НІМЕСИН®» (реєстраційне посвідчення UA/9973/01/01) схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України № 31489 на ім'я Позивача, та/або і знаком «NIMESIL» за свідоцтвом України №22435 на ім'я Позивача для таких самих або споріднених з ними товарів 5 класу МКТП?»
« 4) Чи єторгівельне найменування (назва) лікарського засобу «НІМЕСИН®» (реєстраційне посвідчення UA/9974/01/01) схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України № 31489 на ім'я Позивача, та/або і знаком «NIMESIL» за свідоцтвом України № 22435 на ім'я Позивача для таких самих або споріднених з ними товарів 5 класу МКТП?»
« 5) Чи є назва лікарського засобу "НІМЕСИН®" та/або "НІМЕСИН" схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України № 31489 на ім'я Позивача, та/або і знаком «NIMESIL» за свідоцтвом України №22435 на ім'я Позивача для таки самих або споріднених з ними товарів 5 класу МКТП?»
Проведення вказаної експертизи Компанія просить доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.
16.05.2016 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначело про те, що:
- знак для товарів і послуг «НІМЕСИН» за свідоцтвом України №149130 та знак для товарів і послуг «НІМЕСИН ПЛЮС» за свідоцтвом України №35639 містять істотні відмінності та не можуть вводити позивача в оману;
- так, найменування «НІМЕСИН» складається із двух частин: «НІМЕ» - похідна від назви діючої речовини - «німесулід», та «СИН» - похідна від назви підприємства- виробника лікарського засобу «Сінмедік Лабораторіз»;
- важливі розрізняльні ознаки випливають також із документації про державну реєстрацію лікарських засобів, яка подана позивачем;
- разом з тим, з висновків про якісний та кількісний склад вбачається, що лікарські засоби повністю відрізняються складом допоміжних речовин;
- крім того, реєстрація позначення «НІМЕСИН» в 05 класі МКТП скорочується для точно визначеного конкретного переліку товарів 05 класу: «Фармацевтичні засоби для лікування людини, а саме: нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби».
- істотні відмінності містять і самі упаковки лікарських засобів «НІМЕСИН» та «НІМЕСИЛ», які відрізняються розмірами, формою, позначеннями, при цьому на упаковках чітко великими літерами вказано виробників лікарських засобів (індійську та німецьку компанії), що є додатковим розрізняльним елементом;
- лікарські засоби «НІМЕСИН» та «НІМЕСИЛ» є рецептурними, а отже, в обов'язковому порядку мають відпускатись за рецептами, в свою чергу, наявність рецепту встановленого зразка виключає можливість введення споживачів в оману, адже останні не здійснюють самостійний вибір означених лікарських засобів;
- строки позовної давності мають застосовуватися до вимог позивача в частині заборони відповідачу-5 виробляти лікарський засіб «НІМЕСИН», наносити на упаковку, в якій знаходиться лікарський засіб «НІМЕСИН», знак для товарів та послуг «НІМЕСИН», та заборони відповідачу-6 пропонувати для продажу лікарський засіб «НІМЕСИН», продавати та імпортувати лікарський засіб «НІМЕСИН»;
- крім того, висновок Центру не підлягає скасуванню при розгляді позову про порушення прав інтелектуальної власності в рамках господарського судочинства.
Представники сторін у судовому засіданні 16.05.2016 підтримали клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, навели питання та перелік установ (судових експертів), яким можна доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
Представники Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед), Міністерства, Центру і Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили; представник Міністерства про дату, час і місце судового засідання був повідомлено належним чином; станом на 16.05.2016 від Центрального органу іноземної держави на виконання прохання господарського суду міста Києва від 16.11.2015 стосовно повідомлення Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) про дату, час та місце проведення судового засідання інформації до суду не надійшло; а Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) своїм листом від 21.03.2016 просило суд розглядати справу без участі його повноваженого представника.
Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.
Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.
Згідно з частинами першою і другою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.
З поданих сторонами у справі доказів вбачається, що:
- позивач є власником знака для товарів та послуг «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України №31489, зареєстрованого для товарів 05 класу і послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), (заявка від 04.12.2000 №2000125649; відомості про видачу свідоцтва опубліковані 15.05.2003 у офіційному бюлетені «Промислова власність» №5);
- позивач є власником знака для товарів та послуг «NIMESIL» за свідоцтвом України №22435, зареєстрованого для товарів 05 класу і послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), (заявка від 30.04.1998 №98041679; відомості про видачу свідоцтва опубліковані 15.01.2002 у офіційному бюлетені «Промислова власність» №1);
- відповідач-2 є володільцем свідоцтв України:
№ 149130 на знак для товарів і послуг «НІМЕСИН», зареєстрований для товарів 05 класу МКТП (заявка від 22.07.2011 № m201111487; відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 12.12.2011 №23);
№ 35639 на знак для товарів і послуг «НІМЕСИН ПЛЮС», зареєстрований для товарів 05 класу МКТП (заявка від 13.02.2012 №2003021372; відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 15.10.2003 № 10);
- на думку Компанії, знаки для товарів та послуг, належні відповідачу-2, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я позивача для таких самих товарів;
- позначення «НІМЕСИН» та «НІМЕСИН ПЛЮС», зареєстровані за свідоцтвами України №149130 та №35639 на ім'я відповідача-2, є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо Компанії.
Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.
Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.
При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.
Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.
Судом встановлено, що знаки для товарів та послуг позивача зареєстровані для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати; ліки для людини» і послуг 35 класів МКТП «вивчення ринку; ділові досліджування; експортування; оцінювання і довідки; фахове консультування щодо підприємництва; імпортно-експортні агентства; агентства комерційного інформування; сприяння продажеві(посередництво); допомога у комерційному або промисловому керуванні»; відповідача-2 - для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні засоби для лікування людини, а саме: нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби», тобто товари, для яких зареєстровано протиставлені позначення, є однорідними (спорідненими).
Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, витрати за проведення якої покласти на позивача.
Відповідно до частини третьої статті 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".
Проведення такої експертизи слід доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.
У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.
Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва
1. Призначити у справі № 910/27941/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).
2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:
- чи є знак для товарів і послуг «НІМЕСИН» за свідоцтвом України №149130 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг «НІМЕСИЛ» та «NIMESIL» за свідоцтвами України відповідно №31489 та №22435 стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;
- чи є знак для товарів і послуг «НІМЕСИН ПЛЮС» за свідоцтвом України №35639 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг «НІМЕСИЛ» та «NIMESIL» за свідоцтвами України відповідно №31489 та №22435 стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;
- чи є знак для товарів і послуг «НІМЕСИН» за свідоцтвом України №149130 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ)?
- чи є знак для товарів і послуг «НІМЕСИН ПЛЮС» за свідоцтвом України №35639 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ)?
3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.
4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/27941/15 надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).
5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ; юридична адреса: Glienicker Weg 125. 12489 Berlin; адреса для листування: «Бейкер і Макензі - Сі-Ай-Ес, Лімітед» 01054, м. Київ, вул. Воровського, 24, 4-й поверх). Зобов'язати Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.
6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.
7. Провадження у справі № 910/27941/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.
Суддя О. Марченко