"10" вересня 2009 р. Справа № 3/364/08
За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс”
вул. Громадянська, 119, офіс 109, м. Миколаїв, 54017
Представник позивача: Білицький Пилип Вікторович
вул. Радянська, д. 12-б, офіс № 206, м. Миколаїв, 54017
до 1-відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Хенкель Україна”
вул. Саксаганського, 120, м. Київ, 01032
до 2-відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Хенкель Ужгород”
вул. О. Кошового, 6, м. Ужгород, 88000
до 3-відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “СТИЛЬ Д”
вул. Юрія Савченка, 97, кв. 7, м. Дніпропетровськ, 49006
Про: припинення порушень прав власника свідоцтва України № 57076 на знак для товарів і послуг “МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE”, заборону використовувати позначення “МОРСКОЙ БРИЗ” на товарах 03 класу МКТП, для яких знак зареєстрований.
Суддя Смородінова О.Г.
Від позивача: Білицький П.В., за довіреністю;
Від 1-відповідача: Корчагін М.П., за довіреністю;
Від 2-відповідача: не з'явився;
Від 3-відповідача: не з'явився.
Позивач звернувся до суду з позовом визнати дії відповідачів, пов'язані із використанням позначення «Морской Бриз»для товару «гель для унітазу» у своїй господарській діяльності на території України такими, що порушують виключні права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»за Свідоцтвом України № 57076. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна»на території України зберігати товари «гель для унітазу»із нанесенням позначення «Морской Бриз»з метою пропонування для продажу, пропонувати такі товари для продажу, імпортувати, продавати, рекламувати такі товари, а також використовувати позначення «Морской Бриз»у діловій документації. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Хенкель Ужгород»на території України зберігати товари «гель для унітазу»із нанесенням позначення «Морской Бриз»з метою пропонування для продажу, пропонувати такі товари для продажу, імпортувати, продавати, рекламувати такі товари, а також використовувати позначення «Морской Бриз»у діловій документації. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Стиль Д»на території України зберігати товари «гель для унітазу»із нанесенням позначення «Морской Бриз» з метою пропонування для продажу, пропонувати такі товари для продажу, продавати, рекламувати такі товари, а також використовувати позначення «Морской Бриз»у діловій документації. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна»за власний рахунок знищити всі етикетки, що нанесенні на товари «гель для унітазу»із нанесенням позначення «Морской Бриз», які у нього знаходяться. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Хенкель Ужгород»за власний рахунок знищити всі етикетки, що нанесенні на товари «гель для унітазу»із нанесенням позначення «Морской Бриз», які у нього знаходяться. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Стиль Д»за власний рахунок знищити всі етикетки, що нанесенні на товари «гель для унітазу»із нанесенням позначення «Морской Бриз», які у нього знаходяться.
Позовні вимоги ґрунтуються на підставі ст.ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 157 Господарського кодексу України, ст.ст. 418, 494 Цивільного Кодексу України.
Позивач вважає, що позначення «Морской Бриз», яке міститься на етикетці товару «гель для унітазу»є схожим настільки, що його можна сплутати зі Знаком, а товар «гель для унітазу»є споріднений товарам 03 класу МКТП, для яких Знак зареєстрований.
1-відповідач у відзиві заперечує проти позову посилаючись на те, що позначення «Морской Бриз»не є товарним знаком, а лише слугує для позначення підвиду гелю для унітазу «Bref». 1-відповідачу було видано патент України на промисловий зразок № 16616, а етикетка гелю для унітазу «Bref «Морской Бриз»зареєстрована як промисловий зразок за зазначеним патентом. Позивач не використовує знак для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»за Свідоцтвом України № 57076.
2 та 3 відповідачі жодного разу своїх представників в судове засідання не направили, відзиви на позов не скерували суду.
12.01.09р. до суду надійшло клопотання позивача про призначення по даній справі судової експертизи.
Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 15.01.09р. по справі № 3/364/08 було призначено судову експертизу, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Прохорову-Лукіну Григорію Вікторовичу (свідоцтво № 85) -експерту Київського НДІСЕ. Експерта було попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
На вирішення експертизи, з урахуванням суті та предмету спору, поставлені наступні питання:
1. Чи є словесне позначення «Морской Бриз», яке міститься на етикетці товару «Бреф гель для унітазу «Морской Бриз»схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», який охороняється за Свідоцтвом України № 57076?
2. Чи є словесне позначення «Морской Бриз» суттєвою ознакою промислового зразка за Патентом України № 16616?
3. Чи має напис «Морской Бриз», нанесений на етикетку продукції під торговою маркою «Bref», описове значення?
4. Який елемент знаку для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»власником якого є ТОВ «Амальгама Люкс», згідно Свідоцтва № 57076 на знак для товарів і послуг є домінуючим?
Провадження у справі було зупинено на підставі пункту 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України до закінчення проведення судової експертизи.
20.03.09р. на адресу господарського суду Миколаївської області від 1-відповідача надійшла заява від 13.03.09р. про відвід атестованого судового експерта Прохорова-Лукіна Григорія Вікторовича.
Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 27.03.09р. було відмовлено 1-відповідачу в задоволенні заяви від 13.03.09р. про відвід експерта, з огляду на її невмотивованість.
31.07.09р. ухвалою господарського суду Миколаївської області було поновлено провадження по справі № 3/364/08 враховуючи, що від Київського НДІСЕ надійшов висновок № 894 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а тому відпали обставини, що зумовили зупинення провадження по справі № 3/364/08.
В судовому засіданні, яке відбувалося в приміщенні господарського суду Миколаївської області 25.08.09р., представником позивача подано письмові пояснення по справі з урахуванням висновку судової експертизи № 894. Позивач вважає висновок експертизи правильним та таким, що підтверджує викладені у позовній заяві обставини.
25.08.09р. через канцелярію суду від 1-відповідача надійшло клопотання про ознайомлення із матеріалами справи та відкладення розгляду справи, в якому останній просив суд з метою підготовки письмових пояснень відкласти розгляд справи.
Судом вищезазначене клопотання 1-відповідача було задоволено та в судовому засіданні оголошено перерву до 10.09.09р.
Також, 25.08.09р. через канцелярію суду від 1-відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі № 3/364/08 до вирішення господарським судом м. Києва справи № 20/146, яка на думку 1-відповідача є пов'язаною зі справою № 3/364/08.
07.09.09р. через канцелярію суду від позивача надійшли письмові заперечення на клопотання 1-відповідача про зупинення провадження у справі № 3/364/08.
Суд розглянувши вищезазначене клопотання 1-відповідача, дійшов висновку про відмову в його задоволенні, оскільки 1-відповідач не довів суду того, що вирішення господарським судом м. Києва справи № 20/146 унеможливлює розгляд даної справи, а факти встановленні господарським судом м. Києва під час розгляду справи № 20/146 будуть мати преюдиціальне значення для справи № 3/364/08, так як суб'єктний склад сторін у даних справах не є тотожним, а справи мають різні предмети та підстави. Отже, відсутні підстави для зупинення провадження у справі № 3/364/08 з мотивів, зазначених 1-відповідачем у клопотанні.
07.09.09р. через канцелярію суду від позивача надійшла заява про виключення 2-відповідача та 3-відповідача із складу відповідачів у даній справі, оскільки в діях ТОВ «Хенкель Ужгород»та ТОВ «Стиль Д»не має прямого умислу щодо порушення виключних прав позивача на знак.
Отже, беручи до уваги той факт, що позивач не вбачає у діях 2-відповідача та 3-відповідача прямого умислу щодо порушення виключних прав позивача на знак «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», позовні вимоги до 2-відповідача та 3-відповідача, слід припинити на підставі п. 1-1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.
Також, 07.09.09р. через канцелярію суду від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої позивач остаточно просить суд:
Визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна»(вул. Саксаганського, 120, м. Київ, 01032; ЄДРПОУ: 31283830), пов'язані із використанням позначення «Морской Бриз»для товару «гель для унітазу»у своїй господарській діяльності на території України такими, що порушують права інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс»(вул. Громадянська, 119, офіс 109, м. Миколаїв, 54017; ЄДРПОУ: 32719869) на знак для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»за Свідоцтвом України № 57076.
Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна»(вул. Саксаганського, 120, м. Київ, 01032; ЄДРПОУ: 31283830) на території України наносити позначення «Морской Бриз»на товар «гель для унітазу», упаковку, в якій міститься такий товар, прикріплені до такого товару предмети, зберігати такий товар із зазначеним нанесенням позначення «Морской Бриз»з метою пропонування для продажу, пропонувати його для продажу, продавати, імпортувати (ввозити на територію України) та експортувати (вивозити з території України), а також застосувати позначення «Морской Бриз»в діловій документації.
10.09.09р. через канцелярію суду від 1-відповідача надійшли: письмові заперечення на висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 894; клопотання про виклик експерта в судове засідання та про призначення повторної експертизи.
Суд дослідив зазначені клопотання ТОВ «Хенкель Україна»та знайшов їх необґрунтованими та безпідставними. Отже, в їх задоволенні судом відповідачу відмовлено.
10.09.09р. суд, за згодою сторін на підставі ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, оголосив вступну та резолютивну частину рішення.
Ознайомившись з матеріалами справи, вислухавши представників сторін, суд -
На підставі Свідоцтва України № 57076 на знак для товарів і послуг, ТОВ «Амальгама Люкс»належать права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», який користується правовою охороною для товарів 03, 16 та послуг 35, класів МКТП. Заявка № 2004032590 на Знак була подана до ДП «Укрпатент»16 березня 2004 року.
Як зазначає позивач, на початку січня 2008 року йому стало відомо, що на споживчому ринку України розповсюджується товар «гель для унітазу»із використанням позначення «Морской Бриз». На етикетці цього товару зазначено, що його виробником є компанія «Хенкель Мадьярошаг Кфт., Угорщина», а імпортером та дистриб'ютором цього товару на території України є ТОВ «Хенкель Україна». Отже, 1-відповідач використовує позначення «Морской Бриз»для товару «гель для унітазу»на території України.
Позивач вважає, що позначення «Морской Бриз», яке міститься на етикетці товару «гель для унітазу»є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», а товар «гель для унітазу»є спорідненим товарам 03 класу МКТП, для яких знак зареєстровано.
Згідно із пунктами 1, 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.
Відповідно до пунктів 4, 5 ст. 16 цього ж Закону використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати».
Згідно із пунктом 3 ст. 157 Господарського кодексу України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу.
Відповідно до приписів ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.
На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.
В матеріалах справи наявні докази, які підтверджують, що позивач звертався до 1-відповідача з вимогою вих. № 9 від 08.01.2008р. щодо негайного припинення порушення своїх прав на Знак, які позивач вважав порушеними, яку було вручено 1-відповідачу 12.01.2008р. 1-відповідач своїм листом вих. № 1102/08-01 від 11.02.2008р. відмовився від виконання таких вимог позивача, що вимусило позивача звернутися до господарського суду Миколаївської області за захистом своїх охоронюваних законом прав та інтересів.
В матеріалах справи є докази знаходження у продажу в м. Миколаєві товару «гель для унітазу»із використанням позначення «Морской Бриз», який розповсюджується ТОВ «СТИЛЬ Д», що підтверджується товарним чеком № 7626 від 15.10.2008р. Сертифікат відповідності № UA 1.027.0003965-05 від 31.01.07р. на товари «гель для унітазу»під різними назвами, однак, за виключенням назви «Морской Бриз», був замовлений ТОВ «Хенкель Ужгород».
Також, матеріали справи містять докази із яких вбачається, що 1-відповідач розпочав використовувати на території України позначення «Морской Бриз» для товару «WC-GEL (гель для унітазу)», який є засобом для миття та чищення сантехники згідно ТУ У 2007642.012-99, з липня 2006р., що підтверджується сертифікатом відповідності № UA 1.027.0102251-06 від 17.07.06р. В даному випадку, має місце використання 1-відповідачем позначення «Морской Бриз»для товару «гель для унітазу»у діловій документації. Станом на 18.12.2008р. 1-відповідач імпортував на територію України 1 761 848 одиниць товару «гель для унітазу»із нанесенням позначення «Морской Бриз», а реалізував на території України цього товару у загальному обсязі 1 393 631 одиниць, що підтверджується бухгалтерськими довідками 1-відповідача № 2212-2008/03 від 22.12.2008р. та № 2212-2008/04 від 22.12.2008р. Також із бухгалтерської довідки Відповідача № 2212-2008/02 від 22.12.2008р. вбачається, що станом на 22.12.2008р. у 1-відповідача залишилося 3 695 одиниць товару «гель для унітазу»із нанесенням позначення «Морской Бриз». Між тим, виходячи із розрахунку: 1 761 848,00 (імпортованих на територію України одиниць товару) -1 393 631,00 (реалізованих на території України одиниць товару) = 368 217,00 (залишків одиниць товару). Таким чином, у 1-відповідача повинні були залишитися 368 217,00 одиниць товару, а не 3 695,00 одиниць товару. Відсутність такого залишку одиниць товару пояснив суду представник 1-відповідача Кляшторний С.С., який у судовому засіданні зазначив, що різниця одиниць товару між 368 217,00 та 3 695,00 була експортована 1-відповідачем із України в інші країни, у тому числі, в країни СНД. Таким чином, має місце використання 1-відповідачем позначення «Морской Бриз»для товару «гель для унітазу»шляхом імпорту, експорту, зберігання та продажу такого товару. В матеріалах справи наявна етикетка із нанесеним позначенням «Морской Бриз», яку 1-відповідач використовує для товару «гель для унітазу», а також фотографічні зображення цього товару, у тому числі, фотографічне зображення цінника даного товару. У цьому випадку, має місце використання відповідачем позначення «Морской Бриз»для товару «гель для унітазу»шляхом нанесення позначення «Морской Бриз»на етикетку та прикріплені до упаковки цього товару предмети.
Матеріалами справи, у тому числі, технічним завданням позивача від 25.01.06р. на розробку косметичної серії під торговою маркою «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»для нормальної та комбінованої шкіри, актами технічної експертизи позивача флаконів, банок та ін. виробів для пакування продукції косметичної серії під торговою маркою «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», доповненнями до технічного завдання позивача на розробку косметичної серії під торговою маркою «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»для нормальної та комбінованої шкіри, рецептурами на косметичну серію позивача під торговою маркою «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», звітом позивача про виконання плану-графіку на розробку та постановку на виробництво виробів косметичної серії під торговою маркою «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», технічною документацією позивача на виріб «Мило «ТЕТ-А-ТЕТ»рідке «МОРСКОЙ БРИЗ», зразками дизайну позивача на виріб «Мило «ТЕТ-А-ТЕТ»рідке «МОРСКОЙ БРИЗ», свідоцтвами, виданими позивачу про присвоєння товарній позиції «Мило «ТЕТ-А-ТЕТ»рідке «МОРСКОЙ БРИЗ»ідентифікаційного номера у всесвітній системі GS1 підтверджується, що позивач використовує знак для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»за Свідоцтвом України № 57076 для товарів 03 класу МКТП.
Причиною спору у даній справі стало питання щодо наявності чи відсутності порушення прав позивача на Знак з боку відповідачів. Отже, вирішальне значення для правильного вирішення даного спору має розв'язання судом питань щодо наявності у позивача прав на Знак; щодо використання відповідачами тотожного, або схожого зі Знаком позначення для однорідних або споріднених товарів і послуг; щодо наявності у відповідачів правових підстав для використання позначення «Морской Бриз»для «товару гель для унітазу».
Враховуючи, що для розв'язання судом питань, що потребують спеціальних знань, суд повинен призначати судову експертизу, судом була призначена судова експертиза по даній справі.
Згідно висновку судової експертизи № 894 у складі знаку для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»за Свідоцтвом України № 57076 домінуючими є словесні елементи «МОРСКОЙ БРИЗ». Словесне позначення «Морской Бриз»є суттєвою ознакою промислового зразка (варіанти 2.1, 3.1) за Патентом України № 16616. Позначення «Морской Бриз»у складі етикетки продукції під торговельною маркою »не є описовим (не має описового значення). Словесне позначення «Морской Бриз», яке міститься на етикетці товару «Бреф гель для унітазу Морской бриз»є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», який охороняється Свідоцтвом України № 57076.
Отже, аналізуючи всі зібрані судом данні, провівши ґрунтоване дослідження, експерт дійшов до вищезазначених висновків.
Суд оцінюючі висновок судової експертизи № 894 разом зі всіма матеріалами справи, вважає його обґрунтованим, а надані відповіді на поставлені судом питання чіткими і вичерпаними. Таким чином, суд погоджується з даним висновком, оскільки він підтверджується матеріалами справи і не суперечить встановленим судом обставинам.
Зокрема, при дослідженні знаку для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»за Свідоцтвом України № 57076, промислового зразка за Патентом України № 16616 та позначення «Морской Бриз», яке міститься на етикетці товару «Бреф гель для унітазу Морской бриз», експерт правильно виходив із доказів, що наявні в матеріалах справи, та які містять відповідні зображення порівнюваних позначень та перелік товарів або послуг, для яких вони зареєстровані чи використовуються, зокрема, Свідоцтва України № 57076 на знак для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», Патента України № 16616, етикетки товару «Бреф гель для унітазу Морской бриз»та ін.
Тому суд оцінює експертний висновок № 894 як належний та допустимий доказ та вважає встановленим, що:
У складі знаку для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»за Свідоцтвом України № 57076 домінуючими є словесні елементи «МОРСКОЙ БРИЗ».
Словесне позначення «Морской Бриз»є суттєвою ознакою промислового зразка (варіанти 2.1, 3.1) за Патентом України № 16616.
Позначення «Морской Бриз»у складі етикетки продукції під торговельною маркою » не є описовим (не має описового значення).
Словесне позначення «Морской Бриз», яке міститься на етикетці товару «Бреф гель для унітазу Морской бриз» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», який охороняється Свідоцтвом України № 57076.
Беручи до уваги те, що словесне позначення «Морской Бриз», яке міститься на етикетці товару «Бреф гель для унітазу Морской бриз»є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», який охороняється Свідоцтвом України № 57076; що позначення «Морской Бриз»у складі етикетки продукції під торговельною маркою »не є описовим (не має описового значення); а словесне позначення «Морской Бриз»є суттєвою ознакою промислового зразка (варіанти 2.1, 3.1) за Патентом України № 16616, суд приходить до висновку, що використання 1-відповідачем позначення «Морской Бриз»у зазначені вище способи, яке міститься на етикетці товару «Бреф гель для унітазу Морской бриз»є порушенням прав позивача на знак для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», який охороняється Свідоцтвом України № 57076. Такий висновок не спростовується наявністю у 1-відповідача прав на промисловий зразок за Патентом України № 16616, оскільки у абз. 2 арк. 15 висновку № 894 зазначається, що позначення «Морской Бриз»у складі промислового зразка за патентом України № 16616 (за яким виготовлена етикетка товару «Бреф гель для унітазу Морской бриз») відіграє важливу функцію розрізнення товарів, тобто використовується 1-відповідачем в якості знака для товарів і послуг. А у абз. 5 арк. 25 висновку № 894 зазначено, що основні фактори що обумовлюють ймовірність змішування товарів та виробників (позивача та 1-відповідача) -наявні.
Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. А згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Отже, Патент України № 16616 на промисловий зразок не надає 1-відповідачу права на використання позначення «Морской Бриз» в якості знака для товарів і послуг, оскільки знаки для товарів і послуг та промислові зразки є різними об'єктами промислової власності, правовідносини у відношенні яких врегульовані різними спеціальними Законами. Згідно пункту 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.
Таким чином, виготовленням виробів із застосуванням запатентованого промислового зразка в даному випадку є виготовлення етикеток для упаковки товару «гель для унітазу».
Використання промислового зразка «етикетка»не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток для упаковки товару «гель для унітазу», але й для позначення певних товарів (чим є їх розміщення на упаковці з товаром «гель для унітазу») виходить за межі правового захисту, що надається власникові патенту, а тому посилання 1-відповідача на наявність у нього прав на промисловий зразок «етикетка»за Патентом України 16616 є безпідставним.
Крім того, згідно із пунктом 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Датою публікації відомостей про видачу Патенту України № 16616 є 12.05.08р. Тобто саме з цієї дати діють права, що випливають з цього Патенту. Датою подачі заявки № s 200800673 на видачу Патенту є 03 квітня 2008 року.
Відповідно до пункту 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Датою подачі заявки № 2004032590 на Знак до ДП «Укрпатент»є 16 березня 2004 року. Отже, саме з цієї дати діють права позивача на Знак «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», який охороняється Свідоцтвом України № 57076. Таким чином, 1-відповідач здійснив дії направлені на видачу Патенту під час дії Свідоцтва України № 57076 на Знак, будучи обізнаним про наявність у позивача прав на Знак, які випливають із цього Свідоцтва.
З матеріалів справи вбачається, що порушення прав позивача на Знак з боку 1-відповідача відбулося задовго до дати (03 квітня 2008 року) подачі 1-відповідачем заявки № s 200800673 на видачу Патенту України № 16616 на промисловий зразок. Крім того, на дату (03 квітня 2008 року) подачі заявки № s 200800673, 1-відповідач був обізнаним щодо наявності у позивача прав на Знак. З урахуванням зазначеного суд робить висновок, що заявка № s 200800673 на видачу Патенту України № 16616 на промисловий зразок була подана 1-відповідачем з порушенням прав позивача на Знак, оскільки згідно з пунктом 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»використанням знака визнається, у тому числі, нанесення його на етикету, а об'єктом правової охорони промислового зразка за Патентом України № 16616 є етикетка, яку 1-відповідач використовує для позначення товару «гель для унітазу», який, як встановлено судом, є споріднений товарам 03 класу МКТП, для яких Знак зареєстрований.
Згідно підпункту 1 пункту (3) ст. 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, зокрема підлягають забороні:
1. всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.
Разом з тим, суд дійшов висновку про необхідність частково задовольнити позовні вимоги позивача, оскільки згідно пункту 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Отже, зміст поняття «використання знака»є дуже широким. Між тим, судом встановлено, що 1-відповідач використовував позначення «Морской Бриз»для товару «гель для унітазу»шляхом нанесення позначення «Морской Бриз»на етикетку та інші прикріпленні до упаковки цього товару предмети, шляхом імпорту, експорту, зберігання, та продажу таких товарів, а також використовував його у діловій документації.
Таким чином, позовні вимоги щодо заборони 1-відповідачу використовувати Знак, підлягають задоволенню у межах встановлених судом способів використання 1-відповідачем позначення «Морской Бриз»для товару «гель для унітазу», а також у межах заявлених позивачем позовних вимог.
Враховуючи, що переважна більшість позовних вимог підлягає задоволенню, судові витрати покладаються на 1-відповідача.
Таким чином, керуючись ст. ст. 44, 49, 80, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Відносно 2-го відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “Хенкель Ужгород” та 3-го відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “СТИЛЬ Д” провадження у справі припинити.
2. Позов задовольнити частково.
3. Визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна»(вул. Саксаганського, 120, м. Київ, 01032; ЄДРПОУ: 31283830), пов'язані із використанням позначення «Морской Бриз»для товару «гель для унітазу»у своїй господарській діяльності на території України такими, що порушують права інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс»(вул. Громадянська, 119, офіс 109, м. Миколаїв, 54017; ЄДРПОУ: 32719869) на знак для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»за Свідоцтвом України № 57076.
3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна»(вул. Саксаганського, 120, м. Київ, 01032; ЄДРПОУ: 31283830) на території України наносити позначення «Морской Бриз»на прикріплені до упаковки товару «гель для унітазу»предмети, зберігати такий товар із зазначеним нанесенням позначення «Морской Бриз»з метою пропонування для продажу, пропонувати його для продажу, продавати, імпортувати (ввозити на територію України) та експортувати (вивозити з території України), а також застосувати позначення «Морской Бриз»в діловій документації.
4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна»(вул. Саксаганського, 120, м. Київ, 01032; ЄДРПОУ: 31283830) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс»(вул. Громадянська, 119, офіс 109, м. Миколаїв, 54017; ЄДРПОУ: 32719869) витрати за проведення судової експертизи у розмірі 9 024,00 (Дев'ять тисяч двадцять чотири) грн., державне мито у розмірі 85,00 (Вісімдесят п'ять) грн. 00 коп. та 118,00 (Сто вісімнадцять) грн. 00 коп. за ІТЗ судового процесу.
Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.
Рішення набирає законної сили після закінчення 10 денного строку з дня його підписання.
Суддя