Київської області
01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16. тел. 235-24-26
"09" грудня 2014 р. Справа № 911/4825/14
Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В., розглянувши матеріали справи № 911/4825/14
за позовом Компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited)
до1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» 2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Край-1»
проприпинення порушення прав інтелектуальної власності
за участю представників:
позивача:Коваль А.М. - дов. від 06.2007р.
відповідача 1:Бондаренко М.О. - дов. від 24.01.2014р.
відповідача 2:Брижак О.М. - дов. від 01.11.2014р.
встановив:
В провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/4825/14 за позовом Компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (далі - перший відповідач), Товариства з обмеженою відповідальністю "Край-1" (далі - другий відповідач) про припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на добре відому торгівельну марку "Captain Morgan" та серію торгівельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969.
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на необхідність захисту належних йому прав інтелектуальної власності на добре відому торгівельну марку "Captain Morgan" та серію торгівельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969, які порушуються відповідачами, шляхом вироблення та реалізації ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" та реалізації ТОВ "Край-1" напою алкогольного тростинового (рому) під позначеннями: "CAPTAIN JACK", "CAPITAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "Captain Jack" rum gold", "Captain Jack" rum black", "Captain Jack Gold", "Captain Jack Black", які є схожими з добре відомою в Україні торгівельною маркою "CAPTAIN MORGAN" та серію торгівельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969 настільки, що їх можна сплутати, та використання відповідачами вищезазначених позначень для маркування алкогольних напоїв може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ром, породжуючи асоціації з власником добре відомої торгівельної марки "Captain Morgan".
Перший відповідач проти позову заперечує з підстав викладених у відзиві на позовну заяву, які зводяться до того, що використання першим відповідачем оскаржуваних позначень не порушує права інтелектуальної власності позивача на добре відому торгівельну марку "Captain Morgan" та серію торгівельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969, оскільки зазначені оскаржувані позначення, які використовує перший відповідач не схожі та є різними з торгівельними марками позивача, а тому їх не можна сплутати та ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє алкогольні напої. З огляду на зазначене, перший відповідач вважає вимоги позивача безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.
В процесі розгляду справи представник позивача подав до суду клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яке мотивовано тим, що під час вирішення господарського спору виникли питання, роз'яснення яких потребує спеціальних знаннь У зазначеному клопотанні позивач запропонував суду винести на роз'яснення судового експерта наступні питання:
- Чи є словесні позначення «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАШТАН ДЖЕК БЛЕК», які застосовуються TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» для маркування алкогольного напою (тростинового), схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN», а також з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 30 настільки, що їх можна сплутати?
- Чи є етикетки алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» виробництва TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» схожими з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 140653, зображувальними торговельними марками пірата за свідоцтвами України №№ 63411, 139969 настільки, що їх можна сплутати?
- Чи може використання ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» словесних позначень «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» та етикеток алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які також включають до свого складу позначення «RUM», «RUM GOLD», «RUМ BLACK», ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» та/або щодо товару (рому, напою міцного алкогольного (тростинового))?
Також позивач в поданому клопотанні про призначення судової експертизи пропонує експертні установи, яким можна доручити її проведення.
Представники сторін, присутні в судовому засіданні, підтримали подане клопотання та не заперечували проти призначення у даній справі експертизи.
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
З огляду на зазначене, керуючись ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, суд для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань призначає у даній справі судову експертизу, проведення якої, з урахуванням думку сторін, доручає атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (03680, МСП, м. Київ - 150, вул. Боженка, 11, корп. 4).
Відповідно до статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом судової експертизи.
Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд
ухвалив:
1. Призначити по справі № 911/4825/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (03680, МСП, м. Київ - 150, вул. Боженка, 11, корп. 4).
2. Винести на вирішення експертів наступні питання:
- Чи є словесні позначення «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які застосовуються TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» для маркування алкогольного напою (тростинового), схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN», а також з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 30 настільки, що їх можна сплутати?
- Чи є етикетки алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» виробництва TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» схожими з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 140653, зображувальними торговельними марками пірата за свідоцтвами України №№ 63411, 139969 настільки, що їх можна сплутати?
- Чи може використання ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» словесних позначень «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» та етикеток алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які також включають до свого складу позначення «RUM», «RUM GOLD», «RUМ BLACK», ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», та/або щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» - позивач?
3. Для здійснення експертизи надати атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України матеріали справи № 911/4825/14, в яких містяться відповідні документи, що стосуються проведення експертного дослідження.
4. Попередити експертів, які будуть здійснювати експертизу про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.
5. Зобов'язати сторін за першою вимогою експертів своєчасно подати необхідні для проведення експертизи матеріали (документи, зразки тощо) безпосередньо до експертної установи.
6. Витрати на проведення експертизи та організаційні питання, пов'язані з її проведенням, на даній стадії розгляду справи покласти на позивача - Компанію Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) (Едінбург, Парк, 5 Лохсайд Уей, Единбург ЕН 12 9DT, Великобританія; GB) - адреса для листування позивача (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37 Патентно-юридична Агенція "Дубинський і Ошарова") і запропонувати йому вирішити питання з експертною установою щодо сплати, в т.ч. шляхом попередньої оплати, сум за проведення судової експертизи.
7. По закінченню проведення експертизи висновок експертів разом з матеріалами справи № 911/4825/14, а також дані щодо витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, подати господарському суду Київської області.
8. Зупинити провадження у справі № 911/4825/14 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експертів.
9. Копію ухвали надіслати сторонам та Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України разом з матеріалами даної справи.
Суддя Ю.В. Подоляк