01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14
15.06.2009 № 12/136
Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Григоровича О.М.
суддів: Гольцової Л.А.
Рябухи В.І.
за участю секретаря
судового засідання Терещенко Я.О.
представників сторін
- позивача: Семеній Ю.М., дов.від 14.01.07,
- відповідача: Чернобай О.В., дов.від 19.06.08, Севрюк І.І., дов.від 19.06.08,
- 3-ої особи: Картушин Д.М., дов.від 24.02.09 № 16-08/1035,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали апеляційної скарги Закритого акціонерного товариства “Ландрін” (Російська Федерація)
на рішення Господарського суду міста Києва від 03.02.2009
у справі № 12/136 (суддя Прокопенко Л.В.)
за позовом СОРЕМАРТЕК С.А, Бельгія (SOREMARTEC
S.A., Belgium)
до Закритого акціонерного товариства “Ландрін” (Російська Федерація)
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на
стороні відповідача Державний департамент інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки України
про припинення порушення прав інтелектуальної
власності
та
за зустрічним позовом Закритого акціонерного товариства “Ландрін”
(Російська Федерація)
до 1) COPEMAPTEK C.A., Бельгія
(SOREMARTEC S.A., Belgium),
2) Державного департаменту інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки України
про визнання недійсною на території України
міжнародної реєстрації № 798984,
Компанія COPEMAPTEK C.A., Бельгія (SOREMARTEC S.A., Belgium) (далі - Компанія) як власник торговельної марки за міжнародною реєстрацією №798984 (далі - торговельна марка) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Закритого акціонерного товариства “Ландрін” (далі - Товариство) про припинення використання торговельної марки у кондитерських виробах та на їх упаковці, а також про заборону відповідачеві здійснювати подальше використання цієї торговельної марки в кондитерських виробах та на їх упаковці.
В процесі розгляду справи Товариство звернулося до суду з зустрічною позовною заявою до Компанії та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Департамент) про визнання повністю недійсною на території України міжнародної реєстрації №798984 знака з моменту подання заявки на його реєстрацію та зобов'язання Департаменту направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - Міжнародне бюро) повідомлення про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.02.09 первісний позов задоволено повністю, в задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю із відшкодуванням Компанії 85,00 грн. витрат по сплаті державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Не погодившись з рішенням, Товариство подало апеляційну скаргу, в якій просить його скасувати та прийняти нове рішення про відмову в первісному позові та про повне задоволення зустрічних позовних вимог.
Апеляційну скаргу обґрунтовано порушенням судом 1-ої інстанції норм процесуального та матеріального права та неповним з'ясуванням обставин справи. Зокрема, апелянт стверджує, що судом не враховано вимоги ст. 492 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та ст. 1 Закону України від 15.12.93 № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі - Закон № 3689-ХІІ), оскільки відповідно до згаданих норм знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. На думку Товариства, виходячи зі змісту ст. 16 Закону № 3689-ХІІ, знак призначений для того, щоб ним маркувати вже конкретні готові товари (наприклад, цукерки) і таке маркування здійснюється на обгортках цукерок, на упаковках тощо. Саме ж по собі виготовлення товару, навіть якщо його зовнішній вигляд нагадує товарний знак, не є порушенням будь-яких прав. Товариство вважає, що форма товару може бути об'єктом охорони права на промисловий зразок, а не права на торговельну марку. Тим більше, що спірне позначення не було зареєстроване як об'ємний знак, а є лише двовимірним зображенням об'ємного товару - цукерок.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.02.09 апеляційну скаргу Товариства було прийнято до провадження з призначенням її розгляду на 04.03.09.
В судове засідання 04.03.09 представник Департаменту не з'явився, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
До початку судового засідання від представника Компанії надійшло клопотання про відкладення розгляду справи в зв'язку з його перебуванням у відрядженні в іншому місті.
В судовому засіданні представник Товариства не заперечував проти відкладення розгляду справи.
Представником Товариства заявлено клопотання про долучення до матеріалів справи повного тексту даних міжнародної реєстрації № 798984 з перекладом на українську мову, які сторона не змогла подати в засідання суду першої інстанції в зв'язку з неможливістю своєчасного їх перекладу на українську мову.
Клопотання було задоволено.
Крім того, представником Товариства в судовому засіданні було подано клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності із зазначенням питань та установи, якій, на його думку, слід доручити проведення експертизи.
Порадившись, колегія суддів ухвалила, що в зв'язку з відсутністю представників позивача та третьої особи за первісним позовом дане клопотання буде розглянуто в наступному судовому засіданні.
Згідно зі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу.
Ухвалою від 04.03.09 розгляд апеляційної скарги Товариства було відкладено на 16.03.09.
13.03.09 представник Товариства звернувся до суду апеляційної інстанції з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи, яке було задоволено.
Через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від Компанії надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому зазначено, що рішення суду є законним, обґрунтованим, прийнятим з урахуванням всіх обставин та матеріалів справи та вимог чинного законодавства. В зв'язку з цим Компанія просить рішення суду у даній справі залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
До початку судового засідання 16.03.09 представник Компанії подав клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів (рішення Ризького Регіонального Суду від 05.01.09), які, на його думку, також підтверджують обґрунтованість первісних позовних вимог. При цьому представником Компанії зазначено, що подання цього рішення під час розгляду справи судом першої інстанції було неможливим, оскільки воно було отримане вже після закінчення розгляду справи по суті, та був необхідний час для його перекладу.
В судовому засіданні представник Департаменту надав відзив на апеляційну скаргу, в якому не погоджується з твердженнями апелянта та зазначає, що рішення у даній справі є обґрунтованим, прийнятим у повній відповідності з обставинами та матеріалами справи.
Представник Товариства звернувся до суду з клопотанням про приєднання до матеріалів справи додаткових документів, які мають значення для справи.
Розглянувши заявлені клопотання, заслухавши пояснення представників Компанії, Товариства та Департаменту, колегія суддів ухвалила подані клопотання задовольнити, надані додаткові документи долучити до матеріалів справи.
Як зазначено вище, в судовому засіданні 04.03.09 представником Товариства було подано клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності із зазначенням питань, установи та особи експерта, якій, на його думку, слід доручити проведення експертизи.
В судовому засіданні 16.03.09 представник Товариства підтримав своє клопотання про призначення повторної судової експертизи та просив суд його задовольнити.
Представники Компанії та Департаменту заперечували проти призначення повторної судової експертизи у даній справі, вважаючи, що експертом були надані відповіді на всі поставлені питання, а висновок експертизи відповідає вимогам чинного законодавства.
Частинами третьою і четвертою ст.42 ГПК України передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу.
Згідно з п. 9.2 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 № 02-5/424 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” повторна судова експертиза, зокрема, призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. При цьому повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).
Наявний висновок судової експертизи містить положення, що потребують повторного дослідження, оскільки викликають сумніви в їх правильності.
Для вирішення справи по суті необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому без висновків повторної судової експертизи справу не може бути вирішено.
Згідно з ч. 2 ст. 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.
В судовому засіданні було оголошено перерву для надання представниками позивача та 3-ої особи за первісним позовом переліку питань, які слід поставити на вирішення повторної судової експертизи інтелектуальної власності.
Після перерви представники позивача та 3-ої особи за первісним позовом пояснили, що підтримують питання, надані ними при призначенні першої судової експертизи. Щодо установи, якій, на їх думку, слід доручити проведення експертизи, представники покладаються на розсуд суду.
Порадившись, колегія суддів ухвалила призначити у справі № 12/136 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, зупинивши провадження у справі.
На вирішення експертизи були поставлені питання:
- Чи був знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984 реалістичним зображенням товару (товарів), для якого (яких) його зареєстровано, на дату подання міжнародної заявки про його реєстрацію (20.02.03)?
- Чи мало (набуло) позначення, зареєстроване як знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984, розрізняльну здатність стосовно товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких воно зареєстровано, за станом на дату подання міжнародної заявки про його реєстрацію (20.02.03)?
06.05.09 через канцелярію Київського апеляційного господарського суду представник Компанії подав заяву про відвід судовому експерту Березанській В.І., посилаючись на її заінтересованість та упередженість.
Виходячи зі змісту ст. 31 ГПК України та того, що особу конкретного експерта визначає керівництво експертної установи, апеляційна інстанція надіслала відповідний запит до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Листом від 26.05.09 № 04-5б-2490, який був отриманий судом 28.05.09, експертна установа повідомила суд, що проведення судової експертизи було доручено експерту Березанській В.І., яка працює в КНДІСЕ за цивільно - правовою угодою. З листа також вбачається, що експертизу було розпочато 24.03.09, а закінчено 20.05.09.
Керуючись ст. 22 ГПК України, колегія суддів заслухала думку представників Товариства та Департаменту щодо клопотання про відвід експерта. Представники згаданих учасників процесу заперечували проти задоволення цього клопотання. Разом з тим, представник Департаменту зазначив, що, на його думку, проведене експертом дослідження ґрунтується не на матеріалах справи, а на суб'єктивних міркуваннях та деякі відповіді експерта виходять за межі поставлених питань.
Вислухавши представників учасників судового процесу, вивчивши підстави подання заяви про відвід експерту Березанської В.І., колегія суддів ухвалила залишити її без задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 31 ГПК України сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право заявити відвід судовому експерту, якщо він особисто, прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі, а також з мотивів його некомпетентності.
Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише у випадку, коли про підставу відводу сторона дізналася після початку розгляду справи по суті.
В процесі перевірки заяви про відвід судовому експерту колегія суддів дійшла висновку про відсутність обставин в розумінні ст. 31 ГПК України, які б свідчили про заінтересованість, упередженість або некомпетентність судового експерта Березанської В.І. під час проведення судової експертизи у справі №12/136.
Разом з тим, колегія суддів задовольнила клопотання представника Компанії про долучення до матеріалів справи витягів з електронної бази даних “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”, розміщеної на веб-сайті Державного підприємства “Український інститут промислової власності”.
Заслухавши представників сторін та Департаменту, дослідивши наявні у матеріалах справи та додатково подані докази, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку про необхідність часткового задоволення апеляційної скарги Товариства, виходячи з наступного.
Компанія (юридична особа за законодавством Бельгії) є власником торговельної марки (знака для товарів і послуг) за міжнародною реєстрацією від 20.02.03 № 798984 для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): печиво (тістечка) та кондитерські вироби, шоколадні вироби, морозиво. Дія зазначеної міжнародної реєстрації поширюється на територію України з дати реєстрації, тобто з 20.02.03.
Товариство (юридична особа за законодавством Російської Федерації) здійснює виробництво цукерок “Landrin”, зображення яких наявне і на їх упаковці.
Зазначені цукерки Товариства розповсюджуються у тому числі й на території України.
Зовнішній вигляд цукерок відповідача (вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдальним горіхом) “Landrin”, на думку Компанії, відтворює знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984 та є порушенням її прав, оскільки Компанія не надавала Товариству дозволу на відповідне використання згаданої торговельної марки.
У свою чергу, Товариство зустрічні позовні вимоги мотивувало посиланням на невідповідність позначення за міжнародною реєстрацією № 798984 умовам надання правової охорони в Україні через відсутність у нього розрізняльної здатності, оскільки це позначення є реалістичним зображенням товару.
З матеріалів справи не вбачається, що представниками сторін та Департаменту до винесення рішення по справі подавалися заяви про застосування позовної давності згідно з частиною третьою статті 267 ЦК України.
Частиною першою статті 15 ЦК України встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Відповідно до статті 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.
Статтею 1 Закону № 3689-ХІІ визначено, що знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.
На підставі ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Згідно з пп. 1 та 2 статті 16 Закону № 3689-ХІІ права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.
За приписами п. 4 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Пунктом 5 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Водночас відповідно до п/п. “а” п. 1 ст. 19 Закону № 3689-ХІІ свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
На підставі п. 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.93 № 3771-ХІІ “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
Згідно з п. 1 ст. 5 Закону № 3689-ХІІ (в редакції станом на 20.02.03) правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Абзацом 2 п. 2 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ (станом на 20.02.03) передбачалося, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності.
При цьому відсутність розрізняльної здатності у позначення, заявленого на реєстрацію, означає, що це позначення звичайно не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання.
Відповідно до п/п. 4.3.1.4 п. 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.95 № 116, до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться, зокрема, реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів.
Згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 03.12.08 № 480, проведеної спеціалістом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності:
- знак за міжнародною реєстрацією № 798984 є реалістичним зображенням товару, а саме цукерок у кокосовій стружці, проте являє собою зображення тривимірного об'єкту, який характеризується оригінальним зовнішнім виглядом;
- позначення, зареєстроване як знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984, мало розрізняльну здатність на дату подання міжнародної заявки - 20.02.03. Використання знака за міжнародною реєстрацією № 798984 лише підсилює ступінь притаманної йому з моменту створення розрізняльної здатності;
- зовнішній вигляд кондитерських виробів Товариства - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдальним горіхом “Landrin”, наданих на дослідження, є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984.
За висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 20.05.09 №2490:
- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984 на дату подання міжнародної заявки про його реєстрацію (20.02.03) був реалістичним зображенням товарів, для позначення яких його зареєстровано, а саме: зображенням печива (тістечок) та кондитерських виробів, шоколадних виробів, морозива округлої форми, поверхня яких прикрашена обсипкою з мілкого інгредієнту;
- позначення, зареєстроване як знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984, не мало розрізняльної здатності стосовно товарів 30 класу МКТП: печиво (тістечка) та кондитерські вироби, шоколадні вироби, морозиво з моменту його створення. Позначення, зареєстроване як знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984, не набуло розрізняльної здатності стосовно товарів 30 класу МКТП: печиво (тістечка) та кондитерські вироби, шоколадні вироби, морозиво на дату подання міжнародної заявки про його реєстрацію (20.02.03) на території України щодо продукції його власника - Компанії.
На території України, в тому числі, як республіки колишнього СРСР, на протязі щонайменше декількох десятиріч до дати подання міжнародної заявки на знак за № 798984 (20.02.03) використовувались різними виробниками у виробництві кондитерських та шоколадних виробів, печива, тістечок та морозива: округла форма, обсипка поверхні виробу дрібним інгредієнтом, поєднання різних кольорів (зокрема, білого, кремового, рожевого, бежевого тощо), що підтверджується наявними в матеріалах справи рецептами виробів, зображеннями готових виробів, довідками виробників.
Оцінюючи зазначені висновки судових експертиз з дотриманням приписів статей 32, 33, 42 і 43 ГПК України, колегія суддів бере до уваги:
- призначення торговельної марки в частині ідентифікації її власника;
- залежність обсягу правової охорони торговельної марки виключно від зображення знака та переліку товарів і послуг (частина друга статті 494 ЦК України, пункт 4 статті 5 Закону № 3689-ХІІ);
- кольорове вирішення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 798984 (поєднання білого, кремового, рожевого та бежевого кольорів);
- неповноту та суперечливість висновків судової експертизи від 03.12.08 № 480, невідповідність її висновків фактичним обставинам справи (залишено поза увагою кольорове зображення знака за міжнародною реєстрацією № 798984, який не є виключно білим; безпідставно враховано ознаки, які не притаманні зображенню знака за міжнародною реєстрацією № 798984, а саме: назва “Raffaello”, смак та фактичні інгредієнти, що увійшли до складу цукерок (крем, шоколад, кокос, мигдаль тощо); не досліджено усі товари, стосовно яких знак зареєстровано; безпідставно ототожнено товар - “цукерки в кокосовій стружці” - із зареєстрованим позначенням за міжнародною реєстрацією № 798984; не наведено відомостей щодо оригінальності саме зареєстрованого позначення, а не певного товару - “цукерок у кокосовій стружці”);
- відсутність оригінальності в округлій формі та в обсипці дрібними інгредієнтами кондитерських виробів, печива, тістечок, шоколадних виробів, морозива на час здійснення міжнародної реєстрації № 798984 (з огляду на встановлену фактичну відомість та наявність протягом тривалого часу на території України відповідних товарів різних виробників);
- обмеження прав власника торговельної марки визначеною законом сферою її використання (пункт 4 статті 16 Закону № 3689-ХІІ);
- неподання Компанією доказів набуття знаком за міжнародною реєстрацією № 798984 розрізняльної здатності (ні на момент його створення, ані на момент реєстрації) з огляду на те, що подані докази стосуються періоду після 20.02.03, а в 2002 році відбувалося лише рекламування та продаж в Україні цукерок “Raffaello”, які за ідентифікаційними ознаками (назвою, білим кольором, складом та певним смаком) виходять за межи правової охорони знака за міжнародною реєстрацією № 798984;
- схожість упаковок виробів позивача та відповідача (що, на думку Компанії, має місце) перебуває поза межами даного спору, який стосується винятково питань розрізняльної здатності та використання знака за міжнародною реєстрацією № 798984.
Водночас посилання місцевого господарського суду на тривалість використання знака за міжнародною реєстрацією № 798984 не може бути визнано належним обґрунтуванням прийнятого ним у справи рішення, оскільки в даному випадку з боку суду першої інстанції мало місце певне ототожнення товару - цукерок “Raffaello” - з торговельною маркою позивача. Разом з тим, ці об'єкти характеризуються різними індивідуальними ознаками, а тривалість використання може мати правове значення для вирішення даного спору лише, якщо таке використання призвело до виникнення розрізняльної здатності у відповідного позначення. Між тим наявними у справі доказами (висновком судової експертизи від 20.05.09 № 2490, відомостями щодо фактичної наявності схожих за зовнішнім виглядом товарів інших виробників (морозива, печива, тістечок, цукерок тощо) наявність розрізняльної здатності у зареєстрованого Компанією позначення спростовано. При цьому розрізняльна здатність мала бути наявною вже на момент подання відповідної заявки про реєстрацію.
Посилання Компанії на рішення арбітражного суду міста Москви від 29.02.08 також є безпідставним, оскільки зазначене судове рішення не має преюдиціального значення для вирішення даного спору.
З огляду на наведене, колегія суддів відхиляє висновок судової експертизи від 03.12.08 № 480 як неповний, суперечливий і такий, що спростовується іншими матеріалами справи, та кладе в основу судового рішення зі справи висновок судової експертизи від 20.05.09 № 2490 як найбільш повний, належним чином мотивований та такий, що узгоджується з іншими наявними у матеріалах справи доказами (стосовно: фактичного зображення оспорюваного знака; його індивідуальних ознак (форма, кольорове вирішення тощо); фактичного використання зареєстрованого знака для позначення товарів, для яких його зареєстровано (відсутність відомостей щодо використання знака саме у зареєстрованому вигляді (у кольорі, відмінному від білого); відсутності (зокрема, на момент відповідної реєстрації) розрізняльної здатності у зареєстрованого позначення стосовно товарів 30 класу МКТП, для яких його зареєстровано (неможливість відрізнити печиво, тістечка, морозиво, кондитерські та шоколадні вироби, виконані в округлій формі з використанням дрібної обсипки (обсипки з дрібного інгредієнту; нерівної зовнішньої поверхні) однієї особи від таких же товарів, вироблених іншою особою).
Отже, з урахуванням встановленої невідповідності зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 798984 позначення умовам надання правової охорони в Україні через відсутність у нього розрізняльної здатності (оспорюване позначення звичайно не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання; абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ) зустрічні позовні вимоги Товариства підлягають задоволенню повністю.
Зазначені фактичні обставини мали б бути водночас й підставою для відхилення в повному обсязі первісного позову Компанії, проте, згідно з ст.ст. 12 - 17 та ст. 124 ГПК України компетенція господарських судів України не поширюється на судовий спір за даним позовом Компанії до Товариства з огляду на: відсутність за цими позовними вимогами іншого відповідача; те, що залучення Департаменту, як третьої особи, не впливає на визначену законом непідвідомчість даного судового спору господарським судам України; відсутність у Товариства на території України філії, представництва або іншого відособленого підрозділу (що підтверджується випискою з ЄДРПОУ і довідкою відповідача та не спростовано Компанією); відсутність у даному випадку спору щодо нерухомого майна Товариства на території України; вчинення Товариством оспорюваних Компанією дій з виробництва кондитерської продукції (в упаковці) поза межами території України; неподання Компанією доказів використання спірного позначення на території України безпосередньо Товариством.
Таким чином, місцевий суд не лише дійшов помилкового висновку щодо наявності в діях Товариства порушення прав Компанії, але й взагалі помилково прийняв рішення по суті позову Компанії до Товариства, тоді як провадження у справі в цій частині підлягало припиненню згідно з п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України.
У свою чергу, припинення провадження за первісним позовом не є підставою для припинення провадження у справі в цілому з урахуванням: подання Товариством зустрічного позову з дотриманням вимог процесуального законодавства України; відповідності позовних вимог Товариства до Компанії та Департаменту вимогам чинного законодавства України з приводу їх підвідомчості господарським судам України; наявності між сторонами спору, який підлягає вирішенню по суті; відсутності в чинному законодавстві України процесуальних підстав для припинення провадження за згаданим позовом Товариства.
При цьому як факт звернення Компанії до суду з первісним позовом, так і поширення на територію України дії міжнародної реєстрації № 798984, є доказами необхідності захисту на території України оспорюваних прав Товариства.
З наведених вище обставин відсутні підстави для задоволення клопотання Компанії про проведення повторної судової експертизи, викладеного у запереченнях на висновок судової експертизи від 20.05.09 № 2490.
На підставі викладеного колегія суддів дійшла висновку, що внаслідок неповного з'ясування обставин, що мають значення для справи, невідповідності висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи та неправильного застосування норм матеріального і процесуального права рішення господарського суду першої інстанції підлягає скасуванню з припиненням провадження у справі в частині позову Компанії та прийняттям нового рішення про повне задоволення позовних вимог Товариства.
Відповідно до статті 49 ГПК України та, беручи до уваги фактичні обставини виникнення судового спору, судові витрати, пов'язані зі сплатою Товариством державного мита за подання зустрічного позову і апеляційної скарги в сумі 127, 50грн. та оплатою ним вартості судової експертизи в сумі 10152грн. мають бути покладені на Компанію.
Керуючись ст. 49, п. 1 ч.1 ст. 80, ст.ст. 99, 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд
Рішення господарського суду міста Києва від 03.02.09 у справі №12/136 скасувати.
Провадження у справі № 12/136 в частині позову COPEMAPTEK C.A., Бельгія (SOREMARTEC S.A., Belgium) до Закритого акціонерного товариства “Ландрін”, Російська Федерація припинити.
Позовні вимоги Закритого акціонерного товариства “Ландрін”, Російська Федерація задовольнити повністю.
Визнати недійсною повністю на території України міжнародну реєстрацію № 798984 від дати подання заявки.
Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984.
Стягнути з COPEMAPTEK C.A., Бельгія (SOREMARTEC S.A., Belgium) на користь Закритого акціонерного товариства “Ландрін”, Російська Федерація, 127,50грн., відшкодувавши витрати, пов'язані зі сплатою державного мита за подання позову і апеляційної скарги, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 10152 грн. вартості проведення судової експертизи.
Накази на виконання даної постанови доручити видати Господарському суду міста Києва.
Матеріали справи № 12/136 повернути до Господарського суду міста Києва.
Головуючий суддя Григорович О.М.
Судді Гольцова Л.А.
Рябуха В.І.
19.06.09 (відправлено)