"12" липня 2013 р. Справа № 5023/8587/11
Колегія суддів у складі:
головуючий суддя Білецька А.М., суддя Потапенко В.І.,суддя Барбашова С.В.
при секретарі Сіренко К.О.
за участю представників:
позивача за первісним позовом (1-го відповідача за зустрічним позовом) - Курило Ю.В. довіреність №83/12 від 10.09.2012 р.
відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) - Бідної О.І., довіреність б/н від 01.06.2013 р.
другого відповідача за зустрічним позовом - не з'явився;
третьої особи- не з'явився.
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу позивача за первісним позовом (першого відповідача за зустрічним позовом) (вх. № 1577 Х/3 ) та апеляційної скарги другого відповідача за зустрічним позовом (вх.№ 1578 Х/3) на рішення господарського суду Харківської області від 17 квітня 2013 року у справі № 5023/8587/11
за позовом общєства с огранічєнной отвєтствєнностью "Топлівниє сістєми", Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
до приватного підприємства " АЗЧ Постач", м. Харків
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору -Харківська обласна митниця, м. Харків
про захист інтелектуальної власності
та зустрічним позовом приватного підприємства " АЗЧ Постач", м. Харків
до 1. общєства с огранічєнной отвєтствєнностью "Топлівниє сістєми", Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
2. Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Харківська обласна митниця
про визнання недійсним патенту та зобов'язання вчинити певні дії
Позивач, общество с огранічєнной отвєтствєнностью "Топлівниє сістєми", звернувся до господарського суду Харківської області з позовом, в якому просить суд заборонити відповідачу - приватному підприємству "АЗЧ Постач", використовувати промислові вироби - "Насосы топливные для поршневых двигателей внутреннего згорания (бензонасосы)" для а/м GAZEL,UAZ, VOLGA 2101-1106010, 2108-1106010, 412- 1106010, отправитель ZHEJIANG WENZOU PACKAGING IMP&EXP. CHINA , партія об'ємом 2780 штук, право інтелектуальної власності на промислові зразки яких належать обществу с огранічєнной ответствєностью "Топлівниє сістєми" відповідно до патентів України № 22057 від 11.07.2011 року на промисловий зразок "БЕНЗОНАСОС" (5 варіантІв)" та № 22058 від 11.07.2011 року на промисловий зразок "БЕНЗОНАСОС" (5 варіантів)", в тому числі заборонити застосування, пропозиції до продажу, інше введення у цивільний оборот, зберігання для вказаних цілей товарів - "Насосы топливные для поршневих двигателей внутреннего сгорания (бензонасосы)" для а/м GAZEL,UAZ, VOLGA, 2101-1106010, 2108-1106010, 412- 1106010, отправитель ZHEJIANG WENZOU PACKAGING IMP&EXP. CHINA, партія об'ємом 2780 штук, масой нетто 1364 кг (ввізна митна декларація від 04.10.2011 року № 807070006/2011/436433 у режимі імпорту, відповідно до зовнішньоекономічного контракту від 25.04.2011 року № 25/04/2011); заборонити відповідачу імпорт наступних товарів, з порушенням права інтелектуальної власності общества с огранічєнной ответствєностью "Топлівниє сістєми", а саме промислових виробів - "Насосы топливные для поршневых двигателей внутреннего сгорания (бензонасосы)" для а/м GAZEL,UAZ, VOLGA, 2101-1106010, 2108-1106010, 412- 1106010, отправитель ZHEJIANG WENZOU PACKAGING IMP&EXP. CHINA, партія об'ємом 2780 штук, масою нетто 1364 кг (ввізна митна декларація від 04.10.2011 року № 807070006/2011/436433 у режимі імпорту, відповідно до зовнішньоекономічного контракту від 25.04.2011 року № 25/04/2011); виключити з цивільного обороту (шляхом знешкодження) товари, виготовлені з порушенням права інтелектуальної власності общества с огранічєнной ответствєностью "Топлівниє сістєми" : "Насосы топливные для поршневых двигателей внутреннего сгорания (бензонасосы)" для а/м GAZEL,UAZ, VOLGA, 2101-1106010, 2108-1106010, 412- 1106010, отправитель ZHEJIANG WENZOU PACKAGING IMP&EXP. CHINA, партія об'ємом 2780 штук, масою нетто 1364 кг (ввізна митна декларація від 04.10.2011 року № 807070006/2011/436433 у режимі імпорту, відповідно до зовнішньоекономічного контракту від 25.04.2011 року № 25/04/2011), що ввозяться відповідачу за його рахунок.
Приватне підприємство "АЗЧ Постач" подало до господарського суду Харківської області зустрічний позов до общества с огранічєнной отвєтствєностью "Топлівниє сістєми" (перший відповідач за зустрічним позовом) та Державного департаменту інтелектуальної власності України Міністерства освіти і науки України (другий відповідач за зустрічним позовом), в якому просить суд: визнати недійсним патент на промисловий зразок "Бензонасос"(5 варіантів) № 22057, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності України повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання патенту на промисловий зразок "Бензонасос"(5 варіантів) № 22057, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року недійним; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності України виключити запис про реєстрацію патенту на промисловий зразок "Бензонасос"(5 варіантів) N° 22057, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року; визнати недійсним патент на промисловий зразок "Бензонасос"(5 варіантів) № 22058, зареєстрованим в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності України повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання патенту на промисловий зразок "Бензонасос"(5 варіантів) № 22058, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року недійсним; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності України виключити запис про реєстрацію патенту на промисловий зразок "Бензонасос"(5 варіантів) N° 22058, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року; визнати недійсним патент на промисловий зразок "Бензонасос"(3 варіанта) № 22107, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 липня 2011 року; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності України повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання патенту на промисловий зразок "Бензонасос" (3 варіанта) № 22107, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 липня 2011 року недійсним; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності України виключити запис про реєстрацію патенту на промисловий зразок "Бензонасос" (5 варіантів) № 22107, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 липня 2011 року.
Рішенням господарського суду Харківської області від 17 квітня 2013 року у справі № 5023/8587/11 (колегія суддів у складі: головуючий суддя Погорєлова О.В., суддя Аюпова Р.М., суддя Попович І.М.) в задоволенні первісного позову відмовлено повністю.
Зустрічний позов приватного підприємства " АЗЧ Постач" до общєства с огранічєнной отвєтствєнностью "Таплівниє сістєми" задоволено повністю.
Зустрічний позов приватного підприємства " АЗЧ Постач" до Державної служби інтелектуальної власності України (належного другого відповідача, яким було замінено первісного другого відповідача -Державний департамент інтелектуальної власності України Міністерства освіти і науки України) задоволено повністю.
Визнано патент на промисловий зразок "Бензонасос" (5 варіантів) № 22057, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року недійсним повністю.
Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання патенту на промисловий зразок "Бензонасос" (5 варіантів) № 22057, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року недійсним.
Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України виключити запис про реєстрацію патенту на промисловий зразок "Бензонасос" (5 варіантів) № 22057, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року.
Визнано патент на промисловий зразок "Бензонасос" (5 варіантів) № 22058, зареєстрованим в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року недійсним повністю.
Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання патенту на промисловий зразок "Бензонасос" (5 варіантів) № 22058, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року недійсним.
Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України виключити запис про реєстрацію патенту на промисловий зразок "Бензонасос" (5 варіантів) № 22058, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2011 року.
Визнано патент на промисловий зразок "Бензонасос" (3 варіанта) № 22107, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 липня 2011 року недійсним повністю.
Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання патенту на промисловий зразок "Бензонасос" (3 варіанта) № 22107, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 липня 2011 року недійсним.
Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України виключити запис про реєстрацію патенту на промисловий зразок "Бензонасос" (5 варіантів) № 22107, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25 липня 2011 року.
Стягнуто солідарно з общества с огранічєнной ответствєностью "Топлівниє сістєми" та Державної служби інтелектуальної власності України на користь приватного підприємства "АЗЧ Постач" 8865,00 гривень витрат по сплаті судового збору за подання зустрічної позовної заяви.
Позивач за первісним позовом (перший відповідач за зустрічним позовом)-общество с огранічєнной отвєтствєнностью "Топливниє сістєми" із вказаним рішенням не погодився та подав на нього до Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на недоведеність обставин, які місцевий господарський суд визнав встановленими, порушення та неправильне застосування норм матеріального і процесуального права, просить це рішення скасувати та прийняти нове рішення, яким первісний позов задовольнити та відмовити в задоволенні зустрічного позову.
В обгрунтування апеляційної скарги позивач за первісним позовом посилається зокрема на те, що господарський суд першої інстанції через непроведення призначеної ним по справі експертизи з питань інтелектуальної власності та покладення в основу рішення як належного доказу висновку експертизи з питань інтелектуальної власності № 129 від 15.01.2013 р. по адміністративній справі № 2а-10774/12/2070, що складений з грубими порушенням п 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, порушив вимоги ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, принцип диспозитивності та змагальності. Вказує також на те, що при складенні висновку експертизи з питань інтелектуальної власності № 129 від 15.01.2013 р. по адміністративній справі № 2а-10774/12/2070 експертом в порушення статті 5 Закону України "Про охороену прав на промислові зразки", при визначенні новизни спірних промислових зразків досліджувались не їх суттєві ознаки, якими є форма, малюнок, розфарбування промислового виробу чи їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд виробів, а технічні особливості їх улаштування та принципи роботи.
Другий відповідач за зустрічним позовом-Державна служба інтелектуальної власності України також із вказаним рішенням не погодився та подав на нього до Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення місцевим господарським судом норм процесуального права, а саме правил виключної підсудності, просить це рішення скасувати, а справу повернути господарському суду Харківської області для виконання вимог частини 1 статті 17 Господарського процесуального кодексу України.
В обгрунтування апеляційної скарги Державна служба інтелектуальної власності України посилається на те, що вона відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, у зв'язку з чим дана справа відповідно до правил виключної підсудності, встановлених ч. 5 статті 16 Господарського процесуального кодексу України підлягає розгляду в господарському суді м. Києва.
Зважаючи на це, Державна служба інтелектуальної власності України вважає, що господарський суд Харківської області, не передавши справу до розгляду за встановленою підсудністю до господарського суду м. Києва порушив правила виключної підсудності та не застосував процесуальну норму ч. 5 статті 16 Господарського процесуального кодексу України, яка підлягає застосуванню.
Представник позивача за первісним позовом (першого відповідача за зустрічним позовом) в судовому засіданні підтримує подану ним апеляційну скаргу та заперечує проти апеляційної скарги другого відповідача за зустрічним позовом. .
Другий відповідач за зустрічним позовом представника для участі в судове засідання не направив, надіслав клопотання про розгляд справи за його відсутності за наявними матеріалами.
Предствник відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) в судовому засіданні та у відзиві на апеляційні скарги проти їх задоволення заперечує, просить оскаржуване рішення залишити без змін.
Третя особа, яка належним чином повідомлена про дату, час та місце судового засідання не скористалась правом на участь в ньому.
Від позивача за первісним позовом надійшло клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом заборони Харківській обласній митниці до вирішення спору по суті здійснювати дії по митному оформленню спірних промислових виробів в режимі імпорту, відповідно до зовнішньоекономічного контракту від 25.04.2011 р. № 25/04/2011.
Клопотання обгрунтоване тим, що невжиття зазначеного заходу до забезпечення позову призведе з високою долею вирогідності до введення відповідачем в цивільний обіг товару, виготовленого із порушенням прав інтелектуальної власності позивача за первісним позовом та призведе до неможливості виконання рішення суду в частині заборони імпорту цього товару.
Представник відповідача за первісним позовом проти цього клопотання заперечує, посилаючись на те, що ним після подання позову не здійснювались дії по митному оформленню спірних промислових виробів.
Розглянувши клопотання позивача за первісним позовом про вжиття заходів до забезпечення позову, колегія суддів залишає його без задоволення, зважаючи на наступне.
Відповідно до статті 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову.Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.
Оскільки заявником не надано доказів здійснення відповідачем за первісним позовом дій по митному оформленню спірних промислових виробів, то ним не надано доказів наявності фактичних обставин, з якими вказаною статтею пов'язується застосування вказаного заходу до забезпечення позову.
На обов'язковість надання заявником таких доказів вказано в п. 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову".
Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши доводи апеляційних скарг, вислухавши пояснення представників позивача та відповідача за первісним позовом,перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга позивача за первісним позовом підлягає частковому задоволенню, а апеляційна скарга другого відповідача -задоволенню в повному обсязі, виходячи з наступних підстав.
При поданні первісного позову общєством с огранічєнной отвєтствєнностью "Топлівниє сістєми" до приватного підприємства " АЗЧ Постач" дана справа за правилами виключної підсудності ч. 4 статті 16 Господарського процесуального кодексу України була підсудна за місцем вчинення порушення господарському суду Харківської області.
Проте, після подання приватним підприємством "АЗЧ Постач" зустрічного позову, за яким другим відповідачем визначено Державну служби інтелектуальної власності України, яка відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 та п. 1 Положення про цю Службу, затв. Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 436/2011 є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, дана справа відповідно до правил виключної підсудності ч. 5 статті 16 Господарського процесуального кодексу України стала підсудна господарському суду м. Києва.
Вказана правова позиція узгоджується з правовою позицією Вищого господарського суду України, що наведена в п. 1.4. Постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності та в пункті 20.7 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 р. № 10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам».
Так, Вищий господарський суд України в п. 1.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" роз'яснив, що справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення (ч. 4 ст. 16 ГПК України).
Якщо відповідачем або одним з відповідачів у справі виступає Державна служба інтелектуальної власності України, то справа в будь-якому разі відповідно до ч. 5 ст. 16 ГПК України підлягає розгляду господарським судом м. Києва, оскільки Державна служба інтелектуальної власності України є центральним органом виконавчої влади.
В пункті 20.7 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 р. № 10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» вказано, що в разі, коли господарський суд, який прийняв справу до свого провадження з додержанням правил підсудності, залучив іншого відповідача чи замінив неналежного відповідача і у зв'язку з цим справа стала підсудною іншому господарському суду, питання про підсудність визначається за правилом частини третьої статті 17 ГПК України, за винятком випадків, коли наслідком змін на стороні відповідача стає виключна підсудність справи.
Якщо відповідачем у справі є орган, зазначений у ч. 5 статті 16 ГПК України, то така справа у будь-якому разі підлягає розгляду у господарському суді м. Києва.
Таким чином, господарський суд Харківської області розглянув справу з порушенням правил виключної підсудності, що згідно з п. 7 ч. 3 статті 104 ГПК України є безумовною підставою для скасування рішення.
В пункті 20.9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 р. № 10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» зазначено, що у разі коли непідсудність справи даному місцевому господарському суду виявлено під час апеляційного чи касаційного перегляду судового рішення і останнє в зв'язку з цим скасовується, то матеріали справи підлягають поверненню до місцевого господарського суду, який прийняв рішення, для виконання ним вимог частини першої статті 17 ГПК України, про що зазначається в резолютивній частині постанови апеляційної чи касаційної інстанції.
В пункті 12 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 7 "Про деякі питання проктики застосування розділу ХІІ Господарського процесуального коедксу України зазначено, що у разі скасування в апеляційному порядку процесуального акта місцевого господарського суду, прийнятого з порушенням правил підсудності, апеляційна інстанція повертає матеріали справи відповідному місцевому господарському суду для виконання ним вимог частини першої статті 17 ГПК України, про що зазначається в резолютивній частині постанови, якою скасовано такий акт.
Виходячи з наведеного, керуючись статтями 17, 99, п. 2 статті 103, п. 7 ч. 3 статті 104, статтею 105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів
Апеляційну скаргу общєства с огранічєнной отвєтствєнностью "Топлівниє сістєми" задовольнити частково.
Апеляційну скаргу Державної служби інтелектуальної власності України задовольнити повністю.
Рішення господарського суду Харківської області від 17 квітня 2013 року у справі № 5023/8587/11 скасувати.
Матеріали справи повернути до господарського суду Харківської області для виконання вимог частини першої статті 17 ГПК України щодо направлення справи за встановленою підсудністю до господарського суду м. Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом двадцяти днів до Вищого господарського суду України.
Постанова складена в повному обсязі 12.07.2013 р.
Головуючий суддя Білецька А.М.
Суддя Потапенко В.І.
Суддя Барбашова С.В.