04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58
"22" травня 2013 р. Справа№ 39/144
Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Ільєнок Т.В.
суддів: Скрипки І.М.
Шипка В.В.
при секретарі
судового засідання Ростовській І.Ю.
за участі
представників сторін:
від позивача: Кочерга Д.О. - дов. № 3961 від 08.06.2012 р.;
Олійник К.С. - дов. № 3962 від 08.06.2012 р.;
від відповідача-1: Клячко М.Ю. - дов. б/н від 01.09.2011 р.;
Ланьшин С.В.- дов. б/н від 01.03.2012 р.;
від відповідача-2: Лучко І.Ю. - посвідчення;
розглянувши матеріали
апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю
"ХАДО-Холдінг"
на рішення Господарського суду міста Києва від 28.11.2011 р.
у справі № 39/144 (Гумега О.В.)
за позовом WD-40 Меньюфакторінг Компані
(WD-40 Manufacturing Company)
відповідач-1 Товариство з обмежено відповідальністю
"ХАДО-Холдінг"
відповідач-2 Державна служба інтелектуальної власності України
про визнання недійсним Свідоцтва України № 117066 та
зобов'язання вчинити дії
Позивач WD-40 Меньюфекторінг Компані звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до відповідача-1 про визнання недійсним Свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» та зобов'язання відповідача-2 Державного департаменту інтелектуальної власності внести відомості про визнання Cвідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги було обґрунтовано на тому, що реєстрація в Україні знаку для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» є неправомірною з огляду на невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Господарським судом м. Києва від 28.11.2011 р. № 39/144 було прийнято Рішення за яким:
- Позовні вимоги задоволено.
- Визнано Свідоцтво України № 117066 на знак для товарів і послуг
«AWD-40 (ANY WAY D-40)» недійсним повністю.
- Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України
(місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45;
ідентифікаційний код 37552556) внести відомості про визнання
Свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40
(ANY WAY D-40)»недійсним повністю до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати
відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".
Не погоджуючись із вищевказаним Рішенням, відповідач-1 - ТОВ „ХАДО-Холдінг" звернувся до Київського апеляційного господарського суду зі скаргою, в якій просить скасувати Рішення Господарського суду м. Києва від 28.11.2011 р. № 39/144 та прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.
Апеляційна скарга мотивована на тому, що судом першої інстанції, при винесенні оскаржуваного Рішення, було допущено неправильне застосування норм як матеріального, так і процесуального права, а зроблені господарським судом висновки не відповідають фактичним обставинам справи.
Ухвалою КАГС від 28.12.2011 р. № 39/144 колегія суддів у складі головуючий суддя - Ільєнок Т.В.(доповідач); судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О. порушено апеляційне провадження.
Розпорядженням Секретаря судової палати КАГС від 30.01.2012 р. № 01-22/3/1 змінено склад колегії, подальший розгляд справи здійснювався колегією у складі: головуючий суддя - Ільєнок Т.В., судді: Борисенко І.В., Шипко В.В..
31.01.2012 р. скаржник ТОВ "ХАДО-Холдінг" звернувся до колегії суддів з Клопотанням про призначення по даній справі комплексної повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за участі експертів, що мають спеціальну освіту в галузях інтелектуальної власності та хімії. При цьому, товариство наголосило на тому, що Висновок судової експертизи від 09.11.2011 р. № 33, який судом першої інстанції взято до уваги як єдиний та основний доказ по справі, за оцінкою скаржника, є недопустимим засобом доказування в контексті ч. 2 ст. 34 ГПК України, оскільки цей Висновок виконаний з порушеннями ст.ст. 3, 12 ЗУ "Про судову експертизу" від 25.02.1994 р. № 4038-ХІІ зі змінами, а також ст. 34, ч. 1 ст. 42 ГПК України і не містить обгрунтованих та об'єктивних висновків, зроблених в ході проведеного дослідження. На підтвердження своїх вимог про призначення повторної експертизи скаржник послався на наданий ним Висновок спеціаліста з дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 25.11.2011 р. ( Т ІІІ, арк. с. 67).
У судовому засіданні від 23.02.2012 р. колегією суддів розглядалось питання призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по даній справі.
Позивач WD-40 Меньюфекторінг Компані заперечив проти Клопотання скаржника, вважає експертний Висновок №33 обгрунтованим та таким, що є належним доказом у даній справі.
Відповідач-1 ТОВ «ХАДО-Холдінг» наполягав на задоволенні його Клопотання про призначення повторної судової експертизи у зв'язку з необґрунтованими, на його думку, висновками експерта.
За письмовим Відзивом Державної служби інтелектуальної власності від 21.02.2012 р. відповідач-2 підтримав Клопотання скаржника про призначення повторної судової експертизи. Відповідач-2 у своєму Відзиві наголосив на тому, що за його оцінкою, експертом під час проведення дослідження було неправильно застосовано методологію порівняння позначень на предмет їх схожості, а саме фонетичного, графічного та семантичного критеріїв, а відтак його висновки є хибними. Зазначений Висновок № 33 був зроблений експертом на підставі відповіді на питання щодо схожості позначень, у зв'язку з чим Держслужба зазначає, що не погоджується з таким висновком, оскільки висновки, надані експертом, є методологічно некоректними, необгрунтованими та такими, що викликають сумніви у їх правильності. Серед іншого, зазначив представник відповідача-2, критерій введення в оману є занадто суб'єктивним і потребує більш чіткої доказової бази. А ні фонетичне, а ні графічне, а ні семантичне сприйняття українським споживачем оскаржуваного об'єкта та можливість введення його в оману, на думку відповідача-2, Експертом не доведено, а судження є необ'єктивними.
Колегія суддів, враховуючи зауваження скаржника до експертного Висновку №33 та заперечення Державної служби інтелектуальної власності, встановивши, що при проведені судової експертизи № 33 дослідження проводилось лише за частиною знаку за Свідоцтвом № 117066, тобто експертом було розділено знак, зображення якого в цілому охороняється за ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки товарів і послуг», дійшла висновку про задоволення Клопотання скаржника та необхідність призначення повторної судової експертизи у даній справі.
Ухвалою КАГС від 23.02.2012 р. була призначена повторна судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності у справі № 39/144, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз із залученням експертів, що мають спеціальну освіту в галузях інтелектуальної власності та хімії; провадження з розгляду апеляційної скарги ТОВ „ХАДО-Холдінг" на Рішення Господарського суду м. Києва від 28.11.2011р. № 39/144 зупинено на підставі ст. 79 ГПК України.
На вирішення судових експертів були поставлені наступні питання:
- Чи є знак для товарів і послуг "AWD-40 (ANY WAY D-40)" за Свідоцтвом України №117066 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "WD-40" за Свідоцтвом України № 15337?
- Чи є знак для товарів і послуг "AWD-40 (ANY WAY D-40)" за Свідоцтвом України №117066 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?
- Чи є позначення "D-40", що є частиною знаку для товарів і послуг "WD-40" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 15.08.2000 р. № 15337 та знаку для товарів і послуг "AWD-40 (ANY WAY D-40)" за Свідоцтвом України від 11.01.2010 р. № 117066 загальновживаним символом?
Цією ж Ухвалою КАГС попереджено експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за відмову без поважних причин від виконання своїх обов'язків та надання завідомо неправдивих висновків.
Листом від 08.06.2012 р. № 4327/12-53 Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (судовий експерт Андрєєва А.В.) звернувся до суду апеляційної інстанції з Клопотанням про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по даній справі, а саме:
- відомості які б підтверджували або спростовували ймовірність введення споживачів в оману щодо товару, послуги або особи, - власника знаку за Свідоцтвом № 117066;
- відомості щодо оцінки схожості або не схожості досліджуваних знаків споживачами товару (-ів), який (-і) маркуються знаками за Свідоцтвами №№ 117066, 15337.
Такі відомості, зазначив експерт, можуть бути відображені у Звіті про соціологічне опитування споживачів товару (-ів), який (-і) маркуються знаками за Свідоцтвами №№ 117066, 15337. Дані, наведені у звіті, повинні бути ретроспективними для населення України.
За Ухвалою КАГС від 08.06.2012 р. № 39/144 для розгляду вищевказаного Клопотання судового експерта поновлено провадження у справі та призначено судове засідання на 03.07.2012 р..
Розпорядженням Секретаря судової палати КАГС від 02.07.2012 р. № 01-22/3/1 змінено склад колегії, що розглядав дану справу, у зв'язку з обранням Борисенко І.В. суддею Вищого адміністративного суду України, на колегію у складі: головуючий суддя - Ільєнок Т.В (доповідач); судді: Скрипка І.М., Шипко В.В..
Представником позивача WD-40 Меньюфекторінг Компані у судовому засіданні від 03.07.2012 р. було проголошено Заяву про відвід судового експерта Андрєєвої А.В.
Ухвалою КАГС від 10.07.2012 р. Заяву позивача про відвід судового експерта Андрєєвої А.В. залишено без задоволення, як заявлену не обґрунтовано.
Ухвалою КАГС від 10.07.2012 р. задоволено Клопотання судового експерта Андрєєвої А.В. про проведення соціологічного дослідження з поставлених нею питань, зобов'язано відповідача-1 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Звіт за результатами соціологічного дослідження, провадження у справі № 39/144 зупинено до закінчення проведення повторної судової експертизи.
Виконуючи вимоги Ухвали суду, відповідач-1 ТОВ «ХАДО-Холдінг» 03.08.2012 р. направив до КНДІСЕ додаткові матеріали, а саме - Звіт соціологічного опитування, проведеного ПАТ ІАА «Статінформконсалтінг», який знайшов свою оцінку в судовій експертизі за Висновком № 4327/12-53.
11.09.2012 р. від позивача надійшли до КНДІСЕ додаткові матеріали, а саме Звіт соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних технологій «Соціополіс» на замовлення патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери», який був прийнятий експертом Андрєєвой А.В. на опрацювання та який знайшов свою оцінку в експертному Висновку № 4327/12-53.
15.03.2013 р. через канцелярію суду КАГС за супровідним листом від 12.03.2013 р. надійшов від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА № 4327/12-53 за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері об'єктів інтелектуальної власності, який виконаний за Ухвалою КАГС від 23.02.2012 р. № 39/144., разом з матеріалами господарської справи № 39/144 в п'яти томах та два додатки - Звіти соціологічних досліджень на 49 арк. (т. VI, арк. с. 40-107).
Ухвалою КАГС від 22.03.2013 р. № 39/144 поновлено апеляційне провадження по даній справі та призначено судове засідання на 24.04.2013 р..
Через канцелярію КАГС 14.05.2013 р. надійшло Клопотання відповідача-1 про приєднання до матеріалів справи Листа Національного університета цивільної оборони України від 09.04.2012 р. № 14/1090.
24.04.2013 р. позивач у додатках до своєї Заяви від 24.04.2013 р. надіслав суду Висновок науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 08.08.2012 р. № 83/12 на 42 арк., який виконано на замовлення патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери».
До останнього судового засідання від 22.05.2013 р. з'явилися всі представники сторін.
Представники відповідача-1, підтримуючи доводи апеляційного оскарження, просили суд скасувати Рішення Господарського суду м. Києва від 28.11.2011 р. та прийняти нове судове рішення, яким у позові відмовити у повному обсязі.
Представники позивача заперечували проти апеляційної скарги, просили суд Рішення у даній справі залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення.
Представник відповідача-2 Державної служби інтелектуальної власності підтримав доводи апеляційного оскарження, вважає Рішення суду першої інстанції необґрунтованим, а тому таким, що підлягає скасуванню.
Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, заслухавши пояснення присутніх представників сторін, дійшла висновку апеляційну скаргу ТОВ "ХАДО-Холдінг" задовольнити, Рішення Господарського суду м. Києва від 28.11.2011 р. № 39/144 скасувати, прийняти нове судове рішення, яким у позові відмовити повністю, приймаючи до уваги наступне.
Згідно зі ст. 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у Розділі XII ГПК України.
Відповідно до ст. 101 ГПК України, у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково наданими доказами, якщо заявник обґрунтував неможливість їх надання суду в першій інстанції з причин, що не залежали від нього, повторно розглядає справу. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого суду у повному обсязі.
Як вбачається з матеріалів справи, Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України на ім'я WD-40 Компані корпорація штату Каліфорнія 15.08.2000 р. було видано Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 15337 на позначення «WD-40» для товарів 2 та 4 класів МКТП, дата подання заявки - 28.11.1995 р., дата публікації відомостей про видачу Свідоцтва - 15.08.2000 р. в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3.
Рішенням від 15.03.2005 р. № 3210 право власності на Свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 15337 від 15.08.2000 р. було передано WD-40 Меньюфекторінг Компані. Відомості про передачу права власності на Свідоцтво № 15337 від 15.08.2000 р. були опубліковані 15.03.2005 р. в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3.
Знак зареєстровано для наступних товарів і послуг класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП):
Кл.2: препарати для уберігання металевих поверхонь від поту скніння та іржі;
Кл.4: мастильні та просочувальні масла, включені до 04 класу.
Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України на ім'я відповідача-1 ТОВ «ХАДО-Холдінг» було видане Свідоцтво № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)», заявка на реєстрацію зазначеного знака була подана
22.08.2008 р., дата публікації про видачу Свідоцтва - 11.01.2010 р.. Знак зареєстровано для наступних товарів і послуг класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП):
Кл.2: Ґрунтовання; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; захисні (захистові) препарати для металів; мастила густі протикорозійні; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протикорозійні оливи (рідкі мастила); протикорозійні препарати;
Кл.4: Мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи; моторні оливи.
Торгівельна марка «AWD-40 (ANY WAY D-40)» зареєстрована за правилами Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. (набула чинності для України - 25.12.1991 р.), про що Всісвітньою організацією інтелектуальної власності видано Сертифікат про міжнародну реєстрацію від 17.07.2010 р. № 1039767 для товарів 2, 4 класів МКТП.
В матеріалах справи наявні відомості щодо міжнародної реєстрації № 1039767 з бази ВОІС (Всесвітньої організації інтелектуальної власності) ROMARIN, згідно яких було прийнято рішення про надання правової охорони по правилу 18 ter(1) в країнах АТ (Австрія), ES (Іспанія), BX (Бенілюкс), LТ (Літва), RO (Румунія), CZ (Чеська республіка), GB (Великобританія), NO (Норвегія), BY (Білорусь), НU (Угорщина), SK (Словакія), KG (Киргизстан), EE (Естонія), CH (Швейцарія); зафіксовано правило ст. 5 (період для повідомлення про відмову сплив та повідомлення про попередню відмову не було отримано для наступних країн: DE (Германія), FR (Франція), ІТ (Італія), LV(Латвія), AL (Албанія), AZ (Азербайджан), LI(Ліхтенштейн), SI (Словенія).
Крім того, з матеріалів справи вбачається, що у WD-40 Меньюфекторінг Компані наявні близько п'ятдесяти міжнародних реєстрацій позначень «WD-40», які діють у різних країнах світу.
Позивач, звертаючись до суду з позовом, оспорює дійсність належного відповідачу-1 знаку для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України № 117066, стверджуючи при цьому про його невідповідність критеріям правової охорони, передбаченими частинами 2-3 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з якими не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
В апеляційній скарзі відповідач-1 ТОВ «ХАДО-Холдінг» серед іншого зазначає, що частина «D-40» в знаках для товарів та послуг «WD-40» за Свідоцтвом України № 15337 та «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України № 117066 не підлягає правовій охороні, оскільки є загальновживаним символом, адже є умовним позначенням, що застосовується в науці та техніці для вказівки наявності вибухонебезпечних газів та парів та ступінь їх вибухонебезпечності, визначити який споживач може за цифровим позначенням «40», яке означає температуру при якій гази та пари займуться в суміші з повітрям.
Свою позицію, відповідач-1 обґрунтовує посиланням на стандарт Національної асоціації протипожежного захисту 70 Національний електричний стандарт (NFPA (Nationa lfireprotection association) 70 National Electrical Code) та стандарт Американського національного інституту стандартів (American National StandardsInstitute (ANSI)) ANSI/UL 913-88 в яких існує група D вибухонебезпечних газів та парів (пари газоліногексану, гасу, бензину, бутану, пропану, спирту, ацетону, бензолу, сирої нафти, розчинників, ліків або природний газ). Температура спалаху речовин групи D позначається цифрами, що вказують на градуси по Цельсію при якій пари чи гази даних речовин вибухнуть і вказується біля позначення групи.
Вказані стандарти визнані в України відповідно до «Кодексу сумлінної практики для розробки, прийняття й застосування стандартів», що є Додатком до «Угоди про заснування Світової організації торгівлі» (набрала чинності для України 16.05.2008 року) та частини 1 ст. 5 ЗУ «Про стандартизацію», якою визначено прийняття і застосування органами стандартизації на території України Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття і застосування стандартів відповідно до Угоди СОТ про технічні бар'єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 р..
Відповідач-1 також зазначає, що на упаковці товару з найменуванням WD-40, який випускається під знаком для товарів та послуг «WD-40», зазначено його склад, серед елементів якого є лігроїн, який як продукт перегонки нафти, відноситься до групи D вибухонебезпечних газів та парів, адже його пари займаються в суміші з повітрям, на що й вказує виробник, зазначаючи на упаковці товару «вогненебезпечно, не допускати нагрівання вище 44°С». Технічні умови ТУ У 24.6-31940579-008:2005 на товари, що випускаються під знаком «AWD-40 (ANY WAY D-40)» містять вказівку на те, що в складі присутній уайт-спіріт (D40) є умовним позначенням вибухонебезпечних речовин, гази та пари яких спалахують при температурі близько 40°С. При цьому, умовне позначення D-40 є загальновживаним та використовується для товарів 2 та 4 класів МКТП такими всесвітньо відомими виробниками як Shell Chemical (ShellSol D40), Exxon Mobil Chemical (Exxsol 40), Luoyang Yujing Chemical Co., Ltd. (D40 Solventoil).
На підтвердження своєї позиції, відповідач-1 надав суду першої інстанції Висновок спеціаліста з дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 25.11.2011 р., проведений за його зверненням експертом Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України Авдєєвою Г.І. (т ІІІ, арк. 66-103), за яким встановлено, що:
- Знак для товарів і послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України від 11.01.2010 р. № 117066 НЕ Є ТОТОЖНИМ або схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «WD-40» за Свідоцтвом України від 15.08.2000 р. № 15337;
- Знак для товарів і послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України від 11.01.2010 р. № 117066 НЕ Є ОМАНЛИВИМ АБО ТАКИМ, ЩО МОЖЕ ВВЕСТИ В ОМАНУ ЩОДО ТОВАРУ, ПОСЛУГИ АБО ОСОБИ, ЯКА ВИРОБЛЯЄ ТОВАР АБО НАДАЄ ПОСЛУГИ;
- ПОЗНАЧЕННЯ «D-40», що є частиною знаку для товарів та послуг «WD-40» за Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг від 15.08.2000 р. №15337, Є ЗАГАЛЬНОВЖИВАНИМ СИМВОЛОМ ДЛЯ РЕЧОВИН, ГАЗИ та пари яких у суміші з повітрям є вибухонебезпечними та мають температуру спалаху близько 40° С;
- ЖОДНЕ З ПОЗНАЧЕНЬ «D-40» ТА «W» НЕ Є ДОМІНУЮЧОЮ ЧАСТИНОЮ ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ «WD-40» ЗА СВІДОЦТВОМ УКРАЇНИ ВІД 15.08.2000 р. № 15337;
- ПОЗНАЧЕННЯ «D-40» НЕ ЗАЙМАЄ ДОМІНУЮЧОГО ПОЛОЖЕННЯ У ЗНАКУ для товарів та послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України від 11.01.2010 р. № 117066;
Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до частини 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
Відповідно до абз. 4 ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Частиною 3 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.
Умови надання правової охорони визначені ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Згідно з ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Частиною 4 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
За приписом ч. 1 ст. 19 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Підстави для відмови в наданні правової охорони визначені ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Так, згідно з положеннями частини 2 цієї статті в редакції від 10.04.2008 р. не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Згідно з правилами частини 3 даної статті не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Абзацом 6 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які: є загальновживаними символами і термінами. Згідно з абз. 6 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» такі позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.
«Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затвердженими Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 зі змінами, у п. 4.3.1.6. встановлено, що до позначень, які являють собою загальновживані символи, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки.
Згідно з п. 4.3.1.9. «Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Пунктом 4.3.2.1. «Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» встановлено, що не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг та із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна (в тому числі, міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою).
Відповідно до п. 4.3.2.4. «Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, - якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Згідно з п. 4.3.2.5. «Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.
Пунктом 4.3.2.6. «Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» визначено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
Судом першої інстанції для вирішення спору по суті призначалась судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експерту Жилі Б.В. та за результатами проведення якої було складено Висновок від 09.11.2011 р. № 33, який був прийнятий господарським судом як належний доказ по справі. На вирішення експертизи судом першої інстанції були поставлені наступні питання:
- Чи є знак для товарів і послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України від 11.01.2010 р. № 117066 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «WD-40» за Свідоцтвом України від 15.08.2000 р. №15337?
- Чи є знак для товарів і послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України від 11.01.2010 р. №117066 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?
За висновками судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 09.11.2011 р. № 33 встановлено, що:
- Стосовно всіх товарів, наведених у Свідоцтві України № 117066, знак для товарів та послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за вказаним Свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим за Свідоцтвом України № 15337 знаком для товарів та послуг «WD-40»;
- Знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 117066 є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника товарів, якому надано правову охорону.
За оцінкою колегії суддів, при здійсненні експертних досліджень було застосовано невірний методологічний підхід, оскільки експерт порівнював знаки для товарів та послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)» та «WD-40» не в цілому вигляді в якому вони зареєстровані, а виділив в знаку для товарів та послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України № 117066 два елементи - «АWD-40» і «ANY WAY D-40», та окремо досліджував схожість кожного зі складових елементів знака для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 117066 - з єдиним елементом знака «WD-40» за Свідоцтвом України № 15337. Дані дії експерта привели до встановлення звукової (фонетичної), графічної (візуальної) та смислової (семантичної) схожості товарних знаків, що в свою чергу привело до невірних експертних висновків.
Щодо висновку експерта з другого питання, за яким знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 117066 є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника товарів стосовно якому надано правову охорону, колегія суддів зазначає, що в його основу покладено висновок з першого питання та критерії введення в оману є занадто суб'єктивними, а тому потребують більш чіткої доказової бази.
Колегія суддів вважає, що вказаний Висновок помилково та безпідставно був врахований місцевим господарським судом в якості належного та допустимого доказу у даній справі, оскільки з його змісту вбачається, що судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності проведена з порушенням ст.ст. 3, 12 ЗУ «Про судову експертизу», п.п. 2.2.1., 4.14, 4.15, 4.17 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 зі змінами.
За наведених обставин, колегія суддів дійшла висновку про необхідність призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 39/144, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз із залученням експертів, що мають спеціальну освіту в галузях інтелектуальної власності та хімії.
На вирішення судової експертизи були поставлені наступні питання:
- Чи є знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)», за Свідоцтвом України № 117066 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «WD-40» за Свідоцтвом України № 15337?
- Чи є знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)», за Свідоцтвом України № 117066 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?
- Чи є позначення «D-40», що є частиною знаку «WD-40» за Свідоцтвом України знак для товарів і послуг від 15.08.2000 р. № 15337 та знаку для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України від 11.01.2010 р. № 117066 загальновживаним символом?
За результатами проведеної повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрєєвою А.В. було складено Висновок від 12.03.2013 р. № 4327/12-53, яким встановлено, що:
- Знак за Свідоцтвом України № 117066 в цілому, тобто у тому вигляді в якому він зареєстрований, і зображення якого наведено у Свідоцтві України № 117066, не схожий настільки, що його можна сплутати з досліджуваним знаком за Свідоцтвом України № 15337;
- Знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)», за Свідоцтвом України № 117066 не є оманливим, та не є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;
- Позначення «D-40», що є частиною знаку «WD-40» за Свідоцтвом України знак для товарів і послуг від 15.08.2000 р. № 15337 та знаку для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України
від 11.01.2010 р. № 117066 є загальновживаним при маркуванні та при позначенні товарів, матеріалів.
Експерт Андреєва А.В. зазначила, що розбіжності у висновках повторної судової експертизи від 12.03.2013 р. № 4317/12-53 та первинної судової експертизи від 09.11.2011 р. № 33 пояснюються тим, що при проведенні експертизи № 33 дослідження проводилось лише за частиною знаку за Свідоцтвом № 117066, тобто експертом було розподілено знак (зображення в цілому охороняється відповідно до п. 4 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») і тому наявність збіжних та розбіжних ознак належним чином не були оцінені, що й призвело до хибного Висновку № 33. Не вірні результати висновків по першому питанню за експертним Висновком № 33 були враховані при проведенні дослідження по другому питанню, і це призвело до помилкового висновку і по другому питанню. Також експертом первинної судової експертизи не було враховано те, що до позначень (знаків), що можуть ввести в оману споживача, відносять інформацію яку несе позначення (знак), яка побічно породжує у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо товару та /або послуг та/або особи виробника, які насправді не відповідають дійсності. Критерій «здатність вводити в оману споживача щодо товару та /або послуг та/або особи виробника» має суб'єктивний характер, оскільки залежить від об'єму відповідних знань конкретного споживача. Таким чином, розбіжності між висновками судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 09.11.2011 р. № 33 та повторної експертизи від 12.03.2013 р. № 4327/12-53 обумовлені різною оцінкою ознак досліджуваних об'єктів, застосуванням різних методологічних підходів та неповнотою дослідження, яке мало місце при проведенні експертизи № 33.
Висновок від 12.03.2013 р. № 4327/12-53 повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз складено судовим експертом Андрєєвою А.В., що має спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності без залучення експерта, що має спеціальну освіту в галузі хімії, що, за оцінкою колегії суддів, не призвело до прийняття експертом в галузі інтелектуальної власності в ході проведеного дослідження хибних висновків. В цілому Висновок від 12.03.2013 р. № 4327/12-53 відповідає положенням ЗУ «Про судову експертизу», адже містить обґрунтовані та об'єктивні висновки зроблені в ході проведеного експертного дослідження.
Таким чином, колегія суддів вважає, що Висновок судової експертизи від 12.03.2013 р. № 4327/12-53 є належним та допустимим доказом у даній справі, за якими спростовуються ствердження позивача про недійсність Свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)».
Після призначення повторної судової експертизи за Ухвалою КАГС від 23.02.2012 р. позивач звертається 25.05.2012 р. до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності з проханням провести експертне дослідження з питань, які були поставлені апеляційним судом при призначенні повторної судової експертизи.
За своїм замовленням позивач отримує Висновок від 08.08.2012 р. № 83/12 експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, яким встановлено, що:
- Знак для товарів і послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України № 117066 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «WD-40» за Свідоцтвом України № 15337 відносно зареєстрованих товарів 2 і 4 класу МКТП;
- Позначення «D-40», що є частиною знаку «WD-40» за Свідоцтвом України знак для товарів і послуг від 15.08.2000 р. № 15337 та знаку для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України від 11.01.2010 р. № 117066 не є загальновживаним символом щодо товарів 2 та 4 класів МКТП, для яких зареєстровані знаки, у тому числі для споживчих та промислових товарів авто- та побутової хімії, виготовлених на основі нафти;
- Знак для товарів і послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України № 117066 НЕ Є ОМАНЛИВИМ;
- Знак для товарів і послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України № 117066 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари для 2 та 4 класів МКТП, для яких він зареєстрований.
Колегія суддів критично ставиться до вищевказаного Висновку №83/12, замовленого та отриманого позивачем після призначення повторної судової експертизи, адже він складений не судовим експертом та без попередження про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку, оскільки особа набуває прав та несе обов'язки судового експерта тільки після одержання ухвали суду про призначення експертизи.
Крім того, Висновок від 08.08.2012 р. № 83/12 складено з допущенням тієї ж методологічної помилки, що й Висновок № 33 первинної судової експертизи по даній справі, а саме, - проводилось дослідження знаків для товарів та послуг «АWD-40 (ANY WAY D-40)» та «WD-40» не в цілому у вигляді в якому вони зареєстровані, та без проведення соціологічного опитування споживачів, а тому названі Висновки слід вважати необґрунтованими, та такими, що носять непевний та гаданий характер, оскільки в їх основу покладені не обґрунтовані припущення експерта.
На підставі вищенаведеного та з урахуванням наданих сторонами доказів у даній справі, колегія суддів дійшла висновку, що знак для товарів та послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України № 117066 не схожий настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг «WD-40» за Свідоцтвом України № 15337; знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)», за Свідоцтвом України № 117066 не є оманливим, та не є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.
При цьому колегія суддів враховує той факт, що знак для товарів та послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» зареєстрований за правилами Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. та йому надано правову охорону в тих же країнах що і знаку для товарів та послуг «WD-40», власником якого є позивач, що додатково підтверджує той факт, що вказані знаки для товарів та послуг НЕ Є СХОЖИМИ настільки, що їх можна сплутати для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг, та НЕ Є ОМАНЛИВИМИ АБО ТАКИМИ, ЩО МОЖУТЬ ВВЕСТИ В ОМАНУ ЩОДО ТОВАРУ, ПОСЛУГИ АБО ОСОБИ, ЯКА ВИРОБЛЯЄ ТОВАР АБО НАДАЄ ПОСЛУГУ.
Матеріалами справи та Висновком від 12.03.2013 р. № 4327/12-53 повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності підтверджено, що позначення «D-40», що є частиною знаку «WD-40» за Свідоцтвом України № 15337 та знаку «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за Свідоцтвом України № 117066 є загальновживаним символом при маркуванні та при позначенні товарів, матеріалів 2, 4 класів МКТП, на що також вказує практика маркування товарів 2, 4 класів МКТП позначенням «D-40» такими всесвітньо відомими виробниками як Shell Chemical (ShellSol D40), Exxon Mobil Chemical (Exxsol 40), Luoyang Yujing ChemicalCo., Ltd (D40 Solventoil).
Отже, твердження позивача про те, що знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)», за Свідоцтвом України № 117066 не відповідає умовам надання правової охорони є помилковим та спростовується матеріалами даної справи.
З огляду на вищевикладене колегія суддів дійшла висновку, що в даному випадку відсутні передбачені частинами 2, 3 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правові підстави для визнання недійсним Свідоцтва України від 11.01.2010 р. № 117066, тому позовні вимоги слід визнати необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.
Враховуючи вищенаведене, колегія суддів вважає за необхідне апеляційну скаргу ТОВ "ХАДО-Холдінг" задовольнити, Рішення Господарського суду м. Києва від 28.11.2011 р. № 39/144 скасувати, прийняти нове судове рішення, яким у позові відмовити повністю.
Судові витрати за апеляційним оскарженням покласти на позивача відповідно до ст. 49 ГПК України.
Керуючись ст.ст. 32-34, 36, 49, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд,-
1. Апеляційну скаргу відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" задовольнити.
2. Рішення Господарського суду м. Києва від 28.11.2011 № 39/144 скасувати.
3. Прийняти нове судове рішення в наступній редакції:
« У позові відмовити повністю».
4. Стягнути з позивача WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) (1061 К'юдагіПлейс, Сан-Дієго, Каліфорнія 92110, США) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (61018, м. Харків, пров. 23 Серпня, 4; ідентифікаційний код 25611360) 1004 (тисяча чотири) грн. 00 копійок судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції, 17 688 (сімнадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім) грн. 00 копійок витрат на проведення повторної судової експертизи.
5. Видачу наказу доручити Господарському суду м. Києва.
Постанова Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2013р. № 39/144 набирає законної сили з дня її прийняття.
Постанова Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2013 р. № 39/144 може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України у 20-денний термін.
Матеріали справи № 39/144 повернути до Господарського суду м. Києва.
Головуючий суддя Ільєнок Т.В.
Судді Скрипка І.М.
Шипко В.В.