ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 5011-59/1087-2012 02.03.12
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів"
До 1) Державної служби інтелектуальної власності України
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна"
3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Зотік"
3-я особа, яка
не заявляє
самостійних вимог
на предмет спору
на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Черкаський завод автохімії"
Про визнання свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 106911
від 12.05.2009 р. недійсним повністю та зобов'язання вчинити дії
Суддя Картавцева Ю.В.
Представники:
від позивача Мещеряков В.С.-представник (дов. № б/н від 19.09.2011 р.) Бастагов Д.Ю. -директор
від відповідача 1 Ресенчук В.М. -представник(дов. № 16-8/6277-с від 01.09.2011 р.)
від відповідача 2Медведєв І.М. -представник (дов. № б/н від 17.02.2012 р.)
від відповідача 3Мільшина М.О. -представник (дов. № б/н від 17.02.2012 р.) Єфімов С.В. -представник (дов. № б/н від 01.03.2012 р.)
від 3-ї особиЧерниш О.В. -представник (дов. № 201 від 05.12.2011 р.)
Товариство з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів" звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Зотік" в якому просить суд: 1) визнати недійсним свідоцтво на знак товарів і послуг за № 106911 видане Державною службою інтелектуальної власності України Товариству з обмеженою відповідальністю "Зотік" 12.05.2009 р.; 2) зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 106911 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; 3) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна" припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг LUXOIL, засвідчені свідоцтвом № 38725 від 15.04.2004 р., а саме: використовувати позначення LUXE у будь-якій формі, в тому числі нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг; 4) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Зотік" припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг LUXOIL, засвідчені свідоцтвом № 38725 від 15.04.2004 р., а саме: використовувати позначення LUXE у будь-якій формі, в тому числі нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач, відповідно до ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки від 07.04.2011 р., здійснює продаж моторної оливи під торговельною маркою LUXOIL, на яку 15.04.2004 р. видане свідоцтво на знак для товарів і послуг № 38725.
Але позивачу стало відомо, що ТОВ "Делфін Дістриб'юшн Україна" порушує майнові права інтелектуальної власності громадянина Сащука С. В. на знак для товарів і послуг LUXOIL без згоди власника Свідоцтва на знак для товарів і послуг - LUXOIL - серії UA № 38725, виданого Державною департаментом інтелектуальної власності 15.04.2004 р., шляхом продажу автомобільної оливи, під торговельною маркою LUXE, відповідно до свідоцтва на знак товарів і послуг № 106911 від 12.05.2009 р., що видане відповідачем 1 на ім'я -ТОВ "Зотік".
Позивач вважає, що позначення LUXE, зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом № 106911, не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на даний товарний знак мають бути поширені підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачені абз. 5 н. 2 ст. 6, ч. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
Ухвалою господарського суду м. Києва від 02.02.2012 р. порушено провадження у справі №5011-59/1087-2012 та призначено справу до розгляду на 20.02.2012 р.
20.02.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника 3-ої особи пояснення у справі відповідно до яких 3-тя особа підтримує позовні вимоги та вважає, що позов підлягає до задоволення повністю з підстав викладених у поясненнях.
20.02.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 3 клопотання про зупинення провадження у справі, відповідно до якого відповідач 3 просить суд зупинити провадження в даній справі до набрання законної сили рішення у справі № 2 -1529/12 за позовом Сащук С.В. до Державного департаменту інтелектуальної власності, ТОВ "Делфін Дістріб'юшн Україна", ТОВ "Зотік" про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 106911 від 12.05.2009 р.
В судовому засіданні 20.02.2012 р. представник позивача надав суду клопотання про признання по справі судової експертизи, відповідно до якого позивач просить суд призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.
Представник відповідача 2 заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою виконання вимог ухвали суду про порушення провадження.
Суд задовольнив клопотання відповідача 2 про відкладення розгляду справи, ухвалив відкласти розгляд клопотань про зупинення провадження у справі та про призначення по справі судової експертизи на наступне судове засідання.
У зв'язку з невиконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, необхідністю надання додаткових доказів, в судовому засіданні оголошена перерва до 02.03.2012 р.
В судовому засіданні 02.03.2012 р. представники відповідачів 1 та 2 надали суду відзиви на позовну заяву, відповідно до яких заперечують проти позовних вимог з підстав викладених у відзивах.
Представник відповідача 3 надав суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого також заперечує проти позовних вимог з підстав викладених у відзиві та підтримав клопотання подане ним в минулому судовому засіданні про зупинення провадження у справі.
Представник відповідача 1 не заперечував проти даного клопотання та також надав суду клопотання про зупинення провадження у справі, відповідно до якого просить суд зупинити провадження у справі № 5011-59/1087-2012 до вирішення пов'язаної з нею справи у Солом'янському районному суді м. Києва № 2-1529/12.
Дані клопотання обґрунтовані тим, що господарським судом м. Києва розглядається справа за позовом ТОВ "МГ Автомотів" до Державної служби інтелектуальної власності, Товариства з обмеженою відповідальність "Зотік", Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна" про визнання свідоцтва України № 106911 від 12.05.2009 р. недійсним повністю.
В той же час Солом'янським судом м. Києва розглядається справа № 2-1529/12 за позовом Сашук С.В. про визнання недійсним свідоцтва України № 106911, зареєстрованого 12.05.2009 р., до Державного департаменту інтелектуальної власності, Товариства з обмеженою відповідальність "Зотік", Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна".
Задоволення позову Сащука С.В. Солом'янським судом м. Києва може виключити задоволення позову ТОВ "МГ Автомотів" господарським судом м. Києва, а тому до вирішення спору Солом'янським судом м. Києва відносно свідоцтва України № 106911, зареєстрованого 12.05.2009 р. неможливим є розгляд справи № 5011-59/1087-2012 р.
Представник відповідача 2 не заперечив проти даного клопотання.
Представники позивача та 3-ої особи заперечили проти даного клопотання, вказуючи на те, що відповідно до частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядалися іншим судом. При цьому пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення.
В даному випадку відсутній факт встановлення іншою судовою інстанцією обставин, що можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі. Так само й відсутні будь-якого роду факти преюдиціального значення для цієї справи, що встановлені іншою судовою інстанцією. Враховуючи вищенаведене, відсутні жодні підстави для зупинення провадження у даній справі.
Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи відмовляє в задоволенні даного клопотання з наступних підстав.
Предметом позовних вимог у справі № 2-1529/12 Солом'янського районного суду м. Києва є визнання недійсним свідоцтва на знак товарів і послуг за № 106911; зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України виключити знак зареєстрований згідно свідоцтва № 106911 з Реєстру знаків для товарів і послуг; визнання права Сащука С.В. на знак для товарів і послуг LUXOIL порушеним; припинення неправомірного використання знаку шляхом заборони ТОВ "Зотік", ТОВ "Делфін Дістриб'юшн Україна" використовувати позначення LUXЕ для товарів і послуг клас 1, клас 4, клас 9, а також для схожих товарів і послуг.
Предметом позовних вимог у справі № 5011-59/1087-2012 господарського суду м. Києва є визнання недійсним свідоцтва на знак товарів і послуг за № 106911; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 106911 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; зобов'язання ТОВ "Делфін Дістриб'юшн Україна" припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг LUXOIL, засвідчені свідоцтвом № 38725 від 15.04.2004 р., а саме: використовувати позначення LUXE у будь-якій формі, в тому числі нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг; зобов'язання ТОВ "Зотік" припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг LUXOIL, засвідчені свідоцтвом № 38725 від 15.04.2004 р., а саме: використовувати позначення LUXE у будь-якій формі, в тому числі нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг.
Таким чином, доказуванню в даній справі підлягає той факт, що знак для товарів і послуг LUXЕ, який належить відповідачу 3 та використовується відповідачем 2, є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг LUXOIL, який використовується позивачем, що є порушенням прав власника на даний знак для товарів і послуг.
Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.
Для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарському суду слід у кожному конкретному випадку з'ясовувати як пов'язана справа, яка розглядається господарським судом, зі справою, що розглядається іншим судом та чим обумовлюється неможливість розгляду справи.
Пов'язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема, факти, що мають преюдиціальне значення. Ці обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи.
Неможливість розгляду даної справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі. Йдеться про те, що господарський суд не може розглянути певну справу через обмеженість своєї юрисдикції щодо конкретної справи внаслідок зокрема обмеженості предметом позову.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що обставини встановлені Солом'янським районним судом м. Києва не впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, а також обставини, які будуть встановлені Солом'янським районним судом м. Києва можуть бути встановлені господарським судом м. Києва самостійно у даній справі.
В судовому засіданні 02.03.2012 р. представник відповідача 2 надав суду клопотання про залучення до участі у справі в якості 3-ї особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ "Пушкінский завод", у зв'язку з тим, що продукція ТМ LUXE виробляється не тільки в Україні відповідачем 2, але й зазначеним російським підприємством в Російській Федерації. А тому прийняття рішення по даній справі може вплинути на права та обов'язки ТОВ "Пушкінский завод".
Представники позивача та 3-ї особи заперечили проти задоволення даного клопотання, з підстав його необґрунтованості.
Представники відповідача 1 та відповідача 3 не заперечили проти даного клопотання.
Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи відмовляє в задоволенні клопотання про залучення до участі у справі в якості 3-ї особи ТОВ "Пушкінский завод" з наступних підстав.
Відповідно до ст. 27 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі.
Однак, відповідачем 2 не зазначено та не надано належних доказів на підставі яких суд міг би встановити, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки ТОВ "Пушкінский завод".
02.03.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача клопотання про призначення по справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
Клопотання обґрунтоване тим, що предметом спору у даній справі є визнання недійсним свідоцтва України № 106911 на знак для товарів і послуг "LUXE" з підстав невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони у зв'язку з її оманливістю та схожістю зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 38725, що був раніше заявленим на реєстрацію в Україні для однорідних товарів.
Питання схожості та оманливості торговельної марки потребують спеціальних знань, а тому для їх роз'яснення має бути призначено судову експертизу.
Представник відповідача 1 заперечив проти клопотання про призначення по справі експертизи з підстав її передчасності.
Представники відповідача 3 та відповідача 2 заперечили проти питань запропонованих позивачем на вирішення експертизи.
Розглянувши заявлене позивачем клопотання, ґрунтовно вивчивши обставини справи і доводи сторін щодо дійсної необхідності призначення судової експертизи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про призначення судової експертизи у даній справі з таких підстав.
Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.
Предметом позову у даній справі є визнання недійсним свідоцтва України № 106911 на знак для товарів і послуг LUXE з підстав невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони у зв'язку з її оманливістю та схожістю зі знаком для товарів і послуг LUXOIL за свідоцтвом України № 38725, що був раніше заявленим на реєстрацію в Україні для однорідних товарів.
Отже, питання схожості вказаних вище позначень, а також питання оманливості спірної торговельної марки входять до предмета доказування у даній справі.
Водночас суд не може перебрати на себе не притаманну йому функцію судового експерта та встановити на власний розсуд схожість торговельної марки LUXOIL за свідоцтвом України № 38725 з знаком для товарів і послуг "LUXE", права на який належать відповідачу 3, так само як і встановити оманливість торговельної марки відповідача-3 за оспорюваним свідоцтвом.
В Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 10.07.2006 р. № 01-8/1516 "Про посібник для суддів і слідчих "Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань" (п. 2.5. Питання, пов'язані з дослідженням торгових марок (знаків для товарів і послуг), комерційних (фірмових) найменувань, географічних зазначень (експертна спеціальність 13.6) наведено орієнтовний перелік питань, які рекомендується ставити на вирішення судовому експерту. Серед них є питання, зокрема, щодо схожості порівнюваних позначень та оманливості спірного позначення.
За таких обставин, суд прийшов до висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
З урахуванням приписів ст. 41 ГПК України усім учасникам процесу було надано можливість запропонувати суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, а також викласти свої пропозиції щодо особи та/або установи, якій має бути доручено проведення судової експертизи.
Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом, відповідно до ст. 41 ГПК України.
Відповідно до ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи має бути доручено державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".
За таких обставин, керуючись ст. ст. 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд,-
1. Призначити у справі № 5011-59/1087-2012 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (м. Київ, вул. Львівська площа, 4-а).
2. На вирішення атестованого судового експерта поставити наступні питання:
1) Чи існує звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість позначення за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг із позначенням за Свідоцтвом України № 38725 на знак для товарів і послуг?
2) Чи є товари і послуги, для яких зареєстрований знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг, спорідненими (однорідними) із товарами і послугами, для яких зареєстрований знак за Свідоцтвом України № 38725 на знак для товарів і послуг?
3) Чи асоціюється знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг в цілому із знаком за Свідоцтвом України № 38725 на знак для товарів і послуг?
4) Чи породжує знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг асоціації, пов'язані з ТОВ "МГ Автомотів"?
5) Чи породжує знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг асоціації, пов'язані з іншими особами?
6) Чи породжує знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг асоціації, пов'язані з товарами і послугами ТОВ "МГ Автомотів"?
7) Чи породжує знак за Свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг асоціації, пов'язані з товарами і послугами, що виробляються та надаються іншими особами?
8) Чи є належна ТОВ "Зотік" торговельна марка за Свідоцтвом України № 106911 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 38725;
9) Чи є торговельна марка ТОВ "Зотік" за Свідоцтвом України № 106911 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу?
3. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.
4. Ухвалу та матеріали справи № 5011-59/1087-2012 направити до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (м. Київ, вул. Львівська площа, 4-а).
5. Зобов'язати сторони надавати матеріали, необхідні для проведення експертизи.
6. Витрати по проведенню експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів". Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів" здійснити попередню оплату експертизи, відповідно до виставленого рахунку.
7. Зобов'язати експерта згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України направити сторонам у справі копію висновку судової експертизи, призначеної даною ухвалою, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.
Суддя Ю.В. Картавцева