04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58
"05" грудня 2012 р. Справа№ 59/230
Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Пантелієнка В.О.
суддів: Верховця А.А.
Доманської М.Л.
за участю секретаря Корінної А.О.,
та представників:
від позивача - Молодід В.Ю. - дов. б/н від 13.08.2012р.,
від відповідача - Соколовська В.А. - дов. №1-39 від 14.09.2012р.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Ліра Сапр"
на рішення
господарського суду м.Києва
від 24.09.2012р.
у справі №59/230 (суддя Картавцева Ю.В.)
за позовом ТОВ "Ліра Сапр"
до Товариства з обмеженою відповідальністю
(далі - ТОВ) "Ліра софт"
про заборону використання знаку для товарів і послуг,
Рішенням господарського суду м.Києва від 24.09.2012р. у справі №59/230 ТОВ "Ліра Сапр" відмовлено в задоволенні позовних вимог повністю.
Не погоджуючись з винесеним рішенням, ТОВ "Ліра Сапр" подало апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду скасувати і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги повністю.
У відзиві на апеляційну скаргу відповідач просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 24.09.2012р. залишити без змін.
Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача і відповідача, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.
До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).
Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.
До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).
Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).
Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України).
Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.
Відповідно до ч. 2 ст. 495 Цивільного кодексу України, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.
Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.
Стаття 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлює способи захисту прав, зокрема, визначає, що захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва.
26.10.2011р. ТОВ "Ліра Сапр" звернулося до місцевого суду із позовними вимогами про заборону ТОВ "Ліра софт" використання знаку для товарів і послуг, що охороняється Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 140962, на сайті відповідача та позначення, схожого зі знаком для товарів і послуг, зареєстрованим відповідно до Свідоцтва № 140962, на упаковках продукції відповідача та на сайті відповідача. Також позивач просив суд зобов'язати відповідача вилучити з цивільного обігу товари, виготовлені або введені в обіг із порушенням прав позивача на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом № 140962.
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 140962 зареєстрований для товарів 9 класу МКТП - Комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); програмний статок комп'ютерів записаний; монітори (комп'ютерні програми); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); програми комп'ютерних ігор; для товарів 42 класу МКТП - Комп'ютерне програмування; розробляння програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного стану комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; дублювання комп'ютерних програм; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування щодо програмного статку для комп'ютерів.
Відповідно до пунктів 2, 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" позивачу, як власнику товарного знака належить виключне право використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Статтею 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.
Таким чином, позивач як власник свідоцтва має право забороняти будь-якій особі, використовувати позначення без відповідного дозволу.
Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Позивачем на інтернет-сайті ТОВ "Ліра софт", що знаходиться у публічному доступі в мережі Інтернет за адресою www.lira.com.ua (та на сайті - "дзеркалі" www.lira.kiev.ua), виявлено факт неодноразового використання відповідачем знаку для товарів і послуг, зареєстрованого згідно Свідоцтва, що підтверджується копіями сторінок з Інтернет-сайту www.lira com. ua.
Крім того, використання даного знаку в частково видозміненому кольоровому виконанні було виявлено і на упаковці продукції відповідача. Таке використання на сайті та упаковках продукції має за мету рекламування та подальшу реалізацію комп'ютерних програм, що співпадає зі сферою господарської діяльності позивача.
Позивач вважав, що використання знаку на товари і послуги, зареєстрованого ним відповідно до Свідоцтва, відбувається у двох схожих кольорових виконаннях, що підтверджується копіями сторінок сайту www.lira.com.ua.
Одне з таких кольорових виконань є повністю ідентичним зареєстрованому знаку для товарів і послуг, а друге - повністю повторює всі його структурні елементи (однаковими є перелік кольорів і тонів, зображувані елементи, змістовне навантаження графічного знаку, відстань між елементами графічного зображення тощо), а отже є позначенням, максимально схожим з зареєстрованим знаком.
Жодних дозволів на використання охоронюваного Свідоцтвом знаку на товари і послуги позивач відповідачеві не надавав.
Судом першої інстанції, з метою встановлення факту тотожності (або схожості до ступеню змішування) позначення ліри в комп'ютерних програмних комплексах "Ліра" версій 9.0, 9.2, 9.4, 9.6, на веб-сайті відповідача та при оформленні упаковки комп'ютерних програмних комплексів "Ліра", із знаком для товарів і послуг, що охороняється Свідоцтвом № 140962, та з метою встановлення періоду часу першого використання позначення "Ліри" відповідачем, було призначено і проведено у справі № 59/230 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.
Висновком комплексної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 04/12 від 19.04.2012 р. було встановлено наступне:
- позначення у вигляді ліри, яке відображається в комп'ютерних програмних комплексах "ЛІРА" версій 9.0, 9.2, 9.4, 9.6 ТОВ "Ліра софт", як під час завантаження, інсталяції, так і під час його роботи є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 140962 від 25.06.2011 p., настільки, що їх можна сплутати стосовно наступних товарів 9 класу: комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); програмний статок комп'ютерів записаний; монітори (комп'ютерні програми); комп'ютерні програми (завантажиш програмний статок); програми комп'ютерних ігор, та послуг 42 класу: комп'ютерне програмування; розробляння програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм;
- позначення ліри, використане при оформленні упаковки комп'ютерного програмного комплексу "ЛІРА 9.6" ТОВ "Ліра софт" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 140962 стосовно товарів 9 класу: комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); програмний статок комп'ютерів записаний; монітори (комп'ютерні програми); комп'ютерні програми (завантажений програмний статок); програми комп'ютерних ігор, та послуг 42 класу: комп'ютерне програмування; розробляння програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм;
- позначення ліри, використане на власному веб-сайті ТОВ "Ліра софт" розташованому за адресою: www.lira.com.ua та знак за свідоцтвом України № 140962 є схожими настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 140962 стосовно товарів 9 класу: комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); програмний статок комп'ютерів записаний; монітори (комп'ютерні програми); комп'ютерні програми (завантажений програмний статок); програми комп'ютерних ігор, та послуг 42 класу: комп'ютерне програмування; розробляння програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм;
- за відомостями веб - сайту www.archive.org, веб-сайт ТОВ "Ліра софт", розташований за адресою www.lira.com.ua, вперше було оприлюднено 13.10.1999 р., позначення ліри на веб-сайті www.lira.com.ua вперше з'явилося 09.04.2001 р.
На підставі вказаних вище наявних у матеріалах справи доказів, місцевий суд дійшов вірного висновку, що відповідач здійснював використання позначення у вигляді "Ліри" в комп'ютерних програмних комплексах "ЛІРА" версій 9.0, 9.2, 9.4, 9.6, при оформленні упаковки комп'ютерного програмного комплексу "ЛІРА 9.6", на власному веб-сайті ТОВ "Ліра софт" розташованому за адресою: www.lira.com.ua, яке є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 140962 від 25.06.2011 p., настільки, що їх можна сплутати стосовно наступних товарів 9 класу, 42 класу.
Однак суд першої інстанції правильно не прийняв до уваги твердження позивача стосовно неправомірного використання відповідачем знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 140962 від 25.06.2011 p. та позначення схожого на даний знак для товарів і послуг.
У відповідності до ч.1 ст.500 Цивільного кодексу України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Відповідач є юридичною особою, господарська діяльність якої пов'язана з розробкою та розповсюдженням програмного забезпечення, зокрема спеціалізованих комп'ютерних програмних комплексів "ЛІРА", які використовуються при проектуванні об'єктів будівництва.
З матеріалів справи вбачається, що виробництво та розповсюдження комп'ютерних програмних комплексів "ЛІРА", було розпочато відповідачем у 2003 р., з моменту державної реєстрації юридичної особи.
При виробництві та розповсюджуванні комп'ютерного програмного комплексу "ЛІРА", відповідач використовував графічне позначення ліри (музичного інструменту), яке мало за мету викликати у користувачів комп'ютерних програмних комплексів "ЛІРА" та контрагентів певну асоціацію, пов'язану з відповідачем.
Протягом 2003 - 2011 р. відповідачем було розроблено та запропоновано для продажу на ринку України декілька версій комп'ютерних програмних комплексів "ЛІРА" (починаючи з версії 9.0 та закінчуючи версією 9.6).
Як вбачається з матеріалів справи, прикладом використання відповідачем графічного позначення ліри є:
- використання в тексті комп'ютерних програмних комплексів "ЛІРА": відповідне позначення з'являється на екрані комп'ютера як під час інсталювання (встановлення) відповідного програмного комплексу, так і під час його роботи, на підтвердження чого в матеріалах справи наявні відповідні зображення екрану комп'ютера;
- використання при оформленні упаковки комп'ютерних програмних комплексів "ЛІРА", на підтвердження чого в матеріалах справи міститься оригінал обкладинки останньої версії комп'ютерного програмного комплексу "ЛІРА" - "ЛІРА 9.6", а також Свідоцтво про реєстрацію авторського права на цю комп'ютерну програму;
- використання в ліцензіях (ліцензійних угодах), оригінали яких надавалися кожному користувачу комп'ютерних програмних комплексів "ЛІРА". На підтвердження чого в матеріалах справи наявні копії авторських договорів, які укладалися відповідачем з користувачами комп'ютерних програмних комплексів "ЛІРА" протягом 2003 - 2011 років;
- використання при оформленні документації, яка супроводжує поставку комп'ютерних програмних комплексів "ЛІРА", зокрема, у оформленні Керівництва по встановленню програми. Копія обкладинки та сторінок 1, 7 Керівництва по встановленню ЛІРА 9.4 міститься у матеріалах справи;
- використання при оформленні рекламних папок;
- використання на власному веб-сайті, розташованому за адресою: www.lira.com.ua.
Висновком комплексної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 04/12 від 19.04.2012 р. було підтверджено, що позначення "Ліри" на веб-сайті www.lira.com.ua вперше з'явилося 09.04.2001 р.
Також, на підтвердження використання відповідачем графічного позначення ліри з 2003р. по 2011р. в якості торговельної марки в тексті комп'ютерних програмних комплексів "ЛІРА" при оформленні упаковки та документації, яка супроводжувала поставку зазначених комп'ютерних програмних комплексів, зокрема, у ліцензіях, відповідач надав суду: лист ДП "НДПІ "Донецький ПромбудНДІпроект" Державного акціонерного товариства "Будівельна компанія" № 1/1630-6-41 від 29.08.2012 р. (договір, що підтверджує факт належного придбання програмного комплексу "ЛІРА" Договір № 13 від 10.08.2010 p.); лист ЗАТ "Морський регістр судноплавства" № 184 - 018-13/1597 від 21.08.2012 р. (договір, що підтверджує факт належного придбання програмного комплексу "ЛІРА" Договір № 7 від 06.05.2009 p.); лист ВАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" № 02-1347п від 17.08.2012 р. (договір, що підтверджує факт належного придбання програмного комплексу "ЛІРА" Договір № 7 від 15.03.2010 p.); лист ТОВ "Пері Україна" № 0773 від 03.09. 2012 р. (договір, що підтверджує факт належного придбання програмного комплексу "ЛІРА" Договір № 10 від 19.02.2007 р.); лист ДП "Макіївський державний проектний інститут" № 09/77-484 від 28.08. 2012 р. (договір, що підтверджує факт належного придбання програмного комплексу "ЛІРА" № 3 від 10.01.2011 р.)
Так, користувачі програм "ЛІРА" у своїх відповідях на адвокатські запити вказують, що позначення "Ліри" з'являється під час інсталювання (встановлення на комп'ютер) вказаних програм.
Перелічені вище відповіді містять в собі додатки: копії роздруківок зображень, які з'являються при інсталюванні комп'ютерного програмного комплексу "ЛІРА", копії ліцензій, копії обгорток інсталяційного диску.
На всіх цих предметах міститься позначення "Ліри", що доводить те, що перелічені вище юридичні особи на підставі укладених договорів отримали від відповідача комп'ютерні програмні комплекси "ЛІРА", ліцензії, тощо, які містили позначення "Ліри", яке використовувалось в якості торговельної марки.
Зокрема, до листа ТОВ "Пері Україна" № 0773 від 03.09.2012 р. та листа ДП "Макіївський державний проектний інститут" № 09/77-484 від 28.08.2012 р. було додано кольорові копії ліцензій, які дозволяли дослідити використання позначення "Ліра" у тексті цих документів.
Таким чином, перелічені вище відповіді, а також додатки до них містять інформацію, яка є належним доказом того, що з 2007 р. по 2011 р. відповідач використовував позначення "Ліри" в якості знаку для товарів і послуг, оскільки це позначення було ним використано під час виготовлення продукції, яку розповсюджує відповідач, а саме в тексті комп'ютерних програмних комплексів "ЛІРА", в документації, яка супроводжує розповсюдження програм "ЛІРА", зокрема і у ліцензіях.
За таких обставин, місцевий суд правильно визнав доведеним факт використання відповідачем позначення "Ліри" в якості торговельної марки протягом 2003 - 2011 р.
Згідно статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
У відповідності до статті 34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Тому суд першої інстанції законно і обґрунтовано відмовив позивачу в задоволенні позовних вимог.
За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.
Керуючись ст.ст.99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -
Апеляційну скаргу ТОВ "Ліра Сапр" залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 24.09.2012р. у справі №59/230 - без змін.
Справу №59/230 повернути до господарського суду м.Києва.
Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.
Головуючий суддя Пантелієнко В.О.
Судді Верховець А.А.
Доманська М.Л.