Справа №2-5738/11
26 грудня 2011 року Солом'янський районний суд м. Києва
у складі: головуючого судді -Оксюти Т.Г.
при секретарі - Прохоровій К.Д.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сплат-Косметика», Товариства з обмеженою відповідальністю «Русекспорт»до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними патентів України на промислові зразки № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сплат-Косметика»та Товариство з обмеженою відповідальністю «Русекспорт»звернулись з позовом до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України та просили визнати патенти України на промислові зразки № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ” недійсними та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести записи до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсними патентів України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 на промислові зразки та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".
Свої вимоги обґрунтовують тим, що патентування вказаних промислових зразків та державна реєстрація зазначених патентів здійснена з порушенням чинного законодавства України та порушує їх права та охоронювані законом інтереси, створюючи перешкоди у здійсненні господарської діяльності в Україні щодо реалізації та поставок зубних паст.
Вважають, що промислові зразки, на які видано патенти України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, не відповідають умовам патентоздатності, а саме не є новими.
Крім того, зазначили, що вказані патенти було отримано ОСОБА_1 внаслідок подання заявок з порушенням майнових авторських прав ТОВ «Сплат-Косметика»на раніше створені твори -дизайнів упаковок і тюбиків для зубних паст.
Задовго до дат подання заявок на реєстрацію вищевказаних промислових зразків (15.11.2010 року, 16.11.2010 року, 16.11.2010 року та 17.11.2010 року), а саме, починаючи щонайменше з 2007 року на території Російської Федерації та інших країн СНД, включаючи Україну, ТОВ «Спла-Косметика»здійснює виготовлення, а ТОВ «Русекспорт»-розповсюдження зубних паст під торговельною маркою »з використанням упаковок та тюбиків, які розкривають усі суттєві ознаки промислових зразків за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.
Також зазначили, що починаючи щонайменше з серпня 2009 року до 15.11.2010 року у світ систематично виходили різноманітні журнали, буклети, брошури, каталоги, рекламні матеріали з інформацією про продукцію ТОВ «Сплат-Косметика»та ТОВ «Русекспорт», з наведенням у них зображень упаковок та тюбиків зубних паст під торговельною маркою LAT», які розкривали усі суттєві ознаки вказаних промислових зразків.
На підставі авторських договорів, укладених до 15.11.2010 року ТОВ «Сплат-Косметика» належать виключні права на використання творів, дизайн упаковок і тюбиків для зубних паст серії SPLAT Professional, до яких входять SPLAT ACTIVE/АКТИВ, SPLAT BIOCALCIUM/БИОКАЛЬЦИЙ, SPLAT MEDICAL HERBS/ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ, SPLAT WHITE PLUS/ОТБЕЛИВАНИЕ ПЛЮС, SPLAT ULTRACOMPLEX/УЛЬТРАКОМПЛЕКС, SPLAT LIKVUM-GEL/ЛИКВИУМ-ГЕЛЬ, SPLAT AROMATHERAPY/АРОМАТЕРАПИЯ (діють з 26 липня 2006 р.); дизайн упаковок і тюбиків для зубних паст серії SPLAT SPECIAL, до яких входять SPLAT Special ORGANIC, SPLAT Special EXREME WHITE, SPLAT Special CHILI, SPLAT Special SEA MINERALS (діють з 26 липня 2006 р.); дизайн упаковок і тюбиків для зубних паст SPLAT Special BLACKWOOD, SPLAT Special SIBERRY (діють з 16 вересня 2008 р.); оновлений дизайн упаковок і тюбиків зубних паст серії SPLAT Professional, до яких входять SPLAT ACTIVE/АКТИВ, SPLAT BIOCALCIUM/БИОКАЛЬЦИЙ, SPLAT MEDICAL HERBS/ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ, SPLAT WHITE PLUS/ОТБЕЛИВАНИЕ ПЛЮС, SPLAT ULTRACOMPLEX/УЛЬТРАКОМПЛЕКС, SPLAT GREEN TEA/ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, SPLAT LIKVUM-GEL/ЛИКВИУМ-ГЕЛЬ, SPLAT AROMATHERAPY/ АРОМАТЕРАПИЯ, SPLAT ARCTICUM/АРКТИКУМ (діють з 19 листопада 2009 р.); оновлений дизайн упаковок і тюбиків зубних паст серії Special Splat DREAM/МЕЧТА, Splat BLACKWOOD/ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО (діють з 14 квітня 2010 р.), однак запатентовані промислові зразки є відтворенням та переробкою цих творів, що було здійснено без отримання дозволу ТОВ «Сплат-Косметика».
На підставі вищевикладеного просили позов задовольнити.
Представники позивачів ТОВ «Сплат-Косметика»та ТОВ «Русекспорт»в судовому засіданні позовні вимоги підтримали у повному обсязі та просили їх задовольнити.
Представник відповідача ОСОБА_1 в судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечував посилаючись на те, що доводи позивачів про відсутність новизни запатентованих промислових зразків є необґрунтованими, оскільки це питання потребує спеціальних знань, що, зокрема, підтверджується розділом «Експертиза об'єктів інтелектуальної власності»Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (із змінами і доповненнями).
Позивачі не надали допустимих доказів на підтвердження того, що у їх промислових виробах були використані усі суттєві ознаки запатентованих промислових зразків. Без доведення вказаної обставини допустимими доказами подальше доведення того, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків була відома в світі раніше, шляхом надання доказів на підтвердження розповсюдження продукції позивачів, на думку ОСОБА_1, є необґрунтованим.
Крім того, зазначив, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 не була загальнодоступною в світі станом на момент подання відповідних заявок, а обставини щодо загальнодоступності вказаних ознак не доведено позивачами належними і допустимими доказами.
Вирішення питання про використання належних ТОВ «Сплат-Косметика»творів при створенні промислових зразків за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 також потребує спеціальних знань, а тому це питання позивачами також не доведено належними доказами.
Окрім того, зображення, які лягли в основу промислових зразків за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 були створені ОСОБА_1 ще раніше 2006 році, а тому він жодним чином не використовував творів ТОВ «Сплат-Косметика».
Таким чином, враховуючи відсутність підстав для визнання недійсними патентів України на промислові зразки № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відсутні також підстави для задоволення вимог позивачів про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсними патентів України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та здійснення відповідної публікації в Офіційному бюлетені «Промислова власність».
На підставі вищевикладеного просив у задоволенні позову відмовити.
Представник Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечував посилаючись на те, що відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»«патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.
Згідно з п. 1 ст. 6 цього ж Закону промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи.
Однак, відповідно до Закону Державною службою інтелектуальної власності України за заявками на промислові зразки проводиться лише формальна експертиза, під час якої лише: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону, визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону; заявка превіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 Закону; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам (п. 8 ст. 14 Закону). Тому, якщо заявка відповідає формальним вимогам статті 11 Закону та документ про сплату збору за подання заявки відповідає встановленим вимогам, заявнику надсилається рішення про видачу патенту.
Таким чином, діюча в Україні процедура набуття правової охорони на промислові зразки не передбачає при проведенні експертизи заявки на промисловий зразок перевірки промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності -новизні.
Враховуючи той факт, що під час проведення експертизи заявки, заявлений об'єкт не перевіряється на відповідність умовам патентоспроможності, належним доказом того, що промислові зразки за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 не відповідають умовам патентоспроможності, може бути лише висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
На підставі вищевикладеного просив у задоволенні позову відмовити.
Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення позову, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що Державна служба інтелектуальної власності України запатентувала промислові зразки “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ” та видала на них патенти України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 на ім'я відповідача ОСОБА_1
Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За приписами ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом, тому визнанню недійсним підлягає саме патент.
Згідно підп. “а”, “в” п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»від 15.12.1993 р. №3688-ХІІ з наступними змінами та доповненнями, патент на промисловий зразок може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
У відповідності до абз. 6 п. 3 Постанови Верховної Ради України “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” від 23.12.1993 р. №3770-XII патент України на промисловий зразок може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
З виписок з Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо патентів України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 вбачається, що заявки № № s201001466, s201001480, s201001481, s201001485 на реєстрацію вказаних патентів були подані до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 15 листопада 2010 року, 16 листопада 2010 року, 16 листопада 2010 року, 17 листопада 2010 року відповідно. Отже, на дати подання вказаних заявок чинним був Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 р. №3688-ХІІ з останніми змінами від 22.05.2003 року.
Згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Умови патентоспроможності промислового зразка визначені ст. 6 вказаного Закону. Так, пунктом 1 вказаної статті встановлено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.
Також згідно ч. 1 ст. 461 ЦК України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.
Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до установи.
Відповідно до ч. 1 ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає судову експертизу.
Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 15.09.2011 року було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ОСОБА_2.
З висновку №793 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.10.2011 року складено НДІІВ вбачається, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків «Етикетка для зубної пасти», «Тюбик для зубної пасти», «Етикетка для зубної пасти», «Тюбик для зубної пасти»за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 стала загальнодоступною у світі до дат подання відповідних заявок на реєстрації даних промислових зразків (15 листопада 2010 року, 16 листопада 2010 року, 17 листопада 2010 року відповідно).
Промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_3 є переробкою твору (2.1.) «Дизайн упаковок і тюбиків для зубних паст серії SPLAT Professional, до яких входять SPLAT ACTIVE/АКТИВ, SPLAT BIOCALCIUM/БІОКАЛЬЦИЙ, SPLAT MEDICAL HERBS/ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ, SPLAT WHITE PLUS/ОТБЕЛИВАНИЕ ПЛЮС, SPLAT ULTRACOMPLEX/ УЛЬТРАКОМПЛЕКС, SPLAT LIKVUM-GEL/ЛИКВУМ-ГЕЛЬ, SPLAT AROMATHERAPY/ АРОМАТЕРАПІЯ,
- промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1 є відтворенням твору (2.2.) «Дизайн упаковок і тюбиків для зубних паст серії SPLAT Special ORGANIC, SPLAT Special EXREME WHITE, SPLAT CHILI, SPLAT Special SEA MINERALS;
- промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1 є відтворенням твору (2.3.) «Дизайн упаковок та тюбиків пасти SPECIAL» »та »;
- промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_3 є відтворенням твору (2.4) «Оновлений дизайн упаковок і тюбиків для зубних паст серії SPLAT Professional, до яких входять SPLAT ACTIVE/АКТИВ, SPLAT BIOCALCIUM/БІОКАЛЬЦИЙ, SPLAT MEDICAL HERBS/ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ, SPLAT WHITE PLUS/ОТБЕЛИВАНИЕ ПЛЮС, SPLAT ULTRACOMPLEX/ УЛЬТРАКОМПЛЕКС, SPLAT GREEN TEA/ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, LIKVUM-GEL/ЛИКВУМ-ГЕЛЬ, SPLAT AROMATHERAPY/АРОМАТЕРАПІЯ, SPLAT ARCTICUM/АРКТИКУМ;
- промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1 є відтворенням твору (2.5.) «Оновлений дизайн упаковок і тюбиків для зубних паст серії Special Splat DREAM/МЕЧТА, Splat BLACKWOOD/ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, виключні права на використання яких належать ТОВ «Сплат-Косметика».
Ст. 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 ЦПК України.
Судом встановлено, що експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу»кваліфікованим судовим експертом О. Ф. Дорошенком, який має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6. «Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг»(свідоцтво Міністерства юстиції України №933), тривалий стаж судово-експертної роботи, науковий ступінь кандидата юридичних наук та внесений до реєстру атестованих судових експертів. Висновок містить докладний опис проведеного експертом дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок судової експертизи № 793 за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.
Здійснюючи оцінку висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що даний висновок узгоджується із іншими доказами у справі як у сукупності, так і окремо, а саме із:
- фотографічними знімками та зразками упаковок та тюбиків зубних паст під торговельною маркою »: XTREME WHITE», IC», », », », MINERALS», », «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ», «ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ», «БИОКАЛЬЦИЙ», «ЛИКВИУМ-ГЕЛЬ», «УЛЬТРАКОМПЛЕКС», «АКТИВ», «АРКТИКУМ», «АРОМАТЕРАПИЯ», «ОТБЕЛИВАНИЕ ПЛЮС», рекламна листівка щодо цих зубних паст та інформація щодо них, розміщена на офіційному сайті позивачів www.splat.ru;
- кольоровою копією договору № 08/10/RUS/UKR від 01 жовтня 2010 р. з додатком (затверджений інформаційний буклет), акту прийому-передачі інформаційних буклетів у кількості 5000 (п'ять тисяч) примірників від 12 жовтня 2010 р., акту № 1 наданих послуг від 03 листопада 2010 року;
- копіями титульної сторінки та стор. 2, 3, 23-25 третього номеру журналу «ДентАрт»за 2009 рік;
- копіями титульної сторінки та стор. 2, 3, 23, 40 четвертого номеру журналу «ДентАрт»за 2009 рік;
- копіями титульної сторінки та стор. 3, 7 восьмого-дев'ятого (36-37) (вересень-жовтень) номеру журналу «Косметический рынок сегодня»за 2009 рік;
- копіями титульної сторінки та стор. 3, 8 десятого (38) (грудень) номеру журналу «Косметический рынок сегодня»за 2009 рік;
- копією буклету магазину «СПЕКТР»№ 2(9) за 2007 рік;
- копією буклету магазину «ЛЕНТА»(12.02.2009-25.02.2009) за лютий 2009 року;
- копією буклету торговельної мережі магазинів «АЛЫЕ ПАРУСА»(01.03.2009-31.03.2009);
- копією буклету торговельної мережі магазинів «ЧИСТЫЙ ДОМ»за липень 2010 року;
- копією рекламної листівки торговельної мережі «ДЦ-АПТЕКА»(31.08.2010 року -26.09.2010 року);
- копією буклету торговельної мережі магазинів «ФУРШЕТ»№ 204 (01.11.2010 року -15.11.2010 року);
- копією титульної сторінки та стор. 1, 104 журналу «ТАБРИС»№ 11 за 2011 року;
- копією буклету торговельної мережі магазинів «НОРМА»(25.03.2010 року -07.04.2010 року);
- копіями патентів Російської Федерації № № НОМЕР_5, НОМЕР_6 на промислові зразки «УПАКОВКА ДЛЯ ЗУБНОЙ ПАСТЫ (ВОСЕМЬ ВАРИАНТОВ)», «УПАКОВКА ДЛЯ ЗУБНОЙ ПАСТЫ (ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА)»;
- копіями договору про відчуження виключного права на твір від 25 липня 2006 року, акту прийому-передачі виключного права на твір від 26 липня 2006 року, авторського договору замовлення від 01 квітня 2008 року, специфікації № 2 до вказаного авторського договору від 01 травня 2008 року, акту прийому-передачі до даного договору від 16 вересня 2008 року з додатками, авторського договору замовлення від 26 листопада 2008 року, специфікації № 1 до даного авторського договору від 26 листопада 2008 року, акту прийому-передачі до даного договору від 19 листопада 2009 року з додатками, авторського договору замовлення № 3 від 21 вересня 2009 року, специфікації № 1 до даного авторського договору від 21 вересня 2009 року, акту прийому-передачі до даного договору від 14 квітня 2010 року з додатками, тощо.
У висновку №793 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.10.2011 року складеного Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності, а саме на стор. 12, 18, 23, 31, усі суттєві ознаки промислових зразків за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 втілено у виробах упаковок SPECIAL»PROFESSIONAL», і тюбиків зубних паст SPECIAL», SPECIAL» позивача ТОВ «Сплат-Косметика», які виготовлялися, рекламувалися та реалізовувалися ТОВ «Сплат-Косметика»набагато раніше від дат подання заявок на реєстрації спірних промислових зразків.
При обґрунтуванні своїх висновків експерт також послався на конкретні докази, які розкривають новизну промислових зразків і містяться у матеріалах справи. Зокрема, експерт узяв до уваги зразки упаковок та тюбиків зубних паст під торговельною маркою LAT», які виготовляються та розповсюджуються на території України: WHITE»(дата виготовлення: 06 жовтня 2010 року), «ORGANIC»(дата виготовлення: 10 липня 2010 року), »(дата виготовлення: 01 червня 2010 року), AM»(дата виготовлення: 04 вересня 2010 року), »(дата виготовлення: 01 лютого 2010 року), MINERALS»(дата виготовлення: 02 жовтня 2010 року), »(дата виготовлення: 02 липня 2010 року), «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»(дата виготовлення: 02 вересня 2010 року), «ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ»(дата виготовлення: 02 червня 2010 року), «БИОКАЛЬЦИЙ»(дата виготовлення: 01 жовтня 2010 року), «ЛИКВИУМ-ГЕЛЬ»(дата виготовлення: 03 жовтня 2010 року), «УЛЬТРАКОМПЛЕКС»(дата виготовлення: 03 серпня 2010 року), «АКТИВ»(дата виготовлення: 07 жовтня 2010 року), «АРКТИКУМ»(дата виготовлення: 02 вересня 2010 року), «АРОМАТЕРАПИЯ»(дата виготовлення: 01 серпня 2010 року), «ОТБЕЛИВАНИЕ ПЛЮС»(дата виготовлення: 07 вересня 2010 року), які розкривають сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 до дат подання ОСОБА_1 заявок на їх реєстрації (15 листопада 2010 року, 16 листопада 2010 року, 16 листопада 2010 року, 17 листопада 2010 року відповідно), тобто, підтверджують відсутність новизни вказаних промислових зразків, що є предметом спору у справі.
Окрім того, мотивування експерта підкріплено посиланням на складені у ході дослідження порівняльні таблиці № № 1-8 у висновку №793 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.10.2011 року складеного Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності.
Таким чином, проведеним експертним дослідженням підтверджено, що спірні промислові зразки не є новими, а тому не відповідають умовам патентоспроможності, і, як наслідок, відповідні патенти підлягають визнанню судом недійсними на підставі п.п. “а” п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», що підтверджує обґрунтованість позовних вимог.
Будь -яких доказів які б викликали сумнів у повності, ясності, правильності висновку, чи доказів пов'язаних з недостатньою професійною кваліфікацією експерта, сторонами надано не було, а тому суд вважає його вірним та обґрунтованим і таким, що не суперечить матеріалам справи, поясненням сторін і може бути взятим до уваги судом при ухваленні рішення.
На підставі вищевикладеного суд приходить до висновку, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків «Етикетка для зубної пасти», «Тюбик для зубної пасти», «Етикетка для зубної пасти», «Тюбик для зубної пасти»за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 стала загальнодоступною у світі до дат подання відповідних заявок на реєстрації даних промислових зразків (15 листопада 2010 року, 16 листопада 2010 року, 17 листопада 2010 року відповідно); промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_3 є переробкою твору (2.1.) «Дизайн упаковок і тюбиків для зубних паст серії SPLAT Professional, до яких входять SPLAT ACTIVE/АКТИВ, SPLAT BIOCALCIUM/БІОКАЛЬЦИЙ, SPLAT MEDICAL HERBS/ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ, SPLAT WHITE PLUS/ОТБЕЛИВАНИЕ ПЛЮС, SPLAT ULTRACOMPLEX/ УЛЬТРАКОМПЛЕКС, SPLAT LIKVUM-GEL/ЛИКВУМ-ГЕЛЬ, SPLAT AROMATHERAPY/ АРОМАТЕРАПІЯ, промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1 є відтворенням твору (2.2.) «Дизайн упаковок і тюбиків для зубних паст серії SPLAT Special ORGANIC, SPLAT Special EXREME WHITE, SPLAT CHILI, SPLAT Special SEA MINERALS; промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1 є відтворенням твору (2.3.) «Дизайн упаковок та тюбиків пасти SPECIAL»»та RY»; промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_3 є відтворенням твору (2.4) «Оновлений дизайн упаковок і тюбиків для зубних паст серії SPLAT Professional, до яких входять SPLAT ACTIVE/АКТИВ, SPLAT BIOCALCIUM/БІОКАЛЬЦИЙ, SPLAT MEDICAL HERBS/ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ, SPLAT WHITE PLUS/ОТБЕЛИВАНИЕ ПЛЮС, SPLAT ULTRACOMPLEX/ УЛЬТРАКОМПЛЕКС, SPLAT GREEN TEA/ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, LIKVUM-GEL/ЛИКВУМ-ГЕЛЬ, SPLAT AROMATHERAPY/АРОМАТЕРАПІЯ, SPLAT ARCTICUM/АРКТИКУМ; промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1 є відтворенням твору (2.5.) «Оновлений дизайн упаковок і тюбиків для зубних паст серії Special Splat DREAM/МЕЧТА, Splat BLACKWOOD/ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, виключні права на використання яких належать ТОВ «Сплат-Косметика».
Згідно вимог ст. ст. 27, 28, 29, 30 ЦПК України засобами доказування в цивільній справі є пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, письмові докази, речові докази і висновки експертів. Суд приймає до розгляду лише ті докази, які мають значення для справи. Обставини, які за законом повинні бути підтвердженні певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування. Кожна сторона має довести ті обставини, на які посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
За таких обставин, суд дійшов висновку, що позивачі довели ті обставини, на які посилались, як на підставу своїх позовних вимог.
В свою чергу, заперечення ОСОБА_1 є необґрунтованими та такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами.
На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що реєстрація Державною службою інтелектуальної власності України промислових зразків за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_1 відбулась із порушеннями п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»та ч. 1 ст. 461 ЦК України.
Промислові зразки ОСОБА_1 за вищевказаними патентами України не є патентоспроможними, а отже, згідно п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 Закону не можуть отримати правової охорони та відповідно до ч. 1 ст. 461 ЦК України не є придатним для набуття прав інтелектуальної власності на них, що є підставою для визнання патентів України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 на промислові зразки недійсними повністю, як це передбачено п.п. “а” п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».
Згідно п. 8 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»під час проведення експертизи заявки на промисловий зразок: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.
Отже, під час проведення експертиз заявок на промислові зразки відповідно до п. 8 ст. 14 Закону Державною службою інтелектуальної власності України не здійснюється кваліфікаційної експертизи на відповідність умовам патентоспроможності заявленого об'єкта.
Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.
Зважаючи на викладене, суд погоджується із доводами позивачів відносно того, що Державна служба інтелектуальної власності України, здійснюючи відповідно до вимог закону лише формальну експертизу заявлених ОСОБА_1 промислових зразків, як це передбачено вищевказаним п. 8 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а також зважаючи на наведені положення абз. 2 п. 1 ст. 18 Закону, не мав у своєму розпорядженні викладених у позовній заяві відомостей, а тому і не міг встановити, що промислові зразки “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ” за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 не є новими.
Відповідно до п. 1 ст. 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів від 24 липня 1971 р., яка є чинною для України з 25 жовтня 1995 року та РФ -з 13 березня 1995 року «Термін "Літературні і художні твори" охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені, як-то: книги, брошури та інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори, до яким прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним кінематографії; малюнки…». Згідно п. 6 ст. 2 Конвенції «Твори, зазначені у цій статті, користуються охороною у всіх країнах Союзу. Ця охорона здійснюється на користь автора і його правонаступників».
В силу ч. 1, ч. 2 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права»від 23 грудня 1993 року № 3792-XII з подальшими змінами і доповненнями, первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.
Згідно ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»від 23 грудня 1993 року № 3792-XII з подальшими змінами і доповненнями, виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер; імпорт примірників творів».
Також відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII з подальшими змінами і доповненнями, автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору.
Таким чином, суд дійшов висновку, що саме позивачу ТОВ «Сплат-Косметика»належать усі передбачені Бернською конвенцією та Законом про авторське право авторські майнові права на вищевказані твори, включаючи право на відтворення творів, публічну демонстрацію і публічний показ, переробку, адаптації та інші подібні зміни цих творів.
Однак, з огляду на висновок судової експертизи №793, суд вважає, що ОСОБА_1 в порушення зазначених авторських прав позивача ТОВ «Сплат-Косметика», 15, 16 та 17 листопада 2010 року (тобто, значно пізніше від виникнення авторських прав у ТОВ «Сплат-Косметика») подав заявки № № s 2010 01466, s 2010 01481 на реєстрації вищевказаних творів, які належать позивачу, у якості промислових зразків і отримав на них оскаржувані патенти України № № НОМЕР_1, НОМЕР_3 на промислові зразки, які відтворюють та є переробкою належних ТОВ «Сплат-Косметика»творів. Наведене дає змогу дійти висновку, що патенти України № № НОМЕР_1, НОМЕР_3 на спірні промислові зразки були видані Державною службою інтелектуальної власності України внаслідок недобросовісного подання ОСОБА_1 заявок з порушенням майнових авторських прав ТОВ «Сплат-Косметика»на вищезазначені твори (право на відтворення, публічну демонстрацію і публічний показ, переробку, адаптацію та іншу подібну зміну цих творів). Відповідно, вказані патенти України також підлягають визнанню недійсними на підставі підпункту “в” п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».
Наведене дає змогу дійти висновку, що патенти України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 на промислові зразки “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, підлягають визнанню недійсними повністю, з підстав, передбачених підпунктами “а”, “в” п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки: усі зазначені промислові зразки не відповідають умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом, а саме, не є новими; патенти України № № НОМЕР_1, НОМЕР_3 було отримано внаслідок подання заявки з порушенням майнових авторських прав ТОВ «Сплат-Косметика»на вищевказані твори.
Згідно п. 3 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»при визнанні патенту недійсним Державна служба інтелектуальної власності України повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Також в силу п. п. 2.3., 2.4 «Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року за №378/5569, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково. Підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.
Судом встановлено, що, окрім порушення майнових авторських прав позивача ТОВ «Сплат-Косметика»на твори, спірні промислової зразки порушують інші права позивачів у сфері здійснення господарської діяльності, виходячи з наступного.
Як підтверджено матеріалами справи, ще з 2007 рік ТОВ «Сплат-Косметика»здійснює виготовлення, а ТОВ «Русекспорт»-розповсюдження зубних паст під торговельною маркою «SPLAT», які були запатентовані ОСОБА_1 у якості промислових зразків за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4. Розповсюдження вказаних зубних паст здійснюється через дилерів та партнерів ТОВ «Русекспорт»на територіях країн СНД, в тому числі, і на території України.
Однак, Державна служба інтелектуальної власності України через свого представника направила ТОВ «Русекспорт»та багатьом його контрагентам на території України претензію №77 від 01 лютого 2011 року, у якій Державна служба інтелектуальної власності України, базуючись на оскаржуваних патентах України на спірні промислові зразки, вимагала негайно припинити використання цих промислових зразків в продукції позивачів виробництва ТМ »(Green Tea, Medical Herbs, Biocalcium, Likvum-Gel, Ultracomplex, Active, Arcticum, Aromatherapi, White Plus, Extreme White, Organic, Chili, Dream, Siberry, Sea Minerals, Blackwood) та у разі продовження даного використання повідомляла звернення до відповідних державних органів України за відшкодуванням збитків та притягненням до кримінальної відповідальності.
Після отримання вказаних претензій від Державної служби інтелектуальної власності України за №77 від 01 лютого 2011 року два контрагенти ТОВ «Русекспорт»(ТОВ «СЛ Дистриб'юшинз», ПП «Дельта Медікал») відразу ж звернулись до нього з своїми претензіями за №3 від 10 лютого 2011 року та за №1402/11 від 14 лютого 2011 року, у яких повідомили про відмову від реалізації продукції позивачів, зазначили про розірвання вже укладених договорів, вимагали від ТОВ «Русекспорт»пояснень щодо законності використання упаковок та тюбиків зубних паст під торговельною маркою ».
Вказані обставини призвели до того, що ТОВ «Русекпорт»під загрозою завдання йому збитків із-за незаконності видачі спірних патентів України на промислові зразки змушений був виправдовуватись перед своїми контрагентами, пояснювати факт законності використання вищевказаних упаковок та зубних паст, чим завдавалась шкода діловій репутації ТОВ «Русекспорт».
Спірними патентами України на промислові зразки також порушуються права позивачів на здійснення господарської діяльності на території України, свободу підприємницької діяльності, вільну реалізацію своїх товарів на території України, які гарантуються ст. ст. 6, 43 Господарського кодексу України, адже ОСОБА_1 фактично запатентував оскаржуваними патентами продукцію позивачів, яку вони виготовляють та реалізують щонайменше з 2007 року і, отримавши патенти на промислові зразки, які не відповідають умовам патентоздатності, перешкоджає позивачам у подальшій реалізації вказаної продукції своїм контрагентам на території України.
Згідно ст.10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.
Згідно ст.57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Згідно ч.1 ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ст.61 цього кодексу.
Згідно ч.4 цієї ж статті доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог позивачів у повному обсязі.
Відповідно до п. 1 ст. 88 ЦПК України стороні на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.
Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України, відповідно до покладених на неї повноважень, не відслідковує порушення прав власників свідоцтв України на знак для товарів і послуг суд вважає, що з ОСОБА_1 підлягають стягненню на користь позивача суми сплаченого судового збору 17,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в сумі 37,00 грн. та 12000,00 грн. за проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993 № 3689-XII (з наступними змінами та доповненнями), ст.ст. ст.ст. 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 169, 209, 212-215, 218, 223, 224, 226 ЦПК, суд, -
Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Сплат-Косметика», Товариства з обмеженою відповідальністю «Русекспорт»до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними патентів України на промислові зразки № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ” задовольнити.
Визнати патенти України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 на промислові зразки “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ”, “ТЮБИК ДЛЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ” недійсними.
Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсними патентів України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 на промислові зразки та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".
Стягнути з ОСОБА_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сплат-Косметика», місцезнаходження якого за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Строминка, 19 корп. 2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Русекспорт», місцезнаходження якого за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Ново заводська, 8 корп. 4 судові витрати, як складаються з судового збору в сумі 17,00 грн. 37,00 грн. за сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 12000,00 грн. за проведення судової експертизи.
Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Солом'янський районний суд м. Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення.
Суддя