ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 59/21321.11.11
За позовом Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшен)
До 1) Державної служби інтелектуальної власності України
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Україна - Рибсервіс"
Про визнання свідоцтва України №103828 недійсним повністю та зобов'язання
вчинити дії
Суддя Картавцева Ю.В.
Представники:
від позивачаОСОБА_1- представник (дов № б/н від 23.09.2009 р.
від відповідача 1ОСОБА_2 -представник (дов. № 16-8/6277-с від 01.09.2011 р.)
від відповідача 2не з'явився
Компанія Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшен) звернулась до господарського суду м. Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Україна - Рибсервіс" в якому просить суд: 1) визнати свідоцтво України № 103828 на знак для товарів і послуг "LEXUS" недійсним повністю; 2) зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 103828 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України зареєстровано торговельну марку "LEXUS" і видано свідоцтво України №103828 на ім'я ТОВ "Україна -Рибсервіс" для товарі 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.
Компанія Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн) вважає, що вказана торгівельна марка не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки торговельна марка "LEXUS" за свідоцтвом України № 103828 тотожна із знаком позивача "LEXUS", який визнаний добре відомим в Україні до дати подання заявки за якою було видано дане оспорюване свідоцтво та використання знаку відповідачем-2 призведе до введення споживачів в оману щодо особи, яка пропонує послугу, оскільки споживачі будуть асоціювати знак "LEXUS" саме з позивачем.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 21.10.2011 р. порушено провадження у справі №59/213 та призначено до розгляду на 07.11.2011 р.
В судовому засіданні 07.11.2011 р. представник відповідача 1 надав суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач проти позовних вимог заперечує з підстав викладених у відзиві.
Представник відповідача 2 в судове засідання 07.11.2011 р. не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.
В судовому засіданні 07.11.2011 р. представник позивача надав суду на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, додаткові документи, клопотання про призначення по справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Суд ухвалив відкласти розгляд клопотання про призначення судової експертизи на наступне судове засідання.
У зв'язку з нез'явленням в судове засідання 07.11.2011 р. представника відповідача 2, невиконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, суд, відповідно до статті 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 21.11.11 р., про що 07.112011 р. було винесено відповідну ухвалу. Даною ухвалою суд зобов'язав сторін виконати вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 21.10.2011 р. про порушення провадження у справі № 59/213 та запропонував відповідачам надати суду письмові пояснення стосовно клопотання позивача про призначення по справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та перелік питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом.
У судовому засіданні 21.11.2011 року представник позивача підтримав клопотання про призначення судової експертизи та просив його задовольнити.
Представник відповідача-1 проти заявленого клопотання не заперечував, проте просив суд поставити на вирішення експерта інші питання, аніж ті, які за пропоновані позивачем, вказуючи на необхідність окремо ставити питання щодо схожості спірної торговельної марки відповідача-2 за свідоцтвом України № 103828 з визнаним добре відомим в Україні з 23.05.04 р. знаком позивача » у фонетичному, графічному та семантичному аспектах .
Відповідач-2 відзив на позов не подав, письмових пояснень стосовно клопотання позивача про призначення по справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та перелік питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом також не подав, свої повноважних представників в судове засідання 21.11.2011 року не направив, про прочини нез'явлення представників суд не повідомлено, про дату та час судового засідання відповідача повідомлено належним чином.
Розглянувши заявлене позивачем клопотання, ґрунтовно вивчивши обставини справи і доводи сторін щодо дійсної необхідності призначення судової експертизи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про призначення судової експертизи у даній справі з таких підстав.
Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.
Предметом позову у даній справі є визнання недійсним свідоцтва України № 103828 на торговельну марку US»(комбінована) з підстав, по-перше, її схожості з визнаним добре відомим в Україні з 23.05.04 р. знаком », права на який належать позивачу, та, по-друге, з підстав її оманливості.
Отже, питання схожості вказаних вище позначень, а також питання оманливості спірної торговельної марки входять до предмета доказування у даній справі.
Водночас суд не може перебрати на себе не притаманну йому функцію судового експерта та встановити на власний розсуд схожість спірної торговельної марки з визнаним добре відомим в Україні з 23.05.04 р. знаком EXUS», права на який належать позивачу, так само як і встановити оманливість торговельної марки відповідача-2 за оспорюваним свідоцтвом.
В Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 10.07.2006 р. № 01-8/1516 «Про посібник для суддів і слідчих «Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань» (п. 2.5. Питання, пов'язані з дослідженням торгових марок (знаків для товарів і послуг), комерційних (фірмових) найменувань, географічних зазначень (експертна спеціальність 13.6) наведено орієнтовний перелік питань, які рекомендується ставити на вирішення судовому експерту. Серед них є питання, зокрема, щодо схожості порівнюваних позначень та оманливості спірного позначення.
За таких обставин, суд прийшов до висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
З урахуванням приписів ст. 41 ГПК України усім учасникам процесу було надано можливість запропонувати суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, а також викласти свої пропозиції щодо особи та/або установи, якій має бути доручено проведення судової експертизи. Відповідачі наданим їм правом не скористалися та перелік питань, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, суду не надали.
Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом, відповідно до ст. 41 ГПК України.
Відповідно до ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи має бути доручено державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».
За таких обставин, керуючись ст. ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд,-
1. Призначити у справі № 59/213 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (м. Київ, вул. Львівська площа, 4-а).
2. На вирішення атестованого судового експерта поставити наступні питання:
1) Чи є належна ТОВ «Україна-Рибсервіс»торговельна марка за Свідоцтвом України № 103828 схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою »;
2) Чи є торговельна марка ТОВ «Україна-Рибсервіс»за Свідоцтвом України № 103828 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу?
3. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про судову експертизу»попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.
4.Зобов'язати сторони надавати матеріали, необхідні для проведення експертизи.
5. Ухвалу та матеріали справи № 59/213 направити до експертної установи - Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (м. Київ, вул. Львівська площа, 4-а).
6. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача - Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшен). Зобов'язати позивача здійснити попередню оплату експертизи, відповідно до виставленого рахунку.
7. Зобов'язати експерта згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України направити сторонам у справі копію висновку судової експертизи, призначеної даною ухвалою, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволяю проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.
8. Провадження у справі № 59/213 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.
9. Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку, передбаченому, чинним законодавством України, в частині зупинення провадження по справі.
Суддя Ю.В. Картавцева