"28" листопада 2011 р.
Справа № 5004/475/11
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика рукавних фільтрів"
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фільтротекс"
про стягнення 136848,96 грн. збитків
Суддя: Дем'як В.М.
за участю представників сторін: < Текст >
від позивача: ОСОБА_1 - за дов. від 06.01.2011р.,ОСОБА_2 - за дов. від 25.11.200р.
від відповідача: ОСОБА_3, ОСОБА_4 -за дов. від 02.06.2011р.
В судовому засіданні за письмовою згодою сторін 22.11.2011р. було оголошено перерву на підставі п.3 ст.77 Господарського процесуального кодексу України для подач відповідачем доказів, що мають значення для справи.
Суть спору: Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю “Фабрика рукавних фільтрів” звернувся з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фільтротекс” про стягнення збитків в сумі 136848,96грн., у вигляді неодержаного прибутку (втраченої вигоди), завданих в результаті порушення відповідачем права на корисну модель - виготовлення та поставки фільтрувальних рукавів без згоди на це патентовласника та зобов'язання припинити виготовлення та реалізацію фільтрувальних рукавів, які захищені патентом №НОМЕР_1 на корисну модель.
В підтвердження своїх вимог позивач посилається на договір №58 від 19.05.2004р., додаткову угоду від 31.12.2008р., специфікації №2/9, №1/9 від 19.05.2004р., видаткову накладну № РН-0000018 від 10.03.2009р.
В судовому засіданні представники позивача позовні вимоги підтримали у повному обсязі та на підтвердження заперечень щодо виникнення у відповідача права попереднього користування на корисну модель подали Довідку №330/258 від 25.11.2011р. , видану Патентним повіреним України про умови виникнення права попереднього користування і об'єму правової охорони, що може надаватися суб'єкту цього права.
Відповідач у поданому на адресу суду відзиву та представники в судовому засіданні проти позову заперечують, посилаючись на те, що TOB «Фільтротекс» використовує в своїй діяльності відповідний тип продукції (Фільтрувальний рукав) добросовісно, в інтересах своєї діяльності та з комерційною метою до дати подання Позивачем заявки на реєстрацію корисної моделі за патентом України №НОМЕР_1, а саме до 18.02.2008р. При цьому звертає увагу , що він здійснив значну та серйозну підготовку до такого використання. Зокрема:
- здійснює виробництво фільтрувальної продукції з 1992 р. ;
- є постачальником обладнання змінних фільтрувальних елементів (рукавів, карманних фильтрів, касет фільтрувальних ) для пилогазоочисних аспіраційних систем на підприємствах кольорової та чорної металургії, хімічної та легкої промисловості, цементних заводів, деревообробного виробництва.
Посилаючись на частину першу та другу статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" вважає, що права які випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу і Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.
При цьому, згідно з частиною п'ятою цієї статті Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.
На підтвердження використання відповідного типу продукції подав суду наступні докази:
1. Договір №29/ПЗ-06.07 від 01.06.2007 року
2. Договір № 1 від 02.04.2007 року
3. Договір № б/н від 06.11.2007 року
4. Накладну №1 від 20.04.2007 року
5. Видаткову накладну №РН-0000003 від 29.05.2007 року
6. Видаткову накладну №РН-0000004 від 21.06.2007 року
7. Видаткову накладну №РН-0000005 від 12.11.2007 року
8. Накладну №6 від 12.11.2007 року
9. Видаткову накладну №РН-0000007 від 27.11.2007 року
10. Видаткову накладну №РН-0000008 від 05.12.2007 року
На підтвердження здійснення значної та серйозної підготовки до використання подав:
1. Договір оренди нежитлових приміщень від 08.01.2008 року
2. Акт прийому передачі майна до статутного фонду TOB "Фільтротекс" від 03.03.2007 року
3. Договір про економічну співпрацю та специфікацію до нього.
На підтвердження правомірності реалізації для ВАТ "Стахановський завод феросплавів" та продовження використання запатентованої корисної моделі на правах попереднього користування подав зведену відомість про обсяг реалізації рукавних фільтрів за період з 20.04.2007р. по 03.07.2009р.
Враховуючи викладене відповідач доводить , що наявність у нього права попереднього користування виключає можливість задоволення позовних вимог.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд,-
Статтею 16 Цивільного кодексу України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Інтерес позивача у спірних правовідносинах полягає у захисті своїх прав як володільця виключних прав на корисну модель : фільтрувальний рукав за договором про передачу виключних майнових прав на корисну модель від 05.09.08, укладеним з патентовласником ОСОБА_5.
При цьому відповідно до ст.34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" у разі посягання на права власника патенту, останній може вимагати припинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення його права та стягнення завданих збитків, включаючи неодержані доходи.Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка має право на використання винаходу ( корисної моделі) за ліцензійним договором, якщо інше не передбачено цим договором.
Як встановлено, фільтрувальний рукав як корисна модель згідно з патентом на корисну модель № НОМЕР_1 , зареєстрований в Держреєстрі патентів України на винаходи 25.06.08 (Т. 1, а.с. 15-16). Патентовласником є ОСОБА_5.
Між позивачем, TOB "Фабрика рукавних фільтрів" (ліцензіат) та власником патенту 05 вересня 2008 року був укладений ліцензійний договір № 6Л (Т. 1, а.с. 18 - 23), згідно з умовами якого позивач отримав ліцензію на право використання вказаної корисної моделі на термін строку дії патенту на території України.
Крім того, між цими ж сторонами було укладено договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності від 05.09.08 (Т. 1, а.с. 24 - 26), згідно з яким власник патенту - ОСОБА_5 передав позивачу - ТзОВ "Фабрика рукавних фільтрів" всі належні йому майнові права інтелектуальної власності, у тому числі виключні:
- на використання за своїм розсудом корисної моделі в господарській діяльності ;
- на дозвіл використання Корисної моделі іншими особами;
- перешкоджати неправомірному використанню Корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові пава інтелектуальної власності, встановлені законом.
Між тим, в червні 2009 року за результатами тендерних торгів, проведених тендерним комітетом Приватбанку (протокол тендеру від 09.06.09 (Т. 1, а.с. 27 - 34)) відповідач - ТзОВ "Фільтротекс" як виробник фільтрувальних рукавів визнаний переможцем для поставки на ВАТ "Стахановський завод феросплавів" 2256 шт. фільтрувальних рукавів за ціною 92 грн., враховуючи доставку продукції, на загальну суму 207 552 грн.
Водночас, ТзОВ "Фільтротекс" у встановленому законом порядку дозволу на виготовлення та реалізацію захищеної Патеном №НОМЕР_1 на корисну модель продукції - фільтрувальний рукав не отримувала, однак згідно з умовами тендеру та договору поставки здійснив виготовлення та реалізацію фільтрувальних рукавів у кількості 2256 шт. на підставі видаткової накладної №РН-0000042 від 03.07.2009р. У судовому засіданні представники відповідача даний факт визнали та підтвердили зведеною таблицею обсягу реалізації за період з 15.04.2009р. по 03.07.2009р. ( п.23, ).
Відповідно до п. 2, п.5 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших патентовласників та надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу.
Разом з тим, ст.31 цього Закону передбачені певні види дій, які не визнаються порушенням його прав.
Зокрема , не визнається порушенням прав власника патенту дії будь-якої особи, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено приорітет, до дати її приорітету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне ( технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу ( корисної моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу ( корисної моделі) , як це передбачалося зазначеною підготовкою ( право попереднього користування).
Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.
Таку ж норму містить ст.470 Цивільного кодексу України.
Заперечуючи позовні вимоги, відповідач - ТзОВ "Фільтротекс" посилається на те, що у нього було право попереднього користування на виготовлення і реалізацію рукавних фільрів і він здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання.
Досліджуючи подані в обґрунтування заперечень докази, суд дійшов висновку про те, що останні не підтверджують наявність у відповідача права попереднього користування та права на безоплатне продовження використання запатентованої моделі.
Зокрема суд виходив із такого. Згідно приписів інформаційного листа Вищого господарського суду від 15.07.2010р. № 01-08/415 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти промислової власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" право попереднього користування корисною моделлю виникає виключно за наявності умов, передбачених частиною першою статті 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Отже, для виникнення у особи права попереднього користування корисною моделлю необхідне виконання нею таких умов, як добросовісне, в інтересах своєї діяльності та з комерційною метою використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, або ж значна та серйозна підготовка до такого використання, що мають відбуватися до дати подання іншою особою заявки на реєстрацію такої корисної моделі. При цьому законодавством не передбачено будь-яких інших умов набуття права попереднього користування.
Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.
Як вбачається із матеріалів справи, ТзОВ "Фільтротес" виготовляло та реалізовувало з комерційною метою рукави фільтувальні до дати подання заявки ( до 18.02.2008р. . т.1, а.с.16).
Згідно реєстру первинних бухгалтерських документів , а саме видаткових накладних на підставі яких здійснювалась така реалізація станом до 18.02.2008р. ним було виготовлено та реалізовано таких рукавів 4590 шт.
Отже, на умовах попереднього користування відповідач мав право на виготовлення та реалізацію саме такої кількості рукавів фільтрувальних.
Між тим, з 18.02.2008р. фактично ним виготовлено та реалізовано з 18.02.200р. по 03.07.2009р. ( 03.07.2009р. - дата реалізації рукавів для ВАТ "Стахановський завод феросплавів") рукави фільтрувальні в кількості 17 803 шт.
Доводи про те, що у відповідача відсутні креслення до них і у зв'язку з цим неможливо встановити, чи реалізовувались саме ідентичні рукави не взято до уваги суду, оскільки креслення до рукавів мають значення для ідентифікації їх розмірів, а не самого виробу - рукав фільрувальний.
Крім того із наданих креслень та пояснювальної записки до них, які є наявні у матеріалах справи, модель рукавного фільтру має ті ж самі ( тотожні) елементи, що й запатентована модель , тому суд вважає, що ТОВ "Фільтотекс" виготовлялась та реалізовувалась саме запатентована модель : фільтрувальний рукав трубчастої форми із одним закритим кінцем, що містить, принаймні, один посилюючий елемент у вигляді кільцевої накладки з текстильного матеріалу, закріпленої на його зовнішній або на внутрішній поверхні, принаймні, двома кільцевими швами.
Висновком експертизи (Т. 2. а.с. 24 - 26), яка була проведена Донецьким науково-дослідним інститутом судових експертиз встановлено, що в наданому на дослідження кресленні СГ191 "Рукав фильтровальный" ВАТ "Стахановський завод феросплавів", за яким були виготовлені спірні фільтри, відповідачем використано кожну ознаку незалежного пункту формули корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 "Фільтрувальний рукав", дата публікації 25.06.08, заявка № u 200801984, дата подання 10.02.08.
Особливістю (відмінністю) запатентованої моделі фільтрувального рукава є те, що його закритий кінець містить принаймні один посилюючий елемент у вигляді кільцевої накладки з текстильного матеріалу, закріпленої на його зовнішній або на внутрішній поверхні принаймні двома кільцевими швами.
Як слідує із матеріалів справи саме на таку конструкцію рукава було проведено тендер та його закупівлю ( т.1, а.с. 27-34).
Із умов договору №58 від 19.05.2004р. та додаткової угоди до нього вбачається, що позивач ідентичну конструкцію рукавів поставляв для ТОВ "Стахоновський завод феросплавів" з 2004р. до моменту проведення нового тендеру на їх закупівлю у 2009р.
10.06.2009р. ТзОВ "Фабрика рукавних фільтрів" зверталась до ТОВ "Фільтротекс" із листом попередженням щодо порушення патентних прав та просила припинити виробництво та реалізацію вищезгаданих фільтрувальних рукавів.
Між тим, зазначена вимога залишена відповідачем без відповіді та задоволення.
Причиною даного спору є питання щодо наявності в діях Товариства "Фільтротекс" порушення прав Товариства як власника деклараційного патенту на винахід.
Відповідно до частин першої та другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Згідно з частиною п'ятою цієї статті Закону, патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.
Отже, встановлені в процесі судового розгляду фактичні дані про використання відповідачем запатентованого винаходу, з посиланням на висновок спеціаліста, не спростовують наведених заперечень позову відповідачем , а тому не можуть бути підставою для відмови у позові.
Таким чином, виготовлення фільтрувальних рукавів TOB "Фільтротекс", поставка їх на ВАТ "Стахановський завод феросплавів" " і використання на останньому вказаної конструкції фільтрувальних рукавів без згоди на це власника патента України № НОМЕР_1 на корисну модель порушує його виключні майнові права, встановлені Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".
Вищий господарський суд у інформаційному листі від 14.02.2007, № 01-8/78 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" зазначив, що для правильного вирішення спору про зобов'язання припинити дії з використання запатентованого винаходу господарському суду належить з'ясувати, чи використовує відповідач зі справи запатентований винахід після дати публікації уповноваженою установою відомостей про видачу позивачеві патенту на корисну модель, а в разі наявності такого використання - чи не підпадає воно під визначення дій, які не визнаються порушенням прав (зокрема, чи немає права попереднього користування).
Позивач у справі - Товариство "Фабрика рукавних фільтрів" звернувся до господарського суду з позовом про зобов'язання відповідача - Товариства "Фільтротекс" припинити дії з виготовлення та реалізації запатентованого винаходу, що порушує права позивача як власника відповідного патенту, та стягнути збитки у вигляді неодержаного прибутку ( втраченої вигоди) в розмірі 136 848,96 грн.
Матеріалами справи підтверджено про те, що відповідач без належного дозволу використовує запатентований винахід після дати публікації уповноваженою установою відомостей про видачу позивачеві патенту на корисну модель "фільтрувальний рукав", та таке використання не підпадає під визначення дій, які не визнаються порушенням прав (зокрема, права попереднього користування).
Отже , вимога позивача про припинення дій з використання запатентованого винаходу Товариством "Фільтротекс" є правомірною та підлягає до задоволення.
Разом з тим, згідно ст.ст. 224-226 Господарського кодексу України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. При цьому під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.
До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включається неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною.
Правові підстави відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди визначені статтею 22 Цивільного кодексу України. Дана стаття визначає загальну норму щодо відшкодування збитків внаслідок наявності складу цивільного правопорушення. За загальним правилом для покладення відповідальності на особу, що заподіяла збитки необхідні слідуючі умови:
а) порушення цивільного права чи інтересу;
б) завдання збитків;
в) причинний зв”язок між порушенням права та збитками;
г) наявність вини особи, що заподіяла збитки.
Отже, збитки - це об'єктивне зменшення будь-яких майнових благ кредитора, які він поніс внаслідок невиконання боржником свого зобов'язання та які знаходяться у причинно-наслідковому зв'язку з неправомірною поведінкою боржника. Така правова позиція викладена у Постанові Вищого господарського суду України від 21.01.2004р.( справа № 35/247) .
Як встановлено, в результаті порушення TOB «Фільтротекс» права на корисну модель - виготовлення та поставки фільтрувальних рукавів без згоди на це патентовласника, на ВАТ «Стахановський завод феросплавів» за ціною, що є значно нижчою від ціни, за якою TOB «Фабрика рукавних фільтрів» здійснювала поставки фільтрувальних рукавів на ВАТ Стахановський завод феросплавів», TOB «Фабрика рукавних фільтрів» зазнала збитків у вигляді неодержаного прибутку (втраченої вигоди), на який могла розраховувати.
Ціна реалізації фільтрувальних рукавів була погоджена між TOB «Фабрика рукавних фільтрів» та ВАТ «Стахановський завод феросплавів», що відображено в специфікаціях № 1/9 до договору № 58 у розмірі 242 грн. з ПДВ за 1 шт., строк поставки в березні 2009 року, та специфікації № 2/9 у розмірі 242 грн. з ПДВ за 1 шт., строк поставки в квітні 2009 року.
Отже згідно розрахунку :
- відпускна ціна рукава - 201,66грн без ПДВ ;
- собівартість рукава - 157,90 грн. без ПДВ
201.66- 157,90 = 43,76 грн без ПДВ
43,76 х 2256 = 98722,56 грн. без ПДВ
TOB «Фабрика рукавних фільтрів» при реалізації 2256 шт. фільтрувальних рукавів, могла розраховувати на отримання прибутку в сумі 136 848, 96 грн.
Згідно ст.ст.33,34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається відповідними доказами. Господарський суд приймає до уваги ті докази, які мають значення для справи. Відповідно до ст.43 Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи і їх сукупності, керуючись законом.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача та підставність заявлених позовних вимог.
Оплата судових витрат, які складаються із державного мита з майнової вимоги в сумі 1 490 грн. 15 коп. та 236 грн. витрат, пов'язаних з оплатою послуг на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу, оплачені позивачем до подачі позову до суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 418,432,470 Цивільного кодексу України, ст. ст.154,155,225 Господарського кодексу України. Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", ст.ст. 33,34,43,49,82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-
1.Позов задоволити.
2.Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фільтротекс" ( код ЄДРПОУ 34928360, м. Луцьк, вул.Карбишева,2а,к.17) припинити виготовлення та реалізацію фільтрувальних рукавів, які захищені патентом №НОМЕР_1 на корисну модель.
3.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фільтротекс" ( код ЄДРПОУ 34928360, м. Луцьк, вул.Карбишева,2а,к.17) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика рукавних фільтрів" ( код ЄДРПОУ 31700904, м. Кременчук, вул.М.Кучми,16) 136 848,96 грн. збитків у вигляді неодержаного прибутку та 1368,49 грн. в повернення витрат по сплаті державного мита та 236 грн. в повернення витрат по оплаті ІТЗ судового процесу.
Суддя В. М. Дем'як
Повний текст рішення
складено та підписано
02.12.11