01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14
18.07.2011 № 39/361
Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Новікова М.М.
суддів: Зубець Л.П.
Мартюк А.І.
при секретарі:
за участю представників
від позивача: ОСОБА_1. - дов. б/н від 22.01.2010
від відповідача-1: не з'явились
від відповідача-2: ОСОБА_2. - дов. б/н від 06.05.2011
від третьої особи: ОСОБА_3. - дов. б/н від 17.01.2011
розглянувши у відкритому судовому засіданні
апеляційну скаргу ОСОБА_4 та Компанії „Уелш Трейд Лімітед”
на Рішення Господарського суду м. Києва
від 16.05.2011
у справі №39/361 (суддя Гумега О.В.)
за позовом ОСОБА_4
до 1) Міністерства охорони здоров'я України
2) Компанії „Уелш Трейд Лімітед”
третя особа Державне підприємство „Державний експертний центр Міністерства
охорони здоров'я України”
про припинення порушення прав власника патенту на винахід
ОСОБА_4 (надалі - позивач) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства охорони здоров'я України (надалі - відповідача-1), Компанії „Уелш Трейд Лімітед” (надалі - відповідача-2) про зобов'язання припинити дії, спрямовані на використання у будь - який спосіб винаходу, який належить ОСОБА_4 (ОСОБА_4) і охороняється патентом України №33554 та про визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2008 №273 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали” в частині державної реєстрації на ім'я відповідача-2 лікарського засобу „Моксифлоксацин” (розчин для вливання, по 250 мл, що містить моксифлоксацину гідрохлорід 1,744 мг на мл і еквівалентний моксифлоксацину 1,6 мг на мл; виробник „Ахлкон Парентералс Лтд.”, Індія). Крім того, позивач просив зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України відмовити Компанії „Уелш Трейд Лімітед” (Welsh Trade Limited) в реєстрації лікарського засобу „Моксин” (таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг, що містить моксифлоксацину гідрохлорід - 400 мг; виробник „Белко Фарма Лімітед”, Індія).
Рішенням господарського суду міста Києва від 16.05.2011 у справі № 39/361 позов задоволено частково:
- зобов'язано Компанію „Уелш Трейд Лімітед” (Welsh Trade Limited) припинити дії, спрямовані на використання у будь - який спосіб винаходу, який належить ОСОБА_4 і охороняється патентом України на винахід №33554.
- визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2008 № 273 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали” в частині державної реєстрації на ім'я Компанії „Уелш Трейд Лімітед” лікарського засобу „Моксифлоксацин” (розчин для вливання, по 250 мл, що містить моксифлоксацину гідрохлорід 1,744 мг на мл і еквівалентний моксифлоксацину 1,6 мг на мл; виробник „Ахлкон Парентералс Лтд.”, Індія).
- стягнуто з Компанії „Уелш Трейд Лімітед” (Welsh Trade Limited) на користь ОСОБА_4 (ОСОБА_4) 85,00 грн. державного мита, 236,00 витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 10134,00 грн. витрат на проведення судової експертизи.
В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.
Не погоджуючись із вказаним рішенням, ОСОБА_4 звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить змінити рішення господарського суду міста Києва у справі №39/361 від 16.05.2011 та задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.
Вимоги та доводи апеляційної скарги позивача мотивовані тим, що рішення суду прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права. На думку позивача відмова у задоволенні позовної вимоги про зобов'язання Міністерства охорони здоров'я України відмовити відповідачу-2 в реєстрації лікарського засобу „Моксин” призведе до того, що відповідач-2 після проведення реєстрації вказаного лікарського засобу зможе імпортувати його на територію України, пропонувати до продажу та реалізувати іншим особам, через що права позивача будуть порушені.
Також не погоджуючись із рішенням господарського суду міста Києва від 16.05.2011 у справі №39/361, Компанії „Уелш Трейд Лімітед” звернулась до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати вказане рішення господарського суду міста Києва та прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити повністю.
Вимоги та доводи апеляційної скарги відповідача-2 мотивовані тим, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням та неправильним застосуванням норм процесуального права та порушенням норм матеріального права, оскільки відповідач-2 не був належно повідомлений господарським судом міста Києва про час та місце розгляду справи, що призвело до порушення принципів рівності та змагальності господарського судочинства. Крім того, відповідач-2 зазначає, що судова експертиза, висновок якої є підставою прийняття оскаржуваного рішення, проведена не в повному обсязі, а експерти, які проводили дану експертизу, на думку апелянта, не мають певних знань в області хімії. Разом з тим відповідач-2 зазначає, що ним було використано запатентований винахід, але при цьому права власника на патент винаходу порушені не були, оскільки таке використання було здійснено у зв'язку із надзвичайними обставинами в країні, а саме епідемію грипу.
Представник відповідача-1 в судове засідання не з'явився, надіслав клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку із відпусткою представника відповідача-1 та неможливістю забезпечити участь інших представників.
Дане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає розгляд справи в межах строків, встановлених статтею 69 ГПК України, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Колегія суддів вважає, що неможливість представника відповідача бути присутнім в судовому процесі через відпустку не є поважною причиною для відкладення справи на більш тривалий термін та нез'явлення відповідача не перешкоджає розгляду даного спору.
Представник відповідача-2 надала клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, яке мотивоване тим, що судова експертиза проведена неповно, а саме: у висновку не показано аналіз ознак незалежного пункту 5 формули винаходу, і вказується, що у лікарському засобі „Моксифлокацин” використані всі ознаки тільки двох незалежних пунктів формули винаходу за патентом України на винахід №35554 - пунктів 1 та 6. Тому, на думку відповідача-2, із даного висновку вбачається, що у лікарському засобі „Моксифлокацин” не використані ознаки незалежного пункту 5 формули винаходу за патентом України на винахід №35554, що свідчить про те, що експерти, які проводили дану експертизу не мають певних знань в області хімії, або експертиза проведена не в повному обсязі.
Клопотання відповідача-2 задоволенню не підлягає, оскільки право сторони на отримання нових доказів, у тому числі у вигляді експертного висновку, який оцінюється на загальних підставах, існувало у відповідача-2 під час розгляду справи судом першої інстанції. Враховуючи те, що відповідачем-2 не було заявлено клопотання про призначення повторної експертизи у суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що призначення повторної експертизи при розгулі справи в суді апеляційної інстанції є безпідставним.
Перевіривши матеріали справи, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія встановила наступне.
Як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_4 (ОСОБА_4) є правонаступником компанії БАЄР ХЕЛСКЕА АГ (Bayer Healthcare AG), а тому є власником патенту України №35554 на активну речовину. Дата набрання чинності патенту - 16.04.2001, заявка № 93002762 від 16.04.1993, патент дійсний до 16.04.2013. Строк дії патенту продовжено до 16.04.2018.
В ході вирішення спору судом першої інстанції встановлено, що в лютому 2007 року Компанія „Уелш Трейд Лімітед” звернулася до Державного фармакологічного центру МОЗ України щодо реєстрації препарату „Моксифлоксацин” та в подальшому здійснювала дії, направлені на забезпечення реєстрації цього лікарського засобу.
23.05.2008 року відповідачем-1 видано наказ № 273 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали”, яким зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 1), зокрема, лікарський засіб „Моксифлоксацин”, виробник „Ахлкон Парентералс Лтд.”, заявник „Уелш Трейд Лімітед”.
Судом першої інстанції встановлено, що матеріали, подані відповідачем-2 з метою реєстрації лікарського засобу „Моксифлоксацин” свідчать, що відповідача-2 було попереджено про наявність прав інтелектуальної власності у позивача.
Так, листом від 26.11.2007 третя особа повідомляла відповідача-2, що в поданому на державну реєстрацію лікарському засобі „Моксифлоксацин” діючою речовиною є моксифлоксацин. У зв'язку з цим, третя особа просила надати відповідача-2, укладений між ним та позивачем, ліцензійний договір, який би дозволяв Компанії „Уелш Трейд Лімітед” введення лікарського засобу з діючою речовиною моксифлоксацин на український ринок. Відповідач-2 надав гарантійний лист, в якому, зокрема, зазначив, що права позивача, захищені патентом, не порушені.
З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 39/361, судом першої інстанції було призначено судову експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Дорошенку О.Ф. та Петренку С.А.
На вирішення експертів поставлено питання:
- чи використовуються у лікарському засобі “Моксифлоксацин” (реєстраційне посвідчення № UA/8235/01/01 видане Міністерством охорони здоров'я України) всі ознаки незалежних пунктів формули винаходу за патентом України на винахід №35554 або ознаки, еквівалентні їм?
Як встановлено експертами у висновку №678 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 19.04.2011, у лікарському засобі “Моксифлоксацин” (реєстраційне посвідчення № UA/8235/01/01, видане Міністерством охорони здоров'я України) використані всі ознаки незалежних пунктів 1, 6 формули винаходу за патентом України на винахід №35554.
Колегія суддів погоджується із висновками суду першої інстанції про те, що висновок №678 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 19.04.2011 складений кваліфікованими судовими експертами, відповідно до вимог Закону України “Про судову експертизу”, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу, оскільки у вказаному висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 19.04.2011 зазначено, що судові експерти Дорошенко О.Ф. та Петренко С.А. мають вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, наукові ступені кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 “Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями”.
Таким чином твердження відповідача-2 з посиланням на заперечення третьої особи з приводу того, що експертне дослідження проведено судовими експертами, які не мають спеціальних знань, правомірно відхилено судом першої інстанції, оскільки воно не підтверджується належними доказами у справі.
Виходячи з вищевикладеного, колегія суддів вважає, що висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №678 обґрунтовано підтвердив факт порушення відповідачем-2 прав позивача на винахід, що охороняється патентом України №35554.
Відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу, зокрема за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.
Доводи апеляційної скарги відповідача-2 стосовно того, що запатентований винахід було використано у зв'язку з надзвичайними обставинами в країні (епідемією грипу), через що права власника патенту порушені не були, спростовуються наступним.
Як встановлено судом першої інстанції та вбачається із матеріалів справи починаючи відповідач-2 вчиняв дії, направлені на реєстрацію в Україні лікарського засобу „Моксифлоксацин” починаючи з лютого 2007 року, а державну реєстрацію лікарського засобу „Моксифлоксацин” відповідачем-1 було здійснено 23.05.2008 (наказ МОЗ України від 23.05.2008 року № 273).
Таким чином, твердження відповідача-2 про використання винаходу позивача за патентом України №35554 саме у зв'язку з розповсюдженням в Україні в 2009 році епідемії грипу pA (H1N1)-2009 (пандемічного грипу) є такими, що не відповідають обставинам справи.
Крім того, як встановлено судо першої інстанції, відповідач-2 не надав жодних доказів повідомленням власника патенту, яким є позивач, про використання винаходу за патентом України №35554 та доказів виплати відповідної компенсації.
Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку про відсутність у відповідача-2 будь-яких правових підстав використання винаходу за патентом України №35554, у зв'язку з чим позовні вимоги про зобов'язання Компанії „Уелш Трейд Лімітед” припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який належить ОСОБА_4 (ОСОБА_4) і охороняється патентом України №35554 правомірно задоволені судом першої інстанції.
В ході вирішення спору місцевим господарським судом встановлено, що відповідач-1 здійснив реєстрацію лікарського засобу „Моксифлоксацин” на ім'я відповідача-2, що призводить до порушень прав позивача, як власника патенту України на винахід №35554.
Крім того судом першої інстанції встановлено, що 21.04.2008 позивач звертався до третьої особи з проханням відмовити відповідачу-2 в реєстрації лікарських засобів „Моксин” та „Моксифлоксацин” з підстав порушення прав позивача на винаходи, які охороняються патентами України.
Листом від 19.05.08 року третя особа повідомила позивача, що його звернення щодо відмови відповідачу-2 в реєстрації лікарських засобів „Моксин” та „Моксифлоксацин” може бути задоволене виключно на підставі відповідного судового рішення, яким буде встановлено факт того, що державна реєстрація призвела до порушення захищених патентом України майнових прав інтелектуальної власності.
Однак, відповідно до ст. 9 Закону України „Про лікарські засоби”, лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. При цьому законом встановлено, що в державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів.
За таких обставин, колегія суддів погоджується із висновками суду першої інстанції про те, що позовні вимоги про визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2008 № 273 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали” в частині державної реєстрації на ім'я відповідача-2 лікарського засобу „Моксифлоксацин” (розчин для вливання, по 250 мл, що містить моксифлоксацину гідрохлорід 1,744 мг на мл і еквівалентний моксифлоксацину 1,6 мг на мл; виробник „Ахлкон Парентералс Лтд.”, Індія) є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Колегією суддів не приймаються до уваги доводи апеляційної скарги позивача про те, що відмова в задоволенні позовної вимоги про зобов'язання Міністерства охорони здоров'я України відмовити відповідачу-2 в реєстрації лікарського засобу „Моксин” призведе до того, що відповідач-2 після проведення реєстрації вказаного лікарського засобу зможе імпортувати його на територію України, пропонувати до продажу та реалізувати іншим особам, чим буде порушено права позивача, оскільки позивачем не надано до матеріалів справи жодних доказів того, що відповідачем-1 вчиняються будь-які дії, спрямовані на реєстрацію лікарського засобу „Моксин”.
Твердження відповідача-2 про те, що на момент подання апеляційної скарги ухвала господарського суду міста Києва від 21.04.2011 про поновлення провадження у справі №39/361 на його адресу не надходила, спростовується матеріалами справи, до яких долучено поштове повідомлення про вручення відправлення, з якого вбачається, що вищевказану ухвалу відповідач-2 отримав 27.04.2011.
Крім того, колегія суддів зазначає, що ст. 77 ГПК України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішений у даному судовому засіданні.
Таким чином, розгляд справи відкладається судом лише у тому випадку, коли спір не може бути вирішений у даному засіданні за наявності певних обставин, зокрема нез'явленні представників сторін. Однак, зважаючи на те, що відповідач-2 був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи та мав достатньо часу для ознайомлення із висновками судової експертизи, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов правильного висновку про можливість розгляду справи за відсутності представника відповідача-2.
Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги ОСОБА_4 та Компанії „Уелш Трейд Лімітед” задоволенню не підлягають, а рішення господарського суду міста Києва від 16.05.2011 у справі №39/361 має бути залишене без змін.
Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті держмита за розгляд апеляційних скарг залишаються за позивачем та відповідачем-2 відповідно.
Керуючись ст. ст. 33, 49, 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -
Апеляційні скарги ОСОБА_4 та Компанії „Уелш Трейд Лімітед” залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 16.05.2011 у справі №39/361 залишити без змін.
Матеріали справи №39/361 повернути до господарського суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до касаційного суду у встановленому законом порядку.
Головуючий суддя Новіков М.М.
Судді Зубець Л.П.
Мартюк А.І.