ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 21/80-59/2023.05.11
За позовом Відкритого акціонерного товариства “Нижфарм”
До 1) Відкритого акціонерного товариства “Фармак”
2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України
Про припинення дій, що порушують право користування об'єктом права
інтелектуальної власності, визнання недійсним свідоцтва України від
10.02.10р. № 118352 та зобов'язання вчинити дії щодо усунення
порушення такого права
Суддя Картавцева Ю.В.
Представники: без виклику
Відкрите акціонерне товариство “Нижфарм” звернулось до суду з позовом до Відкритого акціонерного товариства “Фармак” в якому просить суд: 1) заборонити ВАТ “Фармак” використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення "Хондрасил" схоже настільки, що їх можна-сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; 2) зобов'язати ВАТ “Фармак” вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням “Хондрасил” та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначенням "Хондрасил", схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2009р. (суддя Шевченко Е.О.) за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі №21/80, залучено за ініціативою суду до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Державний департамент інтелектуальної власності МОН України.
У судовому засіданні 15.04.10р. представником позивача подано заяву про уточнення та доповнення позовних вимог, які він сформулював таким чином: 1) заборонити ВАТ “Фармак” використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення ”/ “ХОНДРАСИЛ”, схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; 2) зобов'язати ВАТ “Фармак” вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням “Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ” (латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями "Chondrasil” та “ХОНДРАСИЛ”(латиною та кирилицею), схожими настільки, що їх ножна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897; 3) визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак "Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ”(латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.10р. № 118352; 4) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.02.10р. № 118352 на знак "Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ”(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг “Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ”(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352, яка прийнята до розгляду Господарським судом міста Києва.
Ухвалою суду від 15.04.10р., в зв'язку з доповненням позивачем позовних вимог, на підставі статті 24 ГПК України судом було залучено до участі у справі іншого відповідача -Державний департамент інтелектуальної власності МОН України.
Рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 21/80 від 01.06.2010 р. позовні вимоги задоволено повністю: 1) заборонено ВАТ “Фармак” використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення ”/ “ХОНДРАСИЛ”, схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; 2) зобов'язано ВАТ “Фармак” вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням hondrasil; ХОНДРАСИЛ”(латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями ”та “ХОНДРАСИЛ”(латиною та кирилицею), схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897; 3) визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак drasil; ХОНДРАСИЛ”(латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.10р. № 118352; 4) зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.02.10р. № 118352 на знак ; ХОНДРАСИЛ”(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг ndrasil; ХОНДРАСИЛ”(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352; 5) стягнуто з відповідача 1 (Відкритого акціонерного товариства “Фармак”04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, Код в ЄДРПОУ 00481198) на користь позивача (ВАТ "Нижфарм", м.Нижній Новгород, Російська Федерація, представництво в Україні: Україна, 01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2 офіс 52) 85,00грн. - державного мита, 236,00грн.- витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 5529,6 грн. - витрати на проведення судової експертизи у справі № 21/80.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2010 р. у справі № 21/80 у задоволенні апеляційної скарги ВАТ „Фармак" на рішення Господарського суду м. Києва від 01.06.2010 р. у справі №21/80 відмовлено, рішення Господарського суду м. Києва від 01.06.10 р. у справі №21/80 залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 23.12.2010р. у справі №21/80 задоволено касаційну скаргу ВАТ „Фармак", постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2010р. та рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2010р. скасовано, справу передано до Господарського суду міста Києва на новий розгляд.
В постанові Вищий господарський суд України не погоджуючись висновками Господарського суду міста Києва та Київського апеляційного господарського суду зазначив наступне.
В матеріалах справи містяться висновок № 54/10-ОД від 22.02.10р., висновки спеціалістів: Жили Б.В. від 21.04.10 р. та П "Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України" від 21.04.10 р. та висновок ДНДІ СЕ № 4341/30 від 02.09.10 р., які містять у собі протилежні відповіді на питання схожості відповідних знаків для товарів та послуг, що обумовлює відсутність однозначної відповіді на дане питання та, авжеж, не дозволяє суду у відповідності до ст. 43 ГПК України, згідно якої господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, здійснити оцінку доказів якими позивач та відповідач -1 обґрунтовують власні правові позиції.
Однак, як свідчать матеріали справи, судом першої інстанції, при наявності відповідного обґрунтованого клопотання та законодавчо обґрунтованих підстав для призначення повторної судової експертизи, всупереч приписам ст. 42 ГПК України відповідні дії щодо призначення повторної експертизи не були здійснені, судом були неповно з'ясовані обставини, що мають значення для справи.
Судом апеляційної інстанції, всупереч приписам ст. 104 ГПК України, рішення першої інстанції, прийняте з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи з порушенням норм процесуального права, залишено без змін.
При новому розгляді господарському суду необхідно врахувати наведене, більш ретельно перевірити доводи сторін, встановити дійсні обставини справи і прийняти рішення відповідно до вимог закону.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.11 р. справу № 21/80 прийнято до провадження з присвоєнням номеру -21/80-59/20, призначено розгляд справи на 09.02.11р.
09.02.11р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 1 клопотання про призначення судової експертизи (вих. №17/16 від 09.02.11 р.) у якому відповідача 1 просить суд призначити повторну судову експертизу та пропонує перелік питань для дослідження, а саме як питання які вже були дослідженні у попередніх експертних висновках, так і нові питання які, на думку відповідача 1, потребують дослідження судовим експертом. Необхідність проведення повторної судової експертизи відповідач 1 обґрунтовує наявністю суттєвих розходжень у попередніх висновках експертів, які можна усунути лише шляхом проведення повторної експертизи.
Також, 09.02.11р. через відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про виклик в судове засідання судових експертів ДНДІ СЕ Лушнікову Т.В. для надання пояснень стосовно Висновку СЕОШ № 4341/30 від 02.09.2010р., та експерта Бюро судових експертиз Дорошенка О.Ф. для надання додаткових роз'яснень стосовно Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 54/10-ОД від 22.02.10 р. В обґрунтування даного клопотання позивач посилається на припис постанови ВГС України від 23.12.10 р., а саме для вирішення питання суперечності висновків судових експертиз необхідні додаткові роз'яснення судових експертів щодо того, яким чином вони дійшли своїх висновків. Отже, оскільки відсутність додаткових роз'яснень експертів (зокрема, експерта ДНДІ СЕ Т.Лушніковой) стало єдиною підставою для скасування законних рішень господарських судів п справі № 21/80, то позивач просить суд викликати в судове засідання експертів Лушнікову Т.В. та Дорошенка О.Ф.
У судовому засіданні 09.02.11 р. представник відповідача 1 підтримав подане ним клопотання про призначення повторної судової експертизи, та заперечив проти клопотання позивача, оскільки виклик експертів для дачі додаткових пояснень не усуне протиріч, які наявні у висновках експертів.
Представник позивача в судовому засіданні 09.02.11 р. підтримав подане клопотання про виклик експертів, та заперечив проти клопотання відповідача 1 про призначення повторної судової експертизи. Зазначив про можливість призначення у справі додаткової судової експертизи.
Ознайомившись з клопотанням відповідача 1 та клопотанням позивача, дослідивши матеріали справи № 21/80-59/20, суд задовольнив клопотання відповідача 1 частково, призначив по справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, відмовив в задоволенні клопотання позивача.
З метою надання сторонам можливості для пропонування запитань, які можуть бути поставлені перед судовим експертом у судовому засіданні 09.02.11 р. оголошено перерву до 16.02.11 р.
Ухвалою суду від 16.02.2011 р. призначено по справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз (ХНДІСЕ), провадження по справі зупинено до надання висновків судової експертизи.
18.05.2011 р. відділом діловодства суду отримано від ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 2790/3710 від 10.05.2010 р. у справі №21/80-59/20.
Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.
За таких обставин та керуючись ст. ст. 79, 86 ГПК України, суд, -
1. Поновити провадження у справі № 21/80-59/20.
2. Призначити розгляд справи на 01.06.11 о 14:20. год.
3. Викликати для участі у засіданні, яке відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,44-В) в залі судових засідань № 52, представників учасників судового процесу.
4. Зобов'язати учасників судового процесу надати суду письмові пояснення по справі з урахуванням Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 2790/3710 від 10.05.2010 р. у справі №21/80-59/20.
Участь представників учасників судового процесу у судовому засіданні обов'язкова!
Суддя Ю.В. Картавцева