02.03.2011 Справа № 5/96
За позовом: ТОВ „Фрут Майстер Фудс” м.Берегово
До відповідача1: ТОВ „Нидан+” м.Берегово
До відповідача2: ТОВ „Совместное предприятие Нидан-Екофрукт”
м.Новосибірськ, Російської федерації
До відповідача3: Державна служба інтелектуальної власності України
м.Київ
Про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг
Суддя О.С.Йосипчук
за участю представників сторін:
позивача: Болдижар Е.Е. - представник не з'явився
відповідача1: Ленько А.Ю. - представник
відповідача2: представник не з'явився
відповідача3: Саламов О.В. - представник
Розглянувши матеріали справи за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю „Фрут Майстер Фудс” м.Берегово до товариства з обмеженою відповідальністю „Нидан+” м.Берегово, до товариства з обмеженою відповідальністю „Совместное предприятие Нидан-Екофрукт” м.Новосибірськ та до Державної служби інтелектуальної власності України (яка є правонаступником Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України) м.Київ про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, спонукання до вчинення юридично значимих дій та припинення порушення права інтелектуальної власності шляхом накладення заборони на використання об'єкта інтелектуальної власності,
Предметом даного позову є вимога позивача визнати недійсним Свідоцтво України №98774 на знак для товарів і послуг „Моя семья”, виданий товариству з обмеженою відповідальністю „Совместное предприятие „Нидан-екофрукт”, заборонити ТОВ „Нидан+” використання будь-яким одним або всіма відомими способами торгівельної марки „Моя семья” за ліцензійним договором від 30.12.2008р. та зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (правонаступником якого є Державна служба інтелектуальної власності України) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України №98774 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні „Промислова власність”.
Згідно договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 23.03.2009р. позивач став власником торговельного знаку „Я+сім'я” з правом позначення товарів класу 32 МКТП, що підтверджується Свідоцтвом України №96774 виданого 10.09.2008р. Будучи власником торговельного знаку „Я+сім'я” з правом позначення товарів класу 32 МКТП позивач стверджує про порушення своїх прав, які охороняються Свідоцтвом №98774 внаслідок вчинення відповідачами дій щодо введення у торговий оборот на території України торговельного знаку „Моя семья” також із правом позначення товарів класу 32МКТП, що схожий до степені змішування із його товарним знаком.
Як вбачається із матеріалів справи, підставою для звернення позивача з позовом стало укладання відповідачем2, який є власником свідоцтва №756176А з правом позначення знаком „Моя семья” товарів класів 32 МКТП, із ТОВ „Нидан+” ліцензійного договору від 30.12.2008р., згідно з яким ТОВ „Нидан+”, з місцезнаходженням м.Берегово, набуло права використання товарного знаку „Моя семья” при реалізації товарів класу 32 МКТП на території України та при реалізації з України за кордон.
Окрім того, у порушення його майнових прав позивача, відповідач2 є власником національного свідоцтва №98774 від 27.10.2008р. на торговельний знак „Моя семья” з правом позначення товарів класу 32 МКТП, виданий Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 27.10.2008р. Даний знак, заявка на який подана 04.02.2008р. (заявка №m200801913), за твердженням позивача є схожим до степені змішування із торговим знаком „Я+сім'я” заявка на який подана 22.01.2008р. (заявка №m200800870), тобто раніше.
Судовим розглядом справи встановлено, що на підставі заявки про реєстрацію ТЗ, поданої 22.01.2008р. (заявка №m200800870) Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було видано Свідоцтво на знак для товарів і послуг №96774, яким за ТОВ „Нидан+” м.Берегово було зареєстровано право власності на торговий знак „Я+сім'я” з правом позначення товарів класу 32 МКТП, що підтверджується відомостями Бюлетеня „Промислова власність” №17 від 10.09.2008р.. У послідуючому, на підставі договору про передачу права власності від 23.03.2009р. права на торговельний знак „Я+сім'я” було передане ТОВ „Фрут майстер Фудс” м.Берегово. На підставі факту передачі прав на об'єкт інтелектуальної власності, Державним департаментом інтелектуальної власності було замінено власника Свідоцтва №96774 на правонаступника -ТОВ „Фрут майстер фукс” (позивач у справі).
У спірній ситуації, національна реєстрація прав на оспорюваний торговельний знак „Моя семья” на території України була здійснена відповідачем 3 за відповідачем 2 на підставі заявки, поданої останнім 04.02.2008р. (заявка №m200801913) у відповідності до якої і було 27.10.2008р. видано Свідоцтво №98774 від 27.10.2008р. на право позначення торговим знаком „Моя семья” товарів класу 32 МКТП.
Відповідач 1 письмових пояснень по суті позову не подав, у засідання суду свого представника не направив.
Відповідач 2 письмових пояснень по суті позову не подав, своїх представників у засідання суду не направив.
Відповідач 3 проти позову заперечує з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву. Зокрема посилається на те, що експертиза заявки відповідача 2 №m200801913 проводилась відповідно до Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.1995р. за №276/812 (з наступними змінами і доповненнями) і не знайшла підстав для відмови у наданні правової охорони. Тому, з огляду на відсутність схожих знаків, за твердженням відповідача 3, кваліфікаційною експертизою було встановлено, що оспорюваним знак відповідає усім умовам надання правової охорони. Відповідач вважає, що Рішення про реєстрацію знака є документом що свідчить про проведення кваліфікаційної (а не тільки формальної) експертизи та надає пояснення щодо відсутності сематичної, візуальної та фонетичної схожості між оспорюваним знаком та знаком правами на який володіє позивач.
З метою встановлення наявності або відсутності факту схожості та оманливості торгових знаків та фірмового найменування позивача судом було призначено судову експертизу з питань інтелектуальної власності, результати якої викладено у Висновку №667 зробленим 17.02.2011р. судовим експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності м.Київ О.Дорошенко. Згідно з даним Висновком №667 від 17.02.2011р. торгівельна марка „Моя сім'я” за Свідоцтвом України №98774 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою „Я+сім'я” за Свідоцтвом України №96774, а використання позначення „Моя семья” може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з позначенням „Я+Сім'я”. Крім того, експертом надано пояснення про сильні елементи обох знаків, якими є слово Семья та Сім'я.
Повний текст рішення виготовлено та підписано 04.03.2011р.
Заслухавши пояснення представників сторін, проаналізувавши
подані по справі доказові матеріали, щодо спірного питання,
Суд задовольняє позов у повному обсязі, виходячи з наступного:
Згідно п.5 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” власник свідоцтва має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення схоже із його зареєстрованим знаком стосовно товарів і послуг споріднених з наведеним у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари і знак можна сплутати.
У відповідності до п.3 ст.6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (в редакції, чинній на дату реєстрації оспореного знаку) не можуть бути зареєстровані позначення як знаки, які є тотожніми або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же споріднених з ними товарів і послуг.
Відповідно до п.4.3.1.9. Правил складання подання та розгляду заявки, до позначень, що є оманливими, або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виготовляє товар, відносяться позначення які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або певним виробником.
Згідно п.2 ст.6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (в редакції чинній на дату подання заявки сторонами) не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товарів, послуги або особи яка виробляє товар.
У відповідності до п.п.а п.1 ст.19 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво на знак для товарів та послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Згідно ст.499 ЦК України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених Законом.
Судовим розглядом справи встановлено що торговельний знак „Я+сім'я”, власником якого є позивач згідно Свідоцтва України №96774, піддано правовій охороні 22.01.2008р. (ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”) в той час, як майнові права на об'єкт інтелектуальної власності відповідача 2 охороняються з 04.02.2008р. (дата подання заявки №m200801913).
Згідно Свідоцтва України №96774 власником якого є позивач, і Свідоцтва України №98774, власником якого є відповідач 2, як торговельне позначення „Я+Сім'я” так і торговельне позначення „Моя семья” діють з правом позначення товарів класу 32 МКТП виключно.
Ліцензійний договір від 30.12.2008р., згідно з яким ТОВ „Нидан+”, набуло права використання товарного знаку „Моя семья” при реалізації виключно товарів класу 32 МКТП на території України та при реалізації з України за кордон, був укладений на підставі міжнародної реєстрації торговельного знаку „Моя семья” згідно Свідоцтва № 756176А. Однак, на території України дію даного свідоцтва №756176А достроково припинено Рішенням господарського суду Закарпатської області від 26.05.2010р. по справі №5/26.
Як вбачається із контексту ст.20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів, робіт і послуг” порушенням вважається не тільки будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, а також і як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, так і приготування до вчинення таких дій.
За таких обставин, із урахуванням викладеного, позивач вправі у повному обсязі здійснювати захист своїх прав у порядку та обсязі, встановленому ст.20 та ст.21 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.
Факт схожості торговельного знака „Моя семья” що охороняється свідоцтвом №98774 із знаком „Я+Сім'я”, що охороняється Свідоцтвом України №96774 настільки що їх можна сплутати та факт можливого введення в оману при використанні позначення „Моя семья” щодо особи -виробника товарів класу 32 МКТП з позначенням „Я+сім'я”, яким є позивач підтверджено Висновком судового експерта №667 від 17.02.2011р.
Тому, суд визнає доведеним факт порушення майнових прав позивача на об'єкт інтелектуальної власності, що охороняється Свідоцтвом №96774 вчиненого шляхом приготування до вчинення дій, направлених на порушення прав позивача, а саме укладанням ліцензійного договору від 30.12.2008р., згідно з яким відповідач 1 набув права використання товарного знаку „Моя семья” при реалізації товарів класу 32 МКТП на території України і при реалізації їх з України за кордон та шляхом видачі Свідоцтва України №98774 на право використання торговельного знаку „Моя семья”.
За таких обставин, на підставі викладеного вище, суд констатує підставність та обґрунтованість усіх вимог позивача.
Керуючись ст.ст. 33,34, 43, 49, 82-85, ГПК України,
1.Позов задоволити у повному обсязі.
2. Визнати недійсним повністю Свідоцтво України №98774 на знак для товарів і послуг „Моя семья”, виданий товариству з обмеженою відповідальністю „Совместное предприятие „Нидан-екофрукт”.
2.Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнаня недійсним повністю Свідоцтва України №98774 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні „Промислова власність”
3.Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю „Нидан+” м.Берегово використовувати будь-яким або всіма відомими способами торговельної марки „Моя семья” за ліцензійним договором від 30.12.2008р.
Суддя О.С.Йосипчук