83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46
іменем України
16.02.11 р. Справа № 40/279пн
за позовом: Приватного підприємства “Рекламно-інформаційне агентство “Гольфстрим” м. Донецьк
до відповідача Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи
ОСОБА_2 м. Селидове Донецької області
про заборону використовувати корисну модель
Суддя Азарова З. П.
При секретарі судового засідання: Челпановій Г.В.
Представники:
Від позивача: не з'явився
Від відповідача: ОСОБА_3 - представник
В засіданні брали участь:
СУТЬ СПРАВИ: В судовому засіданні 10.02.2011р.
було оголошено перерву
Приватне підприємство “Рекламно-інформаційне агентство “Гольфстрим” звернулось з позовом до Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_2 про заборону “користуватися корисними моделями за патентами № 14866 і № 15400, у тому числі тими, що розташовані на автомобілях: ГАЗ 28118 М, державний номер НОМЕР_1; ГАЗ 28118 М, державний номер НОМЕР_2”.
Заявою від 04.10.2007 (т. 1, а.с. 87) позивач уточнив позовні вимоги та просив:
- позбавити належні підприємцю автомобілі ГАЗ 28118 М (державні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2) ознак відповідності формулам корисних моделей, захищених належними позивачеві патентами № 14866 “спосіб подавання реклами” та № 15400 “наземний транспортний засіб для подавання рекламної інформації”, шляхом демонтажу;
- заборонити підприємцю використовувати транспортні засоби, які відповідають корисним моделям, захищеним патентами № 14866 “спосіб подавання реклами” та № 15400 “наземний транспортний засіб для подавання рекламної інформації”.
У додатку до позовної заяви від 08.01.2008 (т. 1, а.с. 118-120) ПП “РІА “Гольфстрим” просило господарський суд:
- заборонити підприємцю користуватися корисними моделями за патентом № 16915, у тому числі тими, що розташовані на автомобілях ГАЗ 28118 М, державні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2;
- позбавити належні підприємцю автомобілі, що відповідають формулі патенту № 16915, а саме ГАЗ 28118 М, державні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2, “ознак відповідності формулам корисних моделей, захищених належними позивачу патентами № 14866 “спосіб подавання реклами” та № 15400 “наземний транспортний засіб для подавання рекламної інформації”, шляхом демонтажу;
- заборонити підприємцю використовувати транспортні засоби, які відповідають корисним моделям, захищеним патентом № 16915 “пересувний транспортний засіб”.
Рішенням від 09.01.2008р., залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 11.03.2008р., позовні вимоги задоволені.
Постановою Вищого господарського суду України від 15.04.2008р. рішення господарського суду та постанова Донецького апеляційного господарського суду скасовані, справа передана на новий розгляд.
Ухвалою від 08.05.2008р. справа призначена до розгляду у новому складі.
Відповідач заявив клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання задоволено, розгляд справи був відкладений. Суд зобов'язав сторони виконати певні дії.
Сторони вимоги суду не виконали. Відповідач позовні вимоги не визнав з підстав, вказаних у відзиві. Розгляд справи був відкладений.
В наступному судовому засіданні з врахуванням постанови Вищого господарського суду України від 15.04.2008р., якою скасовано рішення господарського суду та постанову Донецького апеляційного господарського суду з тієї причини, що належало призначити судову експертизу для роз'яснення питань, що виникли при розгляді справи, ухвалою суду від 03.06.2008р. була призначена судова експертиза, а провадження у справі було зупинено. На вирішення судової експертизи, яка доручена Донецькому Науково-дослідному інституту судових експертиз, були поставлені питання щодо використання усіх ознак корисних моделей в процесі виготовлення рекламних автомобілів.
Висновком експерта за № 2966/30 від 05.08.2008р. надані відповіді на поставлені питання.
Відповідач не погодився з вказаним висновком і заявив клопотання про призначення повторної експертизи, оскільки вважав що експертний висновок № 2966/30 не відповідає дійсності, експерт допустив помилки при порівнянні виключних ознак патентів при декларативному віднесенні їх до категорії використаних, коли вони явно відсутні на фото, які він робив сам. Він також використав розбіжності у номерах транспортних засобів, які маються у матеріалах справи.
Не є обґрунтованим віднесення експертом відсутніх ознак як використаних, а саме: до наявності щитів, панелей та стабілізаторів руху до присутніх на транспортних засобах ОСОБА_2 Використання елементів рекламної інформації та її закріплення на поверхнях демонстраційного пристрою транспортного засобу виконується окремо на спеціалізованих підприємствах та на замовлення власника транспортного засобу, в тому числі і підприємця ОСОБА_2
Клопотання було задоволено і ухвалою від 23.09.2008р. призначена повторна експертиза, яка була доручена Київському Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, а провадження у справі було зупинено.
Листом від 16.10.2008р. центр повідомив про необхідність оплати для проведення експертизи та надав рахунок. Ухвалою від 27.10.2008р. суд зобов'язав відповідача здійснити оплату експертизи. Оплата не була здійснена, тому центр відмовив в проведенні експертизи і справу повернув до суду.
Ухвалою від 27.01.2009р. суд зобов'язав відповідача надати докази оплати витрат на проведення судової експертизи.
Відповідач надав додаткові питання, які слід поставити перед експертизою, однак оплату не здійснив. Судом неодноразово направлялися відповідачу нагадування. Проте, обов'язки оплати судової експертизи не були виконані відповідачем, тому ухвалою від 27.01.2011р. провадження у справі було поновлено.
У судовому засіданні відповідачем надані патент на промисловий зразок № 16811 “Пересувний рекламний пристрій “Брендмобіль” та патент на корисну модель № 37165 “Пересувний рекламний пристрій “Брендмобіль”, зареєстровані 10.06.2008р. та 25.11.2008р. в Державному реєстрі патентів України. Він вважає, що права позивача не порушуються і цей факт підтверджений висновком експерта, тому заявив клопотання про залучення експерта у судове засідання для надання пояснень щодо висновку експертизи. Клопотання судом задоволено.
Для подальшого розгляду справи відповідач заявив клопотання про продовження строку вирішення спору в порядку статті 69 Господарського процесуального кодексу України.
Судовий експерт надав пояснення і в судовому засіданні оголошено перерву, про що свідчить протокол від 10.02.2011р., однак в наступне судове засідання представник позивача не з'явився без поважних причин. Його нез'явлення не перешкоджає розгляду справи по суті, тому вона розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України у строки, передбачені статтею 69 вказаного Кодексу.
Розглянувши матеріали справи, додатково надані докази, висновок судової експертизи, заслухавши пояснення представників сторін, судового експерта, господарський суд встановив, що Приватне підприємство “Рекламно-інформаційне агентство “Гольфстрим” є власником деклараційних патентів від 15.05.2006 № 14866 на корисну модель “спосіб подавання реклами” та № 15400 на корисну модель “наземний транспортний засіб для подання реклами”.
15.09.2007 позивачу стало відомо про порушення його прав відповідачем, який розпочав комерційну діяльність з незаконним використанням вказаних корисних моделей без згоди власника. Він вважає, що відповідач незаконно використовує корисні моделі позивача шляхом застосування брендмобілей (бренддрайвів) для проведення рекламних заходів.
Відповідач є власником автомобілів ГАЗ 28118 М, державні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 випуску 2005 року. Факт використання рекламних автомобілів зафіксовано актом фотографування контрафактних об'єктів, складеним співробітниками позивача 14.08.2007р., та доданими до нього фотокопіями.
Причиною даного спору є питання щодо наявності в діях відповідача порушення прав позивача як суб'єкта прав на запатентовані корисні моделі.
Відповідно до частини другої статті 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.
Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.
Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Згідно з частиною п'ятою цієї статті патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.
Для правильного розгляду даного позову Вищий господарський суд України зазначив, що слід з'ясувати усі ознаки кожної зі спірних запатентованих корисних моделей, включені до незалежних пунктів їх формул, та перевірити факт використання кожної з цих ознак.
Висновком експерта Донецького Науково-дослідного інституту судових експертиз від 05.08.2008р. встановлено, що в представлених на дослідження автомобілях рекламних ГАЗ 28118М (реєстраційні номери НОМЕР_1, НОМЕР_2) використано кожну ознаку незалежного пункту формули корисної моделі за деклараційним патентом № 14866.
В представлених на дослідження автомобілях рекламних ГАЗ 28118М (реєстраційні номери НОМЕР_1, НОМЕР_2) використано кожну ознаку незалежного пункту формули корисної моделі за деклараційним патентом № 15400.
В представлених на дослідження автомобілях рекламних ГАЗ 28118М (реєстраційні номери НОМЕР_1, НОМЕР_2) використано кожну ознаку незалежного пункту формули корисної моделі за деклараційним патентом № 16915.
При виготовленні представлених на дослідження автомобілів рекламних ГАЗ 28118М (реєстраційні номери НОМЕР_1, НОМЕР_2) використано кожну ознаку корисної моделі за деклараційним патентом № 14866.
При виготовленні представлених на дослідження автомобілів рекламних ГАЗ 28118М (реєстраційні номери НОМЕР_1, НОМЕР_2) використано кожну ознаку корисної моделі за деклараційним патентом № 15400.
При виготовленні представлених на дослідження автомобілів рекламних ГАЗ 28118М (реєстраційні номери НОМЕР_1, НОМЕР_2) використано кожну ознаку корисної моделі за деклараційним патентом № 16915.
Таким чином, при дослідженні автомобілів, які належать відповідачу, встановлено, що в них використані усі ознаки за патентами позивача.
Однак, у судових засіданнях відповідачем надані докази виготовлення спірних рекламних автомобілів до отримання позивачем деклараційних патентів №№ 14866, 15400. Так, згідно паспортам транспортних засобів (№№ НОМЕР_3, НОМЕР_4) на рекламні автомобілі, що належать відповідачу, виготовлення автомобілів відбулось у 2005 році, тип транспорту засобу - рекламний автомобіль. На момент виготовлення автомобілів прав позивача ще не існувало. До того ж, з матеріалів справи вбачається, що у 2005 році Державним стандартом РФ (Схвалення типу транспортного засобу № РОСС RU.AЯ04.Е00512 від 01.07.2005р.) був затверджений тип транспортного засобу - рекламний автомобіль з типом кузову - пересувний рекламний щит. Тобто, в 2005 році відбулося тиражування товару (рекламних автомобілів) та введення товару в господарський обіг.
Відповідно до статті 31 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).
Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки. Аналогічне положення містить стаття 470 Цивільного кодексу України (право попереднього користування на винахід, корисну модель, промисловий зразок).
Отже, для виникнення у особи права попереднього користування корисною моделлю необхідне виконання нею таких умов, як добросовісне, в інтересах своєї діяльності та з комерційною метою використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, або ж значна та серйозна підготовка до такого використання, що мають відбуватися до дати подання іншою особою заявки на реєстрацію такої корисної моделі.
Матеріалами справи встановлено, що 19.05.2005р. відповідач зробив замовлення на виготовлення рекламних автомобілів з подальшим придбанням у власність виготовлених автомобілів за договорами купівлі-продажу №№ 1/0407, 2/0407 (т. 1, а.с. 38-40). Отже, на думку суду, відповідачем була здійснена серйозна підготовка використання автомобілів в Україні, тому у нього виникло право попереднього користувача.
Позивач, заявивши позов, вважає, що відповідач почав комерційну діяльність з використання корисних моделей без згоди його власника.
Проте, в силу статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підстави своїх вимог або заперечень.
Позивач в обґрунтування порушення його прав надав акт від 14.08.2007р., здійснений робітниками позивача в місті Селидове Донецької області, якими зроблені фотозйомки двох рекламних автомобілів з російськими номерами. Але, з наданих фотографій неможливо встановити саме факт порушення прав позивача.
Крім того, згідно з пунктом 2 Закону України “Про захист прав на винаходи та корисні моделі” корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.
Пунктом 3 вказаного Закону визначено, що винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.
Відповідно до пункту 4 Закону рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
Виготовлення партій товару (тиражування) рекламних автомобілів в 2005 році за типом - рекламний автомобіль “Пересувний рекламний щит” підтверджує наявність рівня техніки, тобто відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки позивачем.
Автомобілі відповідача містять нове технічне вирішення, яке не співпадає з ознаками патентів позивача, а саме відрізняється за новим технічним виконанням: не плоский як у позивача, а об'ємний каркас, який виконаний у вигляді поворотних сегментів, які приводяться в дію електричними операційними системами.
У зв'язку з існуванням нового технічного рішення відповідач отримав патенти України за № 37165 на корисну модель “Пересувний рекламний пристрій - брендмобіль” (дата пріоритету 31.03.2008р. дата публікації 25.11.2008р.) та патент на промисловий зразок № 16811 (дата публікації 10.05.2008р.) “Пересувний рекламний пристрій-брендмобіль”, які відрізняються від патентів позивача новим техніко-технологічним рішенням.
В силу статті 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
У даному спорі суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позову, оскільки позивачем не доведено факт порушення його прав відповідачем, тому враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 33, 43, 437, 49, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -
Відмовити у задоволенні позовних вимог Приватного підприємства “Рекламно-інформаційне агентство “Гольфстрим” про заборону використовувати корисну модель Суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_2.
Скасувати запобіжні заходи, прийняті ухвалою від 25.09.2007р.
Рішення прийняте у нарадчій кімнаті, в судовому засіданні 16.02.2011р. оголошена вступна та резолютивна частина рішення.
Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
Суддя Азарова З.П.
Рішення підписано 22.02.2011р.