"06" травня 2026 р.м. Одеса Справа № 916/241/23
Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.
секретар судового засідання Масловська Є.Д.
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом: Компанії "Пума Се" (Пума Вей 1, 91074, Герцогенаурах, Німеччина)
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіллі" (65026, Одеська область, місто Одеса, площа Грецька, будинок 1, офіс 201-Б)
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Державної митної служби України в особі Одеської митниці (65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Лип Івана та Юрія, будинок 21А)
про зобов'язання вчинити певні дії
за участю представників сторін:
від позивача: Войков А.П. - довіреність № G 1461/2025 від 23.07.2025;
від відповідача: Краснопивцев О.К. - ордер серії ВН №1225130 від 10.02.2023;
від третьої особи: Болтушенко А. О. - самопредставництво.
1. Короткий зміст позовних вимог Компанії "Пума Се".
Компанія "Пума Се" звернулась до Господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіллі", в якому просить:
- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Стіллі" здійснювати використання позначення "",","","" незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE, для товару "взуття жіноче", а саме: нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;
- вилучити з цивільного обороту та знищити товар: "Взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Верх взуття виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені" в кількості 560 пар (арт.165-1 BLACK р-р 36-40пар, арт.165-2 WHITE р-р 36-30пар; код товару за УКТЗЕД 6402999100; арт.165-1 BLACK р-р 37-40 - 280 пар; арт.165-2 WHITE р-р 37-40 - 210 пар, код товару УКТ ЗЕД 6402999800), ввезеного за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 07.12.2022 №UA500500/2022/045058; Одержувач/імпортер ТОВ "Стіллі" (Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсовський, 9а, кв.73), Відправник/експортер: HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORYMAOGONGKENG, JILONGTOWN, HUIDONGCOUNTY, CHINA.
2. Заяви, клопотання, інші процесуальні дії у справі.
02.01.2023 за вх.№4-1/23 до Господарського суду Одеської області надійшла заява ПУМА СЕ до Товариства з обмеженою відповідальністю “СТІЛЛІ», за участю третьої особи - Одеської митниці про забезпечення позову до подачі позовної заяви, де заявник просить суд: зупинити Одеською митницею митне оформлення товару: “Взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Верх взуття виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені» в кількості 560 пар (арт.165-1 BLACK р-р 36-40 пар; арт.165-2 WHITE р-р 36-30 пар; Код товару за УКТЗЕД 6402999100; арт.165-1 BLACK р-р 37-40- 280 пар; арт.165-2 WHITE р-р 37-40-210 пар; Код товару за УКТЗЕД 6402999800), ввезеного за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 07.12.2022 №UA500500/2022/045058; Одержувач/імпортер: ТОВ "СТІЛЛІ" (Україна, 65032, м. Одеса, б.Лідерсівський,9а, кв.73); Відправник/Експортер: HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORY MAOGONGKENG, JILONGTOWN, HUIDONGCOUNTY, CHINA.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 4.01.2023 у справі №916/3/23 (суддя Малярчук І.А.) задоволено заяву Пума СЕ від 02.01.2023 за вх.№4-1/23 про забезпечення позову до подання позовної заяви; зупинено Одеською митницею митне оформлення товару: «Взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Верх взуття виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені» в кількості 560 пар (арт.165-1 BLACK р-р 36-40 пар; арт.165-2 WHITE р-р 36-30 пар; Код товару за УКТЗЕД 6402999100; арт.165-1 BLACK р-р 37-40- 280 пар; арт.165-2 WHITE р-р 37-40-210 пар; Код товару за УКТЗЕД 6402999800), ввезеного за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 07.12.2022 №UA500500/2022/045058; Одержувач/імпортер: ТОВ "СТІЛЛІ" (Україна, 65032, м. Одеса, б.Лідерсівський,9а, кв.73); Відправник/Експортер: HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORY MAOGONGKENG, JILONGTOWN, HUIDONGCOUNTY, CHINA, а також зобов'язано ПУМА СЕ у строк до 15.01.2023 подати Господарському суду Одеської області докази звернення до суду із позовом до ТОВ "СТІЛЛІ" про захист прав інтелектуальної власності на ТМ.
16.01.2023 до суду від Компанії "Пума Се" надійшла відповідна позовна заява (документ сформований в системі "Електронний суд" 15.01.2023).
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.01.2023 (суддя Степанова Л.В.) позовну заяву залишено без руху та встановлено ПУМА СЕ 10-денний строк для усунення виявлених недоліків при поданні позовної заяви з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.
При цьому, судом було вказано, що, як по тексту самої позовної заяви, поданої через систему "Електронний Суд", так і в прохальній її частині зазначені позначення, які позивач просить заборонити відповідачу використовувати, а саме (», «), водночас, є незрозумілим, які саме позначення повинні бути заборонені для використання відповідачем.
18.01.2023 до суду від Компанії "Пума Се" надійшов друкований варіант позовної заяви з додатками, з якої вбачається, що відповідними позначеннями є: "",","","".
Ухвалою суду від 24.01.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №916/241/23 за правилами загального позовного провадження із призначенням підготовчого засідання на "14" березня 2023 р. о 11:00.
Вказаною ухвалою також було залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеську митницю.
6.02.2023 до суду від Одеської митниці надійшли додаткові пояснення у справі, а також клопотання про долучення доказу - копію витягу з ЄДР.
15.02.2023 до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, у якому останній просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі, надаючи при цьому експертні висновки.
При цьому, відповідач зазначив, що ним понесено витрати на проведення експертизи у НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності у розмірі 50472,58 грн, а також на проведення судових експертиз судовим експертом Петренко С.А. у розмірі 50 000 грн.
Орієнтовна вартість витрат на професійну правничу допомогу розрахована, виходячи з вартості 1 год. у розмірі 3 000 грн, та складатиме приблизно 39 000 грн.
27.02.2023 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив, у якій позивач зазначає, що експертні висновки, надані відповідачем, є необґрунтованими, поверхневими та нелогічними, відтак, не повинні прийматись судом до уваги.
6.03.2023 до суду від відповідача надійшли заперечення, у яких останній зазначив про необхідність виклику експертів для надання роз'яснень своїх висновків з огляду на різні результати досліджень. Крім того, відповідач просив суд поновити строк на подання доказів та долучити до матеріалів справи копію висновку НДЦ судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності від 21.02.2023 та зразки товарів - артикули 165-1 та 165-2.
13.03.2023 до суду від позивача надійшло клопотання, у якому останній просив суд відкласти підготовчий розгляд справи для надання часу позивачу ознайомитися з висновком судового експерта №44/1-11/23 від 21.02.2023, для надання своїх письмових пояснень.
В підготовчому засіданні від 14.03.2023 було оголошено перерву на 23.03.2023 о 10:40, про що зазначено у протоколі судового засідання.
22.03.2023 до суду від позивача надійшли письмові пояснення щодо долученої експертизи № 44/1-11/23 від 21.02.2023, згідно з якими позивач вважає експертний висновок неточним та необґрунтованим, а саме експертне дослідження - поверхневим, з огляду на що останній не повинен братись судом до уваги.
Крім того, 22.03.2023 до суду від позивача надійшла заява про розподіл судових витрат, у якій останній просить суд визнати судовими витратами:
1) судовий збір в розмірі 5 368 грн, сплачений за подання позовної заяви про захист прав інтелектуальної власності (оригінал платіжного доручення №80 від 11.01.2023 додано до позовної заяви);
2) оплата за направлення сторонам в справі копії позовної заяви разом із додатками у розмірі 72 грн (оригінали фіскальних чеків знаходяться в матеріалах справи);
3) судовий збір в розмірі 1 240,50 грн, сплачений за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову (платіжне доручення №2948 від 28.12.2022 додано до позовної заяви, а також до заяви про вжиття заходів забезпечення позову);
4) оплата за проведення судової експертизи №185-12/22 від 29 грудня 2022 року в розмірі 5 000 грн (оригінал платіжного доручення за №5 від 03.01.2023, додано до позовної заяви), та просить усі судові витрати у справі покласти на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
23.03.2023 від надійшла заява про закриття підготовчого провадження та призначення розгляду справи по суті.
23.03.2023 підготовче засідання не відбулось у зв'язку з оголошенням системою цивільної оборони у м. Одеса та Одеській області повітряної тривоги.
Ухвалою суду від 23.03.2023 призначено підготовче засідання на "20" квітня 2023 р. о 12:55.
В підготовчому засіданні від 20.04.2023 було оголошено перерву на 02.05.2023 о 12:40, про що зазначено у протоколі судового засідання.
26.04.2023 до суду від відповідача надійшло клопотання про виклик експертів для надання роз'яснень, а саме: судового експерта Сопову Катерину Андріївну (висновок експерта №185-12/22 від 29.12.2022) та судового експерта - завідувача сектору засобів індивідуалізації лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ковальову Наталію Миколаївну (висновок №44/1-11/23 від 21.02.2023).
В підготовчому засіданні від 02.05.2023 було оголошено перерву на 04.05.2023 о 12:50, про що зазначено у протоколі судового засідання.
4.05.2023 до суду від відповідача надійшло клопотання про призначення судової експертизи, у якому відповідач просить суд:
1) призначити у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності;
2) на вирішення експерта поставити наступне питання: чи є позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE), та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?
3) проведення експертизи доручити Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" - "Центру судової експертизи та експертних досліджень".
4.05.2023 до суду від позивача надійшли письмові пояснення стосовно можливості призначення у справі судової експертизи, у яких позивач зазначив про відсутність необхідності у призначенні судової експертизи, натомість, у разі призначення у справі судової експертизи, зазначив про доцільність доручення проведення експертизи одному із державних науково-дослідних установ судових експертиз, які працюють в Україні та мають право проведення експертиз за спеціальністю: 13.06 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»:
1) Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (Юридична адреса: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, Україна. Фактична адреса: вул. Велика Кільцева, 4, с. Петропавлівська Борщагівка, Бучанський р-н, Київська обл., 08130, Україна. Адреса для листування: вул. Велика Кільцева, 4, м. Київ, 03170, Україна);
2) Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м.Київ, вул.Смоленська б.6);
3) Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. M.С. Бокаріуса (вул. Залютинська, 8, м. Харків, Україна, 61177);
4) Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (79024, м.Львів, вул. Липинського № 54).
При цьому, у разі призначення у справі судової експертизи, позивач запропонував поставити на вирішення експерта наступні питання:
1) Чи є позначення у вигляді смуги, що використані на бічний поверхні товару Взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Верх взуття виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу. Внутрішня деталь зверху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені - артикули 165-1, 165-2, за митною декларацією № UA500500/2022/045058 від 07.12.2022 р., схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, що складають серію знаків та права на які належать компанії PUMA SE?
Крім того, 4.05.2023 до суду від позивача надійшли заперечення стосовно поданого відповідачем клопотання про виклик судових експертів, враховуючи, що клопотання є передчасним, оскільки судом ще не досліджено та не надано висновкам оцінки, та необґрунтованим, оскільки представником відповідача не подано до суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити експертам.
В підготовчому засіданні від 04.05.2023 було оголошено перерву на 11.05.2023 о 10:50, про що зазначено у протоколі судового засідання.
11.05.2023 до суду від відповідача надійшли пояснення, у яких останній зазначає про доцільність доручення проведення судової експертизи Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" - "Центру судової експертизи та експертних досліджень".
У зв'язку із перебуванням судді Степанової Л.В. на лікарняному з 11.05.2023 підготовче засідання 11.05.2023 о 10:50 не відбулося.
Ухвалою суду від 15.05.2023 призначено підготовче засідання на "15" червня 2023 р. о 10:50.
Ухвалою суду від 15.06.2023 призначено у справі №916/241/23 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» - «Центру судової експертизи та експертних досліджень», та на вирішення експертів поставлене наступне питання: "Чи є позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №№426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE), та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?". Витрати по оплаті судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності покладено на ПУМА СЕ та Товариство з обмеженою відповідальністю "Стіллі" у рівних частинах.
Провадження у справі №916/241/23 зупинено до проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та отримання висновку.
28.07.2023 до суду від Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства “Інформаційні судові системи» - “Центру судової експертизи та експертних досліджень» надійшов лист №254/2023-Вих від 24.07.2023 з проханням визначити експерта для проведення судової експертизи.
28.08.2023 до суду від відповідача надійшла заява щодо оплати послуги з проведення експертизи разом з платіжною інструкцією № 865 від "24" серпня 2023 р. на суму 29 825 грн.
9.11.2023 до суду від Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства “Інформаційні судові системи» - “Центру судової експертизи та експертних досліджень» надійшов лист щодо необхідності сплати позивачем вартості судової експертизи.
Ухвалою суду від 21.11.2023 поновлено провадження у справі №916/241/23 з "05" грудня 2023 р. та призначено судове засідання з розгляду клопотання експерта на "05" грудня 2023 р. о 12:55.
05.12.2023 судове засідання з розгляду клопотання експерта не відбулось, у зв'язку з призупиненням роботи КП “Діловодство спеціалізованого суду» згідно з наказом керівника апарату суду від 30.11.2023.
Ухвалою суду від 11.12.2023 призначено судове засідання з розгляду клопотання експерта на "16" січня 2024 р. о 12:50.
11.12.2023 до суду від позивача надійшли додаткові пояснення, у яких позивач просив не доручати проведення судової експертизи Відокремленому структурному підрозділі ДП «Інформаційні судові системи» «Центру судової експертизи та експертних досліджень» у справі № 916/241/23, а також зазначив, що позивачем буде сплачено витрати на проведення судової експертизи у справі № 916/241/23 після отримання відповідного рахунку фактури від експертної установи.
13.12.2023 до суду від Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства “Інформаційні судові системи» - “Центру судової експертизи та експертних досліджень» повторно надійшов рахунок на оплату судової експертизи.
28.12.2023 до суду від позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи платіжної інструкції №2910 від 13.12.2023 на суму 29 825 грн.
Ухвалою суду від 16.01.2024 клопотання Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства “Інформаційні судові системи» - “Центру судової експертизи та експертних досліджень» про визначення кандидатури експерта для проведення судової експертизи по справі №916/241/23 задоволено та визначено судового експерта Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства “Інформаційні судові системи» - “Центру судової експертизи та експертних досліджень» - Стародубова Ігоря Вадимовича (свідоцтво №1798 від 24.06.2016 видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 09.06.2022). Провадження у справі №916/241/23 зупинено до проведення судової експертизи та отримання висновку.
21.02.2024 до суду від Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства “Інформаційні судові системи» - “Центру судової експертизи та експертних досліджень» надійшов лист від №68/2024-Вих від 13.02.2024 в якому експертна установа повідомляє суд, що вона перебуває в стані ліквідаційної процедури та 14.02.2024 припинить свою діяльність.
Ухвалою суду від 7.03.2024 поновлено провадження у справі №916/241/23 та призначено судове засідання для розгляду експертної установи на "04" квітня 2024 р. о 10:50.
В судовому засіданні від 04.04.2024 було оголошено перерву на 09.04.2024 о 12:55, про що зазначено у протоколі судового засідання.
В судовому засіданні представник ПУМА СЕ запропонував доручити проведення експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.
Представник ТОВ "Стіллі" проти запропонованої ПУМА СЕ експертної установи не заперечував.
Ухвалою суду від 9.04.2024 проведення експертизи, призначеної ухвалою суду від 15.06.2023, доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі №916/241/23 зупинено до проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та отримання висновку.
10.03.2025 до суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист разом із висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
Ухвалою суду від 11.03.2025 поновлено провадження у справі №916/241/23 та призначити підготовче засідання на "27" березня 2025 р. о 11:00.
18.03.2025 до суду від відповідача надійшли додаткові пояснення, у яких останній просить суд врахувати зміст висновка експерта № 7076/24-53 від 24.01.2025 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз при розгляді справи по суті.
27.03.2025 до суду від позивача надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи.
В підготовчому засіданні від 27.03.2025 було оголошено перерву на 10.04.2025 о 11:40, про що зазначено у протоколі судового засідання.
9.04.2025 до суду від відповідача надійшли заперечення проти клопотання про призначення у справі повторної експертизи, враховуючи, що доводи позивача зводяться лише до незгоди з особою експерта та результатом проведеного дослідження.
10.04.2025 до суду від позивача надійшла заява про відвід судового експерта - Ковальової Наталії Миколаївни від участі в розгляді справи № 916/241/23, у якій позивач також просить суд не приймати висновок за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 7076/24-53 від 24.01.2025 в якості доказу у справі № 916/241/23.
В підготовчому засіданні від 10.04.2025 було оголошено перерву на 22.04.2025 о 12:10, про що зазначено у протоколі судового засідання.
Однак, у зв'язку із перебуванням судді Степанової Л.В. на лікарняному з 14.04.2025, підготовче засідання 22.04.2025 не відбулося.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.04.2025 призначено підготовче засідання на 20.05.2025 о 12:55 та викликано учасників справи у підготовче засідання.
19.05.2025 до суду від відповідача надійшли заперечення проти заяви про відвід.
20.05.2025 підготовче засідання не відбулось, у зв'язку з оголошенням системою цивільної оборони у м. Одеса та Одеській області повітряної тривоги.
Ухвалою суду від 20.05.2025 призначено підготовче засідання на "26" червня 2025 р. о 10:50.
25.06.2025 до суду від позивача надійшли додаткові письмові пояснення, у яких останній просить суд не приймати до уваги висновок судової експертизи № 7076/24-53 від 24.01.2025 при прийнятті рішення у справі.
В підготовчому засіданні від 26.06.2025 було оголошено перерву на 08.07.2025 о 11:40, про що зазначено у протоколі судового засідання.
7.07.2025 до суду від позивача надійшли письмові пояснення стосовно можливості призначення у справі повторної судової експертизи з переліком експертних установ. У поясненнях позивач також зазначив, що він зобов'язується здійснити оплату витрат на проведення повторної судової експертизи.
Ухвалою суду від 8.07.2025 призначено у справі №916/241/23 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському відділенню Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, та на вирішення експертів поставлено наступне питання: "Чи є позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №№426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE), та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?". Витрати по оплаті судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності покладено на ПУМА СЕ.
Вказаною ухвалою зупинено провадження у справі №916/241/23 до проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та отримання висновку.
Крім того, у підготовчому засіданні від 08.07.2025 судом винесено протокольну ухвалу якою відмовлено у задоволенні заяви позивача про відвід судового експерта у зв'язку із порушенням строку на її подання.
25.07.2025 судом було направлено до експертної установи матеріали справи №916/241/23 разом зі зразками товару.
12.08.2025 до суду від експертної установи надійшов рахунок №1620 від 5.08.2025 на суму 120 438,72 грн.
10.10.2025 до суду від Київського відділення Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України надійшов лист №19/23/906-16-26/25 від 30.09.2025 разом із висновком судової експертизи.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.10.2025 р. (суддя ОСОБА_1 ) поновлено провадження у справі № 916/241/23 та призначено підготовче засідання.
Розпорядженням керівника апарату суду від 23.10.2025 р. № 237 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 916/241/23 на підставі п.10.6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу в Господарському суді Одеської області, затверджених рішенням зборів суддів від 20.03.2025 р. №17-01/2025, у зв'язку з прийняттям Вищою радою правосуддя рішення від 21.10.2025 р. № 2163/0/15-25 ,,Про звільнення ОСОБА_1 з посади судді Господарського суду Одеської області у зв'язку з поданням заяви про відставку у зв'язку з поданням заяви про відставку».
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 23.10.2025 р. справу № 916/241/23 передано на розгляд судді Господарського суду Одеської області Лічману Л.В.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.10.2025 прийнято справу №916/241/23 до свого провадження; підготовче засідання призначено на 18.11.2025 о 14:30.
Судове засідання, призначене на 18.11.2025 о 14:30, не відбулося у зв'язку з перебуванням судді Лічмана Л.В. з 17.11.2025 до 19.11.2025 включно у відпустці в зв'язку з особистими обставинами.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.11.2025 призначено підготовче засідання по справі № 916/241/23 на 27.11.2025 о 14:00.
26.11.2025 до суду від позивача надійшли додаткові пояснення, у яких останній зазначив, що висновок експерта №2511 від 24.09.2025 узгоджується з його доводами, викладеними у позові, та підтверджує його правову позицію щодо наявності в матеріалах справи належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів на підтвердження того, що відповідачем при здійсненні імпорту продукції було порушено права інтелектуальної власності позивача.
26.11.2025 до суду від позивача надійшла заява про розподіл судових витрат, у якій останній просить суд визнати судовими витратами:
1) судовий збір в розмірі 5368 грн, сплачений за подання позовної заяви про захист прав інтелектуальної власності (оригінал платіжного доручення № 80 від 11.01.2023 додано до позовної заяви);
2) оплату за направлення сторонам в справі копії позовної заяви разом із додатками у розмірі 72 грн (оригінали фіскальних чеків знаходяться в матеріалах справи);
3) судовий збір в розмірі 1240,50 грн за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову (платіжне доручення № 2948 від 28.12.2022 додано до позовної заяви, а також до заяви про вжиття заходів забезпечення позову);
4) оплату за проведення судової експертизи № 185-12/22 від 29 грудня 2022 року в розмірі 5 000 грн (оригінал платіжного доручення за № 5 від 03.01.2023 додано до позовної заяви);
5) оплату проведення судової експертизи № 7076/24-53 від 24.01.2025 в розмірі 22 718, 40 грн (платіжна інструкція за № 1426 від 08.07.2024 додана до заяви);
6) оплату проведення повторної судової експертизи № 2511 від 24.09.2025 в розмірі 120 438,72 грн (платіжна інструкція за № 1606 від 07.08.2025 додана до заяви), та покласти всі судові витрати на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Крім того, 26.11.0225 до суду від позивача надійшла заява про долучення доказів, а саме, доказів направлення заяви про розподіл судових витрат іншим учасникам справи.
У судове засідання 27.11.2025 з'явилися позивач, відповідач та третя особа.
Протокольною ухвалою судом було закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 23.12.2025 об 11:30.
Розпорядженням керівника апарату суду №279 від 16.12.2025, у зв'язку з відрахуванням наказом голови суду №28-к від 16.12.2025 судді Лічмана Л.В. зі штату суду, відповідно до Указу Президента України №942/2025 від 13.12.2025 "Про призначення судді", статті 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пункту 9 статті 32 Господарського процесуального кодексу України та на виконання пункту 10.6.4. Засад використання автоматизованої системи документообігу в Господарському суді Одеської області, затверджених рішенням зборів суддів від 20.03.2025 №17-01/2025, з метою дотримання строків, визначених ГПК України, призначено повторний автоматизований розподіл справи №916/241/23, за результатами якого вказану справу розподілено судді Щавинській Ю.М., а також передано розглянуту картку додаткових матеріалів вх.№4-1/23 від 02.01.2023 судді Щавинській Ю.М.
Ухвалою від 22.12.2025 суд постановив прийняти справу №916/241/23 до свого провадження, повторно провести підготовче провадження у справі №916/241/23 та призначити підготовче засідання у справі №916/241/23 на "21" січня 2026 р. о 12:45.
21.01.2025 в підготовче засідання з'явились представники позивача та відповідача. Третя особа в підготовче засідання не з'явилась, водночас була повідомлена про розгляд справи належним чином, шляхом направлення ухвали до електронного кабінету.
В підготовчому засіданні суд запропонував учасникам справи подати письмові пояснення щодо доцільності виклику експертів в судове засідання та доцільності призначення комісійної судової експертизи, та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 04.02.2026 о 12:45.
03.02.2026 до суду від відповідача надійшло клопотання про виклик експертів.
Відповідно до зазначеного клопотання відповідач просив суд викликати в судове засідання експертів Ковальову Н. М. та Фою О. А. та поставити перед експертами наступні питання:
- При порівнянні зображувальних позначень за геометричною формою чи мають значення порівняння між собою математичних показників таких форм як от вигнутість, звуженість, співвідношення сторін і т. п? Чому експертом Ковальовою Н. М. було здійснено порівняння зображень не лише за контурами зображення, а й за співвідношеннями товщини і довжини? Чому експертом Фоя О. А. було здійснено порівняння зображень лише за контурами без порівняння математичних показників таких форм?
- ??Чи має значення при порівнянні зображувальних позначень за смисловим змістом їхнє внутрішнє наповнення? В якій мірі при порівнянні вигнутих смуг на їхнє смислове значення впливає внутрішнє наповнення?
- ??На підставі яких конкретних елементів зображувального позначення відповідача експерт Ковальова Н. М. надала йому характеристику стилізованої смуги під "шкіру рептилії"? На підставі яких конкретних елементів зображувального позначення відповідача експерт Фоя О. А. надала йому характеристику вигнутої смуги, що нагадує бігову доріжку?
04.02.2026 до суду від позивача надійшли письмові пояснення стосовно виклику судових експертів.
Відповідно до вказаних письмових пояснень відповідач заперечує проти виклику судових експертів у судове засідання, та вказує, що виклик судових експертів для надання усних пояснень є передчасним, оскільки судом ще не досліджено та не надано висновкам оцінки.
04.02.2026 у підготовче судове засідання з'явилися представники позивача, відповідача та третьої особи.
У підготовчому засіданні суд з'ясував думку учасників справи щодо необхідності виклику експерта Сопової К. А., висновок якої було надано позивачем разом із позовною заявою, та експерта Петренка С. А., висновок якого було подано відповідачем разом із відзивом на позовну заяву.
Представник позивача зазначив, що потреби у виклику судових експертів немає.
Представник відповідача вказав на необхідність виклику судових експертів, зазначених у клопотанні відповідача про їх виклик.
Представник третьої особи залишив розгляд даного питання на розсуд суду.
Судом було відкладено судове засідання на 02.03.2026 о 14:00.
Крім того, ухвалою суду від 4.02.2026 викликано судового експерта Сопову К. А. у підготовче засідання по справі №916/241/23 для надання роз'яснень щодо висновку № 182-12/22 від 29.12.2022; судового експерта Петренко С.А. - для надання роз'яснень щодо висновку № 134-01 від 27.12.2022; судового експерта Ковальову Н. М. - для надання роз'яснень щодо висновків № 44/1-11/23 від 21.02.2023 та №7076/24-53 від 24.01.2025; судового експерта Фою О. А. - для надання роз'яснень щодо висновку №2511 від 24.09.2025.
Вказаною ухвалою запропоновано судовим експертам підготуватися для надання відповідей на наступні питання:
1) При порівнянні зображувальних позначень за геометричною формою чи мають значення порівняння між собою математичних показників таких форм як от вигнутість, звуженість, співвідношення сторін і т. п?
2) Чи має значення при порівнянні зображувальних позначень за смисловим змістом їхнє внутрішнє наповнення?
3) В якій мірі при порівнянні вигнутих смуг на їхнє смислове значення впливає внутрішнє наповнення?
У судове засідання 02.03.2026 з'явилися всі учасники справи та судові експерти.
В судовому засіданні експерти відповіли на питання, вказані в ухвалі суду від 04.02.2026, а також на запитання сторін та суду.
Судом було оголошено перерву у судовому засіданні до 11.03.2026 об 11:15 без складання окремого процесуального документа.
11.03.2026 до суду від позивача надійшли додаткові письмові пояснення.
В підготовче засідання 11.03.2026 з'явились представники позивача та відповідача. Третя особа в судове засідання не з'явилась, водночас про розгляд справи була повідомлена належним чином.
Суд з'ясував думку представників сторін щодо можливості закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті. Останні проти наведеного не заперечували.
Ухвалою від 11.03.2026 суд закрив підготовче провадження та призначив справу до розгляду по суті в засіданні суду на "06" квітня 2026 р. о 13:45.
06.04.2026 до суду від позивача надійшли наступні документи: додаткові пояснення у справі щодо висновків судових експертів та заява про розподіл судових витрат.
06.04.2026 в судове засідання з'явились представники позивача та відповідача. Третя особа в судове засідання не з'явилась, водночас, про розгляд справи була повідомлена належним чином.
У судовому засіданні сторони проголосили правові позиції по справі у вступних словах, а також суд розпочав досліджувати докази, наявні в матеріалах справи.
Суд оголосив перерву в судовому засіданні до 27.04.2026 о 14:00.
27.04.2026 до суду від відповідача надійшло клопотання про розподіл судових витрат, у якому останній зазначив, що він поніс витрати у зв'язку з розглядом справи на загальну суму 123 190,98 грн.
Зазначені витрати складаються з наступного: 30 000 грн за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності на користь ФОП Петренко С. А. (платіжною інструкцією №255 від 23.12.2022); 20 000 грн за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності на користь ФОП Петренко С. А. (платіжною інструкцією №303 від 10.01.2023); 50 472,58 грн за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності на користь НДЦ судової експертизи з питань ІВ (платіжною інструкцією №374 від 09.02.2023); 22 718,40 грн за експертизу у сфері інтелектуальної власності на користь КНДІСЕ (платіжною інструкцією №1793 від 09.08.2024).
Враховуючи викладене, відповідач просить суд врахувати розмір понесених відповідачем витрат при здійсненні розподілу судових витрат у справі.
У судове засідання 27.04.2026 з'явилися всі учасники справи.
Судом було закінчено розгляд справи по суті та оголошено про перехід до стадії ухвалення рішення. Судом було повідомлено, що вступна та резолютивна частини рішення будуть оголошені 06.05.2026 о 13:40.
У судове засідання 06.05.2026 з'явилися позивач та відповідач.
У судовому засіданні судом було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
3. Позиція учасників справи.
3.1. Доводи Компанії "Пума Се".
Компанія Пума СЕ, вважаючи порушеними свої права інтелектуальної власності діями Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіллі", звернулася до Господарського суду Одеської області з даним позовом про захист порушених прав інтелектуальної власності на підставі п. 5 ст. 16, ст.20, 21, ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст.432, 492, 495 ЦК України, ст. 17 ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність" (правова підстава позову), виходячи з наступного.
Позивач володіє правами інтелектуальної власності на цілий ряд торговельних марок, зареєстрованих відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, дія яких поширена на Україну, які, серед інших, включають наступні міжнародні знаки:
- міжнародна реєстрація № 426712 знаку для товарів і послуг, яка діє в Україні з 17.09.1993 для товарів 25 класу МКТП, а саме «Взуття, зокрема взуття для спорту та дозвілля»;
- міжнародна реєстрація № 439162 знаку для товарів і послуг, яка діє в Україні з 17.09.1993 для товарів 25 класу МКТП «Взуття, зокрема взуття для спорту та дозвілля»;
- міжнародна реєстрація № 1250838 знаку для товарів і послуг, яка діє в Україні з 12.11.2014 для товарів 18, 25, 28 класів МКТП, зокрема для товарів 25 класу МКТП «Одяг, взуття, головні убори»;
- міжнародна реєстрація № 1138941 знаку для товарів і послуг, яка діє в Україні з 06.03.2012 для товарів 3, 18, 25 класів МКТП, зокрема для товарів 25 класу МКТП «Одяг, взуття, головні убори»;
- міжнародна реєстрація № 925647 знаку для товарів і послуг, яка діє в Україні з 02.02.2007 для товарів 18, 25, 28 класів МКТП, зокрема для товарів 25 класу МКТП «Одяг, взуття, головні убори»;
- міжнародна реєстрація № 599703 знаку для товарів і послуг, яка діє в Україні з 10.03.1993 для товарів 25 класу МКТП «Одяг, взуття, головні убори».
Торговельні марки за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, які належать компанії PUMA SE, є серією торговельних марок, які об'єднані спільним зображувальним елементом у вигляді вигнутої дугою смуги (смуг), схожої на доріжку, що йде вдалину. Всі позначення передають єдину концепцію, що стає тенденцією кожної наступної торговельної марки Компанії PUMA SE, а саме комбінація простих фігур у вигляді об'єкту - вигнутих смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця і тим самим описують цей рух, що сприймається як доріжки, що уходять вдалину. Саме цей елемент становить основу серії торговельних марок.
З метою захисту прав інтелектуальної власності позивачем в порядку ст. 398 Митного кодексу України було подано заяву про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності - знак для товарів та послуг "", що охороняється відповідно до чинної міжнародної реєстрації на знаки для товарів і послуг №426712 відповідно, щодо включення їх до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності. Відтак, зазначені вище знаки для товарів та послуг були включені до митного реєстру.
Водночас, із повідомлення Одеської митниці №2022/034/П01 від 09.12.2022 позивачу стало відомо про ввезення відповідачем на митну територію України, за митною декларацією №UA500500/2022/045058 від 07.12.2022 товару, що містять ознаки використання об'єкту права інтелектуальної власності (ОПІВ) - торговельної марки на підставі міжнародної реєстрації №426712, що внесений до митного реєстру за №229.
При цьому, позивач зауважує, що він не надавав відповідачу права на використання своїх торговельних марок, між сторонами немає жодних комерційних зв'язків, відтак, таке використання може ввести в оману споживачів.
Позивач зазначає, що при порівнянні вказаних торговельних марок позивача та позначення, використаного відповідачем, є очевидним, що вони мають схожий контур, а також однакове смислове значення та концепцію об'єкту - вигнутої смуги, яка рухається вгору і звужується до кінця і тим самим описує цей рух, що сприймається як доріжки, що уходять вдалину. Першим зоровим враженням від сприйняття порівнюваних позначень є враження схожості за рахунок використання смуги, яка звужується в напрямку задника, що легко запам'ятовуються споживачем. Відмінність у деталях не змінює загального зорового враження від сприйняття порівнюваних позначень.
При цьому, саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення. Розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. В пам'яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака.
Отже, позивач вважає, що порівнювані позначення і торговельні марки позивача є схожими до ступеня сплутування, відтак, через використання відповідачем схожого позначення на імпортованому товарі у споживача обґрунтовано може виникнути асоціація із зареєстрованими торговельними марками позивача.
На думку позивача, є очевидним, що товари, для яких на території України охороняються торговельні марки за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, які належать компанії PUMA SE, а також товари відповідача, на яких використано відповідні позначення, відносяться до одного виду товарів, а саме взуття, відтак, існує й схожість каналів збуту такого товару - магазини роздрібного продажу одягу та взуття.
Викладене свідчить про те, що використання схожих позначень на таких самих товарах, буде викликати у споживача враження, що такі товари походять з єдиного джерела і належать одній особі, яка виробляє товар.
Аналогічна позиція викладена у висновку експерта №185-12/22 від 29 грудня 2022 р., відповідно до якої позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією №UA500500/2022/045058 від 07.12.2022, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE.
Натомість, позивач вважає експертні висновки № 134-01 від 27.12.2022 та № 135-01 від 13.01.2023, надані відповідачем, необґрунтованими, поверхневими та нелогічними, а тому не повинні прийматись судом до уваги.
При цьому, позивач зазначає, що в частині експертних висновків, де аналізуються смислові значення порівнюваних об'єктів, всі порівняння експерта зводяться лише до порівняння опису самих об'єктів, а оцінюючи схожість торговельних марок, експертом було зазначено лише таку незначну відмінність як більш яскраво виражене звуження вигнутої кривої смуги. При цьому, експертом зазначено про несхожість порівнюваних об'єктів з огляду на те, що всередині використаних позначень на імпортованій відповідачем продукції є тиснення у вигляді чотирикутних фігур, натомість, наповнення та колір не мають значення.
Позивач також вважає неточним та необґрунтованим висновок експерта № 44/1-11/23 від 21.02.2023, а саме експертне дослідження - поверхневим, та зазначає, що всі ознаки, які були зазначені експертом при здійсненні порівняння, не є суттєвими та не свідчать про несхожість позначень (такі ознаки як пропорційне співвідношення відносно довжини та ширини, стилізування позначення), натомість, визначальною є сама ідея використання позначення у вигляді вигнутої смуги.
Позивач також просить суд не приймати висновок за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 7076/24-53 від 24.01.2025 в якості доказу у справі № 916/241/23, оскільки висновок судової експертизи складений тим самим судовим експертом, яка проводила експертизу №44/1-11/23 від 21.02.2023 на замовлення відповідача, відтак, позивач має сумніви в неупередженості та об'єктивності експерта Ковальової Наталії Миколаївни під час проведення судової експертизи, призначеної судом.
При цьому, позивач зазначає, що експерт є непослідовним при визначені подібності зображувальних позначень. У порівняльних таблицях експерт вибірково використовує різні терміни для одних і тих самих позначень, в залежності від критеріїв; не використовує однакові критерії для торговельних марок позивача та позначень відповідача.
Водночас, позивач зазначає, що висновок експерта № 2511 від 24.09.2025 за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності відповідно до ухвали Господарського суду Одеської області від 08.07.2025 відповідає всім вимогам матеріального та процесуального законодавства щодо порядку призначення та проведення експертизи, узгоджується із іншими доказами, що містяться в матеріалах справи, а тому є належним та допустимим доказом в справі.
За результатами проведеного експертного дослідження експерт дійшов такого висновку: позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №№426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE), та є таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару.
З урахуванням вищенаведеного, позивач зазначає, що відповідач незаконно (з порушенням прав позивача) намагався ввезти в Україну товар, маркований позначенням, яке є схожими настільки, що його можна сплутати із знаком позивача, а отже вчинив дії, які підпадають під визначення - порушення прав власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
Відтак, незважаючи на встановлену законодавством заборону використання в своїй діяльності об'єктів права інтелектуальної власності без дозволу правовласника, відповідач, здійснюючи ввезення товарів на митну територію України, не дотримався встановлених законодавством вимог щодо отримання такого дозволу від позивача, чим порушив вимоги ст. 495 ЦК України.
Таким чином, позивач просить суд відновити порушені права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг у спосіб: припинення порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.
3.2. Доводи Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіллі".
03.10.2022 між HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORY (Продавець) та ТОВ "Стіллі" (Покупець) укладено контракт №4, за умовами якого продавець зобов'язався поставити, а покупець прийняти та оплатити товар - взуття.
На підставі укладеного контракту продавцем було надано Інвойс №HS202210001 від 17.10.2022 з номенклатурою товарів та цінами загальною кількістю 11128 пар взуття та загальною вартістю 77 286,40 доларів США, серед яких є моделі взуття за артикулами: 165-1 та 165-2.
09.12.2022 Одеською митницею надано повідомлення №2022/034/ДОІ про призупинення на строк 10 робочих днів (до 22.12.2022 включно) митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності.
Призупинення митного оформлення товарів було обґрунтоване підозрою на порушення прав інтелектуальної власності ПУМА СЕ на зображувальну торговельну марку (об'єкт права інтелектуальної власності під №229 у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності), під яким міститься об'єкт права інтелектуальної власності на підставі Охоронного документа №426712 від 19.11.1976.
15.12.2022 на підставі акта №1 про взяття зразків з метою передавання їх на експертизу представником відповідача було отримано зразки товарів - 2 пари, по одній кожного артикулу. Зразки упаковано в 1 поліетиленовий пакет, опломбований, пломбір №500/514.
Натомість, згідно з висновками судового експерта Петренко С. А. №134-01 від 27.12.2022 та №135-01 від 13.01.2023 позначення у вигляді смуги, що розміщена на бічні поверхні товару - артикули 165-1, 165-2 - не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією №439162, №1250838 та №426712, правовласником яких с ПУМА СЕ (PUMA SE). Зображення на досліджуваних зразках взуття артикулів 165-1 та 165-2 мають зовсім інше смислове значення.
Вказане підтверджується й висновком експерта №44/1-11/23 від 21.02.2023.
При цьому, відповідач ставить під сумнів висновок судового експерта Сопової К.А. №185-12/22 від 29.12.2022, адже останній не можна назвати таким, що надано в результаті повного дослідження.
Щодо висновку експерта № 7076/24-53 від 24.01.2025, то відповідач вважає його таким, що наданий в результаті повного, всебічного та об'єктивного дослідження об'єктів інтелектуальної власності. Зазначений висновок складено з дотриманням норм чинного законодавства, а тому може бути використаний в якості доказу у справі.
Враховуючи викладене, відповідач просить суд врахувати зміст висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №7076/24-53 від 24.01.2025 при розгляді справи по суті.
При цьому, щодо доводів позивача стосовно того, що вказаний висновок судової експертизи складений тим самим судовим експертом, яка проводила експертизу №44/1-11/23 від 21.02.2023 на замовлення відповідача, останній зауважує, що відповідач звертався з метою проведення експертного дослідження саме до Науково-дослідного центру судової експертизи МЮУ, а не до конкретного експерта, при цьому, відповідач жодним чином не взаємодіяв зі вказаним експертом; вибір конкретного судового експерта для проведення дослідження як НДЦ судових експертиз МЮУ так і КНДІСЕ робив на власний розсуд на підставі чинного законодавства.
Також відповідач зазначає, що сторони погодили КНДІСЕ в якості установи для проведення судової експертизи та жодних заперечень проти такого вибору від позивача не надходило.
Враховуючи вищенаведене, відповідач зазначає, що, оскільки використані відповідачем позначення не є схожими до ступеню сплутування зі знаками, правовласником якого є позивач, то відсутній факт порушення прав інтелектуальної власності позивача, відтак, підстави для задоволення позовних вимог відсутні.
3.3. Доводи Державної митної служби України в особі Одеської митниці.
За результатом опрацювання запиту, направленого посадовою особою митного поста «Одеса - внутрішній» до відділу сприяння захисту прав інтелектуальної власності управління забезпечення митного контролю та оформлення в зв'язку із складним випадком виконання митної формальності «перевірка наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності», на виконання вимог статті 399 Митного кодексу України, 09.12.2022 було прийнято рішення №2022/034 про призупинення митного оформлення товарів «Взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, всього - 560 пар, торговельна марка -Stilli» строком на 10 робочих днів, як таких, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності на зображувальну торговельну марку зареєстровану в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності за номером 229, майнові права на яку належать компанії «PUMA SE», заявлених за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 07.12.2022 № UA500500/2022/045058.
Засобами електронної пошти, відповідно до вимог статті 399 Митного кодексу України, повноважному представнику компанії «PUMA SE» в Україні Одеською митницею направлено повідомлення від 09.12.2022 №2022/034/I101 із інформацією про факт пред'явлення вказаних товарів до митного оформлення, причини та строки призупинення, найменування та адресу власника/декларанта товарів, а також інша необхідна інформація, зокрема, фотозображення вказаних товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення за вказаною МД.
Декларанту повідомленням від 09.12.2022 №2022/034/Д01 надано інформацію щодо найменування та адреси осіб, яким відповідно до законодавства України, належать майнові права на вказаний об'єкт права інтелектуальної власності.
Відповідно до частини 1 статті 399 Митного кодексу України товари, призупинені за рішенням № 2022/034, були розміщені на склад митного органу за уніфікованою митною квитанцією МД 1 від 15.12.2022 серія PA № 328440.
У строк, визначений статтею 399 Кодексу, відповідно до пункту дванадцять розділу II Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 281 від 09.06.2020, представником правовласника на адресу митниці направлено Додаток 2 до повідомлення митниці про призупинення митного оформлення від 09.12.2022 № 2022/034/1101, з зазначенням варіанта прийнятого правовласником рішення:
« 1. Вважаю, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності та
1.4. Маю намір провести експертизу товарів з метою підтвердження порушення прав інтелектуальної власності;
1.7. Інше (зазначити): для можливості проведення експертизи, прошу відібрати зразки призупинених товарів, кожного артикулу по 2 шт. та направити на адресу представника ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери», відділення № 150 Нова пошта, м.т. (067) 325 32 33.
Прошу продовжити строк призупинення митного оформлення товарів на 10 робочих днів, оскільки Компанія вважає, що імпорт зазначених товарів порушує належні їй майнові права ІВ на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 426712, оскільки, дані про виробника товарів не відповідають даним митного реєстру щодо виробників оригінальних товарів; відсутня оригінальна упаковка; наявні етикетки, що не використовуються на оригінальній продукції. Компанія має намір вчиняти дії, передбачені МК для захисту своїх прав, у випадку, якщо декларант у письмовому вигляді надасть митниці заперечення власника товарів щодо їх знищення.».
Декларантом товарів ТОВ "Стіллі" протягом строків, визначених статтею 399 Кодексу, надано заперечення власника товарів щодо їх знищення шляхом направлення Додатку 2 до повідомлення митниці про призупинення митного оформлення від 09.12.2022 №2022/034/Д01.
Також, листом від 14.12.2022 № 221214/1 (вх. митниці від 14.12.2022 №24379/13) ТОВ "Стіллі" звернулось до митниці з проханням відібрати зразки призупинених товарів, по одній парі кожного артикулу, для можливості проведення експертизи.
На виконання частини 12 статті 399 Кодексу, відібрано зразки призупинених за рішенням № 2022/034 товарів та передано представнику правовласника та декларанту. На виконання вимог частини 8 статті 399 Кодексу, дію рішення № 2022/034 було продовжено з 23.12.2022 на наступні 10 робочих днів.
05.01.2023 до митниці надійшло клопотання від представника позивача (вх. митниці від 05.01.2023 №259/13) із копією ухвали Господарського суду Одеської області від 04.01.2023 у справі № 916/3/23 про вжиття заходів забезпечення позову.
Відповідно до частини дев'ятої статті 399 Кодексу, строк призупинення митного оформлення товарів, продовжено на строк дії ухвали про вжиття заходів забезпечення позову винесеної Господарським судом Одеської області від 04.01.2023 у справі №916/3/23.
У судовому засіданні під час розгляду справи по суті представник митниці підтримав позицію позивача та просив задовольнити позов у повному обсязі.
4. Фактичні обставини, встановлені судом.
4.1. Щодо належності позивачу права інтелектуальної власності на торгівельну марку.
У підтвердження належності компанії ПУМА СЕ права інтелектуальної власності на торгівельну марку - знаки для товарів і послуг "", "", "" з міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, позивачем надано до суду лист ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 20.02.2020 з доданими до нього копіями відповідних міжнародних реєстрацій (т.1 а.с.75-91).
Як вбачається з вказаного листа, міжнародна реєстрація за №426712 діє на території України у повному обсязі з 19.11.1976, міжнародна реєстрація №439162 діє на території України у повному обсязі з 11.07.1978, міжнародна реєстрація № 1250838 діє на території Україні з 12.11.2014.
4.2. Щодо митного оформлення товарів.
03.10.2022 між HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORY (Продавець) та ТОВ "Стіллі" (Покупець) укладено контракт №4, за умовами якого продавець зобов'язався поставити, а покупець прийняти та оплатити товар - взуття (т.2 а.с.31-34).
На підставі укладеного контракту продавцем було надано Інвойс №HS202210001 від 17.10.2022 з номенклатурою товарів та цінами загальною кількістю 11128 пар взуття та загальною вартістю 77 286,40 доларів США, серед яких є моделі взуття за артикулами: 165-1 та 165-2 (т.2 а.с.35).
За результатом опрацювання запиту, направленого посадовою особою митного поста «Одеса - внутрішній» до відділу сприяння захисту прав інтелектуальної власності управління забезпечення митного контролю та оформлення в зв'язку із складним випадком виконання митної формальності «перевірка наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності», на виконання вимог статті 399 Митного кодексу України, 09.12.2022 було прийнято рішення №2022/034 про призупинення митного оформлення товарів «Взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, всього - 560 пар, торговельна марка -Stilli» строком на 10 робочих днів, як таких, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності на зображувальну торговельну марку зареєстровану в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності за номером 229, майнові права на яку належать компанії «PUMA SE», заявлених за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 07.12.2022 № UA500500/2022/045058 (т.1 а.с.209).
Засобами електронної пошти, відповідно до вимог статті 399 Митного кодексу України, повноважному представнику компанії «PUMA SE» в Україні Одеською митницею направлено повідомлення від 09.12.2022 №2022/034/I101 із інформацією про факт пред'явлення вказаних товарів до митного оформлення, причини та строки призупинення, найменування та адресу власника/декларанта товарів, а також інша необхідна інформація, зокрема, фотозображення вказаних товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення за вказаною МД (т.1 а.с.64-68).
Декларанту повідомленням №2022/034/Д01 від 09.12.2022 надано інформацію щодо найменування та адреси осіб, яким відповідно до законодавства України, належать майнові права на вказаний об'єкт права інтелектуальної власності.
Відповідно до частини 1 статті 399 Митного кодексу України товари, призупинені за рішенням №2022/034, були розміщені на склад митного органу за уніфікованою митною квитанцією МД 1 від 15.12.2022 серія PA №328440 (т.1 а.с.192).
У строк, визначений статтею 399 Митного кодексу України, відповідно до пункту дванадцять розділу II Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №281 від 09.06.2020, представником правовласника на адресу митниці направлено Додаток 2 до повідомлення митниці про призупинення митного оформлення від 09.12.2022 №2022/034/1101, з зазначенням варіанта прийнятого правовласником рішення:
« 1. Вважаю, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності та
1.4. Маю намір провести експертизу товарів з метою підтвердження порушення прав інтелектуальної власності;
1.7. Інше (зазначити): для можливості проведення експертизи, прошу відібрати зразки призупинених товарів, кожного артикулу по 2 шт. та направити на адресу представника ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери», відділення № 150 Нова пошта, м.т. (067) 325 32 33.
Прошу продовжити строк призупинення митного оформлення товарів на 10 робочих днів, оскільки Компанія вважає, що імпорт зазначених товарів порушує належні їй майнові права ІВ на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 426712, оскільки, дані про виробника товарів не відповідають даним митного реєстру щодо виробників оригінальних товарів; відсутня оригінальна упаковка; наявні етикетки, що не використовуються на оригінальній продукції. Компанія має намір вчиняти дії передбачені МК для захисту своїх прав у випадку якщо декларант у письмовому вигляді надасть митниці заперечення власника товарів щодо їх знищення.» (т.1 а.с.71-72).
ТОВ "Стіллі" протягом строків, визначених статтею 399 Кодексу, надано заперечення власника товарів щодо їх знищення шляхом направлення Додатку 2 до повідомлення митниці про призупинення митного оформлення від 09.12.2022 №2022/034/Д01 (т.1 а.с.201).
Також, листом від 14.12.2022 №221214/1 (вх. митниці від 14.12.2022 №24379/13) ТОВ "Стіллі" звернулось до митниці з проханням відібрати зразки призупинених товарів, по одній парі кожного артикулу, для можливості проведення експертизи (т.1 а.с.199-200).
Як пояснив представник Одеської митниці, на виконання частини 12 статті 399 Кодексу, відібрано зразки призупинених за рішенням № 2022/034 товарів та передано представнику правовласника та декларанту. На виконання вимог частини 8 статті 399 Кодексу, дію рішення №2022/034 було продовжено з 23.12.2022 на наступні 10 робочих днів.
05.01.2023 до митниці надійшло клопотання від представника позивача (вх. митниці від 05.01.2023 №259/13) із копією ухвали Господарського суду Одеської області від 04.01.2023 у справі № 916/3/23 про вжиття заходів забезпечення позову (т.1 а.с.195 зі звороту; а.с.198).
Як зазначає третя особа, відповідно до частини дев'ятої статті 399 Кодексу, строк призупинення митного оформлення товарів, продовжено на строк дії ухвали про вжиття заходів забезпечення позову винесеної Господарським судом Одеської області від 04.01.2023 у справі №916/3/23.
4.3. Щодо висновку експерта №185-12/22 від 29.12.2022.
29.12.2022 судовим експертом Соповою К.А., на замовлення представника Компанії «PUMA SE», за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності складено висновок експерта №185-12/22 (т.1 а.с.38-63).
На вирішення експерта поставлено наступне питання: "Чи є позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією №UA500500/2022/045058 від 07.12.2022 схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE?"
Об'єктами, що підлягали дослідженню, виступали: 1) позначення, розміщені на зразках взуття, наданих на дослідження; 2) торговельні марки за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838.
Оскільки в заяві про проведення експертизи від 20.12.2022 та договорі №219 від 20.12.2022 зазначається, що висновок експерта замовляється для подання до суду в якості доказу, цей висновок підготовлено для подання до суду, а експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно зі статтею 384 Кримінального кодексу України.
Так, згідно з висновком експерта, позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією №UA500500/2022/045058 від 07.12.2022, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE. Використання схожих позначень на таких самих товарах, для яких зареєстровані досліджувані торговельні марки, буде викликати у споживача враження, що такі товари походять з єдиного джерела і належать одній особі, яка виробляє товар, а також є продовженням серії торговельних марок одного власника.
Описуючи торговельну марку за міжнародною реєстрацією №426712, експерт зазначив, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712 складається з вигнутої смуги, ширина якої збільшується у нижній частині, яка поділена пунктирними лініями на три смуги. При цьому, контурам взуття не надається правова охорона, вони служать для того, щоб показати, яким чином прикріплюється торговельна марка на товар. Зображувальне позначення у вигляді смуг виділяється на фоні взуття. Тобто торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712 є позиційним зображувальним позначенням, яке являє собою три вигнуті дугою смуги, розділені між собою пунктирними лініями та з цільними лініями по краями першої та останньої смуги, що нагадують дорогу з трьома смугами. Смуги мають різну ширину, яка зменшується від підошви на боковій частині до задника взуття - ближче до задника звужуються, ближче до підошви розширюються. Місце розташування позначення - від середньої частині бічної поверхні взуття до задника - від підошви на рівні умовного розташування шнурків, далі вгору до верхньої частини задника взуття. Охорону кольорам не надано.
Торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712 зареєстрована для товарів 25 класу МКТП, а саме «Взуття, зокрема взуття для спорту та дозвілля». Міжнародна реєстрація №426712 від 19.11.1976 діє на території України у повному обсязі з 19.11.1976. Права на знак належать Компанії PUMA SE.
Торговельні марки за міжнародною реєстрацією №439162 та №1250838 є зображувальним позначенням у вигляді вигнутої дугою смуги, схожої на доріжку, що йде вдалину. Смуга обрізається у нижній частині та з правої сторони, має різну ширину, звужується від початку дуги та до правої сторони. Смуга має контур, охорону кольорам не надано.
Торговельна марка за міжнародною реєстрацією №439162 зареєстрована для товарів 25 класу МКТП «Взуття, зокрема взуття для спорту та дозвілля». Права на знак належать Компанії PUMA SE. Права діють на території України з 17.09.1993.
Торговельна марка за міжнародною реєстрацією №1250838 зареєстрована для товарів 18, 25, 28 класів МКТП, зокрема для товарів 25 класу МКТП «Одяг, взуття, головні убори». Права на знак належать Компанії PUMA SE. Права діють на території України з 12.11.2014.
Описуючи позначення на товарі, експерт зазначає, що позначення, що містяться на бокових частинах взуття, наданих для проведення дослідження зразків товарів, є зображувальними. Позначення розташовані на зовнішній боковій частині кожного чоботу пари взуття та являють собою у вигляді вигнутої дугою смуги, схожої на доріжку, що йде вдалину. Смуга обрізається у нижній частині та з правої сторони, має різну ширину, звужується від початку дуги та до правої сторони. Місце розташування позначення - від середньої частині бічної поверхні взуття до задника, колір виконання - білий та чорний.
Для надання відповіді на поставлене перед експертом питання, експертом було проведено дослідження, яке складається з двох взаємопов'язаних стадій:
1) порівняння позначень, нанесених на зразки товарів, з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838 щодо визначення ступеня їх схожості;
2) віднесення зразків товарів до таких самих, споріднених чи неспоріднених з тими, на які поширюється правова охорона торговельних марок за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838.
Так, порівнюючи позначення з торговельною маркою, експертом зазначено наступне.
Оскільки торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712 є позиційним зображувальним позначенням, схожість досліджуваних позначень повинна визначатись за правилами встановлення схожості зображувальних позначень з урахуванням місця розташування їх на зразках продукції.
Оскільки торговельні марки за міжнародними реєстраціями №439162, 1250838 є зображувальними, схожість досліджуваних позначень повинна визначатись за правилами встановлення схожості зображувальних позначень.
Також, як фактична обставина, що підсилює загрозу сплутування порівнюваних торговельних марок і позначень на зразку взуття, може виступати використання серії знаків, в основі якої лежить один елемент. У такій ситуації нове позначення з тим же елементом може розглядатися споживачем як продовження зазначеної серії знаків та як позначення схоже настільки, що його можна сплутати з відповідною серією знаків.
Торговельні марки за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, які належать компанії PUMA SE, об'єднані спільним зображувальним елементом у вигляді вигнутої дугою смуги (смуг), схожої на доріжку, що йде вдалину. Всі позначення передають єдину концепцію, що стає тенденцією кожного наступного знаку.
При порівнянні досліджуваних позначень та торговельних марок за ознаками визначення схожості зображувальних позначень та з урахуванням місця їх розташування на зразках взуття, встановлено їх схожість з огляду на наступне:
- позначення мають схожу зовнішню форму (зображення вигнутих в одному напрямку смуг, які схожі на доріжки, що уходять вдалину);
- асиметричне зображувальне позначення (смуги мають різну ширину), розташовані у тому ж місці зі звуженням від підошви до задника взуття);
- однакове смислове значення позначень (комбінація простих фігур у вигляді об'єкту - вигнутих смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця і тим самим описують цей рух, що сприймається як доріжки, що уходять вдалину).
- однаковий вид та характер зображень (стилізовані смуги);
- схожі за загальним зоровим враженням (комбінація простих фігур є цілісним відмітним образом - позначенням, що виділяється на поверхні взуття кольором та контуром і сприяє запам'ятовуванню у свідомості споживача, що впливає на формування першого враження від позначень. Відмінність у внутрішніх деталях (більший кут вигину смуг, їх ширина або кількість смуг) не впливає на своєрідність самого позначення при зоровому сприйнятті, оскільки огляд об'єкту починається, як правило, з його зовнішнього контуру);
- однакове місце розташування, розмір та пропорції смуг - в середній частині бічної поверхні взуття від підошви до задника (для знака за міжнародною реєстрацією №426712).
Щодо кольору виконання досліджуваних позначень на зразках взуття та зареєстрованих торговельних марок, слід додатково відзначити, що торговельні марки за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838 зареєстровані без зазначення кольору і можуть застосовуватись у будь-якому кольорі.
При цьому, позначення на зразках взуття та торговельні марки за міжнародними реєстраціями №426712, 1250838 мають незначні відмінності у деталях: менший кут вигину смуг та кількість смуг. Такі відмінності, на думку експерта, є незначними і не впливають на загальне зорове враження від порівнюваних позначень, яким є враження схожості. Відмінність окремих деталей смуг слід віднести до несуттєвих, оскільки вони можуть бути не помічені пересічним споживачем, який не має нагоди порівняти два знаки одночасно. Схожими залишаються зовнішня форма, контур, вид, характер та семантика порівнюваних позначень.
Порівнюючи товари, експерт зазначив, що надані на дослідження зразки взуття відносяться до товарів 25 класу МКТП, а саме «взуття, зокрема взуття для дозвілля», тобто є таким самим товаром, для якого зареєстровані торговельні марки за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838.
З урахуванням викладеного, у результаті проведеного дослідження експертом встановлено, що позначення у вигляді смуг, розміщені на бічній поверхні зразків взуття, наданих на дослідження, є схожими з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838; схожі з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838 позначення нанесені на такі самі товари, для яких торговельні марки зареєстровані, а саме товари 25 класу МКТП «взуття, в тому числі взуття для дозвілля»; позначення на зразках взуття можуть розглядатися споживачем як продовження серії торговельних марок за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, а також / як позначення схожі настільки, що його можна сплутати з відповідною серією торговельних марок.
4.4. Щодо висновку експерта №134-01 від 27.12.2022 та №135-01 від 13.01.2023.
27.12.2022 судовим експертом Петренко С.А., на замовлення ТОВ "Стіллі", за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складено висновок експерта №134-01 (т.2 а.с.41-60).
На вирішення експертизи поставлено наступне питання: «Чи є позначення у вигляді смуги, що розміщена на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією №426712 від 19.11.1976?».
Об'єктами, що підлягали дослідженню, виступали:
- торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712 від 19.11.1976 року;
- позначення у вигляді смуги, що розміщена на бічній поверхні наданого на дослідження товару - артикул 165-1;
- позначення у вигляді смуги, що розміщена на бічній поверхні наданого на дослідження товару - артикул 165-2;
- інформація, яка міститься у наданих на дослідження документах та стосується зазначених вище об'єктів дослідження.
При проведенні експертизи був присутній лише судовий експерт Петренко Сергій Анатолійович. Експерт Петренко Сергій Анатолійович обізнаний про кримінальну відповідальність згідно із ст. 384 КК України.
Згідно з висновком експерта, позначення у вигляді смуги, що розміщена на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією №426712 від 19.11.1976.
Описуючи торговельну марку за міжнародною реєстрацією №426712, експерт зазначає, що остання є зображувальною, виконаною у вигляді криволінійної смуги, яка поступово звужується (спрямовується) зліва на право від нижньої частини до верхньої, має по середині по всій довжині дві пунктирні лінії такої самої криволінійності, які умовно поділяють смугу на три. Позначення розміщено на бічній поверхні взуття таким чином, що її початок знаходиться в зоні союзка-носок знизу, а кінець - над задником.
Натомість, на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) міститься зображувальне позначення у вигляді криволінійної смуги, яка звужується зліва на право від нижньої частини до верхньої, має різкий перехід від широкої частини до вузької, і розміщена на бічній поверхні взуття таким чином, що її початок знаходиться в зоні берца знизу, зразу перед задником, а кінець - над задником. Зазначене зображувальне позначення має виконання в стилі імітації шкіри з відповідними тисненнями у вигляді чотирикутних фігур.
Як зазначає експерт, під час визначення ступеня схожості зображувальних і тривимірних (об'ємних) позначень найважливішим є саме перше враження, яке виникає при порівнянні позначень. Саме перше враження є найближчим до сприйняття знаків споживачами. Тому, якщо першим враженням від порівняння двох позначень є враження схожості, а наступний аналіз виявить відмінність позначень через відмінність окремих елементів, то при визначенні ступеня схожості позначень слід керуватися першим враженням.
Оскільки при зоровому сприйнятті огляд об'єкту починається, як правило, з його зовнішнього контуру, то він же і запам'ятовується в першу чергу. Тому, визначення ступеня схожості позначень варто проводити з урахуванням схожості їх зовнішньої форми, не беручи до уваги незначну відмінність у внутрішніх деталях позначень. На ступінь схожості зображувальних і тривимірних позначень впливає також їх смислове значення (семантика).
Так, здійснюючи порівняння зовнішньої форми, експерт зазначає наступне.
В основу зовнішньої форми торговельної марки за міжнародною реєстрацією №426712 та позначень на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) артикул 165-1 та артикул 165-2 покладено криволінійну смугу, яка звужується знизу зліва до верху з права в умовному прямокутнику.
При цьому, виконання зазначеної форми у торговельної марки та позначень мають суттєві відмінності, а саме: у торговельної марки звуження відбувається плавно та поступово на всій довжині смуги. У позначеннях спостерігається різкий перехід від широкої частини до вузької, при цьому вузька частина смуги майже не змінює своєї ширини.
Криволінійна смуга торговельної марки має посередині по всій довжині дві пунктирні лінії такої самої криволінійності, які умовно поділяють цю смугу на три. Візуально це може сприйматися як стилізоване зображення бігових доріжок або дороги зі смугами руху, зі спрямуванням «з-за горизонту».
Криволінійні смуги позначень мають оздоблення у вигляді імітації шкіри з відповідними тисненнями у вигляді чотирикутних фігур.
Тобто, за видом та характером зображення криволінійних смуг торговельної марки за міжнародною реєстрацією №426712 та позначення, розміщеного на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття), - артикули 165-1, 165-2 - різні.
Щодо смислового значення, експерт зазначає, що виконання криволінійної смуги та її розташування на взутті підкреслює динаміку, наявність руху, що певним чином асоціюється з властивостями продукції, для якої зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712 - взуття спортивне та для відпочинку.
Криволінійна смуга, розташована на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) - артикули 165-1, 165-2, по суті охоплює задник взуття, починаючись в зоні берца (знизу), на відстані від зони союзка-носок. Таке розташування на бічній поверхні взуття відмінне від торговельної марки за міжнародною реєстрацією №426712, виконання форми криволінійної-смуги, характеру та виду її зображення не здатне викликати у споживача асоціацію з динамікою та рухом. Навпаки, наявність елементу, що охоплює п'ятку, додатково до задника, асоціативно сприйматиметься як підвищення зручності взуття при русі.
Тобто, торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712 та позначення, розміщені на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) - артикули 165-1, 165-2, сприйматимуться споживачами за різними смисловими значеннями.
Таким чином, враховуючи, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712 і позначення, розміщені на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) - артикули 165-1, 165-2: - мають суттєві відмінності у виконанні форми криволінійної смуги; - є різними за видом та характером зображення криволінійних смуг; - мають різне розташування на бічній поверхні взуття; - мають різне смислове значення; зроблено висновок про те, що при візуальному сприйнятті зазначених торговельної марки та позначень створюється різне перше враження.
Відтак, торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712 і позначення розміщені на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) - артикули 165-1, 165-2 не є схожими.
Щодо однорідності об'єктів дослідження, експерт зазначає, що досліджувані позначення та торговельна марка використовуються для маркування товарів, які належать до однієї родової та видової груп - взуття, взуття для відпочинку, мають однакове призначення, а також мають спільні канали збуту, що, в свою чергу, окреслює коло певних (спільних) споживачів (покупців певних товарів).
Таким чином, товари, для яких зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712 та товари за артикулами 165-1, 165-2, на очних поверхнях яких розміщено досліджувані позначення у вигляді криволінійних смуг, є однорідними.
13.01.2023 судовим експертом Петренко С.А., на замовлення ТОВ "Стіллі", за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складено висновок експерта №135-01 (т.2 а.с.61-80).
На вирішення експертизи поставлено наступне питання: «Чи є позначення у вигляді смуги, що розміщена на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією №439162 та №1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE)»?
Об'єктами дослідження виступали:
- торговельна марка за міжнародною реєстрацією №439162;
- торговельна марка за міжнародною реєстрацією №1250838;
- позначення у вигляді смуги, що розміщена на бічній поверхні наданого на дослідження товару - артикул 165-1;
- позначення у вигляді смуги, що розміщена на бічній поверхні наданого на дослідження товару - артикул 165-2;
- інформація, яка міститься у наданих на дослідження документах та стосується зазначених вище об'єктів дослідження.
При проведенні експертизи був присутній лише судовий експерт Петренко Сергій Анатолійович. Експерт Петренко Сергій Анатолійович обізнаний про кримінальну відповідальність згідно із ст. 384 КК України.
Згідно з висновком експерта, позначення у вигляді смуги, що розміщена на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією №439162 та №1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE).
До вказаного висновку експерт дійшов, виходячи з наступного.
Торговельні марки за міжнародною реєстрацією №439162 та №1250838 є зображувальними, виконані у вигляді криволінійної смуги, яка поступово звужується (спрямовується) зліва на право від нижньої частини до верхньої. Абрис криволінійної смуги у нижній правій частині має яскраво виражену опуклість (щодо ТМ №1250838).
Натомість, на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) міститься зображувальне позначення у вигляді криволінійної смуги, яка звужується зліва на право від нижньої частини до верхньої, має різкий перехід від широкої частини до вузької, і розміщена на бічній поверхні взуття таким чином, що її початок знаходиться в зоні берца знизу, зразу перед задником, а кінець - над задником. Зазначене зображувальне позначення має виконання в стилі імітації шкіри з відповідними тисненнями у вигляді чотирикутних фігур.
При цьому, експерт зазначив, що під час визначення ступеня схожості зображувальних і тривимірних (об'ємних) позначень найважливішим є саме перше враження, яке виникає при порівнянні позначень. Тому, визначення ступеня схожості позначень варто проводити з урахуванням схожості їх зовнішньої форми, не беручи до уваги незначну відмінність у внутрішніх деталях позначень. На ступінь схожості зображувальних і тривимірних позначень впливає також їх смислове значення (семантика).
Так, здійснюючи порівняння зовнішньої форми, експерт зазначає, що в основу зовнішньої форми торговельних марок за міжнародними реєстраціями №439162 та №1250838 та позначень на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) артикул 165-1 та артикул 165-2 покладено криволінійну смугу, яка звужується знизу зліва до верху з права в умовному прямокутнику.
При цьому, виконання зазначеної форми у торговельних марках та позначень мають суттєві відмінності, а саме:
1) у торговельній марці №439162 та позначеннях спостерігається різкий перехід від широкої частини до вузької, при цьому, вузька частина майже не змінює своєї ширини. Однак, на відміну від позначень, де ширина вузької частини приблизно вдвічі менше ширини широкої частини, у торгівельній марці ширина вузької частин приблизно в 4-ри рази менше ширини широкої частини. Через зазначене, візуально, на відміну від позначень, торговельна марки сприймається як видовжена за горизонталлю.
2) У торговельній марці №1250838, на відміну від позначень, спостерігається плавний перехід від широкої частини до вузької, а саме звуження відбувається плавно та поступово на всій довжині криволінійної смуги. Також, абрис торговельної марки у нижній правій частині має яскраво виражену опуклість. Завдяки зазначеним особливостям виконання торговельної марки, вона візуально сприймається більш похилою та видовженою, на відміну від позначень, що досліджуються.
Тобто, за видом та характером зображення криволінійних смуг торговельні марки та позначення - різні.
Щодо смислового значення, експерт зазначає, що виконання криволінійної смуги та її розташування на взутті підкреслює динаміку, наявність руху, що певним чином асоціюється з властивостями продукції для якої зареєстровані торговельні марки - взуття спортивне та для відпочинку.
Криволінійна смуга, розташована на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) - артикули 165-1, 165-2, по суті охоплює задник взуття, починаючись в зоні берца (знизу), на відстані від зони союзка-носок. Таке розташування на бічній поверхні взуття відмінне від торговельної марки за міжнародною реєстрацією №426712, виконання форми криволінійної-смуги, характеру та виду її зображення не здатне викликати у споживача асоціацію з динамікою та рухом. Навпаки, наявність елементу, що охоплює п'ятку, додатково до задника, асоціативно сприйматиметься як підвищення зручності взуття при русі.
Тобто, торговельні марки та позначення сприйматимуться споживачами за різними смисловими значеннями.
Беручи до уваги зазначене вище, та ґрунтуючись на тому, що торговельні марки за міжнародними реєстраціями №439162, №1250838 і позначення, розміщені на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) - артикули 165-1, 165-2: - мають суттєві відмінності у виконанні форми криволінійної смуги; - є різними за видом та характером зображення криволінійних смуг; - за умови розташування на бічній поверхні взуття - будуть розташовані по різному; - мають різне смислове значення; зроблено висновок про те, що при візуальному сприйнятті зазначених торговельних марок та позначень створюється різне перше враження.
Тобто, торговельні марки за міжнародною реєстрацією Nє 439162, Nє 1250838 і позначення розміщені на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) - артикули 165-1, 165-2 не є схожими.
Щодо однорідності об'єктів дослідження, експерт зазначає, що досліджувані позначення та торговельна марка використовуються для маркування товарів, які належать до однієї родової та видової груп - взуття, взуття для відпочинку, мають однакове призначення, а також мають спільні канали збуту, що, в свою чергу, окреслює коло певних (спільних) споживачів (покупців певних товарів).
Таким чином, товари, для яких зареєстровані торговельні марки та товари за артикулами 165-1, 165-2, на очних поверхнях яких розміщено досліджувані позначення у вигляді криволінійних смуг, є однорідними.
4.5. Щодо висновку експерта №44/1-11/23 від 21.02.2023.
Листом від 3.02.2023 відповідач звернувся до НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України з проханням провести комплексну експертизу товарознавчу та об'єктів інтелектуальної власності, та повідомив, що в провадженні Господарського суду Одеської області перебуває справа №916/241/23, зазначивши, що отриманий висновок буде надано до Господарського суду Одеської області у вказаній справі.
У випадку згоди експертної установи на проведення експертного дослідження відповідач просив направити на електронну адресу представника договір та рахунок для оплати послуг (т.2 а.с.81-82).
Листом від 22.02.2023 експертною установою було направлено висновок експерта №44/1-11/23 від 21.02.2023 (т.2 а.с.144). Додатками до вказаного листа вказано також акти здачі приймання, натомість, матеріали справи не містять відповідних актів.
21.02.2023 судовим експертом Ковальовою Н.М., на замовлення ТОВ "Стіллі", за результатами проведення судової у сфері інтелектуальної власності, складено висновок експерта №44/1-11/23 (т.2 а.с.145-166).
На вирішення експерта поставлено питання: "Чи є позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №426712, 439162 та 1250838, правовласником яких с ПУМА СЕ (PUMA SE)?
Об'єкти, що підлягали дослідженню:
- позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку артикул 165-1;
- позначення у вигляді смути, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку артикул 165-2;
- знак за міжнародною реєстрацією №1250838;
- знак за міжнародною реєстрацією №439162;
- знак за міжнародною реєстрацією №426712.
Враховуючи, що замовником було повідомлено, що отриманий висновок буде надано до суду у межах розгляду справи №916/241/23, експерт про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384, 385 КК України попереджена.
Згідно з висновком експерта, позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE) та не здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару.
Описуючи об'єкти дослідження, судовий експерт зазначив наступне.
Щодо знаку за міжнародною реєстрацією №1250838: зображувальне позначення темного кольору представлене у вигляді фігурної смуги, де товщина у нижній частині відноситься до товщини у верхній частині, приблизно, 10/1 висота до довжини, приблизно, 4/10, гри кути гострі, один тупий, лінії вишукані, плавні.
Щодо знаку за міжнародною реєстрацією №439162: зображувальне позначення світлого кольору представлене у вигляді видовженої фігурної смуги, де товщина у нижній частині відноситься до товщини у верхній частині, приблизно, 4/1, висота до довжини, приблизно, 4/10, два кути схожі на прямі, один тупий, один гострий.
Щодо знаку за міжнародною реєстрацією №426712: зображувальне позначення, де на фоні контуру взуття, по всій бічній поверхні, розміщено позначення темного кольору, що представлене у вигляді фігурної смуги, яка поділена вздовж на три смужки. Товщина у нижній частині відноситься до товщини у верхній частині, приблизно, 3/1, висота до довжини, приблизно, 4/10, лінії плавні.
Щодо позначень: задня частина взуття містить самостійну деталь - задник. Задник важлива деталь взуття, що захищає п'яту і задню частину стопи від пошкоджень. Зазвичай становить 1/5 від довжини взуття. Також задник служить для фіксації п'яти, тому він майже завжди жорсткий. Однак, зважаючи на різноманіття взуттєвого асортименту, нерідко задник може бути самостійною деталлю взуття або складовою частиною берци.
У наданих на дослідження зразках товарів, задник складається, окрім інших, із двох елементів різної фактури. Перший елемент - декоративний, поєднується із берцею та виконаний із блискучого матеріала, що нагадує шкіру крокодила. Другий елемент, настрочений подвійною стрічкою на перший, повторює його контури та поєднується із елементами підошви взуття. Матеріал схожий на гладку шкіру.
Дослідження здійснювалося за наступними етапами: а) визначення спорідненості товарів і послуг; б) визначення ступня схожості знака для товарів і послуг і позначення.
Стосовно спорідненості товарів експерт дійшов висновку, що товари, надані для дослідження і товари, щодо яких діє міжнародна охорона, є тими самими - взуття.
Стосовно схожості позначень експерт вказав, що досліджувані позначення є зображувальними, а отже, порівняння здійснено за правилами порівняння саме зображувальних позначень.
При визначенні подібності зображувальних і об'ємних позначень враховують наступні критерії: зовнішня форма; наявність чи відсутність симетрії; смислове значення; вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.); поєднання кольорів і тонів. Зазначені ознаки можуть враховуватися як кожна окремо, так і в різних поєднаннях.
За наслідком порівняння експерт дійшла висновку про те, що досліджувані позначення не є схожими за графічними (візуальними) ознаками.
4.6. Щодо висновку експерта №7076/24-53 від 24.01.2025.
Ухвалою суду від 15.06.2023 призначено у справі №916/241/23 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» - «Центру судової експертизи та експертних досліджень», та на вирішення експертів поставлене наступне питання: "Чи є позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №№426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE), та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?".
Ухвалою суду від 9.04.2024 проведення експертизи, призначеної ухвалою суду від 15.06.2023, доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз
Згідно з висновком експерта Ковальової Н.М., за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №7076/24-53 від 24.01.2025 (т.5 а.с.18-28), позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - не є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE), та не є таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару.
Експерт про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384, 385 КК України попереджена.
Об'єктами дослідження були:
- декоративний елемент у вигляді смуги, що «розміщений на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку артикул 165-1»;
- декоративний елемент у вигляді смуги, що «розміщений на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку артикул 165-2»;
- торговельна марка за міжнародною реєстрацією №1250838. Зображувальне позначення чорного кольору представлене у вигляді фігурної криволінійної смуги, яка поступово звужується. Абрис криволінійної смуги у нижній правій частині має яскраво виражену опуклість. Ширина у нижній частині відноситься до ширини у верхній частині смуги, відноситься приблизно - 10/1, а висота фігури до ширини - 1/6, три кути гострі, один тупий, лінії вишукані, плавні;
- торговельна марка за міжнародною реєстрацією №439162. Зображувальне позначення сірого кольору представлене у вигляді видовженої фігурної смуги, де товщина у нижній частині відноситься до товщини у верхній частині, приблизно, 4/1, висота до довжини, приблизно, 1/3, два кути наближені до прямого, один тупий, один гострий. Фігура має чіткий темний контур.
- торговельна марка за міжнародною реєстрацією №426712. Зображувальне позначення, де на фоні контуру взуття, майже вздовж усій бічній поверхні, розміщено позначення темного кольору, що представлене у вигляді фігурної криволінійної смуги, яка поділена вздовж на три смужки пунктирними лініями. Товщина у нижній частині відноситься до товщини у верхній частині, приблизно, 3/1, висота до довжини, приблизно, 4/10, лінії плавні.
Дослідження здійснювалося за наступними етапами: а) визначення спорідненості товарів і послуг; б) визначення ступня схожості знака для товарів і послуг і позначення.
Стосовно спорідненості товарів експерт дійшов висновку, що товари, надані для дослідження і товари, щодо яких діє міжнародна охорона, є тими самими - взуття.
Стосовно схожості позначень експерт вказав, що досліджувані позначення є зображувальними, а отже, порівняння здійснено за правилами порівняння саме зображувальних позначень.
При визначенні подібності зображувальних і об'ємних позначень враховують наступні критерії: зовнішня форма; наявність чи відсутність симетрії; смислове значення; вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.); поєднання кольорів і тонів. Зазначені ознаки можуть враховуватися як кожна окремо, так і в різних поєднаннях.
За наслідком порівняння експерт також дійшла висновку про те, що досліджувані торговельні марки компанії PUMA SE «є серією торговельних марок, які об'єднані спільним зображувальним елементом у вигляді вигнутої дугою смуги (смуг), схожої на доріжку, що йде вдалину», тобто, головною спільною ознакою, яка об'єднує ці різноманітні позначення, права на які належать компанії PUMA, є схожі пропорції «вигнутої дугою смуги, схожої на доріжку, що йде вдалину». Розмір, форма, довжина, забарвлення, фактура (імітація шкіри рептилії на противагу однотонного або смугастого тла доріжки) декоративного елемента у вигляді стрічки, наданого для дослідження взуття, не викликає враження про серійність або належність позначень одному правовласнику.
Матеріали справи також містять картку атестованого судового експерта Ковальової Н.М. (т.5 а.с.132-134).
4.6. Щодо висновку експерта № 2511 від 24.09.2025.
Ухвалою суду від 8.07.2025 призначено у справі №916/241/23 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському відділенню Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, та на вирішення експертів поставлено наступне питання: "Чи є позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE), та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?".
Згідно з висновком експерта Фої О.А. № 2511 від 24.09.2025 за результатами проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за ухвалою Господарського суду Одеської області від 8.07.2025 у справі №916/241/23 (т.6 а.с.18-27), позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE), та є таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару.
Експерт про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384, 385 КК України попереджена.
Об'єктами дослідження виступали:
1. Знак за міжнародною реєстрацією №426712;
2. Знак за міжнародною реєстрацією №439162;
3. Знак за міжнародною реєстрацією №1250838;
4. Позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2.
Знак за міжнародною реєстрацією №426712 є зображувальним позначенням, що складається з однієї полоси, у вигляді вигнутої смуги, розміщеної на боковій поверхні взуття, що починається від підошви та звужується до задньої поверхні взуття, а на її поверхні, вздовж всієї довжини містяться дві пунктирні лінії. Контури взуття слугують для демонстрації того, як знак розташований і не є компонентом знаку.
Знаки за міжнародними реєстраціями №439162 та №1250838 є зображувальним позначенням, що складається з однієї полоси, у вигляді вигнутої смуги.
Позначення у вигляді смуги на товарі артикули 165-1, 165-2 є зображувальним позначенням, що складається з однієї полоси, у вигляді вигнутої смуги.
Експертом вказано, що однією із найбільш важливих обставин, які необхідно враховувати при дослідженні є те, що споживач не порівнює знаки для товарів і послуг паралельно, він, як правило, зустрічається із знаком-порушником в магазині, не бачачи товару, маркованого знаком, який споживач знає і пам'ятає більш-менш точно. Споживач сприймає товари, що пропонуються під знаком порушником як товари, які справді він мав намір придбати.
У загальному вигляді порівняльне дослідження проводиться за наступними етапами.
На першому етапі порівняльного дослідження встановлюється спорідненість товарів, або товарів і послуг, або послуг і послуг.
На другому етапі здійснюється зіставлення загальних та окремих ознак різних засобів індивідуалізації.
Дослідження здійснюється за наступними етапами: а) визначення спорідненості товарів і послуг; б) визначення ступеня схожості позначення та торговельних марок.
Щодо визначення спорідненості товарів і послуг, експерт зазначає, що товари 25 класу МКТП, а саме: «взуття» для яких зареєстровані знаки за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838 є спорідненими з товарами, на яке нанесено позначення у вигляді смуги (артикули 165-1, 165-2).
Щодо визначення схожості позначення та торговельних марок, експерт зазначає, що знаки та позначення є зображувальними позначеннями, отже, основним критерієм схожості зображувальних позначень є загальне візуальне (зорове) враження, а також його смислове значення.
За загальним зоровим сприйняттям досліджувані позначення є схожими, оскільки пересічний споживач буде розглядати позначення в цілому, без поділу на окремі елементи. А в цілому досліджувані позначення мають форму полоси, у вигляді вигнутої смуги.
Досліджувані позначення мають схоже загальне зорове сприйняття, однакові вид та характер зображення, смисловий зміст, геометричні форми.
В матеріалах господарської справи №916/241/23 (т. 4 а.с.81-89) містяться товарні знаки PUMA зареєстровані в Україні станом на 04 серпня 2020 року, зокрема, що складаються з однієї полоси, у вигляді вигнутої смуги.
Відтак, експерт зазначає, що позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, артикули 165-1, 165-2 складається з однієї полоси, у вигляді вигнутої смуги, у пересічного споживача може викликати враження про те, що ці позначення є продовженням серії знаків однієї особи, а саме PUMA.
Розбіжності між висновком первинної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №7076/24-53 від 24.01.2025, складеним завідувачем відділом товарознавчих та спеціальних видів досліджень Ковальовою Н.М., судовим експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та висновком повторної судової експертизи, полягають у різній оцінці ознак досліджуваних об'єктів.
Матеріали справи містять акт №2511 здачі-приймання висновку експерта №2511 від 24.09.2025 на суму 120 438,72 грн (т.6 а.с.16).
4.7. Щодо пояснень експертів у судовому засіданні.
Ухвалою суду від 4.02.2026 викликано судового експерта Сопову К. А. у підготовче засідання по справі №916/241/23 для надання роз'яснень щодо висновку № 182-12/22 від 29.12.2022; судового експерта Петренко С.А. - для надання роз'яснень щодо висновку № 134-01 від 27.12.2022; судового експерта Ковальову Н. М. - для надання роз'яснень щодо висновків № 44/1-11/23 від 21.02.2023 та №7076/24-53 від 24.01.2025; судового експерта Фою О. А. - для надання роз'яснень щодо висновку №2511 від 24.09.2025.
Вказаною ухвалою запропоновано судовим експертам підготуватися для надання відповідей на наступні питання:
1) При порівнянні зображувальних позначень за геометричною формою чи мають значення порівняння між собою математичних показників таких форм як от вигнутість, звуженість, співвідношення сторін і т. п?
2) Чи має значення при порівнянні зображувальних позначень за смисловим змістом їхнє внутрішнє наповнення?
3) В якій мірі при порівнянні вигнутих смуг на їхнє смислове значення впливає внутрішнє наповнення?
У судовому засіданні судовий експерт Сопова К.А. зазначила, що точні математичні показники не мають значення. У пам'яті споживача є нечіткий образ, і він переносить його, коли стикається з іншими позначеннями. У споживача зазвичай немає можливості порівняти дві торговельні марки одночасно. При цьому, споживач бачить конкретну смугу і не буде звертати увагу на внутрішнє наповнення.
Судовий експерт також зазначила, що внутрішнє наповнення (лінії, які нагадують шкіру рептилії) на смислове значення не впливають, адже торговельні марки зареєстровані у чорно-білому виконанні, а споживач бачить конкретну смугу і не буде звертати увагу на внутрішнє наповнення. Експерт також зазначила, що за основу було взято певний опис позначень, як їх позиціонує компанія "Пума". Якими саме словами це описано - не є визначальним; важливим є те, яку саме форму має позначення.
Судовий експерт Петренко С.А. вказував на форму, внутрішнє наповнення та, головне, розміщення позначення на взутті, зазначаючи, що форма відрізняється, і різниця у формі виконання цих смуг має значення. Внутрішнє наповнення також є важливим. У першому випадку це бігова доріжка (позначення для спортивного взуття); якщо середина заповнена іншим (наприклад, трикутники під "шкіру рептилії"), то це не асоціюється з біговою доріжкою, а сприймається як смуга з іншим наповненням. Судовий експерт також наголосив, що порівняння здійснюється в комплексі.
Судовий експерт Ковальова Н. М. вказала, що пропорції (математичні розміри) є дуже важливими. Різниця у довжині позначень становить у два рази. У випадку позначення у вигляді смуги має значення її розміщення. Важливі моменти - це розмір та розташування. Щодо внутрішнього наповнення - воно також є значущим. Позначення "Пума" нагадує доріжку, тоді як взуття "Стіллі" більше сприймається як смужка. Водночас, не кожна смуга обов'язково повинна нагадувати позначення взуття "Пума".
Судовий експерт Ковальова Н. М. також погодилася з експертом Петренко С. А., зазначаючи, що на коробках, внутрішній стороні взуття та на язичку взуття було написано "Стіллі", що вказує на виробника, а також звернула увагу на розміщення позначення на бічній поверхні взуття, а також на цінову пропозицію.
Судовий експерт Фоя О. А. зазначила, що під час встановлення схожості позначень, що порівнюються, їх слід розглядати як цілісні образи, без поділу на окремі елементи. При цьому, головним є перше зорове сприйняття. Розбіжності в окремих елементах не повинні відігравати визначальну роль, оскільки слід враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти різні знаки одночасно.
При цьому, експерт також зазначила, що геометричні та математичні показники не мають значення, як й внутрішнє наповнення, оскільки виконання здійснене у чорно-білому варіанті.
5. Позиція суду.
5.1 Щодо законодавства, яке регулює спірні правовідносини, та предмету доведення.
Відповідно до приписів статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.
Як унормовано приписами статті 420 ЦК України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.
Торговельною маркою, відповідно до ч.1 ст. 492 ЦК України, може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
У відповідності до положень ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" торговельна марка - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Частиною 2 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.
Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.
Частиною 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.
Отже, з урахуванням наведених положень Закону, порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку вважається використання позначення, схожого із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.
Тобто предметом доведення в рамках даної справи є схожість позначення, розміщеного на взутті, із торговельними марками, права на які належать позивачу, настільки, що їх можна сплутати.
5.2 Щодо схожості позначень та оцінки експертних висновків.
Згідно з ч.3 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів.
Суд зазначає, що вирішення питань зокрема щодо введення в оману споживачів стосовно торговельних марок за загальним правилом потребують спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо. Отже у даній категорії спорів для правильного їх вирішення, встановлення обставини, що мають ключові та вагомі значення, для з'ясування яких необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, необхідним та доцільним є залучення експертів для подальшого використання наданих висновків.
Задекларований ГПК України принцип змагальності сторін полягає, зокрема, у можливості сторін: надавати до суду висновок експерта, який має однакове процесуальне значення із висновком експерта, складеним на підставі призначеної судом експертизи та оцінюється судом разом з іншими доказами відповідно до ст. 86 ГПК України.
Відповідно до статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
При цьому, згідно зі статтею 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.
Як встановлено судом, матеріали справи містять висновки шести експертиз, але кількість наявних у матеріалах справи висновків експертів не має значення, важливою є саме суть кожного висновку експерта. Тому, здійснюючи оцінку доказів та застосовуючи принцип вірогідності доказів, необхідно оцінювати не кількість висновків, а зміст кожного з них.
Близький за змістом правовий висновок наведено у постанові КГС ВС від 19.10.2023 у справі № 910/7514/21.
В даному випадку, суд, враховуючи, зокрема, те, що експертні висновки є протилежними за змістом, а також те, що представниками сторін було зазначено про достатність доказів для прийняття рішення у справі та відсутність необхідності призначення що однієї комісійної експертизи суд, з огляду на сталу практику Верховного Суду, наведену у постанові від 15.07.19 № 910/18587/16, вважає за необхідне, відповідно до ст. 104 ГПК України, оцінити обставину наявності або відсутності схожості між торговельними марками, право інтелектуальної власності на які належать позивачу, та зображенням на кросівках, з урахуванням висновків експертів та наданих ними пояснень з точки зору пересічного споживача.
Суд враховує, що положення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" детальніше розкриваються в Правилах складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, затверджених наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 р. № 19889 (Правила).
За змістом вказаних Правил оцінка схожості позначень здійснюється на основі елементів, що мають розрізняльну здатність, їх загального зорового сприйняття, зокрема домінуючих і другорядних графічних елементів, співставлення звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості, їх кольорового та композиційного рішення. Під час встановлення схожості порівнювані позначення розглядаються в цілому, без поділення на окремі елементи.
Оцінка схожості позначень здійснюється з позиції сприйняття їх пересічним споживачем, яким вважається споживач відповідних товарів і/або послуг, який є достатньо поінформованим, спостережливим та обачним. Ступінь уваги пересічного споживача залежить, зокрема, від його знань і досвіду, характеру відповідних товарів і/або послуг та способу їх придбання (отримання).
Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, якщо воно асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Сплутування позначень відбувається, коли споживач може помилково сприйняти одне позначення за інше.
Позначення вважається таким, що асоціюється у споживача з іншим позначенням, якщо наявний усталений зв'язок між цими позначеннями, унаслідок чого споживач може припустити, що товари і/або послуги із такими позначеннями походять з єдиного джерела, тобто належать одній особі або пов'язаним особам (імовірність асоціації).
На схожість зображувальних, тривимірних, позиційних і орнаментних позначень впливає ступінь схожості таких їх ознак: зовнішня форма та контур, наявність чи відсутність симетрії, смислове значення, вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне), поєднання кольорів.
При цьому вирішальним фактором є перше зорове сприйняття (загальне враження) позначень.
Суд, надаючи оцінку висновкам експертів та поясненням експертів, наданим на відповідні запитання суду та сторін, враховує, що в експертному висновку Сопової К.А. №185-12/22 від 29.12.2022 відповідні висновки щодо схожості будуються на схожості зовнішньої форми позначення (зображення вигнутих в одному напрямку смуг, які схожі на доріжки, що уходять вдалину), їх асиметричності (різна ширина), розташуванні зі звуженням від підошви до задника взуття; однаковому смисловому значенні (комбінація простих фігур у вигляді об'єкту - вигнутих смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця і тим самим описують цей рух, що сприймається як доріжки, що уходять вдалину), однаковому виду та характеру зображень (стилізовані смуги).
Експертом зазначено, що позначенням виділяється на поверхні взуття кольором та контуром і сприяє запам'ятовуванню у свідомості споживача, що впливає на формування першого враження від позначень.
Відмінність у внутрішніх деталях (більший кут вигину смуг, їх ширина або кількість смуг) не впливає на своєрідність самого позначення при зоровому сприйнятті, оскільки огляд об'єкту починається, як правило, з його зовнішнього контуру); такі відмінності як менший кут вигину смуг та кількість смуг, на думку експерта, є незначними, їх слід віднести до несуттєвих, оскільки вони можуть бути не помічені пересічним споживачем, який не має нагоди порівняти два знаки одночасно. Схожими залишаються зовнішня форма, контур, вид, характер та семантика порівнюваних позначень.
У судовому засіданні експерт Сопова К.А. також зазначила, що математичні показники не мають значення, а внутрішнє наповнення (лінії, які нагадують шкіру рептилії) на смислове значення не впливають.
Щодо експертного висновку Фої О.А. №2511 від 24.09.2025, у якому експерт вказала про схожість позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару (артикули 165-1, 165-2) настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE), та про те, що вказане позначення здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару, суд вказує, що відповідні висновки будувалися на тому, що досліджувані позначення мають схоже загальне зорове сприйняття, однакові вид та характер зображення, смисловий зміст, геометричні форми.
Експертом вказано, що в цілому досліджувані позначення мають форму полоси, у вигляді вигнутої смуги - як товарні знаки PUMA, зареєстровані в Україні станом на 04 серпня 2020 року (т. 4 а.с.81-89), зокрема, що складаються з однієї полоси, у вигляді вигнутої смуги, так й позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, артикули 165-1, 165-2 складається з однієї полоси, у вигляді вигнутої смуги, відтак, у пересічного споживача може викликати враження про те, що ці позначення є продовженням серії знаків однієї особи, а саме PUMA.
При цьому, як вбачається з таблиці №1, зіставлення знаків за міжнародними реєстраціями №426712, 439162 та 1250838 із позначенням, що розміщене на бічній поверхні товару (артикули 165-1, 165-2) (а.с.13-14 висновку), у якій містяться дані, на підставі яких було здійснено висновок щодо схожості знаків та позначення, експерт, надаючи характеристику таким ознакам, як вид і характер зображення (конкретне чи абстрактне, карикатурне, стилізоване тощо), смисловий зміст та геометричні форми (силует, абрис, лінії), описує у всіх випадках як знаки, так й позначення однаково - як полосу у вигляді вигнутої смуги.
Відтак, суд критично відноситься до вказаних висновків та вважає, що виду та характеру зображення не надано повного та всебічного опису, оскільки експертом фактично було наведено лише загальну характеристику як знаків за міжнародними реєстраціями №426712, №439162 та №1250838, так і досліджуваного позначення - як «полоси у вигляді вигнутої смуги». Натомість, як було вище зазначено судом, виходячи зі змісту Правил, на схожість зображувальних, тривимірних, позиційних і орнаментних позначень впливає ступінь схожості таких їх ознак: зовнішня форма та контур, наявність чи відсутність симетрії, смислове значення, вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне), поєднання кольорів.
Водночас, у висновках №185-12/22 від 29.12.2022 та №2511 від 24.09.2025 відсутній детальний опис таких ознак досліджуваних позначень, як вид і характер зображення (зокрема, чи є зображення конкретним чи абстрактним, карикатурним, стилізованим тощо), а також геометричних форм позначень, включаючи силует, абрис та лінії, зазначення яких передбачено як Правилами, так і Методичними рекомендаціями з проведення відповідних експертних досліджень, якими й керувалися при проведенні досліджень судові експерти, про що зазначено у самих висновках.
Отже, фактично, однаковий опис як зареєстрованих знаків, так і спірного позначення виключно через їх загальну форму "полоси у вигляді вигнутої смуги" фактично і став підставою для висновку експерта про їх схожість, без належного дослідження сукупності інших суттєвих ознак та відмінностей між ними.
У поясненнях під час розгляду справи судовий експерт Фоя О. А. також зазначила, що геометричні та математичні показники не мають значення, як й внутрішнє наповнення.
Таким чином, аналізуючи висновок експерта Сопової К.А. №185-12/22 від 29.12.2022 та висновок експерта Фої О.А. №2511 від 24.09.2025, суд зауважує, що висновок про схожість позначення, що розміщене на бічній поверхні товару (артикули 165-1, 165-2), зі знаками за міжнародними реєстраціями №426712, 439162 та 1250838 будується фактично на виокремленні окремої частини оздоблення кросівок, що певним чином нагадує зображення вигнутих в одному напрямку смуг.
Дійсно, як наголошується позивачем та жодним чином не спростовано при розгляді справи, торговельні марки зареєстровані для товарів 25 класу МКТП, а саме «Взуття, зокрема взуття для спорту та дозвілля».
При цьому, оскільки і сам позивач, і експерти зазначають, що позначення, зареєстровані позивачем, за смисловим змістом нагадують бігову доріжку, дорогу, що уходить вдалину, суд вважає, що математичні пропорції є важливими для оцінки схожості позначень, враховуючи наступне.
Для передачі враження про те, що дорога уходить вдалину, використано художній прийом перспективи. При цьому перспектива - це система зображення об'ємного простору та предметів на площині, де їх розміри закономірно зменшуються в міру віддалення від глядача. Цей художній прийом імітує те, як людське око сприймає реальність.
Основним видом перспективи є лінійна перспектива - геометрично точна система, яка визначає візуальні зміни розмірів, пропорцій та форми предметів залежно від їхнього віддалення, якій характерні наступні ознаки:
- зменшення розмірів: предмети однакового розміру стають пропорційно меншими по мірі віддалення вглибину картини;
- лінія горизонту: це уявна лінія на рівні очей художника, яка ділить простір і слугує основою для побудови композиції;
- точка сходу: уявна точка на лінії горизонту, де сходяться всі паралельні лінії, що йдуть від глядача вдалину (наприклад, краї дороги або стіни будівлі). Залежно від задуму, їх може бути одна, дві або більше.
- лінії скорочення: паралельні лінії, які в реальності ніколи не перетинаються, на малюнку візуально зближуються і з'єднуються саме в точці сходу.
При цьому, суд зазначає, що пропорції зменшення мають вирішальне значення для лінійної перспективи, оскільки саме за рахунок поступового звуження елементів, зміни їх співвідношення та напрямку ліній створюється ефект лінійної перспективи, тобто, візуальне враження віддалення зображення у простір. У випадку порушення математичної точності таких пропорцій втрачається або змінюється візуальний ефект віддалення, руху та просторового сприйняття зображення, внаслідок чого змінюється і загальне зорове враження від позначення.
За таких обставин, суд вважає, що у висновках експерта Ковальової Н.М. №44/1-11/23 від 21.02.2023 та №7076/24-53 від 24.01.2025 більш повно відображено відмінності щодо геометричних форм зображень та математичних показників, пропорцій останніх, як й у висновках експерта Петренко С.А. №134-01 від 27.12.2022 та №135-01 від 13.01.2023, яким зазначено, що в основу зовнішньої форми торговельних марок та позначень на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) артикул 165-1 та артикул 165-2 дійсно покладено криволінійну смугу, яка звужується знизу зліва до верху з права в умовному прямокутнику, водночас, у торговельній марці №426712 звуження відбувається плавно та поступово на всій довжині смуги, а у позначеннях спостерігається різкий перехід від широкої частини до вузької, при цьому вузька частина смуги майже не змінює своєї ширини.
У торговельній марці №439162 та позначеннях спостерігається різкий перехід від широкої частини до вузької, при цьому, вузька частина майже не змінює своєї ширини. Однак, на відміну від позначень, де ширина вузької частини приблизно вдвічі менше ширини широкої частини, у торгівельній марці ширина вузької частин приблизно в 4-ри рази менше ширини широкої частини. Через зазначене, візуально, на відміну від позначень, торговельна марка сприймається як видовжена за горизонталлю.
У торговельній марці №1250838, на відміну від позначень, спостерігається плавний перехід від широкої частини до вузької, а саме звуження відбувається плавно та поступово на всій довжині криволінійної смуги. Також, абрис торговельної марки у нижній правій частині має яскраво виражену опуклість. Завдяки зазначеним особливостям виконання торговельної марки, вона візуально сприймається більш похилою та видовженою, на відміну від позначень, що досліджуються.
Щодо доводів позивача стосовно неможливості врахування висновку судового експерта Ковальової Наталії Миколаївни, суд зазначає, що, по-перше, вказане питання було предметом дослідження судом, за результатом розгляду якого суд (суддя Степанова Л.В.) дійшов висновку про відсутність підстав для відводу судового експерта, по-друге, як вже було зазначено судом, кількість експертних висновків не має вирішального значення при розгляді справи, а оцінка висновків експертів здійснюється у сукупності з іншими доказами та доводами сторін.
Відтак, суд бере до уваги усю сукупність доводів, викладених у висновках експертів, у тому числі й у висновках експерта Петренко С.А., належність яких сумніву не піддавалася.
При цьому, суд враховує, що у відповідних висновках експертів (Петренко, Ковальова) було приділено увагу саме смисловому значенню.
Так, експерт дійшов висновку, що виконання криволінійної смуги та її розташування на взутті підкреслює динаміку, наявність руху, що певним чином асоціюється з властивостями продукції, для якої зареєстровані відповідні торговельні марки.
Натомість, криволінійна смуга, розташована на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття), з огляду на виконання її форми, характеру та виду її зображення, не здатне викликати у споживача асоціацію з динамікою та рухом.
Тобто, торговельні марки та позначення, розміщені на бічних поверхнях наданих на дослідження зразків товару (взуття) - артикули 165-1, 165-2, сприйматимуться споживачами за різними смисловими значеннями.
У застосуванні до спірних правовідносин приписів статті 104 ГПК України "Оцінка висновку експерта судом" суд враховує сталу та послідовну правову позицію Верховного Суду, відповідно до якої сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Такий висновок викладений, зокрема, у постановах Верховного Суду від 20.02.2018 у справі № 922/3136/16, від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16, від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17.
Так, з позиції пересічного поінформованого споживача суд звертає увагу, що на взутті виробника PUMA, у переважній більшості, використано не лише торгівельну марку із зображенням смуг, а й словесне найменування PUMA на підошві або на м'якій частині взуття, зображення пантери, тощо.
Тобто фактично виробник PUMA при нанесенні зареєстрованих позначень на власні вироби не обмежується будь-яким одним, а використовує їх у певній сукупності.
Натомість, оцінюючи, зокрема, речові докази з позиції пересічного споживача, суд вказує, що за відсутності будь-яких інших позначень, що використовуються PUMA для спортивного (дозвільного) взуття, нанесене на кросівках відповідача позначення, як і виріб в цілому, не сприймається як такі, що схожі, та як такі, що можна сплутати із торгівельними марками позивача та взуттям виробника Puma.
При цьому, вирішуючи питання, щодо імовірності асоціації, тобто припущення, що товари і/або послуги із такими позначеннями походять з єдиного джерела, суд враховує також, що упаковка товару (коробка), містить напис "Стіллі", що вказує на виробника, про що було також зазначено у висновках експерта Ковальової Н.М. та поясненнях останньої у судовому засіданні.
Отже, враховуючи наведене у сукупності, суд зазначає про недоведення позивачем обставини використання відповідачем такого позначення, яке можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками PUMA, що виключає задоволення позовних вимог.
5.3 Щодо судових витрат.
Згідно з ч.1, 3 ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.
Відповідно до ч.4, 5 ст.127 ГПК України розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
Згідно з п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (ч.4 ст.129 ГПК України).
Відповідно до ч.5 ст.129 ГПК України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.
Частиною 8 статті 129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.
Приймаючи до уваги відмову у задоволенні позовних вимог, судові витрати позивача, у тому числі у вигляді судового збору та витрат на проведення експертизи на підставі ст.129 ГПК України покладаються на позивача та відшкодуванню з відповідача не підлягають.
Щодо витрат відповідача суд вказує, що 27.04.2026 до суду від відповідача надійшло клопотання про розподіл судових витрат, у якому останній зазначив, що він поніс витрати у зв'язку з розглядом справи на загальну суму 123 190,98 грн.
Зазначені витрати складаються з наступного: 30 000 грн за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності на користь ФОП Петренко С. А. (платіжною інструкцією №255 від 23.12.2022); 20 000 грн за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності на користь ФОП Петренко С. А. (платіжною інструкцією №303 від 10.01.2023); 50 472,58 грн за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності на користь НДЦ судової експертизи з питань ІВ (платіжною інструкцією №374 від 09.02.2023); 22 718,40 грн за експертизу у сфері інтелектуальної власності на користь КНДІСЕ (платіжною інструкцією №1793 від 09.08.2024).
Враховуючи викладене, відповідач просить суд врахувати розмір понесених відповідачем витрат при здійсненні розподілу судових витрат у справі.
Як встановлено судом, 27.12.2022 судовим експертом Петренко С.А., на замовлення ТОВ "Стіллі", за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складено висновок експерта №134-01 (т.2 а.с.41-60).
13.01.2023 судовим експертом Петренко С.А., на замовлення ТОВ "Стіллі", за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складено висновок експерта №135-01 (т.2 а.с.61-80).
Крім того, листом від 3.02.2023 відповідач звернувся до НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України з проханням провести комплексну експертизу товарознавчу та об'єктів інтелектуальної власності, та повідомив, що в провадженні Господарського суду Одеської області перебуває справа №916/241/23, зазначивши, що отриманий висновок буде надано до Господарського суду Одеської області у вказаній справі. У випадку згоди експертної установи на проведення експертного дослідження відповідач просив направити на електронну адресу представника договір та рахунок для оплати послуг (т.2 а.с.81-82).
Листом від 22.02.2023 експертною установою було направлено висновок судового експерта Ковальової Н.М. №44/1-11/23 від 21.02.2023 (т.2 а.с.144-166). Додатками до вказаного листа вказано також акти здачі приймання, натомість, матеріали справи не містять відповідних актів.
Так, на підтвердження вартості вказаних експертних досліджень відповідачем надано суду платіжну інструкцію №255 від 23.12.2022 на суму 30 000 грн (отримувач: ФОП Петренко С.А.), №303 від 10.01.2023 на суму 20 000 грн (отримувач: ФОП Петренко С.А.), а також №374 від 09.02.2023 на суму 50 472,58 грн (отримувач: НДЦ судової експертизи з питань ІВ).
При цьому, вказані платіжні інструкції у призначенні платежу містять інформацію щодо наступних договорів: договір про надання послуг №24/2022 від 22.12.2022 та договір №01/2023 від 05.01.2023 (з ФОП Петренко С.А.), а також договір № 04/02 від 08.02.2023 (з НДЦ судової експертизи з питань ІВ) відповідно.
Натомість, як встановлено судом, матеріали справи не містять ані актів здачі-приймання наданих послуг та рахунків на оплату останніх, ані договорів, укладених між відповідачем та судовим експертом, експертною установою.
Таким чином, суд доходить висновку про недоведеність відповідачем розміру витрат на підготовку експертних висновків на замовлення відповідача у сумі 100 472,58 грн.
Крім того, суд враховує, що надані відповідачем висновки експертів №134-01 від 27.12.2022, №135-01 від 13.01.2023 та висновок експерта Ковальової Н.М. №44/1-11/23 від 21.02.2023 стосуються дослідження одних і тих самих об'єктів та спрямовані на встановлення однакових обставин, у зв'язку із чим залучення декількох експертів для підготовки аналогічних висновків не свідчить про об'єктивну необхідність понесення таких витрат.
Відтак, суд вважає, що заявлені до відшкодування витрати не відповідають критеріям необхідності, обґрунтованості та співмірності.
Між тим, ухвалою суду від 15.06.2023 призначено у справі №916/241/23 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої ухвалою суду від 9.04.2024 доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Витрати по оплаті судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності покладено на ПУМА СЕ та Товариство з обмеженою відповідальністю "Стіллі" у рівних частинах.
24.01.2025 експертом Ковальовою Н.М. за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності було складено висновок №7076/24-53 (т.5 а.с.18-28), який було прийнято судом в якості належного доказу.
Як встановлено судом, позивачем було сплачено проведення судової експертизи №7076/24-53 від 24.01.2025 в розмірі 22 718,40 грн згідно з платіжною інструкцією за №1426 від 08.07.2024.
Відповідачем було здійснено оплату судової експертизи у сумі 22 718,40 грн платіжною інструкцією №1793 від 09.08.2024.
Приймаючи до уваги доведеність розміру судових витрат у цій частині та відмову у задоволенні позовних вимог, судові витрати відповідача за проведення судової експертизи у сумі 22 718,40 грн на підставі ст.129 ГПК України покладаються на позивача.
З урахуванням ч.9, 10 ст.145 ГПК України заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою суду від 14.04.2023, підлягають скасуванню, проте, зберігають свою дію до набрання законної сили рішенням суду.
Керуючись ст.129,221,232,236-238,240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. У задоволенні позову відмовити.
2. Стягнути з Компанії "Пума Се" (Пума Вей 1, 91074, Герцогенаурах, Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіллі" (65026, Одеська область, місто Одеса, площа Грецька, будинок 1, офіс 201-Б, код ЄДРПОУ 44601800) судові витрати у вигляді витрат на проведення експертизи у сумі 22 718 /двадцять дві тисячі сімсот вісімнадцять/ грн 40 коп.
3. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою суду від 04.01.2023 у справі №916/3/23.
Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню до Південно-західного апеляційного господарського суду в порядку ст.256 ГПК України.
Повне рішення складено 18 травня 2026 р.
Суддя Ю.М. Щавинська