вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua
"15" квітня 2026 р. Справа№ 910/12759/21
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Доманської М.Л.
суддів: Станіка С.Р.
Остапенка О.М.
за участю секретаря судового засідання Сороки П.М.
та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засідання від 15.04.2026,
при розгляді матеріалів апеляційної скарги ОСОБА_1
на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022
у справі №910/12759/21 (суддя Босий В.П.)
за позовом Розам Віжен Лімітед (Rozum Vision Limited)
до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача:
1) ОСОБА_1
2) Приватне підприємство "ОМП"
про визнання незаконним і скасування рішень та зобов'язання вчинити дії
Рішенням господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21 позовні вимоги Розам Віжен Лімітед (Rozum Vision Limited) задоволено повністю; визнано незаконним і скасовано рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.07.2020 за заявкою №m201917391 від 08.07.2019 на реєстрацію позначення "" в якості торгівельної марки; визнано незаконним і скасовано рішення Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності від 24.07.2021, яке затверджено наказом Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 27.04.2021, яке затверджено наказом Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 18.05.2021 №60-н/2021; зобов'язано Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" повторно розглянути заявку №m201917391 від 08.07.2019 на реєстрацію позначення "" в якості торгівельної марки.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.05.2025 у складі: головуючого судді (судді - доповідача) Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Пантелієнко В.О. апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишено без задоволення. Рішення господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21 залишено без змін. Судовий збір за розгляд апеляційної скарги розподілено відповідно до ст. ст. 129 та 282 Господарського процесуального кодексу України.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 14.08.2025 по справі №910/12759/21 касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково. Ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 11.01.2023 у справі №910/12759/21 з підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України закрито. Ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 11.01.2023 у справі №910/12759/21 з підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України залишено без змін. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.05.2025 зі справи №910/12759/21 скасовано. Справу №910/12759/21 передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.
21.08.2025 відповідно до супровідного листа Верховного Суду Касаційного господарського суду №29-12/910/12759/21/347/25 від 19.08.2025 матеріали справи повернулись до Північного апеляційного господарського суду
Витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.08.2025 справу №910/12759/21 передано на розгляд колегії суддів: головуючий суддя - Ходаківська І.П., судді: Демидова А.М., Владимиренко С.В.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.09.2025 прийнято до провадження апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21; розгляд справи №910/12759/21 призначено на 12.11.2025.
30.09.2025 через систему "Електронний суд" від Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому відповідач просить апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21 задовольнити; скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21 та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2025 заяву колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: Ходаківської І. П. - головуючої, Демидової А. М., Владимиренко С. В. про самовідвід від розгляду справи №910/12759/21 задоволено; матеріали справи №910/12759/21 передано для повторного автоматизованого розподілу з урахуванням спеціалізації суддів.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.10.2025 справу №910/12759/21 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуюча суддя - Доманська М.Л., судді: Козир Т.П., Остапенко О.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2025 прийнято апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21 до свого провадження; розгляд апеляційної скарги призначено на 26.11.2025; надано учасникам справи можливість у строк до 15.11.2025 подати пояснення щодо апеляційної скарги із врахуванням висновків, викладених у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 14.08.2025 у даній справі, разом з доказами направлення копії цих пояснень іншим учасникам справи.
21.11.2025 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суду від ОСОБА_1 надійшла заява про проведення судового засідання у справі в режимі відеоконференції, в якій заявник просить допустити його представника - адвоката Остапенка Євгена Сергійовича ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до участі у судовому засіданні у справі №910/12759/21, призначеному на 26.11.2025 о 12:15, в режимі відоконференцзв'язку за допомогою власних технічних засобів.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.11.2025 заяву ОСОБА_1 про проведення судового засідання у справі в режимі відеоконференції задоволено; роз'яснено, що розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21, призначений на 26.11.2025 о 12:15, буде проводитись в режимі відеоконференції в приміщенні Північного апеляційного господарського суду (зал судового засідання №1).
У зв'язку з перебуванням у відпустці 26.11.2025 судді Козир Т.П., яка входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.11.2025 справу №910/12759/21 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Доманська М.Л. судді: Станік С.Р. та Остапенко О.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.11.2025 прийнято апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21 до свого провадження у новому складі суду.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.11.2025 розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21 відкладено на 28.01.2026 об 11 год. 30 хв.
08.12.2025 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суду від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшла заява про проведення судового засідання у справі в режимі відеоконференції, в якій він просить допустити його представника - Фінагіну Владлєну Борисівну ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до участі у судовому засіданні у справі №910/12759/21.
23.01.2026 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суду від ОСОБА_1 надійшла заява про проведення судового засідання у справі в режимі відеоконференції, в якій заявник просить допустити його представника - адвоката Остапенка Євгена Сергійовича ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до участі у судовому засіданні у справі №910/12759/21.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.12.2025 заяви Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про проведення судового засідання у справі в режимі відеоконференції задоволено; ухвалено, що розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21, призначений на 28.01.2026 об 11 год. 30 хв., буде проводитись в режимі відеоконференції в приміщенні Північного апеляційного господарського суду (зал судового засідання №1).
14.01.2026 через систему "Електронний суд" до Північного апеляційного господарського суду від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшло клопотання про призначення повторної експертизи, в якій заявник просить:
"Призначити у справі № 910/12759/21 повторну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні питання:
- Чи є позначення за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг схожим з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_6" за свідоцтвом України від 25.07.2012 № НОМЕР_5 настільки, що їх можна сплутати щодо наведених у заявці послуг 45 класу МКТП?;
- Чи є позначення за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг схожим з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_5" за свідоцтвом України від 25.11.2019 № НОМЕР_6 настільки, що їх можна сплутати щодо наведених у заявці послуг 41 класу МКТП?
Доручити проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності наступним судовим експертам, на вибір суду:
- Петренко Сергій Анатолійович ( АДРЕСА_1 , адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 01042, ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 ), свідоцтво № 1231;
- Воліков Володимир Володимирович (03062, вул. Чистяківська, 2, оф. 519 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 , свідоцтво № 51-23/П.
Оплату за проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності покласти на УКРНОІВІ, як особу, яка заявляє таке клопотання".
28.01.2026 у судове засідання з'явилась представниця Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та представник ОСОБА_1 через відеоконференцзв'язок.
У судовому засіданні обговорювалось клопотання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про призначення судової експертизи у справі та повідомлення про це клопотання позивача. Представник скаржника зазначив, що має можливість здійснити офіційний переклад клопотання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про призначення судової експертизи, ухвали суду та апеляційної скарги, що розглядається у даній справі.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2026 у розгляді апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21 оголошено перерву до 18.03.2026; представник Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" - адвокат Фінагіна Владлєна Борисівна ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та представник ОСОБА_1 - адвокат Остапенко Євген Сергійович ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) братимуть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду; надано можливість учасникам справи у строк до 11.02.2026 подати пояснення щодо клопотання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про проведення повторної експертизи, питань, які слід поставити на вирішення повторної експертизи, та запропонувати установу, в якій має проводитись повторна експертиза; зобов'язано скаржника у строк до 11.02.2026 здійснити нотаріальний переклад оригіналу цієї ухвали суду, клопотання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про призначення судової експертизи та апеляційної скарги, що розглядається у даній справі; встановлено позивачу строк до 24.02.2026 на подання відзиву на апеляційну скаргу та пояснень по справі із врахуванням правової позиції, викладеної у постанові Верховного Суду від 14.08.2025 у даній справі.
16.02.2026 через канцелярію Північного апеляційного господарського суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання, до якого долучено переклад клопотання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про призначення судової експертизи.
09.03.2026 через канцелярію Північного апеляційного господарського суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання, до якого долучено нотаріальний переклад ухвали Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2026 у даній справі та клопотання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про призначення повторної судової експертизи.
18.03.2026 у судове засідання учасники справи не з'явились.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.03.2026 у розгляді апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21 оголошено перерву на 15.04.2026 об 11 год. 15 хв. Повторно зобов'язати скаржника у строк до 30.03.2026 здійснити нотаріальний переклад апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 у справі №910/12759/21. Зазначено, що вказаний переклад слід направити до суду до встановленого судом строку. Зобов'язано скаржника у строк до 30.03.2026 здійснити нотаріальний переклад оригіналу цієї ухвали суду. Вказаний переклад направити до суду у встановлений судом строк.
15.04.2026 у судове засідання з'явився представник Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та в режимі відеоконференції представник ОСОБА_1 .
Проаналізувавши матеріали справи, заслухавши думку учасників справи щодо призначення повторної експертизи у даній справі, колегія суддів дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.
Позивач є заявником за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на реєстрацію в якості торговельної марки позначення яке заявлене для наступних класів МКТП: 9, 35, 41, 42, 45.
07.07.2020 на підставі висновку формальної експертизи заявки на знак для товарів і послуг від 26.11.2019 №121854/ЗМ/19 Міністерством економічного розвитку і торгівлі України було прийнято рішення (надалі - Рішення від 07.07.2020) про відповідність умовам надання правової охорони позначення на ім'я позивача щодо частини заявлених на реєстрацію товарів та послуг на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення:
- для всіх послуг 41 класу МКТП, зазначених у наведеному матеріалах заявки переліку, є схожими настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_5" (свідоцтво НОМЕР_4 від 25.11.2019), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ОСОБА_1. (UA) щодо таких самих та споріднених послуг;
- для всіх послуг 45 класу МКТП, зазначених у наведеному матеріалах заявки переліку, є схожими настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_6" (свідоцтво від 25.07.2012 НОМЕР_3), раніше зареєстрованого в Україні на ім'я Приватного підприємства "ОМП" (UA) щодо таких самих та споріднених послуг.
Рішенням Апеляційної палати НОІВ від 27.04.2021 (надалі - "Рішення від 27.04.2021"), яке затверджено наказом від 18.05.2021 №60-н/2021, вирішено відмовити позивачу у задоволенні заперечення, а рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.07.2020 залишити чинним.
Колегія Апеляційної палати під час перегляду Рішення від 07.07.2020 встановила наступне.
Заявлене за заявкою № m 2019 17391 комбіноване позначення складається зі словесного елемента, виконаного стандартним шрифтом маленькими літерами латиниці та зображувального елемента у вигляді стилізованого зображення звукової хвилі. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09 та послуг 35, 41, 42, 45 класів МКТП.
Протиставлена торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_6" за свідоцтвом НОМЕР_3 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, зареєстрована для послуг 45 класу МКТП.
Протиставлена торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_5" за свідоцтвом НОМЕР_4 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, зареєстрована для послуг 41 класу МКТП.
При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.
Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей. За фонетикою заявлене позначення "rozum" [розам] схоже з протиставленими торговельними марками "ІНФОРМАЦІЯ_6" [ІНФОРМАЦІЯ_5], "ІНФОРМАЦІЯ_5" схожістю звучання порівнювальних слів, кількістю співпадаючих звуків.
Візуально порівнювані позначення схожі шрифтом, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (друковані), а відрізняються алфавітом та наявністю у заявленому позначенні зображувального елемента.
Стосовно семантичної схожості, колегія Апеляційної палати зазначила, що слова "rozum" та "rozооm" не містять у собі конкретного смислового значення, тобто є фантазійними. Словесний елемент "rozum" заявленого позначення є складовою частиною найменування апелянта. Протиставлена торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_5" за свідоцтвом НОМЕР_4 складається з прізвища її власника.
За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки, асоціюється з ними у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Проаналізувавши скорочений апелянтом перелік послуг 41, 45 класів МКТП, колегія Апеляційної палати зазначила, що, враховуючи вид послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, заявлені послуги є такими самими та спорідненими з послугами 41, 45 класів МКТП за свідоцтвами НОМЕР_3, НОМЕР_4.
За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення щодо послуг 41, 45 МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами НОМЕР_3, НОМЕР_4, раніше зареєстрованими на ім'я інших осіб щодо таких самих та споріднених з ними послуг.
Рішенням Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності від 27.04.2021, яке затверджено наказом від 18.05.2021 №60-н/2021, вирішено відмовити позивачу у задоволенні заперечення, а рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.07.2020 залишити чинним.
Спір у справі виник у зв'язку з оскарженням позивачем законності рішень відповідача від 07.07.2020 та 27.04.2021.
Розам Віжен Лімітед (Rozum Vision Limited) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (надалі - "Укрпатент") про:
- визнання незаконним і скасування рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.07.2020 за заявкою №m201917391 від 08.07.2019 на реєстрацію позначення в якості торгівельної марки;
- визнання незаконним і скасування рішення Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності від 24.07.2021, яке затверджено наказом Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 27.04.2021, яке затверджено наказом Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 18.05.2021 №60-н/2021;
- зобов'язання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" повторно розглянути заявку від 08.07.2019 №m201917391 на реєстрацію позначення в якості торгівельної марки з урахуванням висновків, викладених Господарським судом міста Києва у рішенні по справі за даним позовом.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржуване рішення від 07.07.2020 за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на реєстрацію позначення в якості торгівельної марки про відповідність умовам надання правової охорони позначення на ім'я позивача щодо частини заявлених на реєстрацію товарів та послуг є незаконним, оскільки, на думку позивача, у відповідача не було підстав для відмови у реєстрації заявленого позначення для всіх послуг 41 та 45 класу товарів та послуг. З аналогічних підстав позивач вказує на незаконність і рішення Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності від 24.07.2021, яким відмовлено у задоволенні заперечення позивача та залишено чинним рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.07.2020.
Під час розгляду справи в суді першої інстанції позивач надав висновок від 31.08.2021 №220, складений судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем на замовлення позивача за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
Відповідно до вказаного висновку:
- позначення за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є схожим з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_6" за свідоцтвом України від 25.07.2012 НОМЕР_3 настільки, що їх можна сплутати щодо наведених у заявці послуг 45 класу МКТП;
- позначення за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є схожим з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_5" за свідоцтвом України від 25.11.2019 НОМЕР_4 настільки, що їх можна сплутати щодо наведених у заявці послуг 41 класу МКТП.
В матеріалах справи наявні письмові пояснення «Укрпатенту» щодо вищевказаного висновку 31.08.2021 №220, складеного судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем, які полягають у тому що судовий експерт не досліджував спірне позначення у повній мірі, хоча він застосував підхід, який полягає у тому, що позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Тобто експерт не порівнював протиставлені позначення в цілому, без поділу на окремі елементи. Крім того, даних про дослідження щодо відсутності сплутування порівнюваних експертом об'єктів пересічними споживачами експертом також не зазначено. На думку «Укрпатенту», порівняння експертом протиставлених позначень за фонетичною ознакою є методологічно неправильним та некоректним, оскільки експерт мав би зазначити спочатку практичну транскрипцію вихідного тексту порівнюваних об'єктів, а вже потім передати транскрипційні знаки українською абеткою. Так, на сторінці 12 Висновку експерт пише: «Зважаючи на наявність великих інтервалів між літерами напису у позначенні за заявкою №m201917391, а також додаткового розмежування літер одна від іншої за допомогою зображувального елементу, даний напис може сприйматись та вимовлятись з окремим називанням кожної літери, тобто в якості абревіатури...» та на сторінці 14 Висновку вже порівнює фонетичні ознаки окремих літер «r» «о» «z» «u» «m» із словом «ІНФОРМАЦІЯ_6». Такий підхід порівняння абревіатурою шляхом поділу цілісного слова не встановлений жодною з методик, більш того, в матеріалах справи відсутні докази того, що окремі букви: «r» «о» «z» «u» «m» є абревіатурою - утворенням з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви компанії Позивача.
При порівнянні позначень за семантичною (смисловою) ознакою, експерт на сторінці 17 Висновку зазначив, що під час сприйняття та вимовляння словесного елемента «rozum» позначення за заявкою №m201917391 суцільно та шляхом буквальної заміни латинських літер на аналогічні літери українського алфавіту утворюється слово «ІНФОРМАЦІЯ_5», що має в українській мові конкретне смислове значення - здатність людини мислити... тому, як зазначив експерт, такий елемент здатен викликати асоціації з приведеним смисловим значенням цього слова українською мовою. Також експерт зазначив, що це слово є складовою відмітної частини повного комерційного найменування заявника - компанії Розам Віжен Лімітед. Експерт вказав, що зважаючи на асоціації, які викликає зображувальний елемент, та з огляду на те, що словесний елемент являє собою застосовуване іноземним заявником скорочене комерційне найменування Позивача, закладена в заявлене позначення ідея полягає в тому, щоб одночасно надавати споживачам як пряму вказівку на особу, яка надає послуги, так і опосередковану вказівку на характер таких послуг. Щодо протиставленої торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_6" за свідоцтвом України № НОМЕР_5 експерт вказує, що ця торговельна марка включає в себе слово англійської мови «zoom», що наділене самостійним значенням (масштабування, збільшення). Таким чином, на думку експерта, кожен з порівнюваних об'єктів викликає різні асоціації, внаслідок чого семантична схожість між ними відсутня. З такими доводами експерта «Укрпатент» не погоджується, з огляду на невірне тлумачення експертом семантики торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_6", яка утворена шляхом поєднання першого складу слова «Rozum», яке є транслітерацією українського слова «ІНФОРМАЦІЯ_5» та англійського слова «zoom», яке в одному з його значень означає збільшення. З огляду на викладене, під семантичним значенням торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_6" за свідоцтвом України № НОМЕР_5 може розглядатися поняття ідеї «збільшення розуму» - розвитку й удосконалення здатності людини мислити. Вищевказані обставини свідчать про подібність закладених у протиставлених позначеннях понять та ідей, а тому вважається, що вони є семантично схожими, саме тому висновок експерта в цій частині є хибним та необгрунтованим.
Суд апеляційної інстанції, зокрема, зазначивши про суперечливість висновків, а також враховуючи позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 07.07.2022 у справі №910/886/21, щодо можливості вирішення судом питання, у тому числі, й з власної ініціативи, щодо призначення експертизи для з'ясування питань щодо обставин, які мають значення для справи, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.01.2023 призначив у справі №910/12759/21 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності; проведення судової експертизи доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.
На вирішення експертизи поставлено наступні питання:
- Чи є позначення за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг схожим з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України від 25.07.2012 № НОМЕР_5 настільки, що їх можна сплутати щодо наведених у заявці послуг 45 класу МКТП?;
- Чи є позначення за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг схожим з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України від 25.11.2019 № НОМЕР_6 настільки, що їх можна сплутати щодо наведених у заявці послуг 41 класу МКТП?
16.09.2024 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України надійшов висновок експертів від 17.07.2024№ 1349.
В результаті проведеного дослідження встановлено, що позначення за заявкою №m201917391 та торговельна марка "r o z o o m" за свідоцтвом України НОМЕР_3:
- є схожими за звуковими (фонетичними) ознаками;
- не є схожими за візуальними (графічними) ознаками;
- не є схожими за смисловими (семантичними ) ознаками.
Комбіноване позначення за заявкою №m201917391 створює певний цілісний образ від його сприйняття за рахунок комбінування елементів, які водночас вказують на зв'язок з компанією, яка надає послуги, та на певний характер послуг, які надаються під цим позначенням.
Очевидна відмінність у графічній манері виконання та створення відмінного загального враження від сприйняття позначень призводить до несхожості порівнювальних позначень в цілому.
Щодо визначення спорідненості товарів та/або послуг. В даному випадку, враховуючи відсутність схожості порівнювальних позначень настільки, що їх можна сплутати, недоцільно проводити дослідження спорідненості товарів та/або послуг.
В результаті проведеного дослідження, експерти дійшли висновку, що позначення за заявкою від 08.07.2019 № m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є схожим з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_6" за свідоцтвом України від 25.07.2012 НОМЕР_3 настільки, що їх можна сплутати щодо наведених у заявці послуг 45 класу МКТП.
Відповідаючи на питання №2, експерти зазначили наступне.
В результаті проведеного дослідження встановлено, що позначення за заявкою № m201917391 та торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_5" за свідоцтвом України НОМЕР_4:
- можуть бути тотожними або схожими за звуковими (фонетичними) ознаками в залежності від варіанта вимови одного з позначень споживачем;
- не є схожими за візуальними (графічними) ознаками;
- не є схожими за смисловими (семантичними ) ознаками.
Комбіноване позначення за заявкою № m201917391 створює певний цілісний образ від його сприйняття за рахунок комбінування елементів, які водночас вказують на зв'язок з компанією, яка надає послуги, та на певний характер послуг, які надаються під цим позначенням .
Очевидна відмінність у графічній манері виконання та створення відмінного загального враження від сприйняття позначень призводить до несхожості порівнювальних позначень в цілому.
Щодо визначення спорідненості товарів та/або послуг. В даному випадку, враховуючи відсутність схожості порівнювальних позначень настільки, що їх можна сплутати, недоцільно проводити дослідження спорідненості товарів та/або послуг.
Таким чином, в результаті проведеного дослідження експерти дійшли висновку, що позначення за заявкою від 08.07.2019 № m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є схожим з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_5" за свідоцтвом України від 25.11.2019 НОМЕР_4 настільки, що їх можна сплутати.
Відповідно до висновку експертів від 17.07.2024 № 1349 експерти Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України дійшли наступних висновків:
1. Позначення за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є схожим з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_6" за свідоцтвом України НОМЕР_3 від 25.07.2012 настільки, що їх можна сплутати щодо наведених у заявці послуг 45 класу МКТП.
2. Позначення за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є схожим з торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_5" за свідоцтвом України від 25.11.2019 НОМЕР_4 настільки, що їх можна сплутати.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.05.2025 апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишено без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 - без змін.
Ухвалюючи судове рішення суд апеляційної інстанції оцінивши висновок експертів від 17.07.2024 №1349 та документи, які містяться в матеріалах справи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог у справі, оскільки встановлені судом обставини справи в сукупності підтверджують необґрунтованість та незаконність оскаржуваних рішень, які порушують права та охоронювані законом інтереси позивача.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 14.08.2025 по справі №910/12759/21 касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково. Касаційне провадження за касаційною скаргою на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 11.01.2023 у справі №910/12759/21 з підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, закрито. Ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 11.01.2023 у справі №910/12759/21 з підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України, залишено без змін. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.05.2025 зі справи №910/12759/21 скасовано. Справу №910/12759/21 передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.
Скеровуючи справу №910/12759/21 на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду, суд касаційної інстанції дійшов наступних висновків:
«Приймаючи рішення про задоволення позову щодо визнання незаконним і скасування рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.07.2020 за заявкою від 08.07.2019№m201917391 на реєстрацію позначення в якості торговельної марки та визнання незаконним і скасування рішення Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності від 24.07.2021, яке затверджено наказом Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 27.04.2021, яке затверджено наказом Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 18.05.2021 №60-н/2021, суд апеляційної інстанції поклав в основу рішення висновок експерта від 17.07.2024 № 1349, який складений за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності. При цьому суд апеляційної інстанції фактично обмежився зазначенням осіб, які проводили експертизи, наявність у них кваліфікації на проведення такого дослідження і обізнаність про кримінальну відповідальність в силу приписів статті 384 КК України, цитування питань, які поставлені на вирішення експертів, висновків, які виснували експерти за результатами проведення експертизи та загальним висновком про належність і допустимість такої експертизи.
У той же час місцевим господарським судом не наведено жодного мотивування відхилення висновку формальної експертизи «Укрпатенту» та обставин встановлених колегією Апеляційної палати під час перегляду Рішення від 07.07.2020, апеляційним господарським судом не усунуто такого недоліку судового рішення, крім того судом апеляційної інстанції не наведено жодного мотивування відхилення доводів та заперечень відповідача та третіх осіб на позовну заяву, зокрема, щодо реєстрації торговельної марки для послуг 41 та 45 класу МКТП та недоліків висновку експертів від 17.07.2024 №1349 з посиланням на те, що судовими експертами було порушено методики під час проведення дослідження та неналежність такого висновку судової експертизи як доказу.
Не наведено також і жодного мотивування прийняття або відхилення заперечень на відповіді судового експерта Дорошенка О.Ф. (усних та письмових) на питання УКРНОІВІ стосовно Висновку № 1349.
Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що судом апеляційної інстанції не було надано оцінки аргументам відповідача та третьої особи, що мало своїм наслідком не з'ясування обставини, які є обов'язковими для вирішення цього господарського спору, ураховуючи предмет, підстави позову та предмет доказування чим порушили норми процесуального права передбачені статтею 282 ГПК України.
Разом з тим, без дослідження і з'ясування судом апеляційної інстанції наведених вище обставин ухвалене у справі судове рішення в частині вирішення спору за вимогою про визнання незаконним і скасування рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.07.2020 за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на реєстрацію позначення в якості торговельної марки та визнання незаконним і скасування рішення Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності від 24.07.2021, яке затверджено наказом Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 18.05.2021 №60-н/2021, - не можна вважати законними та обґрунтованими».
Заявляючи клопотання про призначення повторної експертизи, Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" зазначала, що об'єктивно існують підстави для призначення у справі повторної експертизи, зважаючи на наявність у справі декількох висновків, які викликають сумніви у їх правильності та обґрунтованості, а пояснення експерта не допомогли з'ясувати причини застосування експертом при дослідженні методично некоректних підходів, використання суперечливої аргументації. На думку заявника, хід проведення дослідження у Висновку № 1349 дублюється з ходом проведення попереднього дослідження експерта Жили Б.В. у Висновку від 31.08.2021 № 220, наданим до суду на замовлення Позивача, у зв'язку з чим складається враження, що судові експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. не проводили самостійне дослідження, а використали методологію та структури експерта Жили Б.В.
Колегія суддів апеляційної інстанції враховано наявні у матеріалах справи заперечення Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" щодо висновку експертів від 17.07.2024 №1349, які полягають у наступному.
Судовими експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. невірно встановлено об'єкти дослідження по обом поставленим питанням, що призвело до помилковості проведення самого дослідження.
Так, на сторінках 7-11 Висновку № 1349 у розділі «Визначення виду та опис об'єктів дослідження» вказуючи бібліографічні дані по заявці № m201917391 зазначено товари 09 та послуги 35, 42 класів МКТП.
Водночас, відповідно до матеріалів справи та поставлених перед експертом питань дослідженню підлягало позначення за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 з обсягом правової охорони щодо 45 класу МКТП, які оскаржує сам Позивач, а не 09, 35, 42 класів МКТП, як зазначено експертами у Висновку № 1349. Так, 09, 35, 42 класи МКТП за заявкою № m201917391, щодо яких вже надана правова охорона Позивачеві, не є предметом дослідження та не є предметом оскарження у даній судовій справі.
Судовими експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. невірно проаналізовано властивості досліджуваного комбінованого позначення що призвело до помилковості проведення подальшого дослідження. Так, на сторінках 14-16 Висновку № 1349 помилково визначено зображувальний елемент як домінуючий та визначено його як такий, що впливає на семантичне враження, а отже фактично його і визначає. Експерти зазначили, що зображувальний елемент превалює за розмірними характеристиками - займає всю площину позначення та зазначили, що подальше порівняльне дослідження буде проводитись з урахуванням значимості та впливу зображувального елемента на візуальне та семантичне сприйняття зображення в цілому. З такими висновками колегія суддів, як і УКРНОІВІ погоджуються, з огляду на таке.
Відповідно до пункту 5.3.2.1 Методики проведення експертних досліджень, пов'язаних із засобами індивідуалізації затверджена Міністерством юстиції України 23.03.2018 за реєстраційним кодом 13.6.01 (далі - Методика) та рекомендована для використання атестованими експертами за спеціальністю 13.6 встановлення схожості ґрунтується на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. При цьому головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь- якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення. Під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень. При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення . Якщо споживач може сплутати товари, дистинктивна функція знака для товарів і послуг не працює і споживач може не придбати той товар, який він хоче. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування. Сама ймовірність сплутування і є тестом. Однією із найбільш важливих обставин, які необхідно враховувати при дослідженні є те, що споживач не порівнює знаки для товарів і послуг паралельно, він, як правило, зустрічається із знаком-порушником у магазині, не бачачи товару, маркованого знаком, який споживач знає і пам'ятає більш-менш точно. Споживач сприймає товари, що пропонуються під знаком - порушником як товари, які справді він мав намір придбати. Хід проведення досліджень залежить від виду позначень, що входять до складу порівнювальних засобів індивідуалізації. У загальному вигляді під час дослідження на тотожність або схожість позначень настільки, що їх можна сплутати, проводиться зіставлення схожих загальних та окремих ознак різних засобів індивідуалізації. Під час дослідження позначення розглядається в цілому, не акцентуючи уваги на окремих елементах. При цьому враховується, що пересічний споживач, здійснюючи будь-яке придбання, намагається пригадати потрібний йому знак лише загальним враженням, отриманим під час попереднього знайомства із ним. За основу дослідження береться пересічний споживач, уява якого про знак нечітка, а загальне враження від позначення складається переважно з його відмітних елементів. Різниця у незначних деталях для пересічних споживачів, що мають середню ступінь уважності та підготовки, не помітна, а тому не є вирішальною. Визначальним критерієм для встановлення схожості позначень є можливість їх сплутування споживачами. Також проводиться дослідження схожості основних елементів досліджуваних позначень, які мають самостійне навантаження і запам'ятовуються під час сприйняття знака споживачем. Схожі знаки, незважаючи на деякі відмінності, справляють загальне враження схожості (подібності) і тому можуть призвести до сплутування. Основна увага при порівнянні позначень звертається на наявність ознак схожості об'єктів, а не на відмінності (розбіжності) між ними. Відповідно до пункту 5.3.2.2 Методики дослідження словесних позначень, що входять до різних засобів індивідуалізації, на наявність тотожності або схожості настільки, що їх можна сплутати, визначають за трьома показниками: звукова (фонетична) схожість графічна (візуальна) та смислова (семантична). Вищезазначені складові тісно пов'язані між собою, але при дослідженні кожна з них може виступити як у ролі головної, так і другорядної. Словесні позначення порівнюються зі словесними та іншими позначеннями, що входять до складу різних засобів індивідуалізації, а саме: - словесними знаками для товарів і послуг; - словесними позначеннями, яким не надано правової охорони; - зображувальними та комбінованими позначеннями, смислове значення яких схоже зі значенням словесного позначення; - комбінованими позначеннями, що містять словесні елементи; - комерційними (фірмовими) найменуваннями; - кваліфікованими зазначеннями походження товарів. При цьому під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків. Словесні позначення порівнюються: із словесними позначеннями, із комбінованими позначеннями (пункт 11.1.6 Методичних рекомендацій). Доцільно відзначити, що у Висновку № 1349 судові експерти і самі посилаються на необхідність порівняння словесних позначень, заявлених на реєстрацію, зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи (сторінка 16 Висновку № 1349), однак фактично таке порівняння вони не провели.
Судовими експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. підтверджено схожість порівнюваних позначень за фонетичною ознакою.
Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" також обгрунтовано не погоджується з тим, як судові експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. провели дослідження на визначення смислової (семантичної) схожості порівнюваних позначень. При порівнянні позначень за семантичною (смисловою) ознакою, експерти на сторінці 25 Висновку № 1349 зазначили, що враховуючи сферу діяльності компанії РОЗАМ ВІЖЕН ЛІМІТЕД зображувальний елемент досліджуваного
позначення за заявкою № m201917391 викликає асоціацію зі стилізованим зображенням звукової хвилі, що утворюється музичними звуками, але у свою чергу непрямо (опосередковано) вказує на певний характер послуг, які надаються компанією під цим позначенням. Щодо торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України № НОМЕР_5 експерти зазначили, що вона включає в себе слово «zoom», яке з урахуванням подій в Україні та світі (пандемія та пов'язані з нею карантинні обмеження) стало добре відомим багатьом українським споживачам через використання програми для організації відеоконференцій «Zoom». А отже, знак викликає у споживачів асоціацію, пов'язану зі змістом англійського слова «Zoom». А тому, за логікою експертів Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., позначення за заявкою № m201917391 та торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_5 не є схожими за семантикою. З цього приводу варто відзначити, що карантинні обмеження відмінили ще 30.06.2023 постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2023 № 651, частина «RO» торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» є рівнозначною частиною по відношенню до всього знака в цілому. Судовими експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. не досліджено частину «RO», що входить у знак як рівноцінна частина. Також Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" обгрунтовано не погоджується з дослідженням з огляду на невірне тлумачення судовими експертами семантичного значення торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_6». Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_6» утворена шляхом поєднання першого складу слова «ІНФОРМАЦІЯ_6», що є транслітерацією українського слова «ІНФОРМАЦІЯ_5» та англійського слова «zoom», яке в одному з його значень означає збільшення. З огляду на викладене, під семантичним значенням торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України № НОМЕР_5 може розглядатися поняття ідеї «збільшення розуму» - розвитку й удосконалення здатності людини мислити. Вищевказані обставини свідчать про подібність закладених у протиставлених позначеннях понять та ідей, а тому вбачається, що вони є семантично схожими, саме тому висновок експертів в цій частині є також хибним та необґрунтованим. Судовими експертами проігноровано п. 11.1.9 Методичних рекомендацій, відповідно до якого смислове значення позначень може виступати як самостійний критерій схожості. Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі наступних ознак: збіг смислового значення позначень у схожих мовах, збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, подібність та протилежність закладених у позначеннях понять. Подібних помилок допустилися судові експерти під час встановлення несхожості позначення за заявкою № m201917391 з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_6 настільки, що їх можна сплутати щодо наведених у заявці послуг 41 класу МКТП.
Враховуючи викладене, колегія суддів вбачає наявність правових підстав для призначення повторної судової експертизи.
Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.
При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).
Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.
Частиною 2 статті 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу, та у цих випадках слід виходити з такого.
Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.
Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).
Відповідно до пункту 1.2.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об'єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).
Згідно з частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.
Отже, витрати по оплаті повторної експертизи покладаються на Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", як ініціатора проведення експертизи.
Згідно з ч. 1-3 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. Але має право звернутися до суду з відповідним обґрунтованим клопотанням щодо надання експерту судом матеріалів, необхідних на проведення експертизи.
При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).
У клопотанні про призначення судової експертизи запропоновано доручити її Петренку Сергію Анатолійовичу або Волікову Володимиру Володимировичу .
Заперечень щодо проведення експертизи даними судовоми експертами матеріали справи не містять. Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необіхідне призначити саме комісійну повторну судову експертизу, призначивши обох запропонованих експертів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв'язку з призначенням комісійної повторної судової експертизи апеляційне провадження у справі підлягає зупиненню.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п. 2 ч. 1 статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.
Тобто слід зупинити апеляційне провадження у справі до повернення матеріалів справи з експертного дослідження.
Керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 234 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд
1. Клопотання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності задовольнити.
2. Призначити у справі № 910/12759/21 комісійну повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.
3. Проведення судової експертизи доручити
Петренку Сергію Анатолійовичу (03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2, оф. 519, адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 01042, ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 ), свідоцтво № 1231;
Волікову Володимиру Володимировичу (03062, вул. Чистяківська, 2, оф. 519 vvv_info@meta.ua, НОМЕР_2, свідоцтво № 51-23/Р.
4. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов'язків (ст. 385 КК України).
5. На вирішення експертної установи поставити наступні питання:
- Чи є позначення за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг схожим з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом України від 25.07.2012 № НОМЕР_5 настільки, що їх можна сплутати щодо наведених у заявці послуг 45 класу МКТП?;
- Чи є позначення за заявкою від 08.07.2019 №m201917391 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг схожим з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України від 25.11.2019 № НОМЕР_6 настільки, що їх можна сплутати щодо наведених у заявці послуг 41 класу МКТП?
6. Матеріали справи № 910/12759/21 направити судовим експертам Петренку Сергію Анатолійовичу та Волікову Володимиру Володимировичу для проведення комісійної повторної судової експертизи.
7. Зобов'язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" оплатити витрати, пов'язані з проведенням комісійної повторної судової експертизи, докази чого надати суду для долучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.
8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/12759/21 до повернення матеріалів даної справи.
9. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення може бути оскаржено до Верховного Суду у випадках, у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.
Головуючий суддя М.Л. Доманська
Судді С.Р. Станік
О.М. Остапенко