Справа № 755/5160/23 Головуючий у 1 інстанції: Яровенко Н.О.
Провадження № 22-ц/824/15875/2025 Доповідач: Шебуєва В.А.
20 листопада 2025 року м. Київ
Київський апеляційний суд в складі колегії суддів:
судді-доповідача Шебуєвої В.А.,
суддів Кафідової О.В., Оніщука М.І.,
секретар Тіткова І.Ю.,
розглянувши апеляційну скаргу адвоката Донченко Катерини Юріївни, яка діє від імені та в інтересах ОСОБА_1 , на рішення Дніпровського районного суду м.Києва від 31 січня 2024 року в справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Малого приватного підприємства «САМУРАЙ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОСТПРО ЛАБ», третя особа: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновації про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов'язання вчинити дії,-
У квітні 2023 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 , Малого приватного підприємства «САМУРАЙ», ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ», третя особа: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновації про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов'язання вчинити дії. Зазначив, що він є власником торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», що підтверджується свідоцтвом на торговельну марку № НОМЕР_1 , класи МКТП 40 та 42, здійснює діяльність щодо виготовлення поліграфічної продукції на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також є адміністратором домену «ІНФОРМАЦІЯ_1». Аналогічна діяльність із виготовлення та друку поліграфічної продукції здійснюється на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3», який зареєстрований під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», власником якої є ОСОБА_2 на підставі свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_2 , класи МКТП 35. Позивач вважає, що ОСОБА_2 порушила його права власника свідоцтва № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_2», яким закріплено, що ця торговельна марка зареєстрована для використання для товарів і послуг класи МКТП 40 та 42. Відповідно до свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_2», яка належить ОСОБА_2 , ця торгова марка зареєстрована для використання товарів і послуг класу МКТП 35, який не включає в себе надання послуг у сфері виготовлення та друку поліграфічної продукції. Незважаючи на це, сайт «ІНФОРМАЦІЯ_3» функціонує лише для виготовлення, друку та розповсюдження поліграфічної продукції. Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» може бути використана для класу МКТП 35, будь-яке інше використання цієї торгової марки неможливе, оскільки її охорона обмежується діяльністю класу МКТП 35. В зоні .UA можлива реєстрація доменного імені лише за наявності права власності на відповідну торговельну марку, проте торговельна марка охоплюється певними класами МКТП, діяльність на сайті в зоні .UA має відповідати класам МКТП відповідної торговельної марки та виключає можливість здійснення будь-якої іншої діяльності, яка виходить за межі відповідного класу МКТП. Торговельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» є досить схожими та мають майже тотожне написання, однак кожна з них може бути використана лише для свого класу МКТП. Виготовлення та друк поліграфічної продукції належить до 40 та 42 класу МКТП. Використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» в доменному імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» можливе лише для здійснення діяльності, що охоплюється класом МКТП 35. Проте таке використання заборонено для здійснення будь-якої іншої, в тому числі, діяльності з виготовлення та друку поліграфічної продукції, яка охоплюється класами МКПТ 40 та 42, та охороняється торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2». Також на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» здійснюється діяльність із замовлення виготовлення та друку поліграфічної продукції - візиток МПП «Самурай», яке, в свою чергу, також порушує його права власника свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_1 . Відповідно до висновків проведеної Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності експертизи у сфері інтелектуальної власності торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 та торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_2 зареєстровані для різних класів МКТП. Оскільки сайт «ІНФОРМАЦІЯ_3» функціонує для надання послуг із виготовлення та друку поліграфічної продукції, то ОСОБА_2 порушує його (позивача) права як власника торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», свідоцтво № НОМЕР_1 . ОСОБА_2 та МПП «Самурай» своїми діями вводять споживача в оману, фактично використовуючи в назві доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом № НОМЕР_1 , яка належить йому, а не торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», свідоцтво № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_2 .
Посилаючись на те, що відповідачі ОСОБА_2 та МПП «Самурай» грубо порушують його право інтелектуальної власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2», використовуючи її в доменному імені сайту «ІНФОРМАЦІЯ_3», без його дозволу, ОСОБА_1 просив:
зобов'язати ОСОБА_2 та МПП «Самурай» припинити порушення його прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 у будь-якій формі та у будь-який спосіб, зокрема, шляхом її використання в мережі Інтернет та в назві доменних імен;
заборонити ОСОБА_2 та МПП «Самурай» використовувати торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для маркування, виготовлення та друку поліграфічної продукції з використанням доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» та здійснювати переадресацію з сайту «ІНФОРМАЦІЯ_3» на будь - які інші сайти в мережі Інтернет;
зобов'язати ТОВ «Хостпро ЛАБ» здійснити переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» на його користь.
Рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 31 січня 2024 року відмовлено у задоволенні позову ОСОБА_1 .
Не погоджуючись з вказаним рішенням, представник ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу. Просив рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове про задоволення позовних вимог ОСОБА_1 . Посилався на порушення судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи. Вважає, що суд не врахував, що на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» в розділі «Условия использования Сервиса» зазначено наступне: «1.1. Сервис предоставляет Покупателям эксклюзивные полиграфических услуги по печати полиграфической продукции» (скріншот доданий до відповіді на відзив ОСОБА_2 ). На сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» відсутня будь-яка інформація, що на даному сайті надається посередницька діяльність з адміністрування замовлень клієнтів. Зі змісту сайту безпосередньо вбачається, що на ньому надаються саме послуги з друку поліграфічної продукції, а не послуги з обробки замовлень. Також на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» клієнту безпосередньо надається можливість сформувати макет візитної картки, тобто здійснити дизайн візитних карток. Дана послуга охоплюється класом 42 МКТП, а не класом 35 МКТП. Суд першої інстанції не в повній мірі дослідив висновок експерта № 186/1- 5/22 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 16.02.2023. Експерт під час здійснення дослідження жодним чином не вийшла за межі поставлених питань. Відповіла на них змістовно та аргументовано. Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» та торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» є досить схожими та мають майже тотожне написання, але кожна з них може бути використана лише для свого класу МКТП. Виготовлення та друк поліграфічної продукції належить до 40 та 42 класу МКТП. Використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» в доменному імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» можливе лише для здійснення діяльності, що охоплюється класом МКТП 35ю Проте таке використання заборонено для здійснення будь-якої іншої діяльності, зокрема, діяльності з дизайну, виготовлення, друку та продажу поліграфічної продукції, яка охоплюється класами МКПТ 40 та 42, та охороняється торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», свідоцтво № НОМЕР_1 , яка належить на праві власності позивачу. ОСОБА_1 долучив до позовної заяви докази, що саме МПП «САМУРАЙ» було здійснено продаж візитівок (видаткова накладна № 5542 від 24.02.2023), які були оформлені, замовлені та оплачені на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3». Таким чином, МПП «САМУРАЙ» безпосередньо здійснює друк, відправлення та продаж клієнтам замовлень, що оформлюються на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3», який функціонує лише як сайт для замовлення та продажу поліграфічної продукції, та на якому наявне маркування торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2». В свою чергу торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» зареєстрована для використання товарів і послуг класу МКТП 35, який не включає в себе надання послуг в сфері виготовлення та друку поліграфічної продукції. Договором про надання послуг від 01.01.2023 МПП «САМУРАЙ» підтвердило, що за допомогою сайту «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_2 надає послуги під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», та стверджує, що ОСОБА_2 фактично є посередником між замовником поліграфічної продукції та МПП «САМУРАЙ», яке здійснює друк такого замовлення. На сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» відсутня будь-яка інформація, що він функціонує на умовах посередництва, здійснюючи замовлення та оплату продукції скрізь наявне посилання на сайт, а не на те, яке товариство здійснює друк продукції. Згідно Регламенту публічного домену змінити статус доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» шляхом переделегування його на користь позивача, може здійснити виключно ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ». При цьому реєстрант не є власником домену в розумінні ЦК України, він по суті є користувачем та розпорядником доменного імені на певний період. Домен делегується певному суб'єкту (реєстранту) на певний строк та у випадку відмови продовжити право користування доменом або неоплати вартості користування доменом, останній може бути переданий іншій особі. Відтак, доменне ім'я «ІНФОРМАЦІЯ_3» може бути переделеговане на користь позивача, оскільки ОСОБА_2 є його користувачем, а не власником. ОСОБА_2 здійснює користування доменним ім'ям з порушенням прав позивача. Позивач не заперечує, що його торговельна марка зареєстрована пізніше, ніж торговельна марка ОСОБА_2 , але саме під торговельною маркою позивача може здійснюватися діяльність з друку та виготовлення поліграфічної продукції згідно з класами МТКП 40 та 42. В даному випадку ОСОБА_2 під час провадження діяльності на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» використовує не свою торговельну марку, а торговельну марку позивача, оскільки на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» надаються послуги щодо виготовлення та продажу власної поліграфічної продукції та у назві доменного імені використовується торговельна марка позивача.
Постановою Київського апеляційного суду від 11 червня 2024 року апеляційну скаргу представника ОСОБА_1 залишено без задоволення, а рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 31 січня 2024 року залишено без змін.
Постановою Верховного Суду від 30 липня 2025 року задоволено частково касаційну скаргу представника ОСОБА_1 . Постанову Київського апеляційного суду від 11 червня 2024 року скасовано, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.
В апеляційній інстанції представник ОСОБА_1 підтримав апеляційну скаргу та просить її задовольнити.
Представник ОСОБА_2 просить відхилити подану апеляційну скаргу, а рішення суду залишити без змін, посилаючись на його законність та обґрунтованість.
В судове засідання представники Малого приватного підприємства «САМУРАЙ», ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ», Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновації не з'явилися, повідомлені про місце і час розгляду справи, а тому судова колегія дійшла висновку про можливість слухання справи у їх відсутність.
Вислухавши пояснення осіб, які з'явилися в судове засідання, дослідивши матеріали справи, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, ОСОБА_1 є власником торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_2, що підтверджується свідоцтвом на торговельну марку № НОМЕР_1 , та адміністратором домену ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується сертифікатом про реєстрацію доменного імені № НОМЕР_3 . Вказаний знак зареєстровано за класами МКТП (індекси Ніццької класифікації): Кл. 40: SD-друкування на замовлення для інших; абразивне обробляння; апретування текстильних виробів; валяння тканин; вибілювання тканин; виготовляння ключів; випалювання гончарних виробів; гальванізування; гальванопокривання; гравіювання; дезактивація небезпечних матеріалів; друкування; друкування малюнків, креслень; друкування фотографій; дублення; забарвлювання текстилю; забарвлювання тканин; забарвлювання хутра; забезпечування інформацією щодо обробляння матеріалів; зварювання та нанесення покриттів у котельному виробництві; золочення; золочення гальванічне; зрубування і розпилювання деревини; кадміювання; каландрування тканин; кравецькі послуги на замовлення; лазерне розмічання; ламінування; лимарні роботи; літографічне друкування; лощіння хутра; лудіння; млинарство; надавання вогнетривкості текстилю; надавання вогнетривкості тканинам; надавання водонепроникності тканинам; намагнічування; нікелювання; обрамовування творів мистецтва; обробляння вичиненої шкіри; обробляння вовни; обробляння води; обробляння деревини; обробляння кіноплівок; обробляння металів; обробляння одягу для надавання стійкості до зминання; обробляння остаточне; обробляння паперу; обробляння текстилю; обробляння тканин; обробляння хутра; окантовування тканин; остаточне обробляння паперу; офсетне друкування; палітурні роботи; паяння; переробляння відходів і сміття; перетворювання відходів на інші продукти (переробляння відходів); перешиття одягу; пиляння матеріалів; подрібнювання плодів; покривання металами; полірування абразивами; попереднє обробляння тканин, що змушує їх збігтися; послуги з вишивання; послуги з кольороподілу; послуги з піскоструминного обробляння; послуги з рафінування; послуги з таксидермії; послуги з фотонабирання; послуги зі зварювання; послуги із забарвлювання; прокат бойлерів; прокат в'язальних машин; проявляння фотоплівок; розкроювання тканин; складальні роботи на замовлення для інших; склодувні роботи; снування (ткацтво); сріблення; стругання матеріалів; стьобання; термообробляння металів; тонування вікон поверхневими покриттями; тонування скла автомобілів; фарбування вичиненої шкіри; фотогравіювання; фрезерування; хромування; шиття одягу; шліфування; шовкотрафаретне друкування. Кл. 42: аналізування комп'ютерної системи; випробовування текстилю; відновлювання комп'ютерних даних; встановлювання справжності творів мистецтва; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дизайн інтер'єру; дизайн паковання; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; засівання хмар; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; калібрування (вимірювання); картографічні послуги комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; контролювання якості; метеорологічне інформування; моделювання одягу; наукові досліджування; науково- технічне експортування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); платформа як послуга (PaaS); послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; послуги з хостингу вебсайтів; послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проектів; прогнозування погоди; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування інтер'єру; проектування комп'ютерних систем; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат вебсерверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн).
ОСОБА_2 є власником торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», що підтверджується свідоцтвом на торговельну марку № НОМЕР_2 , яким закріплено, що торговельна марка зареєстрована для використання для товарів і послуг.
Указаний знак зареєстровано за класами МКТП (індекси Ніццької класифікації): класи 35 агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; довідки ділові; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомив; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших.
Судами встановлено, що обсяг правової охорони, що надається за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , яке належить ОСОБА_2 , не передбачає надання правової охорони таким послугам, як «3D-друкування на замовлення для інших; друкування; друкування малюнків», що передбачені у 40 класі МКТП, а також таким послугам, як «графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток», що передбачені у 42 класі МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_1 .
ОСОБА_2 є власником торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», яка була нею придбана у першого власника - ТОВ «ВІЗАВІ-1» на підставі договору від 01 червня 2017 року № 147657 про передачу прав власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10 листопада 2011 року № НОМЕР_2 .
01 червня 2017 року між ОСОБА_2 та ТОВ «ВІЗАВІ-1» був укладений договір купівлі-продажу виключних майнових прав на WEB-сайт від 01 червня 2017 року, тобто з цього часу ОСОБА_2 є власником WEB- сайту «ІНФОРМАЦІЯ_3».
Свідоцтво про право на торговельну марку (знак товарів робіт послуг) позивача ОСОБА_1 зареєстровано 30 березня 2022 року, тобто на момент реєстрації права вказаний WEB-сайт на домені «ІНФОРМАЦІЯ_3» вже існував та діяв.
01 січня 2023 року між МПП «Самурай» як замовником та ОСОБА_2 як виконавцем був укладений договір про надання послуг, відповідно до умов якого МПП «Самурай» доручає, а ОСОБА_2 зобов'язується надавати для замовника наступні послуги: з використанням мережі інтернет здійснювати замовників поліграфічної продукції замовника; оформлення замовлення від третіх осіб для замовника з використанням програмно-технічних комплексів (в тому числі програм розміщених на WEB-сайті виконавця (домен «ІНФОРМАЦІЯ_3»); оброблення замовлення третіх осіб для виконавця шляхом формування погодженого третьою особою зовнішнього зображення поліграфічного продукту; ведення бази даних третіх осіб, що замовляють продукцію замовника з використанням веб-ресурсів виконавця.
Сайт ОСОБА_2 забезпечує надання послуг з адміністрування замовлень клієнтів для придбання поліграфічних послуг замовниками, що заходять на сайт, та передачі таких оброблених замовлень виконавцям, що є відмінними від власника домену «ІНФОРМАЦІЯ_3» та WEB-сайту. Фактично ОСОБА_2 використовує належний їй сайт для сприяння продажу товарів (послуг) юридичних осіб, що здійснюють надання поліграфічних послуг.
За заявою представника позивача Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності 16 лютого 2023 року надав висновок № 186/1-5/22. Перед експертом були поставлені наступні питання: 1.Чи схожі до ступеню сплутування торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 ?2. 2.Чи може ввести в оману використання торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надавача послуг та виробника товарів за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2.com?
Згідно висновку експерта від 16 лютого 2023 року № 186/1-5/22Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є схожими до ступеню сплутування щодо послуг із виготовлення та продажу поліграфічної продукції; використання торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 може ввести в оману споживачів щодо надавача послуг та виробника товарів (діяльність щодо виготовлення та продажу власної поліграфічної продукції) за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1.
Суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Малого приватного підприємства «САМУРАЙ», ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ», третя особа: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновації, про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов'язання вчинити дії.
Колегія суддів не вбачає підстав для скасування такого рішення суду першої інстанції.
Відповідно до ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).
Тобто, торговельна марка - це будь-яке позначення або їх комбінація, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. В основу поняття торговельної марки закладено декілька основних характеристик: по-перше, торговельна марка розуміється як позначення, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів; по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне вирізнити з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів та послуг. В цьому проявляється її дистинктивний (розрізняльний) характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється. Тобто, те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою.
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (частини перша та друга статті 494 ЦК України).
Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні, врегульовано Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Згідно із частинами першою-п'ятою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в надання правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Відповідно до абзацу п'ятого частини першої, абзацу другого частини третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Згідно із частинами другою, п'ятою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом; зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Вимоги до заявки, правила подання та процедура розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг визначені Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 1995 року за № 276/812 (далі - Правила).
У пункті 4.3.2.1 Правил зазначено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону (прим. Закон Україн «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.
Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.
Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених, зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів. Коло споживачів.
Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
Пунктом 4.3.1.9 Правил передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
При цьому ст. 7 Регламенту (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту і Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу визначає абсолютні підстави відмови в реєстрації торговельної марки, однією з яких є те, що торговельна марка складається лише з позначень або зазначень, що можуть слугувати у торгівлі засобами визначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, географічного походження або часу виробництва товарів чи надання послуг або інших властивостей товарів чи послуг. Це означає, що торгівельна марка повинна бути відхилена як описова, якщо вона має значення, яке негайно сприймається відповідною публікою як таке, що містить інформацію про товари і послуги, для яких подано заявку. Це стосується випадків, коли марка містить інформацію, зокрема, про кількість, якість, характеристики, призначення, вид та/або розмір товарів чи послуг. Зв'язок між позначенням і товарами та послугами повинен бути достатньо прямим і конкретним (20/07/2004, Т-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 30/11/2004, Т-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20), а також конкретними, прямими і зрозумілими без (26/10/2000, Т-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35). Якщо знак є описовим, він також не має розрізняльної здатності.
Стаття 7(1)(с) Регламенту не поширюється на ті позначення, які є лише вказівними або алюзивними щодо певних характеристик товарів та/або послуг. Іноді це також називають нечіткими або непрямими посиланнями на товари та/або послуги (31/01 /2001, Т-135/99, Cine Action, EU:Т:2001:30, § 29).
Суспільний інтерес, що лежить в основі статті 7(1 )(с) Регламенту, полягає в тому, що виключні права не повинні існувати на суто описові терміни, які інші торговці також можуть захотіти використовувати. Однак Відомству не обов'язково доводити, що заявник або його конкуренти вже використовують описовий термін. Отже, кількість конкурентів, які можуть постраждати, не має жодного значення. Таким чином, якщо слово є описовим у його звичайному і прямому значенні, цю підставу для відмови не можна подолати, показавши, що заявник є єдиною особою, яка виробляє або здатна виробляти відповідні товари.
Стаття 7(1)(с) Регламенту відображає загальну зацікавленість утому, щоб описові зазначення характеристик товарів або послуг, щодо яких подається заявка на реєстрацію, могли вільно використовуватися всіма. Це положення має на меті запобігти тому, щоб такі позначення не були зарезервовані лише за одним суб'єктом господарювання через те, що вони були зареєстровані як торговельні марки, тоді як інші суб'єкти господарювання, включаючи, наприклад, його конкурентів, можуть захотіти описати свої товари, використовуючи саме ті терміни, які зареєстровані як торговельні марки(див. рішення від 6 березня 2007 року у справі Т-230/05 Golf USA проти OHIM(GOLF USA), п. 26).
Позначення, які потрапляють під дію статті 7(1)(Ь) Регламенту, вважаються такими, які не здатні виконувати основну функцію торговельної марки, яка полягає в ідентифікації комерційного походження товарів або послуг, таким чином дозволяючи споживачеві, який їх придбав, повторити досвід, якщо він виявиться позитивним, або уникнути його, якщо він виявиться негативним, при наступній покупці (див. справу Т-128/01 DaimlerChrysler v СНІМ (Grille) [2003] ECR 11-701, п. 31).
Відповідно до положень ст.ст. 12, 81 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.
Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Відповідно до вимог частини першої статті 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Згідно з частиною першою статті 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.
Як було встановлено, ОСОБА_1 є власником торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», що підтверджується свідоцтвом № НОМЕР_1 зареєстрованим 30 березня 2022 року, та адміністратором домену «ІНФОРМАЦІЯ_1», що підтверджується сертифікатом про реєстрацію доменного імені № НОМЕР_3 . Відповідачка ОСОБА_2 є власником торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» на підставі договору від 01 червня 2017 року № 147657 про передачу прав власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом від 10 листопада 2011 року № НОМЕР_2 , укладеного з ТОВ «ВІЗАВІ-1» та є власником WEB- сайту «ІНФОРМАЦІЯ_3» з 01 червня 2017 року.
Відтак, на момент реєстрації свідоцтва про право на торговельну марку (знак товарів робіт послуг) ОСОБА_1 вказаний WEB-сайт на домені «ІНФОРМАЦІЯ_3» вже існував.
WEB-сайт ОСОБА_2 з доменом «ІНФОРМАЦІЯ_3» забезпечує надання послуг з адміністрування замовлень клієнтів для придбання поліграфічних послуг замовниками, що заходять на сайт, та передачі таких оброблених замовлень виконавцям, використовуючи належний їй сайт для сприяння продажу товарів (послуг) юридичних осіб, що здійснюють надання поліграфічних послуг.
Звертаючись до суду з позовом, ОСОБА_1 не було доведено використання ОСОБА_2 та МПП «Самурай» торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2»за свідоцтвом України № НОМЕР_4ля маркування, виготовлення та друку поліграфічної продукції.
У суду відсутні підстави для висновку, що прийняття та оформлення для МПП «Самурай» замовлень на WEB-сайті ОСОБА_2 на домені «ІНФОРМАЦІЯ_3» для надання поліграфічних послуг є порушенням права ОСОБА_1 на торгову марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 .
Суд встановив, що ОСОБА_2 є власником торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» на підставі договору від 01 червня 2017 року № 147657 про передачу прав власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10 листопада 2011 року № НОМЕР_2 , та, використовуючи сайт «ІНФОРМАЦІЯ_3», надає МПП «Самурай» послуги щодо комерційного посередництва, що охоплюється класом 35 МКТП. Враховуючи відсутність доказів використання МПП «Самурай» належної ОСОБА_1 торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , суд першої інстанції, дійшов законного та обґрунтованого висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог ОСОБА_1 про зобов'язання ОСОБА_2 та МПП «Самурай» припинити порушення його прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 у будь-якій формі та у будь-який спосіб, зокрема, шляхом її використання в мережі Інтернет та в назві доменних імен, заборони ОСОБА_2 та МПП «Самурай» використовувати торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для маркування, виготовлення та друку поліграфічної продукції з використанням доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» та здійснювати переадресацію з сайту «ІНФОРМАЦІЯ_3» на будь - які інші сайти в мережі Інтернет; та зобов'язання ТОВ «Хостпро ЛАБ» здійснити переделегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» на його користь.
Колегія суддів враховує, що як назва зареєстрованої за позивачем ОСОБА_1 торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» та належний йому сайт «ІНФОРМАЦІЯ_1», так і назва сайту ОСОБА_2 «ІНФОРМАЦІЯ_3» були сформовані з використанням термінів, якими визначається назва одного із видів поліграфічних товарів, а саме візиток. Використання таких термінів при надання посередницьких послуг або виготовленні продукції шляхом їх написання з використанням літер українського та латинського алфавіту не є обмеженим. Тому надання ОСОБА_2 посередницьких послуг та оформлення замовлень на виготовлення поліграфічної продукції МПП «Самурай» на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3», який, до того ж було створено раніше за реєстрацію торгової марки позивача «ІНФОРМАЦІЯ_2», не можна розцінювати як виробництво поліграфічної продукції під його торговою маркою.
Вказані висновки узгоджуються із положеннями Регламенту (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту і Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу.
Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги, ОСОБА_1 посилався на висновок експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності експертизи від 16 лютого2023 року № 186/1-5/22, складений на його замовлення судовим експертом ОСОБА_3. Експерт у висновку зазначив: 1) торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та торговельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_2 не є схожими до ступеню сплутування щодо послуг із виготовлення та продажу поліграфічної продукції; 2) використання торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_2 («ІНФОРМАЦІЯ_2») на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» може ввести в оману споживачів щодо надавача послуг та виробника товарів (діяльність щодо виготовлення та продажу власної поліграфічної продукції) за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1».
Виконуючи вказівки Верховного Суду апеляційним судом під час нового розгляду справи було допитано експерта ОСОБА_3 , яка підтвердила викладені висновки.
Разом з тим, вказані висновки експерта не підтверджують порушення прав на торгову марку позивача з боку відповідачів та не узгоджуються із викладеними ним підставами заявлених вимог, адже підставою для пред'явлення позову ОСОБА_1 було не порушення його прав під час реєстрації торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», власником якої є ОСОБА_2 , а порушення його у зв'язку з виробництвом відповідачами поліграфічної продукції під його торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2».
В судовому засіданні експерт ОСОБА_3 зазначила, що за результатом вивчення поставлених перед нею питань вона дійшла висновку, що використання торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_2 («ІНФОРМАЦІЯ_2») на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3» може ввести в оману споживачів щодо надавача послуг та виробника товарів за свідоцтвом № НОМЕР_1 на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1», проте, вона не встановлювала ні факт виготовлення, ні хто виготовляє продукцію, замовлення на яку здійснюється на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3».
29 жовтня 2025 року експерт ОСОБА_3 надала письмові пояснення щодо висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності експертизи від 16 лютого 2023 року № 186/1-5/22, в якому зокрема, зазначила, що нею не досліжувалося питання чи здійснювала ОСОБА_2 виготовлення чи продаж власної поліграфічної продукції, оскільки таке питання не входить до її компетенції.
Відтак, посилання ОСОБА_1 на вказаний висновок експерта не спростовують правильності висновків суду першої інстанції по суті вирішення спору.
Колегія суддів не вбачає порушень норм матеріального і процесуального права. Судом було надано належну оцінку наведеним позивачем доводам та наданим ним доказам.
Враховуючи викладене, апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.
Керуючись ст. ст. 367, 374, 375, 382 ЦПК України, суд, -
Апеляційну скаргу адвоката Донченко Катерини Юріївни, яка діє від імені та в інтересах ОСОБА_1 , залишити без задоволення, а рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 31 січня 2024 року без змін.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена до Верховного Суду шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.
Повне судове рішення складено 24 листопада 2025 року.
Суддя-доповідач Шебуєва В.А.
Судді Кафідова О.В.
Оніщук М.І.