ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
25.09.2025Справа № 910/12102/24
За позовомБАРБЕРА КАФФЕ' С.п.А. (BARBERA CAFFE' S.p.A.)
до1) БАРБЕРА 1870 С.п.А. 2) Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
продострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Панасюк Ю.М.
Представники сторін:
від позивача: Бажанов В.О.;
від відповідачів: не з'явилися.
У провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа № 910/12102/24 за позовом БАРБЕРА КАФФЕ' С.п.А. (Barbera Caffe' S.p.A) (далі також - позивач) до БАРБЕРА 1870 С.п.А. (далі також - відповідач-1) та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі також - відповідач-2, УКРНОІВІ) відповідно до якого позивач просить:
- достроково повністю припинити дію свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 25.10.2007 щодо всіх зазначених у свідоцтві товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів та послуг;
- зобов'язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо дострокового припинення дії свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 25.10.2007 повністю щодо всіх зазначених у свідоцтві товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів та послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;
- достроково повністю припинити дію на території України міжнародної реєстрації № НОМЕР_2 торговельної марки Barberа ail mago Caffe від 21.01.1991 щодо всіх зазначених у міжнародній реєстрації № НОМЕР_2 товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг;
- зобов'язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № НОМЕР_2 торговельної марки Barberа ail mago Caffe від 21.01.1991 повністю щодо всіх зазначених у міжнародній реєстрації № НОМЕР_2 товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
З метою належного повідомлення відповідача-1 про час та місце розгляду справи, суд звернувся із відповідним судовим дорученням до Центрального органу Італії. Матеріали справи містять докази доставки ухвали суду про відкриття від 14.10.2024 на адресу відповідача-1 та докази надходження судового доручення до уповноваженого органу Італії.
23.10.2024 відповідач-2 подав відзив та заявив клопотання про розгляд справи без участі його представника.
У підготовчому засіданні 17.04.2025 представник позивача надав усні пояснення, не заперечував проти закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.
Відповідачі явку уповноважених представників у підготовче засідання 17.04.2025 не забезпечили.
З огляду на те, що в підготовчому провадженні здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті на 17.07.2025.
При цьому, суд зазначає, що ані норми чинного процесуального законодавства України, ані приписи міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не містять вимоги щодо необхідності повідомлення іноземного суб'єкта господарювання про кожне наступне судове засідання у справі шляхом направлення до компетентного органу іноземної держави судового доручення про вручення документів нерезиденту України, та, у зв'язку з цим, зупинення щоразу провадження у справі, що, у свою чергу, призводить до порушення розумного строку розгляду справи (подібний висновок викладений у постановах Верховного Суду від 10.09.2018 у справі № 910/6880/17 та від 09.06.2020 у справі № 910/3980/16).
У зв'язку з першою поважною неявкою представника позивача, суд оголосив перерву в судовому засіданні 17.07.2025 до 25.09.2025.
У судовому засіданні 25.09.2025 представник позивача наполягав на задоволенні позову та надав усні пояснення.
Відповідачі явку уповноважених представників у судове засідання 25.09.2025 не забезпечили, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.
Керуючись положеннями ч. 6 ст. 202 ГПК України, суд оголосив стислий зміст відзиву відповідача-2.
Оскільки відповідач-1 відзив не подав, то згідно з ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -
Як вбачається з матеріалів справи, БАРБЕРА КАФФЕ' С.п.А. (BARBERA CAFFE' S.p.A.) є власником торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 587885 від 29.05.1992.
Позивачу стало відомо про реєстрацію БАРБЕРА 1870 С.п.А. на території України позначення
за свідоцтвом України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 25.10.2007 для класів 30 та 43 МКТП та про поширення дії на територію України міжнародної реєстрації № НОМЕР_2 на торговельну марку Barberа ail mago del Caffe від 21.01.1991 для класу 30 МКТП.
Позивач вважає, що ні відповідач-1, ні інші особи під його контролем не здійснювали одної з дій, які б визнавалися та визнаються використанням позначення за свідоцтвом України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 25.10.2007 для класів 30 та 43 МКТП від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (тобто після 25.10.2007) та позначення Barberа ail mago del Caffe за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 від 21.01.1991 для класу 30 МКТП на території України протягом більш ніж 5 років від дати поширення дії міжнародної реєстрації на територію України (тобто після 26.10.2007), а тому дія зазначеної міжнародної реєстрації на території України має бути достроково припинена судом повністю.
Предметом спору в даній справі є питання дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.10.2007 на торговельну марку та дострокового припинення дії міжнародної реєстрації № НОМЕР_2 від 21.01.1991 на торговельну марку на території України у зв'язку з невикористанням їх власником.
Для вирішення даного спору по суті, позивач має довести суду належними та допустимими доказами обставини невикористання відповідачем-1 своїх прав на торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.10.2007 щодо всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано такий знак, а саме - товарів 30 та послуг 43 класів МКТП, для яких він просить достроково припинити дану торговельну марку, а відповідач-1- безпосереднє та фактичне використання, або зазначити поважні причини невикористання торговельної марки за вище наведеним свідоцтвом протягом 5 років від дати публікації про видачу свідоцтва України № НОМЕР_1 (25.10.2007, Бюл. № 2007/17) або якщо використання торговельної марки призупинено, - з іншої дати цієї публікації.
Відповідач-1 відзив на позов не надав, викладених позивачем обставин не спростував.
У свою чергу відповідач-2 у відзиві посилався, здебільшого, на таке:
- при виникненні спору щодо дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку, обов'язок доведення факту використання торговельної марки покладений на її власника;
- до функцій УКРНОІВІ законодавством не віднесено здійснення контролю за використанням торговельних марок їх власниками після здійснення державної реєстрації та видачі відповідних свідоцтв;
- позовні вимоги до УКРНОІВІ є похідними вимогами та мають виключно технічно-реєстраційний характер;
- оскільки правомірність видачі охоронних документів чи дії УКРНОІВІ позивачем не оспорюють ся, то судові витрати, пов'язані з розглядом справи не можуть бути покладені на відповідача-2.
Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та, враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд зазначає таке.
Частиною першою статті 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Відповідно до частини першою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII), якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.
Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п'ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.
Частиною другою статті 157 Господарського кодексу України передбачено, що умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом.
Пунктом 4 статті 16 Закону № 3689-XII (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) визначено, що саме визнається використанням торговельної марки та коли торговельна марка визнається використаною.
Використанням торговельної марки визнається:
- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;
- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
- Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.
У розгляді вимог про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельні марки внаслідок її невикористання найбільш значущим є доведення належними допустимими, достовірними чи вірогідними доказами факту невикористання торговельної марки. Незважаючи на те, що тягар доведення у таких справах лежить на особі, щодо свідоцтва якої була подана заява про припинення, одним з основоположних принципів цивільного та господарського процесів є змагальність сторін, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону № 3689-XII дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності торговельної марки, умовою належного її використання є використання власником зареєстрованої торговельної марки саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.
Якщо торговельна марка без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на таку торговельну марку повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання торговельної марки розпочалося або відновилося до подання позову.
На підтвердження використання торговельної марки власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа, зазначених у пункті 4 статті 16 Закону № 3689-XII. Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідна торговельна марка, документи із зображенням торговельної марки (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо)".
Схожу правову позицію викладено у постанові Верховного Суду від 06.04.2023 у справі № 910/5815/21.
Як вбачається з наявних у матеріалах справи фактичних даних, зібрані позивачем докази підтверджують, що відповідач-1 протягом більше як 5 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 25.10.2007 для класів 30 та 43 МКТП та протягом більш як 5 років від дати поширення дії міжнародної реєстрації № НОМЕР_2 на території України (26.10.2007) не здійснював жодної з дій на території України, які б визнавалися і визнаються використанням зазначених торговельних марок.
Так, згідно з листом УКРНОІВІ № Вих-11864/2023 від 09.11.2023:
- у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки відсутні відомості про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності та видачу ліцензій на використання торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1;
- згідно з даними бази Madrid Monitor Всесвітньої організації інтелектуальної власності та Реєстру ліцензій на використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, відомості про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 від БАРБЕРА 1870 С.п.А. до інших фізичних/юридичних осіб та видачі ліцензій на використання зазначеної торговельної марки відсутні.
Крім того, відповідно до листа Асоціації «ДжіЕс1 Україна» № 134/01 від 27.11.2023:
- у реєстрі Асоціації відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації, які являють собою товари класу 30 МКТП: Кава; кавові запашники; напої кавові; замінники кави; або послуги класу 43 МКТП: Послуги щодо забезпечування харчами та напоями та у складі назв та (або) описів яких є позначення CAFFE BARBERA;
- у реєстрі Асоціації відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації, які являють собою товари класу 30 МКТП: Кава; штучна кава (замінники кави) та у складі назв та (або) описів яких є позначення Barberа il mago del Caffe.
Відповідно до листа Держпродспоживслужби № 12-9/23609 від 08.11.2023 згідно з відомостями переліку висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданих Держпродспоживслужбою, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об'єкт експертизи «CAFFE BARBERA» (юридична особа БАРБЕРА 1870 С.п.А.) та на об'єкт експертизи «Barberа il mago del Caffe» (юридична особа БАРБЕРА 1870 С.п.А.) у переліку відсутні.
Доказів, які б спростували доводи позивача та довели б використання відповідачем-1 торговельної марки для відповідних товарів 30, 43 класів МКТП, матеріали справи не містять. Відповідач-1 не довів факту використання оспорюваної торговельної марки протягом останніх п'яти років на території України.
Таким чином, позовні вимоги в частині дострокового повного припинення дії свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 25.10.2007 щодо всіх зазначених у свідоцтві товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів та послуг та міжнародної реєстрації № НОМЕР_2 торговельної марки Barberа ail mago Caffe від 21.01.1991 щодо всіх зазначених у міжнародній реєстрації № НОМЕР_2 товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Стосовно вимог позивача до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», то суд наголошує на такому.
Частиною 1 статті 21 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначено, що функції Національного органу інтелектуальної власності (надалі - "НОІВ") виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України (надалі - "КМУ").
Відповідно до розпорядження КМУ № 943-р, функції НОІВ з 08.11.2022 р. перейшли до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ).
Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" до повноважень НОІВ у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) належать:
- приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;
- видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок;
- опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
- здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства.
У спірних правовідносинах позовні вимоги до УКРНОІВІ про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки; здійснити публікацію в Бюлетені про дострокове припинення дії на території України дії свідоцтва України на торговельну марку та дії міжнародної реєстрації; повідомлення Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності мають виключно технічно-реєстраційний характер та є похідними вимогами, задоволення яких можливе лише після задоволення основної позовної вимоги
З огляду на наведене вище, зважаючи на обґрунтованість позовних вимог про дострокове повне припинення дії свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 25.10.2007 та міжнародної реєстрації № НОМЕР_2 торговельної марки Barberа ail mago Caffe від 21.01.1991 щодо всіх зазначених у міжнародній реєстрації № НОМЕР_2 товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, то й похідні позовні вимоги до УКРНОІВІ (відповідача-2) також підлягає задоволенню в повному обсязі.
Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Згідно зі ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.
Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані та доводи сторін, суд дійшов висновку, що позивачем доведено, а відповідачем-1 не спростовано факт невикористання позначення за свідоцтвом України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 25.10.2007 для класів 30 та 43 МКТП від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (тобто після 25.10.2007) та позначення Barberа ail mago del Caffe за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 від 21.01.1991 для класу 30 МКТП на території України протягом більш ніж 5 років від дати поширення дії міжнародної реєстрації на територію України (тобто після 26.10.2007), а тому позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи приписи пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає витрати по сплаті судового збору на відповідача-1.
Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 219, 220, 232, 233, 237, 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Позов БАРБЕРА КАФФЕ' С.п.А. (BARBERA CAFFE' S.p.A.) задовольнити.
2. Достроково повністю припинити дію свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 25.10.2007 щодо всіх зазначених у свідоцтві товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів та послуг.
3. Зобов'язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, м. Київ, вул. Годзенка Дмитра, 1; код ЄДРПОУ 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо дострокового припинення дії свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 25.10.2007 повністю щодо всіх зазначених у свідоцтві товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів та послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
4. Достроково повністю припинити дію на території України міжнародної реєстрації № НОМЕР_2 торговельної марки Barberа ail mago Caffe від 21.01.1991 щодо всіх зазначених у міжнародній реєстрації № НОМЕР_2 товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг.
5. Зобов'язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, м. Київ, вул. Годзенка Дмитра, 1; код ЄДРПОУ 44673629) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № НОМЕР_2 торговельної марки Barberа ail mago Caffe від 21.01.1991 повністю щодо всіх зазначених у міжнародній реєстрації № НОМЕР_2 товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
6. Стягнути з БАРБЕРА 1870 С.п.А. (Віа Ачіреле, 16, 98124 Мессіна, Італія) на користь БАРБЕРА КАФФЕ' С.п.А. (BARBERA CAFFE' S.p.A.) (Віале Аугусто, 140-80125, Неаполь (ІТ) ) судовий збір в розмірі 12 112,00 грн.
7. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.
Рішення господарського суду набирає законної сили згідно зі ст. 241 Господарського процесуального кодексу України. Відповідно до ч. 1 ст. 256 та ст. 257 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.
Повний текст рішення складено та підписано 06.10.2025 року.
Суддя Ю.О.Підченко