17 червня 2025 року
м. Київ
cправа № 910/4461/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І. М. (головуючий), Булгакової І. В., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Росущан К. О.,
представників учасників справи:
позивача - Гришина Т. А. (адвокат)
відповідача 1 - Брожко Н. І. (адвокат)
відповідача 2 - Гладюк О. О. (самопредставництво)
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця Попа Лучіана Івановича
на рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2024 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2025
за позовом Фізичної особи-підприємця Попа Лучіана Івановича
до: Фізичної особи-підприємця Фіцая Юрія Івановича;
Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
про визнання права попереднього користувача, визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 та зобов'язання вчинити дії щодо внесення змін до реєстру про визнання свідоцтва недійсним.
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Фізична особа-підприємець Поп Лучіан Іванович у березні 2023 (далі - ФОП Поп Л.І., позивач) звернувся до суду з позовом до Фізичної особи-підприємця Фіцая Юрія Івановича (далі - ФОП Фіцая Ю.І., відповідач 1) та до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі - УКРНОІВІ, відповідач 2), в якому, з урахуванням заяви про зміну предмета позову (надійшла до суду 15.05.2023) та заяви про уточнення заяви про зміну предмета позову (надійшла до суду 05.06.2023), просив суд:
- визнати за ФОП Попом Л.І. право попереднього користувача на знак для товарів і послуг (торговельну марку) зі словесним позначенням знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1", який охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 12.01.2015, до дати подання заявки ТОВ "ТД "Трейдагросервіс", а саме до 21.10.2013 року;
- визнати недійсним повністю свідоцтво НОМЕР_1 від 12.01.2015 у класі МКПТ 29, видане на підставі заявки ТОВ "ТД "Трейдагросервіс", поданої 25.10.2013, словесна частина - "ІНФОРМАЦІЯ_1", що на момент розгляду справи належить Фіцаю Ю.І., який використовує її у своїй діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності;
- зобов'язати УКРНОІВІ внести відомості у Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 12.01.2015 НОМЕР_1, що належать Фіцаю Ю.І., та здійснити публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.04.2024 (суддя Бондаренко - Легких Г.П.), яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2025 (колегія суддів: Остапенко О.М., Сотніков С.В., Доманська М.Л.) у позові ФОП Попа Л.І. відмовлено.
2.2. Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 11.07.2024 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.), яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2025 (колегія суддів: Остапенко О.М., Сотніков С.В., Доманська М.Л.) заяву ФОП Фіцая Ю. І. задоволено частково. Стягнуто з ФОП Попа Л. І. на користь ФОП Фіцая Ю. І. 79 500,00 (сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот) грн - витрат на професійну правничу допомогу. Решту судових витрат ФОП Фіцая Ю. І. покладено на останнього. Повернуто ФОП Попу Л. І. з Державного бюджету України надмірно сплачений судовий збір у розмірі 10 736, 00 грн.
2.3. Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2025 (колегія суддів: Остапенко О.М., Сотніков С.В., Доманська М.Л.) заяву ФОП Фіцая Ю. І. про вирішення питання про судові витрати задоволено частково. Стягнуто з ФОП Попа Л. І. на користь ФОП Фіцая Ю. І. 40 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу у зв'язку із розглядом справи №910/4461/23 в суді апеляційної інстанції.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. У касаційній скарзі ФОП Поп Л. І. з посиланням на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить суд касаційної інстанції скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2024 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2025 і ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. Касаційна скарга подана на підставі пункту 3 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).
4.2. Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування статті 432, 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) у подібних правовідносинах.
4.3. Скаржник у своїй касаційній скарзі також зазначає про порушення норм процесуального права, а саме статей : 2, 4, 50, 76-78, 86, 236 ГПК України.
5. Доводи інших учасників справи
5.1. У відзиві на касаційну скаргу відповідач 1 просить Суд відмовити у задоволенні касаційної скарги та залишити судові рішення попередніх інстанцій без змін, посилаючись, зокрема, на дотримання судами норм матеріального та процесуального права.
5.2. УКРНОІВІ прость Суд залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій без змін, посилаючись, зокрема, на дотримання судами норм матеріального та процесуального права.
5.3. Від відповідача 1 до Верховного Суду 17.06.2025 надійшли письмові пояснення.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Суди попередніх інстанцій встановили, що Поп Л. І. є власником:
- свідоцтва на знак для товарів і послуг від 12.02.2018 № НОМЕР_2 щодо комбінованого позначення у класі МКТП 31 "Сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти; сире та необроблене зерно і насіння; свіжі фрукти та овочі; живі рослини і квіти; живі тварини; корми; солод". Словесне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2";
- свідоцтва на знак для товарів і послуг від 25.05.2021 № НОМЕР_5 щодо комбінованого позначення у класах МКТП 29 "Насіння соняшнику оброблене" та 31 "Насіння рослин". Словесне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- патенту від 10.11.2016 № НОМЕР_6 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_4";
- патенту від 10.04.2017 № НОМЕР_7 на промисловий зразок " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- патенту від 10.04.2017 № НОМЕР_8 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_6";
- патенту від 10.12.2018 № НОМЕР_9 на промисловий зразок " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
6.2. Суди попередніх інстанцій також встановили, що у 2020 році Фіцай Ю. І. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовом в межах справи № 757/30779/20-ц до Попа Л. І. та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання частково недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , патентів на промислові зразки від 10.11.2016 № НОМЕР_6, від 10.04.2017 № НОМЕР_7, від 10.04.2017 № НОМЕР_8, від 10.12.2018 № НОМЕР_9 та зобов'язання вчинити дії. 18.09.2020 Печерський районний суд міста Києва відкрив провадження у справі №757/30779/20-ц.
6.3. Позивач стверджує, що під час розгляду справи №757/30779/20-ц ним було встановлено, що Фіцай Ю. І. є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 12.01.2015 № НОМЕР_1 у класі МКТП 29 "Насіння соняшникове смажене", яке було видане на підставі заявки ТОВ "ТД "Трейдагросервіс", поданої 25.01.2013, словесна частина - "ІНФОРМАЦІЯ_1" із зображенням, яке, за твердженням позивача у цій справі розроблено саме Попом Л. І. ще у 2011 році.
6.4. За твердженням позивача у справі, саме Поп Л. І. першим почав використовувати у назві своєї продукції словесне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" з 2011 року та здійснив значну і серйозну підготовку до використання торговельної марки, що була зареєстрована за свідоцтвом від 12.02.2018 № НОМЕР_2, а ТОВ "ТД "Трейдагросервіс" зареєструвало торговельну марку за свідоцтвом від 12.01.2015 № НОМЕР_1 у порушення прав позивача, що і стало підставою для звернення позивача у статусі ФОП з відповідним позовом до відповідачів, в тому числі до відповідача 1 як до ФОП.
6.5. Суди встановили, що матеріалами справи підтверджено про те, що 21.10.2013 до закладу експертизи була подана заявка ТОВ "ТД "Трейдагросервіс" №m201319287 на реєстрацію комбінованого позначення в якості торговельної марки для товарів 29 класу МКТП "Насіння соняшникове смажене".
6.6. Згідно з Виписки з Державного реєстру свідоцтв України станом на 23.11.2023 (том 2, а.с. 156-157) 25.11.2019 відбулась передача права власності за свідоцтвом України № НОМЕР_1 згідно чого власником спірного свідоцтва став Фіцай Юрій Іванович .
6.7. Судами попередніх інстанцій зазначено про те, що предметом позову з урахуванням заяви про зміну предмета позову (надійшла до суду 15.03.2023) та заяви про уточнення заяви про зміну предмета позову (надійшла до суду 05.06.2023) є вимоги позивача до відповідачів:
до відповідача 1 (ФОП Фіцай Ю. І.):
1) визнати за ФОП Попом Лучіаном Івановичем право попереднього користувача на знак для товарів і послуг (торговельну марку) зі словесним позначенням знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1", який охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 12.01.2015 № НОМЕР_1, до дати подання заявки Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД "Трейдагросервіс", а саме до 21.10.2013 року.
2) визнати недійсним повністю свідоцтво від 12.01.2015 № НОМЕР_1 у класі МКПТ 29, видане на підставі заявки ТОВ "ТД "Трейдагросервіс", поданої 25.10.2013, словесна частина - "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить на момент розгляду справи Фіцаю Ю.І., який використовує її у своїй діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності;
до відповідача 2 (УКРНОІВІ):
3) зобов'язати УКРНОІВІ внести відомості у Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 12.01.2015 № НОМЕР_1, що належать Фіцаю Юрію Івановичу , та здійснити публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
6.8. За наслідками розгляду заявлених вимог рішенням Господарського суду міста Києва від 23.04.2024 року у справі №910/4461/23 в задоволенні позову відмовлено з підстав недоведеності позивачем наявності у нього порушеного права на спірну торговельну марку, а також з огляду на обрання неналежного та неефективного способу захисту.
6.9. Місцевий господарський суд дійшов, зокрема таких висновків:
- право попереднього користувача надає лише право безоплатно використовувати торговельну марку та обмежене право розпорядження нею. Зокрема, право попереднього користувача не дає таких важливих правомочностей, як право надавати дозвіл на використання торговельної марки іншим особам та право забороняти іншим особам використання цієї торговельної марки, тобто не наділяє виключними правами зокрема тими, що передбачені статтею 495 ЦК України;
- заявлення позивачем такої вимоги як визнання права попереднього користувача на зареєстровану у встановленому законодавством порядку торговельну марку, яка не належить та ніколи не належала позивачеві, не відповідає змісту порушеного права, оскільки, володілець торговельної марки згідно свідоцтва України або за міжнародною реєстрацією не може вчиняти жодних дій щодо порушення будь-яких прав попереднього користувача;
- таким способом захисту як визнання права попереднього користувача може скористатись саме відповідач у справі, до якого власником свідоцтва України на відповідну торговельну марку (знак) пред'явлено позов щодо неправомірного використання такої торговельної марки (знаку). Зокрема, у межах розгляду такого позову власника свідоцтва України на торговельну марку, відповідач, має право доводити набуття ним права попереднього користувача на таку торговельну марку (знак) у порядку статті 500 ЦК України, зокрема і те, що він здійснював значну і серйозну підготовку для використання торговельної марки, а не товару, втім, з певних причин не встиг подати заявку на реєстрацію торговельної марки, що зробив позивач, як теперішній володілець торговельної марки (або інша особа, до прикладу заявник, який в подальшому передав виключні майнові права на торговельну марку позивачу).зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України;
- з огляду на відсутність порушеного права позивача, суд не вбачив підстав для задоволення позовних вимог в цій частині;
- щодо вимоги про визнання недійсним свідоцтва України, то суд зазначив про те, що у статті 19 Закону №3689-ХІІ наведено вичерпний перелік підстав для скасування свідоцтва, з-поміж якого відсутня така підстава, як виникнення права попереднього користувача у іншої особи, а тому наявність права попереднього користувача не є підставою для скасування спірного свідоцтва. Отже, позовні вимоги в частині визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та зобов'язання УКРНОІВІ внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України про визнання недійсним такого свідоцтва є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.
6.10. Апеляційний господарський суд, залишаючи без змін рішення місцевого суду зазначив, зокрема, що звертаючись до суду з цим позовом, ФОП Поп Л.І. зазначає, що для використання торговельної марки "Херсонські елітні" за свідоцтвом від 12.02.2018 № НОМЕР_2 позивач провів значну та серйозну підготовку з 2011 року, а саме:
- 04.07.2011 Поп Л.І. уклав договір №9 з ФОП Мосийчуком Т.П. на використання технічних умов ТУ У 15.3-2677011639-001:2008 "Ядра горіхів та насіння смажені "Оригінальні". На підставі технічних умов Попом Л.І. розроблено назву упаковки насіння смаженого з використанням словесних позначень "ІНФОРМАЦІЯ_10" та замовлено дизайн проекту і виготовлення гнучкої плівки для упаковки насіння у 2011 році у ТОВ "Делтана" м. Харків;
- позивач провів випробування харчової продукції, а саме насіння соняшника, з використанням торговельної марки зі словесним позначенням "Херсонські елітні", що підтверджується протоколом випробувань харчової продукції від 27.10.2011 №174/1/472, протоколом державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.11.2011 №336/6-2, звітом за результатами гігієнічної оцінки харчових продуктів та продовольчої сировини від 21.11.2011 №336/6-2, висновком санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.11.2011 №05.03.02-04/111955, гнучкою плівкою для упаковки;
- з 2011 Поп Л.І. разом з батьком ОСОБА_9 із застосуванням словесного позначення "ІНФОРМАЦІЯ_8" здійснювали діяльність у с. Казанка Миколаївської області та закуповували насіння, що вирощувалось у Херсонській області;
- у подальшому, між Попом Л.І. та ФОП Мосийчуком Т. П. укладено договір №10, за яким останній передав позивачу право на використання технічних умов на невизначений термін для їх використання під власною торговельною маркою, що зрештою була зареєстрована Попом Л.І. за свідоцтвом від 12.02.2018 НОМЕР_2;
- отже, позивач з 2011 року відкрито та безперервно використовує торговельну марку та патенти на промислові зразки зі словесним позначенням " ІНФОРМАЦІЯ_9", що підтверджується товарними накладними на поставку товару.
6.11. Як стверджує позивач, з 2011 по 2013 рік ФОП Поп Л.І. співпрацював з ТОВ "ТД "Трейдагросервіс" (що є заявником за свідоцтвом від 12.01.2015 № НОМЕР_1), а саме постачав йому смажене насіння та упаковку для нього, виготовлену ТОВ "Делтана" на його замовлення. ТОВ "ТД "Трейдагросервіс", в свою чергу, не використовував торговельну марку за свідоцтвом від 12.01.2015 № НОМЕР_3 у своїй господарській діяльності більше 3 років до моменту продажу торговельної марки Фіцаю Ю. І .
6.12. Вищезазначене, на думку позивача, свідчить, що саме Поп Л.І. першим (з 2011 року) почав використовувати у назві своєї продукції словесне позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі технічних умов та дозволу на їх використання для власної торговельної марки.
6.13. Факт того, що торговельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_2 , що належить Попу Л.І., є схожа настільки, що її можна сплутати із належною Фіцаю Ю.І. торговельною маркою за свідоцтвом № НОМЕР_1, підтверджується висновком експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 10.02.2020 № 9466, долученим Фіцаєм Ю.І. в межах справи №757/30779/20-ц, під час розгляду якої позивач дізнався, що власником свідоцтва України від 12.01.2015 № НОМЕР_1 у класі МКТП 29 "Насіння соняшникове смажене" є відповідач 1. Отже, на переконання скаржника, позивач має право на звернення до суду з вимогою про визнання за ним права попереднього користувача та похідною від неї вимогою про визнання недійсним свідоцтва України від 12.01.2015 № НОМЕР_1 на торговельну марку, що видане на підставі заявки ТОВ "ТД "Трейдагросервіс" та належить Фіцаю Ю.І., оскільки таке свідоцтво видане з порушенням його прав попереднього користувача.
6.14. Дослідивши надані позивачем та наявні в справі матеріали, судом апеляційної інстанції встановлено, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами здійснення значної та серйозної підготовки для використання саме знака відповідача 1.
6.15. Апеляційний господарський суд, відхиляючи надані позивачем в обґрунтування своїх позовних вимог докази, зазначив про те, що:
- копії Договору від 04.07.2011 №9, від 30.11.2015 Договору №10 та ТУ У 15.3-2677011639-001:2008 не підтверджують наявність у позивача права попереднього користувача, оскільки містять лише відомості про отримання позивачем положень ТУ У 15.3-2677011639-001:2008 як технологічної інструкції щодо, зокрема, смаженого насіння. При цьому, в даному випадку зв'язок з використанням позивачем знака відповідача відсутній;
- відповідь на адвокатський запит адвоката позивача, підготовлена ТОВ "Делтана", та файли Олексія Бідного, колишнього дизайнера ТОВ "Делтана", із розробленим дизайном макетів для упаковки насіння не є належними та допустимими доказами замовлення позивачем дизайну макетів та гнучкої плівки із словесними частинами "Новинка, Херсонські елітні, насіння соняшника смажене, смакуй найкраще", оскільки жодних договорів, платіжних доручень та інших документів суду не надано. Матеріали справи також не містять відповідних доказів перебування згаданих осіб у трудових відносинах, ні дати створення макетів, ні наявності замовлення у ФОП Попа Л.І. на надання відповідних послуг;
- протокол випробувань харчової продукції від 27.10.2011 №174/1/472 та Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.11.2011 №336/6-2 за своєю правовою природою є доказами випробувань (об'єкт - соняшникове насіння), а не доказами підготовки для використання конкретної торговельної марки, отже вони визнаються судом неналежними доказами;
- відповідно до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.11.2011 року №05.03.02-04/111955 об'єктом експертизи було "Насіння соняшника смажене "Херсонські елітні". Втім, знак відповідача, як і знак позивача, є комбінованим, тобто складається зі словесної та графічної частин. А тому відсутні докази щодо здійснення підготовки саме таких позначень;
- рішенням виконкому Веселобалківської сільської ради від 17.01.2012 №05 підтверджується присвоєння адреси об'єкту будівництва Попу І.І., а не позивачу. Як і відповідний робочий проект стосується ФОП Попа І.І., а не позивача. Наведене також не свідчить про підготовку позивачем до використання торговельної марки саме відповідача;
- додані до матеріалів справи рахунок-фактура від 14.11.2018 №ИТ-3449, а також видаткові накладні щодо постачання позивачем продукції у 2018-2020 роках не є доказами порушення відповідачем 1 прав позивача та не доводять обставин попереднього користування позивачем знаком відповідача, оскільки створені вже після реєстрації за ТОВ "ТД "Трейдагросервіс" (правонаступником якого є відповідач 1) спірного свідоцтва;
- огляд в судовому засіданні суду апеляційної інстанції наданої позивачем плівки для упаковки насіння також не може підтверджувати позовні вимоги, оскільки скаржником не доведено суду ані її походження, ані дату її виготовлення;
- обставини, що встановлені при проведенні експертного дослідження (висновок експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 10.02.2020 №9466, долученого відповідачем 1 у межах розгляду справи №757/30779/20-ц), не входять до предмету доказування під час вирішення цієї господарської справи судом щодо встановлення наявності чи відсутності права попереднього користувача на спірну торговельну марку у порядку статті 500 ЦК України.
7. Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції
7.1. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
7.2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).
8. Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
8.1. Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства закріплених у частини третій статті 2 ГПК України, зокрема, ураховуючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, та дотримуючись принципу верховенства права, на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.
8.2. Верховний Суд звертає увагу на те, що касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаржником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.
8.3. Касаційне провадження у даній справі відкрито на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України.
8.4. Відповідно до приписів пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у випадку якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.
8.5. Положення пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України спрямовані на формування єдиної правозастосовчої практики шляхом висловлення Верховним Судом висновків щодо питань застосування тих чи інших норм права, які регулюють певну категорію правовідносин, та підлягають застосуванню господарськими судами під час вирішення спору.
8.6. У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України, крім встановлення відсутності висновку Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, обов'язковому дослідженню підлягає також питання щодо необхідності застосування таких правових норм для вирішення спору з огляду на встановлені фактичні обставини справи.
8.7. За наслідками розгляду заявлених вимог рішенням Господарського суду міста Києва від 23.04.2024 у цій справі в задоволенні позову відмовлено з підстав недоведеності позивачем наявності у нього порушеного права на спірну торговельну марку, а також з огляду на обрання неналежного та неефективного способу захисту.
8.8. Суть спірних правовідносин у цій справі полягає у вирішенні питання щодо наявності (відсутності) права попереднього користувача за ФОП Попом Л.І. на торговельну марку за свідоцтвом України від 12.01.2015 № НОМЕР_1, і, як наслідок, в подальшому визнання недійсним спірного свідоцтва.
8.9. Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування статті 432, 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) у подібних правовідносинах.
8.10. В частині першій статті 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.
8.11. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).
8.12. Приписами процесуального права також визначено (стаття 4 ГПК України), що юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
8.13. З огляду на вказані положення статті 4 ГПК України і статей 15, 16 Цивільного кодексу України підставою для захисту цивільного права чи охоронюваного законом інтересу є його порушення, невизнання чи оспорення.
8.14. Згідно з частиною третьою статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі - Закон № 3689-XII), набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону.
8.15. Відповідно до статті 1 вказаного закону, торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України.
8.16. Судами попередніх інстанцій встановлено, що 21.10.2013 до закладу експертизи була подана заявка ТОВ "ТД "Трейдагросервіс" №m201319287 на реєстрацію комбінованого позначення в якості торговельної марки для товарів 29 класу МКТП "Насіння соняшникове смажене". Згідно з Виписки з Державного реєстру свідоцтв України станом на 23.11.2023, яка наявна в матеріалах справи, - 25.11.2019 відбулась передача права власності за свідоцтвом України НОМЕР_1 згідно з чого власником свідоцтва став Фіцай Юрій Іванович.
8.17. Стаття 500 ЦК України визначає, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
8.18. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання (частина друга статті 500 ЦК України).
8.19. На дату подання заявки від 21.10.2013 №m201319287 (тобто на дату виникнення спірних правовідносин) була чинна редакція Закону № 3689-ХІІ.
8.20. Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону №3689-XII використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
8.21. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює цілому відмітності знака.
8.22. За статтею 16 Закону № 3689-XII виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.
8.23. Норма частини першої статті 500 ЦК України визначає умови виникнення у особи права попереднього користувача на торговельну марку.
8.24. Аналіз зазначеної норми свідчить про те, що необхідними умовами для виникнення права попереднього користувача є:
- використання торговельної марки в Україні або здійснення значної серйозної підготовки для такого використання до подання заявки на торговельну марку (до дати пріоритету заявки);
- використання торговельної марки особою в інтересах своєї діяльності;
- добросовісне використання торговельної марки особою.
8.25. У постанові від 02.02.2022 у справі № 264/949/19 Верховний Суд зазначив про те, що добросовісним використанням торговельної марки є відкрите, тривале та безперервне володіння нею.
8.26. Під "відкритістю" необхідно розуміти використання торговельної марки під своїм іменем (найменуванням), тобто коли особа не приховує, що саме вона є виробником певної продукції, на якій міститься така торговельна марка, та не знає (не може знати), що інша особа використовує або має намір використовувати таку ж саму або схожу торговельну марку у своїй діяльності.
8.27. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею торговельної марки або здійснення значної та серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цю марку, у суду відсутні підстави для висновку про наявність в особи права попереднього користування на торговельну марку.
8.28. Право попереднього користувача означає, що суб'єкт господарювання, який використовував у своїй діяльності торговельну марку, не зареєстровану в установленому законодавством порядку, має право на безоплатне продовження такого використання, яке він здійснював до того часу чи планував здійснювати відповідно до проведеної серйозної та значної підготовки щодо цього, навіть не зважаючи на те, що інший суб'єкт господарювання зареєстрував у встановленому законом порядку тотожне чи схоже до ступеня змішування позначення як знак для товарів і послуг.
8.29. Отже, право попереднього користувача є важливим механізмом захисту інтересів осіб, які добросовісно використовували в інтересах своєї діяльності торговельну марку до її реєстрації (або якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки) іншою особою. Це право дозволяє таким особам продовжувати використання торговельної марки без згоди власника свідоцтва, за умови дотримання встановлених законодавством критеріїв виникнення такого права.
8.30. Судами попередніх інстанцій встановлено, що позивач просить визнати за ним право попереднього користувача на знак для товарів і послуг (торговельну марку) зі словесним позначенням знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1", який охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 12.01.2015 № НОМЕР_1, до дати подання заявки Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД "Трейдагросервіс", а саме до 21.10.2013. А також похідною від вимоги визнання права попереднього користувача вимогу про визнання недійсним повністю свідоцтво від 12.01.2015 № НОМЕР_1 у класі МКПТ 29, видане на підставі заявки ТОВ "ТД "Трейдагросервіс", словесна частина - "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить на момент розгляду справи Фіцаю Ю.І. (фізичній особі), який використовує її у своїй діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності.
8.31. Право попереднього користувача, як вже було зазначено вище, виникає за наявності умов, визначених статтею 500 ЦК України, що не виключає можливості заявлення до суду вимоги про встановлення права попереднього користувача. Для оцінки обсягу права попереднього користувача необхідно брати до уваги не тільки фактичне використання об'єкта виключних прав, а й зроблені до цього приготування.
8.32. Позивач обґрунтовує право попереднього користувача на спірну торговельну марку (знак) відповідача 1 використанням власної торговельної марки (знака) "Херсонські елітні" за свідоцтвом України від 12.02.2018 НОМЕР_10 (заявка №m201600976 від 25.01.2016) з 2011 року, що є схожою з торговельною маркою (знаком) відповідача 1 за свідоцтвом України від 12.01.2015 НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати.
8.33. Доводячи наведене, позивач, зокрема, посилається на висновок експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 10.02.2020 №9466 (який долучений відповідачем 1 до справи № 757/30779/20-ц про визнання недійсним свідоцтва № НОМЕР_2 , що належить Попу Л.І.).
8.34. Суди попередніх інстанцій, відхиляючи зазначений висновок, не прийняли його в якості належного доказу по справі, оскільки обставини, що встановлені при проведенні вказаного експертного дослідження, не входять до предмету доказування під час вирішення цієї господарської справи судом щодо встановлення наявності чи відсутності права попереднього користувача на спірну торговельну марку у порядку статті 500 ЦК України.
8.35. Верховний Суд погоджується з такими висновками судів попередніх інстанцій, адже умови виникнення права, яке передбачено статтею 500 ЦК України не потребують спеціальних знань і є питанням права.
8.36. Доводячи належність права попереднього користування, позивач повинен використовувати докази, які свідчать про добросовісне використання знака або серйозну підготовку до такого використання.
8.37. Добросовісність використання або серйозної чи значної підготовки в інтересах своєї діяльності полягає в тому, що такі дії мають відбуватися в межах, передбачених як правовими нормами, так і іншими соціальними регуляторами, і без порушень прав інших учасників інших відносин. При цьому важливо враховувати, що за загальним правилом поведінка особи є добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом (частина п'ята статті 12 ЦК України).
8.38. Так, скаржник, доводячи право попереднього користування, окрім іншого звертає увагу на те, що:
- позивачем укладено договір від 04.07.2011 № 9 з ФОП Мисийчуком Т.П. на використвання технічних умов ТУ У 15.3-2677011639-001:2008 "Ядра горіхів та насіння смажені "Оригінальні". На підставі технічних умов Попом Л.І. розроблено назву упаковки насіння смаженого з використанням словесних позначень "ІНФОРМАЦІЯ_10" та замовлено дизайн проекту і виготовлення гнучкої плівки для упаковки насіння в 2011 році у ТОВ "Делтана" м. Харків;
- позивач провів випробування харчової продукції, а саме насіння соняшника, з використанням торговельної марки зі словесним позначенням "Херсонські елітні", що підтверджується протоколом випробувань харчової продукції №174/1/472 від 27.10.2011, протоколом державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.11.2011 №336/6-2, звітом за результатами гігієнічної оцінки харчових продуктів та продовольчої сировини від 21.11.2011 №336/6-2, висновком санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.11.2011 №05.03.02-04/111955, гнучкою плівкою для упаковки.
8.39. Скаржник також звертає увагу на те, що судами попередніх інстанцій безпідставно відхилено відповідь ТОВ "Делтана" на адвокатський запит, що на переконання скаржника підтверджує перебування зазначених в цій відповіді осіб в трудових відносинах з ТОВ "Делтана" та безпідставно відхилено надані позивачем фото рулонів зі складу з відміткою про дату проставлення ТОВ "Делтана" контролю якості 27.08.2012.
8.40. Втім, зазначені твердження скаржника спростовуються матеріалами справи, а саме з тексту оскаржуваних рішень вбачається, що суди попередніх інстанцій оцінили наявні у справі докази, повно і об'єктивно розглянули всі обставини справи в їх сукупності. Оцінка судами попередніх інстанцій доказів та висновки за результатами такої оцінки ґрунтуються на мотивах, які наведені в оскаржуваних судових рішеннях.
8.41. Висновки оскаржуваних судових рішень не свідчать про неможливість захисту порушеного права в суді. Відмовляючи в задоволенні позовних вимог в цій справі, суди попередніх інстанцій виходили з мотивів, які зазначені в розділі 6 цієї постанови. Зокрема, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушеного права позивача.
8.42. Суди попередніх інстанцій зазначили про те, що: "певним чином таким способом захисту як визнання права попереднього користувача може скористатись саме відповідач у справі, до якого власником свідоцтва України на відповідну торговельну марку (знак) пред'явлено позов щодо неправомірного використання такої торговельної марки (знаку). Зокрема, у межах розгляду такого позову власника свідоцтва України на торговельну марку, відповідач, має право доводити набуття ним права попереднього користувача на таку торговельну марку (знак) у порядку статті 500 ЦК України, зокрема і те, що він здійснював значну і серйозну підготовку для використання торговельної марки, а не товару, втім, з певних причин не встиг подати заявку на реєстрацію торговельної марки, що зробив позивач, як теперішній володілець торговельної марки…".
8.43. Суди попередніх інстанцій, дослідивши надані позивачем та наявні в справі матеріали встановили, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами здійснення значної та серйозної підготовки для використання саме знака відповідача 1.
8.44. Доводи скаржника в цій частині, фактично зводяться до необхідності та наявності правових підстав для формування такого висновку Верховного Суду через призму вільного бачення скаржником змісту спірних правовідносин та заперечення обставин, встановлених судом апеляційної інстанції, і зводяться до їх переоцінки, що, у свою чергу, не може бути предметом розгляду в касаційному порядку в силу приписів частини другої статті 300 ГПК України.
8.45. Враховуючи викладене, наведена скаржником підстава касаційного оскарження, передбачена пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, не отримала підтвердження під час касаційного провадження, що виключає скасування судового рішення в оскаржуваній частині з такої підстави.
8.46. Щодо вимоги про визнання недійсним свідоцтва України від 12.01.2015 НОМЕР_1 та зобов'язання відповідача 2 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України (яку позивач зазначає як похідною від вимоги визнання права попереднього користувача), то суди попередніх інстанцій дійшли висновку про те, що право попереднього користувача передбачене статтею 500 ЦК України пов'язане з діючими майновими правами власника свідоцтва на знак для товарів і послуг. На переконання суду, заявлені позивачем вимоги є взаємовиключними, оскільки за відсутності чинних прав за свідоцтвом на торговельну марку не може існувати й право попереднього користувача. У статті 19 Закону №3689-ХІІ наведено вичерпний перелік підстав для скасування свідоцтва, з поміж якого відсутня така підстава, як виникнення права попереднього користувача у іншої особи, а тому наявність права попереднього користувача не є підставою для скасування спірного свідоцтва.
8.47. Суд звертається до правової позиції, яка викладена у постанові Верховного Суду від 19.01.2021 у справі № 922/166/20, де зазначено, що право попереднього користувача надає лише право безоплатно використовувати торговельну марку та обмежене право розпорядження нею у зв'язку з тим, що право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою. Крім того, право попереднього користувача не дає таких важливих правомочностей, як право надавати дозвіл на використання торговельної марки іншим особам та право забороняти іншим особам використання цієї торговельної марки.
8.48. Втім, суди попередніх інстанцій, обмежившись зазначенням про те, що вимога про визнання недійсним свідоцтва є похідною від вимоги про визнання права попереднього користувача, дійшли помилкових висновків щодо можливості розгляду зазначеної вимоги в порядку господарського судочинства.
8.49. Відповідно до частини першої статті 45 ГПК України, сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу.
8.50. Згідно з частиною другою статті 4 ГПК України, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
8.51. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 20 ГПК України, Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема, справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси.
8.52. Пунктами 15 та 16 частини першої "Перехідні положення" ГПК України передбачено, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності починає свою роботу з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності в газеті "Голос України" повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності.
8.53. До початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.
8.54. Згідно з частиною першою статті 14 Закону № 3689-XII видача свідоцтва здійснюється НОІВ у місячний строк після державної реєстрації торговельної марки. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.
8.55. За визначенням наведеним у статті 1 Закону № 3689-XII особа - це фізична або юридична особа.
8.56. Суди попередніх інстанцій залишили поза увагою те, що вимога позивача про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, оскільки власником свідоцтва України № НОМЕР_1, яка визнається недійсною (за встановленими попередніми судовими інстанціями обставинами) є не відповідач 1, а фізична особа - Фіцай Юрій Іванович , тому провадження у справі в цій частині підлягає закриттю на підставі пункту 1 частини першої статті 231 ГПК України.
8.57. Зазначена вимога стосується позбавлення фізичної особи права власності на торговельну марку шляхом визнання недійсним свідоцтва, належним відповідачем щодо цієї вимоги має бути саме власник свідоцтва № НОМЕР_4 - Фіцай Юрій Іванович, а не фізична особа-підприємець.
8.58. Враховуючи викладене, Суд дійшов висновку, про відсутність правових підстав для розгляду зазначеної вище вимоги за правилами господарського судочинства. Зазначена вимога підлягає вирішенню в загальному суді (враховуючи необхідність розгляду справи за участю Фіцая Юрія Івановича , як фізичної особи - власника спірного свідоцтва).
8.59. Доводи, викладені у відзивах, беруться до уваги Касаційним господарським судом у тій частині, яка узгоджується з викладеними у цій постанові міркуваннями.
8.60. Колегія суддів касаційної інстанції, враховуючи рішення Європейського суду з прав людини від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" та від 28.10.2010 у справі "Трофимчук проти України", зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі істотні, вагомі питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах.
9. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
9.1. Пунктом 5 частини першої статті 308 ГПК України передбачено, що суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення суду першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі чи залишити позов без розгляду у відповідній частині.
9.2. За змістом частини першої статті 313 ГПК України судове рішення, яким закінчено розгляд справи, підлягає скасуванню в касаційному порядку повністю або частково з залишенням позову без розгляду або закриттям провадження у справі у відповідній частині з підстав, передбачених статтями 226 та 231 цього Кодексу.
9.3. Порушення правил юрисдикції господарських судів, визначених статтями 20-23 цього Кодексу, є обов'язковою підставою для скасування рішення незалежно від доводів касаційної скарги (частина друга статті 313 ГПК України).
9.4. Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, оскаржуваних судових рішень - без змін в частини визнання права попереднього користувача, а в частині визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_4 та внесення відповідачем 2 відомостей до Державного реєстру свідоцтв України - закриття провадження.
10. Судові витрати
10.1. Оскільки Верховний Суд дійшов висновку про часткове залишення оскаржуваних судових рішень без змін, то судовий збір за розгляд касаційної скарги покладаються на скаржника.
10.2. Крім того, відповідно до пункту 5 частини першої статті 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду в разі закриття провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв'язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.
10.3. Суд звертає увагу, що позивач не позбавлений права звернутися до суду з відповідним клопотанням у порядку передбаченому статтею 7 Закону України "Про судовий збір".
Керуючись статтями 300, 308, 309, 313, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд
1. Касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця Попа Лучіана Івановича залишити без задоволення.
2. Рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2024 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2025 у справі № 910/4461/23 в частині вимог щодо визнання недійним свідоцтва України № НОМЕР_1 та зобов'язання Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України - скасувати. Провадження у справі № 910/4461/23 у цій частині закрити.
3. В частині щодо визнання права попередньо користувача рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2024 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2025 у справі № 910/4461/23 залишити без змін.
Постанова набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя І. Бенедисюк
Суддя І. Булгакова
Суддя Т. Малашенкова