01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26
"20" вересня 2010 р. Справа № 13/138-09
За позовом Відкритого акціонерного товариства „Борекс”, смт. Бородянка, Київська обл.
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю „Євроборекс”, смт. Бородянка, Київська обл.
2. Товариства з обмеженою відповідальністю „Торгівельна фірма „Бортрекс”, смт. Бородянка, Київська обл.
про заборону виготовлення продукції та стягнення 20747488,00 грн.
Суддя С.Ю. Наріжний
Представники:
від позивача: Буржинська О.О. - довіренсть №250 від 24.06.2010 р.;
від відповідача 1:Сердюк Т.Р. - довіренсть №38 від 17.08.2010 р.;
від відповідача 2:Сердюк Т.Р. - довіренсть №38 від 17.08.2010 р.;
До господарського суду Київської області надійшла позовна заява акціонерного товариства „Борекс” (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю „Євроборекс” (далі -відповідач 1) за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю „Торгівельна фірма „БОРТРЕКС” про:
- заборону ТОВ «ЄВРОБОРЕКС»виготовлення та продаж продукції з використанням винаходів, захищених патентами України №№ 12899, 15527 та з використанням корисної моделі захищеної патентом України № 10621
- заборону ТОВ «Торгівельна фірма «БОРТРЕКС»»виготовлення та продаж продукції з використанням винаходів, захищених патентами України №№ 12899, 15527 та з використанням корисної моделі захищеної патентом України № 10621;
- стягнення на користь позивача з ТОВ «ЄВРОБОРЕКС»суми за відшкодування заподіяних збитків у розмірі 20 747 488, 00 гривень;
- стягнення на користь позивача з ТОВ «ЄВРОБОРЕКС»моральної шкоди у розмірі 100 000, 00 гривень;
Позивач свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що ним було зафіксовано факти використання відповідачем та третьою особою патентів України на винахід № 15527 «Гідросистема»(публікація відомостей про видачу патенту 30.06.1997 року), № 12899 «Опорна рама робочого обладнання фронтального навантажувача на базі колісного трактора» (публікація відомостей про видачу патенту 28.02.1997 року) та патенту України на корисну модель № 10621 «Гідропривід робочого обладнання будівельно-дорожніх машин», що є порушенням виключних прав позивача на використання зазначених патентів. Таким чином, на думку позивача, відповідач незаконно виготовляє та впроваджує, а третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - пропонує для продажу та продає продукт, в якому використовуються винаходи та корисна модель позивача. У зв'язку із цим ці дії мають біти припинені шляхом заборони здійснювати порушення прав позивача та вилучення даного продукту
Ухвалою від 31.08.2009 р. залучено до участі у справі в якості відповідача 2 Товариство з обмеженою відповідальністю „ Торгівельна фірма „Бортрекс”.
Відповідачі 1 проти позову заперечують повністю з тих підстав, що ними не використовуються технічні рішення захищені патентами на винаходи позивача, а надані висновки експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності складені особами, які не мають права займатись експертною діяльністю в галузі винаходів і корисних моделей.
В судовому засіданні 14.09.2009 р. представник позивача надав суду письмові пояснення щодо відзиву на позовну заяву відповідачів та просить суд не враховувати доводи відповідачів в зв'язку з їх необґрунтованістю та належним чином доведеністю його позовних вимог.
Ухвалою господарського суду Київської області від 14.09.2009р. призначено судову експертизу охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності у справі №13/138-09 та зупинено провадження у справі до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновків експерта.
Ухвалою господарського суду Київської області від 01.07.2010 р. після надходження справи №13/138-09 з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз поновлено провадження у справі та призначено розгляд справи на 17.08.2010 р.
В судовому засіданні 17.08.2010 р. оголошувалась перерва до 06.09.2010 р. на 10.40.
В судовому засіданні 06.09.2010 р. представником позивача надано суду заяву про уточнені позовні вимоги згідно якої останній просить заборонити ТОВ «ЄВРОБОРЕКС»виготовлення та продаж продукції з використанням винаходів, захищених патентами України №№ 12899, 15527 та з використанням корисної моделі захищеної патентом України № 10621 та заборонити ТОВ «Торгівельна фірма «БОРТРЕКС»виготовлення та продаж продукції з використанням винаходів, захищених патентами України №№ 12899, 15527 та з використанням корисної моделі захищеної патентом України № 10621.
Згідно пояснення від 06.09.2010 р. представник позивача зазначив, що просить розглядати дані уточнені позовні вимоги як зменшення позовних вимог по справі №13/138-09.
Судом встановлено, що заява відповідає вимогам ст. 22 ГПК України, а отже подальший розгляд справи здійснюється щодо вимог позивача зазначених в заяві про уточнення (зменшення) позовних вимог.
Також в судовому засіданні 06.09.2010 р. представником відповідачів було подано клопотання про призначення додаткової експертизи з тих підстав, що екскаватор ЕВЕНТ-01 для експертизи був наданий позивачем, в той час як відповідач 1 пропонував надати такий же екскаватор, але власного виробництва.
Враховуючи матеріали справи, мотиви клопотання та положення ст.ст. 32-34, 36, 41, 43 Господарського процесуального кодексу України зазначене питання відноситься до правового і оцінки доказів, що є прерогативою суду, у зв'язку з чим клопотання залишено без задоволення. До того ж суд враховує, що під час проведення експертизи по даній справі відповідачами на адресу суду жодних заяв з приводу неналежного проведення експертизи щодо забезпечення експерта належними доказами надіслано не було. Таким чином заявником не вказано належних підстав та доказів, що їх могли б підтверджувати які б свідчили про неповноту експертного дослідження та необхідність призначення повторної експертизи.
Також представником відповідачів в судовому засіданні подано докази, з яких вбачається, що станом на день розгляду справи дію патенту №12899 припинено.
В судовому засіданні 06.09.2010 р. оголошувалась перерва до 20.09.2010 р. на 10.40.
Розглянувши матеріали справи, додані до позовної заяви та у процесі розгляду справи, проаналізувавши представлені докази в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін суд встановив.
ВАТ «БОРЕКС»зазначає, що є власником патентів України на винахід № 15527 «Гідросистема»(публікація відомостей про видачу патенту 30.06.1997 року), № 12899 «Опорна рама робочого обладнання фронтального навантажувача на базі колісного трактора»(публікація відомостей про видачу патенту 28.02.1997 року) та власником патенту України на корисну модель № 10621 «Гідропривід робочого обладнання будівельно-дорожніх машин» публікація відомостей про видачу патенту 15.11.2006 р.).
При розгляді справи суд враховує, що патент №15527 на винахід «Гідросистема»виданий 30.06.1997 р. Бородянському екскаваторному заводу, правонаступником якого є ВАТ «Борекс», засноване згідно з рішенням ФДМУ від 10.03.1994 р. №11-АТ шляхом перетворення державного підприємства Бородянський екскаваторний завод у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Постанови КМУ від 07.12.1992 р.
Згідно п. 3.3 Статут позивача, затвердженого рішенням загальних зборів від 24.10.2020 р. та зареєстрованого Бородянською РДА Київської області 09.01.2003 р. товариство є правонаступником державного підприємства Бородянський екскаваторний завод.
Таким чином зазначені обставини спростовують твердження відповідачів, що позивач не є власником патенту на винахід № 15527 «Гідросистема».
Відповідно до визначеного в Статуті позивача предмету та цілі діяльності, ВАТ «БОРЕКС», зокрема, займається виробництвом одноковшових гідравлічних екскаваторів-навантажувачів 1-2 розмінної групи з ємкістю ковша 0,1-0,3 куб. м.; виробництво запасних частин до них та змінного обладнання; виробництво тракторів класу тягового зусилля 1,4 тн; виробництво машин по вирощуванню та збиранню врожаю цукрових буряків тощо.
У виробництві зазначених видів екскаваторів використовуються технологічні рішення, які захищені патентами України на винаходи №№ 12899, 15527 та патентом України на корисну модель № 10621, які було видано Державним департаментом інтелектуальної власності у встановленому законодавством України порядку.
Як зазначає позивач із рекламних матеріалів про продукцію відповідача 1, прайс-листів готової продукції, йому стало відомо, що з січня 2005 року ТОВ «ЄВРОБОРЕКС»здійснює виготовлення екскаваторів, в конструкції яких можливо використовує технічне рішення, яке захищене патентом України на винахід № 15527, право власності на який належить позивачу. Також було виявлено, що починаючи з січня 2005 року ТОВ «Торгівельна фірма «БОРТРЕКС»здійснює продаж екскаваторів, які виготовлені відповідачем 1, в конструкції яких можливо було використано технічне рішення позивача, захищеного вищевказаним патентами України.
В позовній заяві позивач зазначає, що у 2008 року ним було придбано екскаватор «ЕВЕНТ-01», який вироблено відповідачем 1, з метою дослідження його конструкції на предмет виявлення використання технічних рішень, які охороняються патентами України на винахід та корисну модель, право власності на які належать позивачу.
Для з'ясування цього питання позивач звернувся до НДІ інтелектуальної власності АПрН України з проханням про проведення експертного дослідження щодо використання в конструкції екскаватора відповідача 1 «ЕВЕНТ-01»технічних рішень, які охороняються патентом України на винахід № 15527, № 12899 та патентом України на корисну модель №10621.
Доказами використання відповідачами технічних рішень, які захищені патентами України на винаходи №№ 12899, 15527 та патентом України на корисну модель № 10621 є, зокрема, Експертний висновок № 141 спеціаліста з питань інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту Інтелектуальної власності Академії правових наук України від 19 січня 2007 р. та Експертний висновок № 264 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 22 січня 2009 р.
Позивач вважає, що враховуючи експертні висновки спеціаліста №141 та 264 від 19 січня 2007 р. та від 22 січня 2009 р. відповідач 1 незаконно виготовляє та впроваджує, а відповідач 2 пропонує для продажу та продає продукт, в якому використовуються винаходи та корисна модель позивача, що завдає суттєвої шкоди правам та законним інтересам позивача.
В судовому засіданні 14.09.2009 р. при дослідженні судом питання використання відповідачами технічних рішень, які захищені патентами України на винаходи №№ 12899, 15527 та патентом України на корисну модель № 10621 представник відповідачів зазначив, що надані позивачем експертні висновки є необгрунтованими та необ'єктивними, оскільки складені особою, яка не має права займатись експертною діяльністю в галузі винаходів і корисних моделей.
Враховуючи той факт, що представник відповідачів заперечував проти заявлених позовних вимог та вважав, що проведені дослідження та зроблені на підставі них висновки є неповними та необ'єктивними та в зв'язку з відсутністю у сторін та у суду спеціальних технічних знань в даній сфері суд в зв'язку з необхідністю встановлення факту використання відповідачами або ні у своїх виробах технічних рішень, які захищені патентами України на винаходи №№ 12899, 15527 та патентом України на корисну модель № 10621, що належать позивачу на підставі ст. 41 ГПК України призначив проведення експертизи охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.
На вирішення експертизи були винесені наступні питання:
- Чи використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй, захищеної патентом України №10621 «Гідропривід робочого обладнання будівельно-дорожніх машин», що належить ВАТ «Борекс»на корисну модель у екскаваторах ЕВЕНТ-01 виробництва ТОВ «Євроборекс»?
- Чи використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй, захищеної патентом України №12899 «Опорна рама робочого обладнання фронтального навантажувача на базі колісного трактора», що належить ВАТ «Борекс»на корисну модель у екскаваторах ЕВЕНТ-01 виробництва ТОВ «Євроборекс»?
- Чи використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй, захищеної патентом України №15527 «Гідросистема», що належить ВАТ «Борекс»на винахід у екскаваторах ЕВЕНТ-01 виробництва ТОВ «Євроборекс»?
Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
З пункту 1 заключної частини висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за №9614 від 29.06.2010 р. вбачається, що у екскаваторі ЕВЕНТ-01 виробництва «Євроборекс», виготовленому за кресленнями, що наявні у матеріалах справи і кресленнями, наданими у складі додаткових матеріалів від 09.03.2010 року та 11.05.2010 року, одна ознака «насос встановлений на перехідній плиті»з сукупності ознак формули корисної моделі «Гідропривід робочого обладнання будівельно-дорожніх машин»за патентом України №10621 на корисну модель, що належить ВАТ «Борекс», замінена на еквівалентну ознаку «насос встановлений на кришці привода МТЗ», а всі інші ознаки із зазначеної сукупності ознак формули цієї корисної моделі використані.
З пункту 2 заключної частини висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за №9614 від 29.06.2010 р. вбачається, що у екскаваторі ЕВЕНТ-01 виробництва «Євроборекс», виготовленому за кресленнями, що є у матеріалах справи і кресленнями, наданими у складі додаткових матеріалів від 09.03.2010 року, 11.05.2010 року та 25.05.2010 року, використана кожна ознака з сукупності ознак незалежного пункту формули винаходу «Опорна рама робочого обладнання фронтального навантажувача на базі колісного трактора»за патентом України №12899, що належить ВАТ «Борекс».
З пункту 3 заключної частини висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за №9614 від 29.06.2010 р. вбачається, що у екскаваторі ЕВЕНТ-01 виробництва «Євроборекс», виготовленому за кресленнями, що є у матеріалах справи і кресленнями, що надані у додаткових матеріалах від 09.03.2010 року та 11.05.2010 року, одна ознака «гідророзподільники закріплені на основі»формули винаходу «Гідросистема»за патентом України №15527 на винахід, що належить ВАТ «Борекс», замінена еквівалентною ознакою «гідророзподільники закріплені на додатковій основі», інші ознаки використані, за винятком ознаки «поршневые и штоковые полосы исполнительных гидроцилиндров подключены гидролиниями к насосу и баку», яка була б визнана використаною за умови виправлення в установленому порядку у формулі винаходу за патентом України №15527 помилково зазначеного слова «полосы»на слово «полости».
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" (далі -Закон) винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;
Згідно з ч.ч. 2, 4 ст. 6 Закону об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (деклараційним патентом).
В даному випадку об'єктами корисної моделі за деклараційним патентом України №10621 та винаходів за патентом України № 15527 є пристрої.
У відповідності до ч. 2. ст. 28 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.
За таких обставин, суд вважає встановленими факти введення у цивільний обіг відповідачами виробів з використанням належних позивачу винаходів, захищених патентами України №15527 та з використанням корисної моделі захищеної патентом України № 10621.
Відповідно до ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Відповідно до ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні таємниці, винаходи, корисні моделі, промислові зразки.
Статтею 424 ЦК України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Відповідно до п.п. 2,3 ст. 427 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.
У відповідності до абз 7-10 ч. 2 ст. 28 Закону будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.
Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи позивач належним чином володіє правами на використання винаходів «Гідросистема», захищених патентом України №15527 та з використанням корисної моделі «Гідропривід робочого обладнання будівельно-дорожніх машин»захищеної патентом України № 10621 на території України, натомість відповідачами не надано суду доказів на отримання дозволів на використання даних винаходів та корисної моделі та не спростовано використання таких винаходів та корисної моделі у продукції власного виробництва.
В зв'язку з зазначеним використання відповідачами у своїй продукції винаходів, захищених патентом України №15527 та з використанням корисної моделі захищеної патентом України № 10621 є незаконним використанням об'єктів права інтелектуальної власності позивача.
Що стосується вимоги позивача про заборону відповідачам виготовлення та продаж продукції з використанням винаходів, захищених патентом України №12899, то суд відмовляє в задоволенні зазначеної вимоги в зв'язку з тим, що як вбачається з матеріалів справи та не заперечується позивачем станом на день розгляду справи дію патенту України на винаходи №12899 припинено.
Таким чином, в зазначеній частині позовних вимог позивачем не надано суду доказів, які б свідчили про порушення його прав або охоронюваних законом інтересів відповідачами.
Враховуючи вищевикладене позовні вимоги підлягають задоволенню частково.
Також судом включено до складу судових витрат позивача, витрати понесені позивачем у зв'язку з проведенням експертизи в сумі 10005 грн., що підтверджуються актом №9614 від 29.06.2010 р. КНДІСЕ.
Відповідно до ч. 3 ст. 49 ГПК України вищезазначені витрати, витрати по сплаті державного мита в сумі 85 грн. та витрати за інформаційно -технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. покладаються на відповідачів пропорційно.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -
1. Позов задовольнити частково.
2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБОРЕКС»(07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна 2, код 24223242) виготовлення та продаж продукції з використанням винаходів, захищених патентом України №15527 та з використанням корисної моделі захищеної патентом України № 10621.
3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгівельна фірма «БОРТРЕКС»(07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна 2, код 33512813) виготовлення та продаж продукції з використанням винаходів, захищених патентом України №15527 та з використанням корисної моделі захищеної патентом України № 10621.
4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБОРЕКС»(07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна 2, код 24223242) в доход Державного бюджету України 42 (сорок дві) грн. 50 коп. державного мита.
5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна фірма «БОРТРЕКС»(07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна 2, код 33512813) в доход Державного бюджету України 42 (сорок дві) грн. 50 коп. державного мита.
6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБОРЕКС»(07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна 2, код 24223242) в доход державного бюджету р/р 31217264700001, банк ГУ ДКУ у Київській області, МФО 821018, одержувач платежу ГУ ДКУ у Київській області, код 24074109) 59 (п'ятдесят дев'ять) грн. витрат за інформаційно -технічне забезпечення судового процесу.
7. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна фірма «БОРТРЕКС»(07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна 2, код 33512813) в доход державного бюджету р/р 31217264700001, банк ГУ ДКУ у Київській області, МФО 821018, одержувач платежу ГУ ДКУ у Київській області, код 24074109) 59 (п'ятдесят дев'ять) грн. витрат за інформаційно -технічне забезпечення судового процесу.
8. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБОРЕКС»(07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна 2, код 24223242) на користь Відкритого акціонерного товариства „Борекс” (07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна 2, код 05764593) 5002 (п'ять тисяч дві) грн. 50 коп. витрат за проведення експертизи.
9. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна фірма «БОРТРЕКС»(07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна 2, код 33512813) на користь Відкритого акціонерного товариства „Борекс” (07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна 2, код 05764593) 5002 (п'ять тисяч дві) грн. 50 коп. витрат за проведення експертизи.
10. В частині вимог про заборону відповідачу 1 та відповідачу 2 виготовлення та продаж продукції з використанням винаходів, захищених патентом України №12899 відмовити.
Дане рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення та підписання, і може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку.
Суддя С.Ю. Наріжний
Дата виготовлення та підписання рішення 23.09.2010р.