01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14
18.10.2010 № 21/206
Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Баранця О.М.
суддів:
при секретарі:
За участю представників:
від позивача -
від відповідача -
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ТОВ "ТФ-К"
на рішення Господарського суду м.Києва від 06.08.2010
у справі № 21/206 ( .....)
за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Крок-Г.Т."
до Державний департамент інтелектуальної власності
ТОВ "ТФ-К"
третя особа позивача
третя особа відповідача
про визнання недійсним свідоцтва
Рішенням господарського суду м. Києва від 06.08.2010 р. у справі № 21/206 позов ТОВ „Крок Г.Т” до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, ТОВ„ТФ-К” про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг задоволений.
Не погоджуючись з рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду, посилаючись на порушення норм процесуального та матеріального права, неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, просить його скасувати та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову.
В судовому засіданні, представник позивача проти вимог, викладених у апеляційній скарзі заперечував, просив залишити їх без задоволення, а рішення господарського суду - без змін.
Представник відповідача 1 підтримав вимоги апелянта, викладені в апеляційній скарзі, вважає, що рішення господарського суду не відповідає вимогам діючого законодавства.
Розглянувши справу за правилами розділу ХІІ Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов наступного висновку.
Як встановлено матеріалами справи, ТОВ „ТФ-К” є власником свідоцтва України № 53149 на знак для товарів і послуг „AsXS”, зареєстрованого 15.08.2005 р. для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: кабелепроводи електричні; кабелі волоконні оптичні, кабелі електричні, самонесучі ізольовані проводи (заявка № 20041111878, дата подання -04.11.2004 р.).
Позивач звернувся до господарського суду з позовом про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг № 53149, мотивуючи вимоги тим, що AsXS умовне позначення кабельного виробу, яке відображає його призначення та конструктивні ознаки, тобто тип кабельного виробу, а також додаткові конструктивні ознаки: матеріал покриття, ряд захисного покрову та інше, тобто AsXS є маркою кабельного виробу, яки виробляють як підприємства України, так і є загальновідомими за її межами. Таким чином, вважає, що знак для товарів та послуг AsXS, власником яких на сьогодні є відповідач 2, не відповідають умовам правової охорони, а відповідачем 1 не враховані при розгляді заявки про видачу свідоцтва на знаки для товарів і послуг та видачі свідоцтва.
Задовольняючи позовні вимоги, господарський суд виходив з того, що вказане позначення містить лише елементи, що вказують на тип проводу, склад матеріалу, з якого виготовлений провід та його оболонка, та їх властивості. Матеріли справи свідчать, що на дату подання заявки позначення AsXS для самонесучих ізольованих проводів використовувалось рядом іноземних виробників, таких як „Elektrim S.A.”, кабельний завод „Bitner”, кабельний завод „Ожаров2, компанії „Generik”, „NKT cables”, „Prakab”. При цьому позначення AsXS було відомим споживачам як тип проводу виробництва Польщі, який є аналогом проводів російського виробництва СИПс-4 (т.2: а.с. 185). Жодними матеріалами справи не підтверджується, що вказане позначення асоціюється виключно з відповідачем-2.
Заперечуючи проти рішення, відповідач 2 вказує на те, що суд вказує на суперечливість судових експертиз, прийняв до уваги лише експертизу на користь позивача, тоді як висновок № 533 є більш визначеним, що каталог продукції будь-якої компанії не може служити джерелом інформації стосовно описовості, а висновки експертиз грунтуються виключно на декількох каталогах іноземних виробників, таким чином, рішення суду вважає необґрунтованим.
Відповідно до ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Це стосується позивача, який повинен доказати факти, на підставі яких пред'явлено позов, а також відповідача, який має можливість доказувати факти, на підставі яких він будує заперечення проти позову.
Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.
За змістом ст. 6 Закону „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” питання про оманливість знаків та про тотожність або їх схожість з конкуруючим фірмовим найменуванням входить до предмету доказування у справі та підлягає роз'ясненню судовим експертом відповідно до вимог ст. 41 ГПК України. У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо).
Згідно з висновком № 5334 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 06.10.2008 р.: позначення "AsXS", що охороняється свідоцтвом № 53149, складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо самонесучих ізольованих проводів, зокрема, таких, які вказують на тип проводу, його склад та властивості, а саме -провід самонесучий (s) ізольований з алюмінієвими (A) жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетілену стійкого до дії ультрафіолетового (сонячного) випромінювання (звичайної якості) (XS). При використанні позначення "AsXS" для інших зазначених у заявці товарів і послуг 9 класу МКТП: кабелепроводи електричні; кабелі волоконні оптичні, кабелі електричні, воно буде оманливим щодо характеристик відповідних проводів; позначення "AsXS" не є фантазійним (вигаданим) чи комбінацією довільно складених літер, оскільки це позначення має певне смислове навантаження, певну семантику для українського споживача кабельної продукції (проводів), якому воно знайоме саме як позначення певної марки проводів самонесучих ізольованих і описує провід самонесучий ізольований з алюмінієвими жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетілену стійкого до дії ультрафіолетового (сонячного) випромінювання (звичайної якості) (XS). При використанні позначення "AsXS" щодо самонесучих ізольованих проводів воно буде описовим, зокрема таким, що вказує на тип проводу, його склад та властивості, а при використанні позначення "AsXS" для інших зазначених у заявці товарів і послуг 9 класу МКТП: кабелепроводи електричні; кабелі волоконні оптичні, кабелі електричні, воно буде оманливим щодо характеристик відповідних проводів.
За приписом ч.1 ст.19 Закону „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.
У підпункті 3.3 пункту 3 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.
Судова колегія дійшла висновку, що заперечення відповідачів про те, що господарським судом безпідставно не взято до уваги висновки судової експертизи № 533 яка є більш детальною, та повністю розкриває спірне питання, є безпідставними, оскільки фактично не спростовують висновки попередньої експертизи, та зазначає, що зокрема: позначення AsXS є абревіатурою, та тлумачиться наступним чином: А -алюмінієві жили; s -самонесучий провід; XS -ізоляція із "шитого поліетілену" стійкого до впливу ультрафіолетового (сонячного випромінювання), тобто назва має конструктивні ознаки: матеріал покриття, ряд захисного покрову та інше.
За змістом ч.2 ст..489 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.
Водночас відповідно до приписів п.1 ст.5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Згідно ж з п.3 ст.6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.
Згідно з ч. 1 ст. 15 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) якщо знаки не наслідують здатності до розрізняння відповідних товарів або послуг, учасники можуть поставити реєстрацію знака в залежність від розрізняльної здатності, набутої в процесі використання. За змістом вказаних положень як знак для товарів і послуг може бути зареєстроване позначення, яке само по собі не має розрізняльної здатності, але набуло її на дату подання заявки внаслідок його використання.
Колегія суддів погоджується з висновками господарського суду, що знак для товарів і послуг "AsXS", що охороняється свідоцтвом України № 53149 не відповідав на дату реєстрації умовам надання правової охорони, визначеним ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки складається лише з позначень, що є описовими при використанні щодо самонесучих ізольованих проводів, та є оманливим щодо всіх інших товарів 9 класу МКТП, для яких зареєстровано знак.
Аналіз наведених положень законодавства дає підстави для висновку про те, що товарний знак, який є тотожнім або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним. Тому з огляду на припис ст..19 Закону у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково.
Посилання відповідача 2 на те, що найменування"AsXS" не було відомим на момент подання заявки про реєстрацію спірного товарного знака, спростовуються матеріалами справи.
Враховуючи викладене, апеляційний господарський суд не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги , а рішення господарського суду є обґрунтованим і таким, що відповідає чинному законодавству.
Керуючись ст. ст. 99, 101 - 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд,
1. Апеляційну скаргу ТОВ „ТФ-К ” залишити без задоволення, рішення господарського суду м. Києва № 21/206 від 06.08.2010 залишити без змін.
2. Матеріали справи повернути господарському суду міста Києва .
Головуючий суддя
Судді
21.10.10 (відправлено)