01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14
05.10.2010 № 32/251
Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Моторного О.А.
суддів:
при секретарі
за участю представників сторін:
від позивача не з'явились,
від відповідача-1 не з'явились,
від відповідача-2 не з'явились,
від відповідача-3 не з'явились,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства «Люботинський завод «Продтовари»
на рішення Господарського суду м.Києва від 26.05.2010
у справі № 32/251 ( .....)
за позовом Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «NEMIROFF»
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «МЕТА»
2. Закритого акціонерного товариства «Люботинський завод «Продтовари»
3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Вільногорське скло»
про припинення порушення прав на торгівельні марки і відновлення становища, яке існувало до порушення
Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «МЕТА» (відповідач-1), Закритого акціонерного товариства «Люботинський завод «Продтовари» (відповідач-2) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Вільногорське скло» (відповідач-3) про припинення порушення прав на торгівельні марки і відновлення становища, яке існувало до порушення. Позивач просив зобов'язати відповідачів вилучити з цивільного обороту в Україні та інших країнах, куди здійснювалися поставки, та зобов'язати відповідача-2 знищити всю продукцію, а саме: горілку особливу «Житня Преміум», горілку «Пшенична Преміум», горілку особливу «Хлібна Преміум», горілку «Відбірна Преміум», місткість 0,5 дм, міцність 40 %, виробництва Закритого акціонерного товариства «Люботинський завод «Продтовари», пляшки, у які зазначена продукція розливається, та етикетки, якими маркується зазначена продукція.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.05.2010 у справі № 32/251 позов задоволено повністю. Зобов'язано ТОВ «Торгова компанія «МЕТА», Закрите акціонерне товариство «Люботинський завод «Продтовари» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Вільногорське скло» вилучити з цивільного обороту в Україні та інших країнах, куди здійснювалися поставки, та зобов'язати Закрите акціонерне товариство «Люботинський завод «Продтовари» знищити всю продукцію, а саме: горілку особливу «Житня Преміум», горілку «Пшенична Преміум», горілку особливу «Хлібна Преміум», горілку «Відбірна Преміум», місткість 0,5 дм, міцність 40 %, виробництва ЗАТ «Люботинський завод «Продтовари», пляшки, у які зазначена продукція розливається, та етикетки, якими маркується зазначена продукція. Присуджено до стягнення із Закритого акціонерного товариства «Люботинський завод «Продтовари» на користь Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Nemiroff» витрати на оплату державного мита у сумі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 312,50 грн. та витрати на оплату проведення експертизи у сумі 16 974,00 грн.
Не погоджуючись із вказаним рішенням, Закрите акціонерне товариство «Люботинський завод «Продтовари» звернулось з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить зазначене рішення скасувати та прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. Підставами для скасування рішення відповідач-2 вважає порушення та неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.08.2010 прийнято до провадження апеляційну скаргу відповідача-2 та призначено її розгляд на 21.09.2010.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.09.2010 розгляд апеляційної скарги відкладено на 05.10.2010 за клопотанням відповідача-2 та у зв'язку з неявкою у судове засідання представників відповідача-1 та відповідача-3.
04.10.2010 від представника позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, обґрунтоване тим, що представник не зможе бути присутнім у судовому засіданні у зв'язку з відпусткою.
Також 04.10.2010 від відповідача-2 надійшла телеграма з проханням перенести розгляд справи на більш пізній термін.
Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.
Згідно з ч. 1 ст. 102 ГПК України апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду розглядається у двомісячний строк з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження.
Розглянувши заявлені клопотання про відкладення розгляду справи, колегія суддів, зважаючи на строки розгляду апеляційної скарги, встановлені ч. 1 ст. 102 ГПК України, відмовила в задоволенні клопотань у зв'язку з відсутністю доказів, які б підтверджували викладені в них обставини.
Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.
Апеляційний господарський суд, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, перевіривши повноту встановлення обставин справи та їх юридичну оцінку, проаналізувавши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, встановив наступне.
Компанія «Nemiroff Intellectual Property Establishment» (Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент), що є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Князівства Ліхтенштейн, являється власником зображувальних та об'ємної торговельних марок, що підтверджується:
- свідоцтвом Державного департаменту інтелектуальної власності № 87503 (дата подачі заявки 22.08.2006, етикетка «ПШЕНИЦЯ Українська Відбірна») на знак для товарів і послуг 33, 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (а.с. 24-26 т. І);
- свідоцтвом Державного департаменту інтелектуальної власності № 87497 (дата подачі заявки 19.08.2006, етикетка «Житня Українська Відбірна») на знак для товарів і послуг 33, 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків(а.с. 27-29 т. І);
- свідоцтвом Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про реєстрацію міжнародного знаку № 924056 (дата подачі заявки 03.08.2006, об'ємний знак для товарів і послуг (пляшка) щодо товарів 21, 33, 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (а.с. 23 т. І).
Позивач, Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «NEMIROFF», відповідно до укладених з Компанією Nemiroff Holdings Limited, яка діє згідно з ліцензійними договорами укладеними Компанією «Nemiroff Intellectual Property Establishment», набула права на використання вищезазначених торговельних марок у тому числі на території України (а.с. 83-97 т. І).
Позивач має право на використання позначення, що охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 16270 (а.с. 36-37 т. І) «словесне позначення «Nemiroff», яке зареєстроване для 6, 16, 21, 32, 33 та 42 класів товарів і послуг відповідно Ніццької Угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків».
Відповідно до умов ліцензійних договорів позивач - ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF», у випадку виявлення порушень прав на торгівельні марки, невиключну ліцензію на які він отримав, має право використовувати і застосовувати всі форми і способи захисту, які має право застосовувати власник свідоцтва на торгівельні марки в країні, де виявлено порушення.
Як вбачається із матеріалів справи, зокрема з фіскального чека від 19.05.2009, ФН 2657006730 з магазину ТОВ «Торгова компанія «Мета» по вул. Я.Коласа, 25, м. Київ (а.с. 31 т. І), 19 травня 2009 року співробітниками позивача виявлено факт введення до цивільного обігу на території України алкогольної продукції, виробником якої є ЗАТ «Люботинський завод «Продтовари», а саме: горілка особлива «Люботин. Житня Преміум», горілка особлива «Люботин. Пшенична Преміум», горілка особлива «Люботин. Хлібна Преміум», горілка особлива «Люботин. Відбірна Преміум»; з етикетками та у пляшках, які можна сплутати із зареєстрованими знаками, право на використання яких має позивач.
Висновком № 7041/7042 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 32/51 (а.с. 79-94) встановлено, що 02.04.2007 компанією «Nemiroff Intellectual Property Establishment Stadtle» було отримано міжнародну реєстрацію об'ємного знаку для товарів і послуг № 924056. Під кодом INID (540) наведене зображення знаку. Відповідно до зазначень під кодом INID (550) позначення об'ємне. Міжнародна реєстрація № 924056 здійснена по відношенню до товарів 21, 33 і послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). Основна реєстрація здійснена 03.08.2006, LI (Ліхтенштейн - код INID 822). Досліджувана міжнародна реєстрація розповсюджується згідно зі статтею 9 sexies Мадридського Протоколу й на Україну.
Згідно з експертним висновком, товари, для яких використовуються пляшки «ПШЕНИЧНА горілка Преміум», «ЖИТНЯ горілка особлива Преміум», «ХЛІБНА горілка особлива Преміум», «ВІДБІРНА горілка Преміум» є спорідненими з товарами, стосовно яких зареєстрована і використовується об'ємна торговельна марка «Пляшка» за міжнародною реєстрацією № 924056. У наданих на дослідження пляшках «ПШЕНИЧНА горілка Преміум», «ЖИТНЯ горілка особлива Преміум», «ХЛІБНА горілка особлива Преміум», «ВІДБІРНА горілка Преміум», виготовлених ЗАТ «Люботинський завод «Продтовари», відтворено об'ємну торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 924056. Об'ємна торговельна марка «Пляшка» за міжнародною реєстрацією № 924056 використана у виробах пляшки «ПШЕНИЧНА горілка Преміум», «ЖИТНЯ горілка особлива Преміум», «ХЛІБНА горілка особлива Преміум», «ВІДБІРНА горілка Преміум». Використання об'ємної торговельної марки «Пляшка» за міжнародною реєстрацією № 924056 у виробах пляшки «ПШЕНИЧНА горілка Преміум», «ЖИТНЯ горілка особлива Преміум», «ХЛІБНА горілка особлива Преміум», «ВІДБІРНА горілка Преміум» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. Використання об'ємної торговельної марки «Пляшка» за міжнародною реєстрацією № 924056 у виробах пляшки «ПШЕНИЧНА горілка Преміум», «ЖИТНЯ горілка особлива Преміум», «ХЛІБНА горілка особлива Преміум», «ВІДБІРНА горілка Преміум» може призвести до змішування з діяльністю суб'єкта господарювання - Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Nemiroff», що виготовляє товари з використанням торговельної марки «Пляшка» за міжнародною реєстрацією № 924056 з вересня 2006 року. Виріб - пляшка «Lubotinn» (без етикеток та ковпачка) та пляшка «Nemiroff» (без етикеток та ковпачка) схожі між собою. Виріб - пляшка «Lubotinn», що марковані етикеткою «ЖИТНЯ горілка особлива Преміум» та пляшка «Nemiroff» маркована етикеткою «Житня українська відбірна» схожі між собою настільки, що така схожість може призвести до змішування діяльності суб'єктів господарювання - Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Nemiroff» та Закритого акціонерного товариства «Люботинський завод «Продтовари».
Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
При цьому, згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається:
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Згідно з ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.
Статтею 1109 ЦК України визначено, що за ліцензійним договором сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання об'єкта права інтелектуальної власності.
Пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України визначено, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.
У п. 51 рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що відповідно до абзацу другого п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.
В порушення ст. 33 ГПК України відповідачі не надали належних та допустимих доказів, які б спростовували обставини, покладені в основу рішення та не довели відсутності порушень прав позивача на зареєстровані знаки для товарів і послуг.
На підставі викладеного, суд першої інстанції обґрунтовано задовольнив позовні вимоги про зобов'язання відповідачів вилучити з цивільного обороту в Україні та інших країнах, куди здійснювалися поставки, та зобов'язаня відповідача-2 знищити всю продукцію, а саме: горілку особливу «Житня Преміум», горілку «Пшенична Преміум», горілку особливу «Хлібна Преміум», горілку «Відбірна Преміум», місткість 0,5 дм, міцність 40 %, виробництва Закритого акціонерного товариства «Люботинський завод «Продтовари», пляшки, у які зазначена продукція розливається, та етикетки, якими маркується зазначена продукція.
За таких обставин, апеляційний господарський суд вважає, що судом першої інстанції повно, всебічно і об'єктивно з'ясовано обставини справи, надано обґрунтовану правову оцінку доказам, винесено рішення у відповідності до норм матеріального і процесуального права, тому апеляційна скарга Закритого акціонерного товариства «Люботинський завод «Продтовари» не підлягає задоволенню, а рішення Господарського суду міста Києва від 26.05.2010 у справі № 32/251 не підлягає скасуванню.
Відповідно до викладеного, керуючись ст. 101, п. 1 ст. 103, ст. 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -
1. Апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства «Люботинський завод «Продтовари» залишити без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 26.05.2010 у справі № 32/251 - без змін.
2. Матеріали справи № 32/251 повернути до Господарського суду міста Києва.
Головуючий суддя
Судді