36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua
про зупинення провадження у справі
01.04.2021 Справа № 917/920/20
за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю “ЛІДЕР СНЕК”, 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 9, Ідентифікаційний код: 36410581
до Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРПРОДСНЕКГРУП", 38521, Полтавська область, Диканський район, село Чернечий Яр, вул. Братів Марченків, будинок 40-А-2, Ідентифікаційний код: 36333544
про припинення порушення прав інтелектуальної власності
Суддя Киричук О.А.
Представники сторін:
представник позивача: Пузь Ю.А., Пащенко О.І., Кулик С.С.
представник відповідача: не з"явився
Ухвала постановляється після перерви, оголошеної в підготовчому засіданні 18.03.21.
В підготовчому засіданні 01.04.21 оголошені вступна та резолютивна частини ухвали.
Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛІДЕР СНЕК” звернулось до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРПРОДСНЕКГРУП" про (1) заборону Товариству з обмеженою відповідальністю “Укрпродснекгруп” здійснювати використання позначення “насіння соняшника підсолене обсмажене “Лакомка” “улюблений смак” незалежно від їх кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг “Справжня Лакомка” для товару “насіння”, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет, (2) вилучення з цивільного обороту та знищення товару “насіння соняшника підсолене обсмажене “Лакомка” “улюблений смак” торгівельної марки “Народна марка” виробництва компанії Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрпродснекгруп”.
Ухвалою від 16.06.2020 р. (з врахуванням ухвали про виправлення описки від 19.06.20) господарський суд постановив прийняти позовну заяву до розгляду і відкрити провадження у справі, справу розглядати в порядку загального позовного провадження, призначити підготовче засідання у справі, призначити підготовче засідання у справі на 14.07.20, запропонував відповідачу протягом 15 днів з дня вручення ухвали суду надати суду відзив на позов.
Підготовче засідання, призначене на 14.07.2020р. на 10:00 год., не відбулося у зв'язку з перебуванням судді у відпустці.
Ухвалою від 03.08.2020 р. господарський суд постановив призначити підготовче засідання на 13.08.2020.
12.08.20 від позивача надійшли доповнення до позовної заяви (вх. № 8658).
13.08.20 від позивача надійшло клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності (вх. № 8740).
Ухвалою від 13.08.2020 р. господарський суд постановив відкласти підготовче засідання на 10.09.2020 р., запропонувати учасникам справи вчинити дії на виконання завдання підготовчого провадження.
10.09.20 відповідач надав клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності по справі.
Ухвалою від 10.09.2020р. суд постановив призначити у справі № 917/920/20 судову у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Харківському НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса, провадження у справі № 917/920/20 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.
19.01.21 від Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса надійшов висновок експерта № 16080 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Ухвалою від 19.01.2021 р. поновлено провадження у справі, зазначено про необхідність направлення письмових пояснень з урахуванням висновку експерта за результатами судової експертизи.
Ухвалою від 02.02.2021 р. суд постановив відкласти підготовче засідання на 23.02.2021 р.
18.02.21 від відповідача надійшла заява про залучення до матеріалів справи доказів, зокрема, Висновку експерта № 78-11/20, складеного за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
23.02.21 від позивача надійшли пояснення на виконання ухвали від 19.01.2021 р.
В судовому засіданні 23.02.21 суд оголосив перерву 02.03.21.
02.03.21 від позивача надійшли пояснення стосовно наданого відповідачем Висновку експерта № 78-11/20, складеного за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
В судовому засіданні 02.03.21 позивачем та відповідачем надані додаткові пояснення по справі.
В судовому засіданні 02.03.21 суд оголосив перерву 18.03.21.
18.03.21 від позивача надійшла заява про зміну підстав позову.
В судовому засіданні 18.03.21 суд повідомив представників сторін про необхідність призначення повторної експертизи у справі з метою виконання завдання підготовчого провадження та враховуючи необхідність належної підготовки справи для розгляду по суті, у зв"язку із чим для надання сторонам можливості узгодити експертну установу, якій буде доручено проведення судової експертизи оголосив перерву 01.04.21.
Після перерви від відповідача 01.04.21 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв"язку з непрацездатністю одного із представників відповідача внаслідок захворювання, а також неможливістю присутності інших представників. При цьому, у клопотанні відповідач надав перелік питань, які пропонує поставити на вирішення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, пропозицій щодо експертної установи, якій буде доручено проведення судової експертизи, відповідачем надано суду не було.
В підготовчому засіданні 01.04.21 представник позивача заперечив проти відкладення підготовчого засідання з наведених у клопотанні підстав.
Суд, розглянувши в підготовчому засіданні 01.04.21, клопотання відповідача, вирішив відмовити в його задоволенні з огляду на те, що в судовому засіданні 18.03.21 суд оголосив перерву для надання сторонам можливості узгодити експертну установу, якій буде доручено проведення судової експертизи оголосив перерву. Відповідач, мав можливість письмово надати пропозиції щодо експертної установи, якій буде доручено проведення судової експертизи, проте такі пропозиції ним надані не були. Так, у клопотанні про відкладення у зв"язку з непрацездатністю одного із представників відповідача внаслідок захворювання, а також неможливістю присутності інших представників, відповідач не вказав, яким чином присутність представників може вплинути на вибір експертної установи, якій буде доручено проведення судової експертизи оголосив перерву, з огляду на відсутність з його боку будь-яких пропозицій.
За даних обставин, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи.
Як зазначалося вище, суд з метою виконання завдання підготовчого провадження та враховуючи необхідність належної підготовки справи для розгляду по суті суд дійшов висновку про необхідність призначення повторної експертизи у справі.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.
За змістом п. 1.2.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі Інструкція), повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об'єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).
Згідно із п. 3.6 вказаної Інструкції, у разі призначення експертизи для проведення повторної експертизи, крім матеріалів, зазначених у п. 3.3 цього розділу, до експертної установи надаються також висновки попередніх експертиз з усіма додатками, а також додаткові матеріали, що стосуються предмета експертизи, які були зібрані після надання первинного висновку. У разі необхідності проведення повторної експертизи у документі про призначення експертизи зазначаються мотиви та підстави для її призначення.
За приписами частин 1, 3 ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Доказами, згідно ст. 73 ГПК України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.
Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування (ч. 1 ст. 76 ГПК України).
Відповідно до ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.
Порядок збирання матеріалів для проведення експертизи визначено ст. 102 ГПК України, якою передбачено, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи.
Згідно зі ст. 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику суду як джерело права.
У Рішенні Європейського суду з прав людини у справі Дульський проти України (заява N 61679/00) від 01.06.2006 року, зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури.
Отже, експертиза призначається у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування, рішення суду має прийматися у повній відповідності з нормами процесуального та матеріального права, з повним та об'єктивним дослідженням обставин та доказів, призначення експертизи у дійсній справі не спрямоване на затягування розгляду, а є засобом для встановлення доказів, які мають значення для правильного вирішення даного спору.
Судом враховано, що предметом розгляду у даній справі є вимоги позивача про (1) заборону Товариству з обмеженою відповідальністю “Укрпродснекгруп” здійснювати використання позначення “насіння соняшника підсолене обсмажене “Лакомка” “улюблений смак” незалежно від їх кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг “Справжня Лакомка” для товару “насіння”, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет, (2) вилучення з цивільного обороту та знищення товару “насіння соняшника підсолене обсмажене “Лакомка” “улюблений смак” торгівельної марки “Народна марка” виробництва компанії Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрпродснекгруп”.
Ухвалою від 10.09.2020р. суд постановив призначити у справі № 917/920/20 судову у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Харківському НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса, на вирішення експертизи поставити такі питання:
1). Чи є комбіноване позначення “Лакомка” “Улюблений смак” (насіння соняшника підсолене обсмажене) торгівельної марки “Народна марка” виробництва компанії ТОВ “Укрпродснекгруп”, нанесене на упаковку, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №252745 від 10.01.2019 року?
2). Чи є комбіноване позначення “Лакомка” “Улюблений смак” (насіння соняшника обсмажене) торгівельної марки “Народна марка” виробництва компанії ТОВ “Укрпродснекгруп”, нанесене на упаковку, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №252745 від 10.01.2019 року?
3). Чи с упаковка, яка містить комбіноване позначення “Лакомка” “Улюблений смак” ( насіння соняшника підсолене обсмажене), торгова марка “Народна марка”, виробництва компанії ТОВ “Укрпродснекгруп” тотожним, або схожим на упаковку, яка містить комбіноване позначення “Справжня Лакомка” (насіння смажене солоне), торгова марка “Лідер Снек” виробництва компанії “Лідер Снек”, що їх можна сплутати.
4).Чи є упаковка, яка містить комбіноване позначення “Лакомка” “Улюблений смак” (насіння соняшника обсмажене), торгової марки “Народна марка”, виробництва компанії ТОВ “Укрпродснекгруп” тотожним, або схожим на упаковку, яка містить комбіноване позначення “Справжня Лакомка” (насіння соняшника смажене не солоне), торгової марки “Лідер Снек”, виробництва компанії “Лідер Снек”, що їх можна сплутати.
Згідно висновку експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса № 16080 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності:
1. Комбіноване позначення «Лакомка» Улюблений смак» (насіння соняшника підсолене ссмажене) торгівельної марки «Народна марка» виробництва ТОВ «Укрпродснекгруп», внесене на упаковку, є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 252745 від 10.01.2019 року.
2. Комбіноване позначення «Лакомка» Улюблений смак» (насіння соняшника обсмажене) торгівельної марки «Народна марка» виробництва ТОВ «Укрпродснекгруп», нанесене на упаковку, є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 252745 від 10.01.2019 року.
3. Упаковка, яка містить комбіноване позначення «Лакомка» «Улюблений смак» ( насіння соняшника підсолене обсмажене), торгова марка «Народна марка», виробництва ТОВ "Укрпродснекгруп" є схожою на упаковку, яка містить комбіноване позначення «Справжня Лакомка» (насіння смажене солоне), торгова марка «Лідер Снек» виробництва ТОВ «ТД ЛІДЕР СМАКУ» настільки, що їх можна сплутати.
4. Упаковка, яка містить комбіноване позначення «Лакомка» «Улюблений смак» ( насіння соняшника обсмажене), торгова марка «Народна марка», виробництва ТОВ «Укрпродснекгруп» є схожою на упаковку, яка містить комбіноване позначення «Справжня Лакомка» (насіння смажене несолоне), торгова марка «Лідер Снек» виробництва ТОВ «Лідер Снек» настільки, що їх можна сплутати.
Проте, як зазначалося вище, 18.02.21 від відповідача надійшла заява про залучення до матеріалів справи доказів, зокрема, Висновку експерта № 78-11/20, складеного за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
Як Висновку експерта № 78-11/20, зробленим ТОВ «Український центр судових експертиз», на підставі договору № б/н від 20.11.2020 про проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, що укладений з відповідачем, вбачається наступне:
1. Комбіноване позначення «Лакомка Улюблений смак (насіння соняшника підсолене обсмажене)», нанесене на упаковку товару насіння соняшника «Народна марка», виробництва компанії ТОВ «Укрпродснекгруп», не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №252745 від 10.01.2019 року.
2. Комбіноване позначеним «Лакомка Улюблений смак (насіння соняшника обсмажене)», нанесене на упаковку товару насіння соняшника «Народна марка», виробництва компанії ТОВ «Укрпродснекгруп», не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №252745 від 10.01.2019 року.
3. Упаковка товару насіння соняшника «Народна марка», яка містить комбіноване позначення «Лакомка Улюблений смак (насіння соняшника підсолене обсмажене)», виробництва компанії ТОВ «Укрпродснекгруп», не є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з упаковкою товару насінна соняшника «Лідер Снек», яка містить комбіноване позначення «Справжня Лакомка (насіння смажене солоне)», виробництва компанії «Лідер Снек».
4. Упаковка товару насіння соняшника «Народна марка», яка містить комбіноване позначення «Лакомка Улюблений смак (насіння соняшника обсмажене)», виробництва компанії ТОВ «Укрпродснекгруп», не є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з упаковкою товару насіння соняшника «Лідер Снек», яка містить комбіноване позначення «Справжня Лакомка (насіння смажене несолоне)», виробництва компанії «Лідер Снек».
У зв'язку з наведеним, у суду наявні сумніви у правильності проведення судовим експертом судової експертизи, тому суд, з метою всебічного, повного та об'єктивного встановлення всіх обставин справи в їх сукупності, дійшов висновку про необхідність призначення повторної експертизи у справі, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на вирішення експерта поставити ті самі питання, які викладені в ухвалі суду від 10.09.2020.
У ч.2 ст.125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.
Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було прийнято судом з ініціативи суду, витрати, пов'язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на сторони в рівних частках.
Одночасно, суд зазначає, що згідно з п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.
З огляду на вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі на час проведення повторної судової експертизи у справі з власної ініціативи.
Керуючись ст. ст. 99, 100, 182, 228, 233-235 ГПК України, господарський суд, -
1. Призначити у справі № 917/920/20 повторну судову у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
2. На вирішення повторної експертизи поставити такі питання:
1). Чи є комбіноване позначення “Лакомка” “Улюблений смак” (насіння соняшника підсолене обсмажене) торгівельної марки “Народна марка” виробництва компанії ТОВ “Укрпродснекгруп”, нанесене на упаковку, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №252745 від 10.01.2019 року?
2). Чи є комбіноване позначення “Лакомка” “Улюблений смак” (насіння соняшника обсмажене) торгівельної марки “Народна марка” виробництва компанії ТОВ “Укрпродснекгруп”, нанесене на упаковку, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №252745 від 10.01.2019 року?
3). Чи с упаковка, яка містить комбіноване позначення “Лакомка” “Улюблений смак” ( насіння соняшника підсолене обсмажене), торгова марка “Народна марка”, виробництва компанії ТОВ “Укрпродснекгруп” тотожним, або схожим на упаковку, яка містить комбіноване позначення “Справжня Лакомка” (насіння смажене солоне), торгова марка “Лідер Снек” виробництва компанії “Лідер Снек”, що їх можна сплутати.
4).Чи є упаковка, яка містить комбіноване позначення “Лакомка” “Улюблений смак” (насіння соняшника обсмажене), торгової марки “Народна марка”, виробництва компанії ТОВ “Укрпродснекгруп” тотожним, або схожим на упаковку, яка містить комбіноване позначення “Справжня Лакомка” (насіння соняшника смажене не солоне), торгової марки “Лідер Снек”, виробництва компанії “Лідер Снек”, що їх можна сплутати.
3. Витрати з проведення судової експертизи покласти на сторони в рівних частках. Зобов'язати сторони здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого рахунку.
4. Для проведення судової експертизи направити в розпорядження експертній установі наступні документи (в копіях): позовна заява, доповнення до позовної заяви, відзив на позовну заяву (з додатками), клопотання сторін про призначення експертизи, свідоцтво на знак для товарів і послуг № 252745, зразок упаковки ТМ «Народна Марка» насіння соняшника підсолене обсмажене «Лакомка» «Улюблений смак» виробництва компанії ТОВ «Укрпродснекгруп», зразок упаковки ТМ «Народна Марка» насіння соняшника обсмажене «Лакомка» «Улюблений смак» виробництва компанії ТОВ «Укрпродснекгруп», зразок упаковки ТМ «Справжня Лакомка» насіння соняшника смажене несолоне виробництва компанії ТОВ «ЛІДЕР СНЕК», зразок упаковки ТМ «Справжня Лакомка» насіння соняшника смажене солоне виробництва компанії ТОВ «ЛІДЕР СНЕК», Висновок експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса № 16080 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, Висновок експерта № 78-11/20, зроблений ТОВ «Український центр судових експертиз», за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
5. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.
6. Провадження у справі № 917/920/20 зупинити до закінчення проведення повторної судової експертизи.
7. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.
8. Копію ухвали направити сторонам, Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
Ухвала набирає законної сили після її оголошення суддею та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Східного апеляційного господарського суду безпосередньо або через господарський суд Полтавської області протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення.
Повний текст ухвали складено 05.04.2021.
Суддя Киричук О.А.