ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 9/3127.04.10
За позовом Компанії АР енд Ей Бейлі енд Ко.
до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана
компанія"
про визнання патенту України № 19147 на промисловий зразок недійсним
Суддя Бондаренко Г.П.
Представники :
Від позивача Кольченко Ю.М. (дов. б/н від 16.01.2008р.)
Від відповідача-1 Потоцький М.Ю (дов. № 16-08/16 від 11.01.2010р.)
Від відповідача-2 не з'явився
Компанія АР енд Ей Бейлі енд Ко. (далі по тексту Позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 19147 «Пляшка», зареєстрований на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія»(далі по тексту відповідач-2), про зобов'язання Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і України опублікувати в офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 19147 від 25.06.09р., зареєстрованого на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія», та внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України на вказаний промисловий зразок.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2010р. порушено провадження у справі № 9/31 та призначено справу до розгляду в судовому засіданні на 16.04.2010р., про що належним чином повідомлено сторін по справі.
В судове засідання 16.04.2010р. представник відповідача-2 не з'явився, вимоги ухвали суду про порушення провадження у справі від 25.03.2010 року не виконав, про причини неявки належним чином не повідомив, про час та місце проведення судового засідання повідомив належним чином.
Представник позивача в судове засідання з'явився та надав суду усні пояснення по суті позовної заяви. На виконання вимог ухвали суду від 25.03.2010р. надав витребувані судом документи по справі.
Представник відповідача-1 в судове засідання з'явився та надав суду усні пояснення по суті позовної заяви. На виконання вимог ухвали суду від 25.03.2010р. надав додаткові документи по справі.
Також, представник відповідача надав клопотання, в якому просить суд зобов'язати позивача надати пояснення щодо того, в чому саме полягає неправомірність дій саме відповідача-1 по видачі патенту України №19147 на промисловий зразок "Пляшка".
Клопотання судом задоволено та зобов'язано позивача надати в судове засідання письмові пояснення відносно того, в чому саме полягає неправомірність дій відповідача-1 по видачі оскаржуваного патенту.
Представником позивача надано клопотання, в якому він просить суд призначити по справі № 9/31 судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності.
Розгляд клопотання позивача про призначення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по справі № 9/31 відкладено на наступне судове засідання, у зв'язку із необхідністю ознайомлення з клопотанням представників відповідача-1,відповідача-2 та наданням можливості відповідачу-1 та відповідачу-2 сформувати власні запитання, що ставляться перед судовою експертизою та запропонувати чи погодитись із запропонованим позивачем переліком експертів.
Ухвалою суду від 16.04.10р. розгляд справи відкладено на 27.04.10р., в зв'язку з неявкою в судове засідання представників відповідача-2.
В судове засідання 27.04.2010р. представник відповідача-2 вдруге не з'явився, вимоги ухвали суду від 25.03.2010р. та 16.04.2010р. не виконав, про причини неявки належним чином суд не повідомив, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином. Можливістю сформувати власні запитання, що ставляться перед судовою експертизою та запропонувати чи погодитись із запропонованим позивачем переліком експертів не скористався.
В судовому засіданні, яке відбулося 27.04.2010р., представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги в повному обсязі та просив визнати недійсним патент України на промисловий зразок № 19147 «Пляшка»на підставі п. «в»ч.1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки патент видано з порушенням прав третіх осіб на знаки для товарів та послуг, ліцензіаром яких є позивач.
Також, представником позивача надано суду додаткові письмові пояснення по суті позовної заяви та клопотання про забезпечення позову.
Розглянувши подане відповідачем клопотання про забезпечення позову, суд відкладає його розгляд до отримання висновків експертизи по справі.
Представник відповідача-1 в судове засідання з'явився, надав суду додаткові матеріали витребувані ухвалою суду від 16.04.2010р. Також, представник відповідача-1 надав письмові пояснення по справі.
Розглянувши подане клопотання про призначення експертизи, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників судового процесу, суд -
Предметом розгляду даної справи є визнання недійсним повністю патенту України на промисловий зразок № 19147 «Пляшка»з підстав того, що він виданий з порушенням прав третіх осіб, а саме прав позивача на використання товарного знаку, який охороняється за свідоцтвами № 34744 та №54900, оскільки домінуючий елемент промислового зразка є тотожним з позначенням, що охороняється за вказаними свідоцтвами на знак для товарів та послуг, а також невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, а саме умові новизни.
Згідно з п. 3.3. Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 р. N 04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності», У вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз'яснення судового експерта можуть бути поставлені питання, зокрема, про: наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком); виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка; включення до сукупності суттєвих ознак промислового зразка інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).. З метою такого з'ясування та врахуванням підстав позову позивача слід вирішити, зокрема, питання про те, чи конкуруючі позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо споріднених послуг.
Для вирішення даних питань необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому без висновків судової експертизи, які є належними засобами доказування, справа не може бути вирішена по суті.
За таких обставин, суд за клопотанням позивача, відповідно до ст. 41 ГПК України, керуючись Законом України “Про судову експертизу”, призначає проведення експертизи по справі.
Суд за клопотанням позивача доручає проведення експертизи Дорошенку Олександру Федоровичу (свідоцтво про присвоєння кваліфікації № НОМЕР_1 від 28 листопада 2008р.).
Відповідач-1 у своїх поясненнях від 27.04.2010р. не заперечує проти питань запропонованих Позивачем у та не заперечує проти призначення експертом Дорошенка Олександра Федоровича.
Остаточний перелік питань визначається судом відповідно до керівних Роз'яснень Вищого господарського суду від 11.11.1998р. за № 02-5/424 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»та Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.04р. за № 04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності».
Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі до отримання висновків експертизи по поставленим питанням.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 41, 79, 86 ГПК України, -
1. Призначити по справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Дорошенку Олександру Федоровичу (свідоцтво про присвоєння кваліфікації № НОМЕР_1 від 28 листопада 2008р.).
2. Провадження по справі зупинити до надання висновків судової експертизи.
3. На вирішення експертів поставити наступні запитання:
1) Чи входить до сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 19147 знак для товарів і послуг, що охороняється за свідоцтвом України № 34744, та/або знак для товарів та послуг, що охороняється за свідоцтвом України № 54900?
2) Чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак промислового зразку за патентом № 19147 до дати подання заявки на реєстрацію вказаного патенту на промисловий зразок?
3) Чи відповідав промисловий зразок за патентом України № 19147 станом на дату подання заявки на реєстрацію вказаного патенту такій умові патентоспроможності як новизна?
4. Суд попереджає експертів про необхідність проведення експертизи у відповідності до Закону України "Про судову експертизу" та про кримінальну відповідальність у разі дачі неправдивих висновків.
5. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності МОН України надати належним чином засвідчені матеріали заявок, за якими видані свідоцтва № 34744 та №54900 та патент на промисловий зразок № 19147.
6. Зобов'язати сторонни на вимогу експерта надавати додаткові документи, необхідні для проведення експертизи.
8. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача -Компанії АР енд Ей Бейлі енд Ко.(R&A Bailey % Co) (01054, м.Київ, вул. Воровського, 24, 4й поверх)
9. Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в частині зупинення провадження по справі.
10. Ухвалу направити сторонам, а експерту направити ухвалу рахом з матеріалами справи.
СуддяГ.П. Бондаренко