ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 39/36116.12.09
За позовом Баєр Шерінг фарма АГ (Bayer Shering Pharma AG)
до 1) Міністерства охорони здоров'я України
2) "Уелш Трейд Лімітед" (Welsh Trade Limited)
про припинення порушення прав власника патенту на винахід та визнання
наказу недійсним
Суддя Гумега О.В.
Представники: без виклику представників сторін
Баєр Шерінг фарма АГ (Bayer Shering Pharma AG) (позивач) звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до 1) Міністерства охорони здоров'я України; 2) "Уелш Трейд Лімітед" (Welsh Trade Limited) про припинення порушення прав власника патенту на винахід та визнання наказу недійсним
Позивач просить зобов'язати відповідача 2 припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який належить Баєр Шерінг фарма АГ (Bayer Shering Pharma AG) і охороняється патентом України № 35554; визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 травня 2008 року № 273 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» в частині державної реєстрації на ім'я відповідача 2 лікарського засобу «Моксифлоксацин»(розчин для вливання, по 250 мл, що містить моксифлоксацину гідрохлорид 1, 744 мг на мл і еквівалентний моксифлоксацину 1,6 мг на мл; виробник «Алкон Парентералс Лтд., Індія»; зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України відмовити відповідачу 2 в реєстрації лікарського засобу «Моксин»(таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг, що містить моксифлоксацину гідро хлорид -400 мг; виробник «Белко Фарма Лімітед», Індія).
Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що Баєр Шерінг фарма АГ (Bayer Shering Pharma AG) є правонаступником компанії БАЄР ХЕЛСКЕР АГ (Bayer Healthcare AG), а тому є власником патенту України № 35554 на активну речовину. Дата набрання чинності патенту -16.04.2001 року, заявка № 93002762 від 16.04.1993 року, патент дійсний до 16.04.2013 р. Строк дії патенту продовжено до 16.04.2018 р.
Позивач також вказує, що він є власником державних реєстрації №№ UA/4071/01/01, UA/4071/02/01 медичного препарату «AVELOX».
23.05.2008 року Міністерством охорони здоров'я України було видано наказ № 273, згідно з яким «Моксифлоксацин» було зареєстровано на п'ять років на ім'я відповідача 2 (як виробника зазначено «Алкон Парентералс Лтд», Індія; номер реєстраційного посвідчення - UA /8235/01/01).
Позивач вказує, що після державної реєстрації відповідачем 1 лікарських засобів відповідача 2, в яких використовується належний позивачу винахід, відповідач 2 отримав право ввозити та реалізовувати на території України такі ліки, тобто здійснювати порушення виключних прав позивача.
Ухвалою суду від 02.11.09 р. за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 39/361 та призначено розгляд справи на 07.06.10 року о 09:50 год.
04.11.2009 року та 11.12.2009 року позивач звернувся до суду із заявами про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом заборони Державній митній службі України (04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г; ЄДРПОУ 00033005) здійснювати митне оформлення лікарського засобу «Моксифлоксацин»(розчин для інфузій, 1,6 мг/мл по 250 мл (400 мг) у флаконах № 1) та зобов'язання Державної митної служби України (04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г; ЄДРПОУ 00033005) повідомити усі підпорядковані регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації про заборону здійснення митного оформлення лікарського засобу «Моксифлоксацин»(розчин для інфузій, 1,6 мг/мл по 250 мл (400 мг) у флаконах № 1).
Клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову позивач обґрунтовує тим, що на його думку існують обставини, які дають підстави стверджувати, що у разі задоволення позову, виконання рішення буде утрудненим або навіть неможливим.
Позивач вказує, що він є власником патенту України № 35554. Речовина, яка охороняється вказаним патентом, має загальновживану назву моксифлоксацин, що підтверджується витягом з довідника WHO DRUG INFORMATION, vol. 12(3), 1998, pp. 187-188. Вказана речовина була використана позивачем у своєму лікарському засобі «Авелокс», що підтверджується реєстраційними посвідченнями, доданими до позовної заяви.
Звернення позивача до суду обумовлене тим, що відповідач 2 подав на реєстрацію та вже частково зареєстрував лікарські засоби, в яких також використовується активна речовина «моксифлоксацин», що підтверджується відомостями про подані заявки (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2008 року № 273).
Позивачем стверджується, що відповідачем 2 у своїх лікарських засобах використовується та ж сама активна речовина, яка використовується і позивачем, та яка охороняється патентом України № 35554.
Позивач вказує, що відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»використанням винаходу зокрема визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.
В той же час, згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби»лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.
Позивач зазначає, що факт реєстрації на ім'я відповідача 2 лікарських засобів вказує на те, що з моменту такої реєстрації відповідач 2 набув права на ввезення в Україну та реалізацію в Україні лікарських засобів, в яких використовується активна речовина «моксифлоксацин», що охороняється належним позивачу патентом на винахід.
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2008 року № 273 вбачається, що виробником лікарського засобу «Моксифлоксацин»є іноземна компанія «Алкон Парентералс Лтд». (Індія), що вказує на те, що такі лікарські засоби будуть ввозитись в Україну (імпортуватись) з-за кордону, тобто через митний кордон України, а їх митне оформлення будуть здійснювати митні органи України.
Таким чином, позивач вважає, що факт здійснення відповідачем 1 реєстрації на ім'я відповідача 2 лікарського засобу «Моксифлоксацин»(розчин для інфузій, 1,6 мг/мл по 250 мл (400 мг) у флаконах № 1) призводить до можливості ввезення (імпорту) в Україну та продажу в Україні цього лікарського засобу, що буде порушенням прав позивача як власника патенту на винахід. Якщо лікарські засоби будуть ввезені відповідачем 2 в Україну, то вони будуть реалізовані на користь інших юридичних та/або фізичних осіб. Внаслідок цього, якщо судом будуть задоволені позовні вимоги, то виникне ситуація, яка унеможливить або, принаймні, дуже утруднить виконання рішення, оскільки неможливо буде зобов'язати відповідача 2 припинити використання винаходу у спосіб продажу товару, так як цей товар буде вже проданий. Тобто, належне забезпечення захисту прав позивача та виконання рішення суду буде потребувати вчинення дій стосовно невідомого кола третіх осіб (покупців), які будуть посилатись на те, що вони легітимно купили товар (лікарські засоби), є його власниками, а тому мають право здійснювати їх наступний продаж. В той же час, відповідач 2 може посилатись на те, що він вже не має товару, а тому йому не можна щось забороняти.
Отже, така ситуація може призвести до того, що належний захист прав та інтересів позивача і здійснення належного виконання рішення суду може потребувати залучення осіб, які не були учасниками судової справи. Внаслідок цього існує взагалі ризик скасування рішення суду або неможливості його належного виконання через невідповідність особи боржника (відповідача 2) та осіб, які є власниками товару.
Крім того, якщо лікарські засоби відповідача 2 будуть реалізовані в Україні, то буде практично неможливим відстежувати їх місцезнаходження.
Отже, оскільки вільне ввезення в Україну лікарського засобу «Моксифлоксацин» суттєво порушить права та охоронювані законом інтереси позивача та може призвести до неможливості виконання рішення суду, то в даному випадку наявні підстави для вжиття заходів до забезпечення позову.
Відповідно до ст. 66 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 67 ГПК України, позов забезпечується, зокрема, забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України, суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності.
Відповідно до ч. 2 ст. 12 Митного кодексу України, митними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці, митниці.
Відповідно до ч. 2 ст. 13 Митного кодексу України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.
Відповідно до ч. 4 ст. 13 Митного кодексу України, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи підпорядковані регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації.
Відповідно до п. 1 Положення про Державну митну службу України, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 940 від 18 липня 2007 року, Державна митна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів. Держмитслужба є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Після прийняття наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 травня 2008 року № 273 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» в частині державної реєстрації на ім'я відповідача 2 лікарського засобу «Моксифлоксацин»(розчин для вливання, по 250 мл, що містить моксифлоксацину гідрохлорид 1, 744 мг на мл і еквівалентний моксифлоксацину 1,6 мг на мл; виробник «Алкон Парентералс Лтд., Індія», відповідач-2 отримав дозвіл на застосування лікарського засобу в Україні, в тому числі право імпортувати в Україну лікарські засоби, виготовлені з порушенням прав позивача на винахід та реалізувати в Україні ці засоби, а отже необхідно буде докласти значних зусиль та витрат для вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів. Окрім цього, враховуючи положення ст.ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України, безпосередньо предметом позову є саме припинення порушення виключних майнових прав інтелектуальної власності позивача на винахід що охороняється патентом України № 35554.
Ознайомившись з клопотанням позивача про вжиття заходів до забезпечення позову, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з власної ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Позов забезпечується забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмету позову (ст. 67 ГПК України). Як зазначає Вищий господарський суд України у своєму Роз'ясненні від 23.08.1994р. № 02-5/611 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову»(п. 8) приймаючи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії забороняється вчиняти. Таке правило повинно застосовуватись і до інших осіб, яким на підставі ст. 67 ГПК забороняється вчинення дій щодо предмета спору.
Відповідно до п. 2 Роз'яснення ВАСУ «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову»від 23.08.1994р. № 02-5/611, забезпечення позову як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної чи фізичної особи може застосовуватись як за основним, так і за зустрічним позовом на будь-якій стадії процесу.
Крім того, як зазначено у Листі Вищого господарського суду України від 12.12.06р. № 01-8/2776 «Про деякі питання практики забезпечення позову», у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого:
розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;
забезпечення збалансованості сторін, а також інших учасників судового процесу;
наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предмету позовних вимог, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову;
імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття заходів.
Відповідно до п. 10 ст. 65 ГПК України, з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду, зокрема, вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України суд, у випадках та у порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюються з порушенням права інтелектуальної власності.
За таких обставин, враховуючи пов'язаність заходів забезпечення позову з його предметом, ймовірність утруднення або унеможливлення виконання рішення суду у разі задоволення позову та невжиття заходів забезпечення позову, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову. А саме: вжити заходи до забезпечення позову шляхом заборони Державній митній службі України (04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г; ЄДРПОУ 00033005) здійснювати митне оформлення лікарського засобу «Моксифлоксацин»(розчин для інфузій, 1,6 мг/мл по 250 мл (400 мг) у флаконах № 1).
При цьому, обраний судом спосіб забезпечення позову співвідноситься з предметом позову, а отже існує конкретний зв'язок між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, а тому вжитий судом захід до забезпечення позову спроможний забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.
Клопотання позивача про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом зобов'язання Державної митної служби України (04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г; ЄДРПОУ 00033005) повідомити усі підпорядковані регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації про заборону здійснення митного оформлення лікарського засобу «Моксифлоксацин»(розчин для інфузій, 1,6 мг/мл по 250 мл (400 мг) у флаконах № 1) судом відхилене, оскільки ст. 67 ГПК України передбачена можливість забезпечення позову саме забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмету позову. При цьому ст. 67 ГПК України не передбачає можливості вжиття заходів до забезпечення позову шляхом зобов'язання особи вчинити певні дії.
Відповідно до ст. 115 ГПК України, ухвала господарського суду підлягає обов'язковому виконанню на всій території України.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 65, 66, 67, 86 ГПК України, суд
1. Заяву Баєр Шерінг фарма АГ (Bayer Shering Pharma AG) про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити частково.
2. До вирішення спору по суті вжити заходи до забезпечення позову, а саме:
Заборонити Державній митній службі України (04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г; ЄДРПОУ 00033005) здійснювати митне оформлення лікарського засобу «Моксифлоксацин»(розчин для інфузій, 1,6 мг/мл по 250 мл (400 мг) у флаконах № 1).
3. В іншій частині клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову залишити без задоволення.
4. Дана ухвала є виконавчим документом, набирає чинності з моменту її прийняття, тобто з 16.12.2009 р. та підлягає негайному виконанню в порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження». Дана ухвала підлягає обов'язковому виконанню на всій території України з моменту її винесення.
5. Строк пред'явлення ухвали Господарського суду м. Києва від 16.12.2009 р. у справі № 39/361 про вжиття заходів до забезпечення позову до виконання становить три роки, тобто до 16.12.2012 р.
6. Стягувачем у виконавчому провадженні за ухвалою про вжиття заходів до забезпечення позову Господарського суду м. Києва від 16.12.2009 р. у справі № 39/361 є позивач - Баєр Шерінг фарма АГ (Bayer Shering Pharma AG) (13353, Берлін, Німеччина).
7. Ухвала може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України. Оскарження даної ухвали не зупиняє її виконання.
8. Ухвалу направити сторонам у справі.
Суддя Гумега О.В.