65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"12" листопада 2019 р.м. Одеса Справа № 916/3330/19
Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М., розглянувши заяву (вх.№4-70/19 від 11.11.2019р.) WD -40 Меньюфекторінг Компані (WD-40Manufacturing Company) (1061 К'юдагі Плейс, Сан-Дієго, Каліфорнія 92110, США) про заборону Одеській митниці ДФС здійснювати митне оформлення товару та накладення арешту, заявлену відносно осіб, які можуть отримати статус учасників справи - відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Антре Групп" (65012, місто Одеса, вул. Отрадна, буд.12, кв.3) та третьої особи - Одеської митниці ДФС (65078, м. Одеса, вул. Гайдара, буд. 21, корпус А)
11.11.2019р. WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40Manufacturing Company) звернулося до Господарського суду Одеської області із заявою про забезпечення позову відносно осіб, які можуть отримати статус учасників справи - відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Антре Групп" та третьої особи - Одеської митниці ДФС, згідно якої просить суд вжити заходи забезпечення позову до подання позовної заяви шляхом заборони Одеській митниці ДФС здійснювати митне оформлення товару: "спрей-змазка" в аерозольних балончиках синьо-жовтого кольору з нанесенням маркування AD-50, у кількості 1675 короби, за митною декларацією № UA500020/2019/000173 від 19.01.2019, що переміщувалися через митний кордон України у контейнері НОМЕР_1 , Одержувач/імпортер/декларант Товариство з обмеженою відповідальністю "Антре Групп", відправник - компанія Urumgi Snoky Traiding Co., Ltd. (China)) та накладення арешту на товар: "спрей-змазка" в аерозольних балончиках синьо-жовтого кольору з нанесенням маркування AD-50, у кількості 1675 короби, за митною декларацією № UA500020/2019/000173 від 19.01.2019, що переміщувалися через митний кордон України у контейнері НОМЕР_1 , Одержувач/імпортер/декларант ТОВ "Антре Групп", відправник - компанія Urumgi Snoky Traiding Co., Ltd. (China)).
Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову, заявник зазначає, що WD-40 Меньюфекторінг Компані є всесвітньовідомим виробником аерозольного препарату універсального призначення, який маркується добре відомими торговельними марками Заявника та має велику популярність у споживачів в Україні.
Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09.12.2015 № 220-Н визнано знак «WD-40» за свідоцтвом № 15337 добре відомим в Україні відносно WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Compani), США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 1 січня 2005 року.
Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09.12.2015 № 219-Н визнано знак «WD-40, об'ємний» добре відомим в Україні відносно WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Compani), США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 1 січня 2005 року.
Також, Заявник є власником ряду словесних, зображувальних та об'ємних торговельних марок, зокрема торговельних марок та , права інтелектуальної власності на які охороняються відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № 14778 та 170473. Торговельні марки зареєстровані для товарів 02 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, зокрема, препарати, що запобігають тьмянінню металів, суміші для захисту від іржавіння, а також мастильні та просочувальні оливи. Торговельні марки та , права інтелектуальної власності на які охороняються відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № 14778 та 170473, було внесено до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності за № 000056, 000057 відповідно.
Як вказує заявник, листом № 709/10/15-70-20-01 від 22.01.2019 р. представника Компанії WD-40 Меньюфекторінг Компані повідомлено про те, що у зоні діяльності Одеської митниці ДФС під час проведення митного огляду товарів «спреї-змазки», що переміщувалися через митний кордон України у контейнері DFSU3508093 було виявлено, що згадані товари в аерозольних балончиках синьо-жовтого кольору марковані позначеннями «AD-50» та містять ознаки використання торговельних марок, що охороняються за свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг № 15337 та № 14778, а також внесені до митного реєстру ОПІВ за №№ 56, 57 відповідно. Товари надійшли на адресу ТОВ "Антре Групп" Відправник/експортер товару - Urumgi Snoky Traiding Co., Ltd. (China).
Як вказує заявник, вказані товари містять ознаки використання позначень, які схожі настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками для товарів та послуг, права на які належать Компанії WD-40 Manufacturing Company. Тож є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України цих товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності Компанії.
Так заявник вказує, що товари, для яких на території України охороняються знаки за свідоцтвами України №№ 170473 та 14778, а також для яких зареєстровані знаки за свідоцтвами України №№ 15337 та 172906 та для яких визнані добре відомими в Україні, що належить Позивачу, а також товари Відповідача, на яких використано позначення є однорідними.
З метою проведення експертного дослідження для з'ясування питань схожості до ступеня сплутування торговельних марок за свідоцтвами України №№ 170473 та 14778, а також за свідоцтвами України №№ 15337 та 172906, які визнані добре відомими в Україні, що належить заявнику та позначень відповідача, представником заявника було здійснено відбір зразків товарів та в подальшому направлено до експертної установи для проведення експертного дослідження.
За результатами проведення експертного дослідження висновком експертного дослідження Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 19/9-3/03(ІВ)-ЕД/19 від 31.01.2019 р., підтверджено, що:
- Позначення AD-50, що наявні на зразках імпортованих товарів - аерозольних балончиках є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками за Свідоцтвами України №№ 15337, 172906, які визнані добре відомими в Україні.
- Зовнішній вигляд імпортованих товарів - аерозольних балончиків AD-50 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками , за Свідоцтвами України №№14778, 170473.
- Позначення AD-50 та зовнішній вигляд імпортованих товарів - аерозольних балончиків AD-50 є такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виготовляє/імпортує/продає зазначені товари та призвести до змішування діяльності суб'єктів господарювання.
Окрім іншого, заявник, на підтвердження своєї правової позиції, звернувся за проведенням експертного дослідження об'єктів права інтелектуальної власності до атестованого судового експерта Сопової К.А.
За результатами проведення експертного дослідження висновком атестованого судового експерта Сопової К.А № 37-11/19 від 08.11.2019 р., підтверджено, що:
- Позначення, використані на товарі (спрей змазка в аерозольних балончиках синьо-жовтого кольору з нанесенням маркування AD-50), який ввозився на митну територію України у контейнері № НОМЕР_1 , є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за свідоцтвами України №№ 15337 та 172906, які визнані добре відомими в Україні.
- Позначення, використані на товарі (спрей змазка в аерозольних балончиках синьо-жовтого кольору з нанесенням маркування AD-50), який ввозився на митну територію України у контейнері № НОМЕР_1 , є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за свідоцтвами України №№ 14778 та 170473.
- Позначення, використані на товарі (спрей змазка в аерозольних балончиках синьо-жовтого кольору з нанесенням маркування AD-50), який ввозився на митну територію України у контейнері № НОМЕР_1 , є схожими настільки, що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме WD-40 Manufacturing Company, власника знаків за свідоцтвами України №№ 15337, 172906, 14778, 170473 та визнаних добре відомими в Україна знаків «WD-40, словесний» та «WD-40, об'ємний».
При цьому заявник зауважує, що він не надавав ТОВ "Антре Групп" права на використання своїх торговельних марок за свідоцтвами України №№ 170473 та 14778, а також за свідоцтвами України №№ 15337 та 172906, які визнані добре відомими в Україні, та позначень, схожих із згаданими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).
Зважаючи на це, заявник вважає дії відповідача недобросовісними та розглядає їх як намір скористатись його репутацією та відомістю.
Оскільки заявник є власником вказаних вище знаків та, вважаючи, що його права були порушені, WD Меньюфекторінг Компані до суду подана заява про забезпечення позову в порядку, передбаченому ст. 136 ГПК України, про захист порушених прав інтелектуальної власності.
При цьому, заявник зауважує, що під час звернення до суду з позовом останній проситиме суд:
1. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Антре Групп" здійснювати використання позначення «AD-50» незалежно від його кольорового виконання, та об'ємних позначень , які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками за свідоцтвами України №№ 170473 та 14778, а також знаками за свідоцтвами України №№ 15337 та 172906, які визнані добре відомими в Україні, зокрема нанесення таких позначень на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеними позначеннями, пропонування продукції із нанесеними позначеннями для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування таких позначень в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.;
2. Вилучити з цивільного обороту та знищити товар: «спрей-змазка» в аерозольних балончиках синьо-жовтого кольору з нанесенням маркування AD-50, що переміщувалися через митний кордон України у контейнері DFSU3508093, Одержувач/імпортер/декларант Товариство з обмеженою відповідальністю "Антре Групп".
Невжиття заходів забезпечення позову, на думку заявника, призведе до неможливості захисту порушених прав інтелектуальної власності WD -40 Меньюфекторінг Компані на знак для товарів в разі задоволення судом позову.
З огляду на зазначене вище, застосування відповідних заходів забезпечення позову, на думку заявника, дозволить розглянути справу виходячи із вимог щодо дотримання виключної підсудності справ щодо порушення прав інтелектуальної власності; в разі винесення судом рішення на користь заявника про припинення порушення прав інтелектуальної власності, забезпечить можливість його реального виконання.
Заявником також наголошується, що застосування вказаних заходів забезпечення позову не призведе до вжиття заходів до забезпечення позову, які фактично є тотожними заявленим позовним вимогам (що відповідає вимогам ч. 11 ст. 137 ГПК України), оскільки винесення відповідної ухвали про задоволення заяви не міститиме в собі вирішення подальшої долі товару, і більш того, не міститиме в собі заборони щодо здійснення господарської діяльності ТОВ "Антре Групп".
Згідно зі ст.136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду
Відповідно до п.1 ч.1 ст.138 ГПК України заява про забезпечення позову подається до подання позовної заяви - за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для відповідного позову, або до суду за місцезнаходженням предмета спору - якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо.
Відповідно до пунктів 1 та 8 ч.1 ст.137 ГПК України позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.
Згідно з ч.1 ст.140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.
У відповідності до п.4 ст.140 ГПК України у виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з викликом сторін.
Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.
Дослідивши матеріали заяви про забезпечення позову, у зв'язку з необхідністю отримання додаткової інформації, враховуючи завдання та основні засади господарського судочинства (ч.1 ст. 2 ГПК України), з метою встановлення справедливого балансу інтересів сторін, суд дійшов до висновку про необхідність призначення заяви про забезпечення позову для розгляду в судовому засіданні з повідомленням заявника, особи, що може отримати статус відповідача, якою у даному випадку є Товариство з обмеженою відповідальністю "Антре Групп", а також Одеської митниці ДФС.
Керуючись ч.4 ст.140, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Призначити заяву WD-40 Меньюфекторінг Компані про забезпечення позову від 11.11.2019р. вх.№4-70/19 до розгляду у судовому засіданні на "14" листопада 2019 р. о 13:45.
2. Про місце, дату та час судового засідання повідомити WD Меньюфекторінг Компані, Товариство з обмеженою відповідальністю "Антре Групп", Одеську митницю ДФС шляхом направлення ухвали суду, а також телефонограмою.
Ухвала набирає чинності 12.11.2019р. оскарженню не підлягає.
Суддя Ю.М. Щавинська