23.05.2019 м. Івано-ФранківськСправа № 909/560/15
Господарський суд Івано-Франківської області у складі: судді Фанди О.М., секретаря судового засідання Поліводи С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу
за позовом: Заступника прокурора м. Івано-Франківська, вул. Гаркуші, 9, м. Івано-Франківськ в інтересах держави, в особі Міністерства аграрної політики та продовольства,вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, "Укрспирт", вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київська область, 07400, Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, вул.Княгинин,44, м. Івано-Франківськ, 76019,
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ", вул. Максимовича,8, м. Івано-Франківськ, 76007,
про визнання недійсним договору №36 від 25.10.2012 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність та визнання за Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості виключного права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за свідоцтвом №73383
за участю:
від позивача Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості: Грица Юрій Юрійович - представник, (довіреність б/н від 11.04.2019 року)
від відповідача: Подоляк Владислав Григорович - адвокат, (довіреність № 1 від 20.12.2017; свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія № 3305/10 від 19.04.2007 року)
від прокуратури: Журавльова Наталія Євгенівна - прокурор відділу, (службове посвідчення № 036307 від 12.11.2015 року)
установив: заступник прокурора м. Івано-Франківська в інтересах держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства, Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості звернувся до Господарського суду Івано-Франківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ" про визнання недійсним договору №36 від 25.10.12 про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, укладеного між Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та ТОВ "Сасмсон-ІФ"; визнання за Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості виключного права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом №73383.
Господарським судом Івано-Франківської області рішенням від 14.12.2016 у справі №909/560/15 позов задоволено частково: визнано недійсним договір від 25.10.2012 № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, який укладений між Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості і товариством з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ", в решті позову відмовлено.
Львівським апеляційним господарським судом постановою від 11.04.2017 рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 у справі № 909/560/15 скасовано, в частині задоволення позову про визнання недійсним договору від 25.10.2012 №36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, який укладений між Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості і товариством з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ. У скасованій частині прийнято нове рішення про відмову в позові. У решті рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 залишено без змін.
Вищим Господарським судом України постановою від 07.11.2017 рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 та постанову Львівського апеляційного Господарського суду від 11.04.2017 у справі № 909/560/15 скасовано, а справу передано на новий розгляд до господарського суду Івано-Франківської області.
Автоматизованою системою документообігу Господарського суду Івано-Франківської області справу призначено до розгляду судді Кавлак І.П.
Ухвалою від 26.12.2017 року (суддя Кавлак І. П.) Господарський суд дійшов висновку, що справу слід розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження. Також вказаною ухвалою по справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, провадження у справі зупинено.
На вирішення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності судом поставлені наступні питання:
1) чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 таким, що може ввести в оману споживача щодо товару, та (або) особи, яка виготовляє товар або надає послуги?
2) чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виготовляє товар або надає послуги при використанні цього знака Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та Товариством з обмеженою відповідальністю "САМСОН-ІФ" на підставі договору від 25.10.2012 №36?
3) чи може ввести споживача наявність зображення на продукції Товариства з обмеженою відповідальністю "САМСОН-ІФ" товарного знаку (свідоцтво № 73383) в оману щодо походження товару, який виробляє Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості?
28.02.2019 року, матеріали справи № 909/560/15 повернулись до Господарського суду Івано-Франківської області після проведення експертизи.
Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 05.06.2018 № 1730/0/15-18 суддя Кавлак І. П. звільнена з посади судді Господарського суду Івано-Франківської області, що унеможливлює її участь в розгляді справи.
Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Івано-Франківської області № 4 від 01.03.2019 року справу № 909/560/15, що перебувала у провадженні судді Кавлак І.П., було передано на повторний автоматизований розподіл.
01 березня Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 909/560/15 визначено суддю Фанду О.М. (протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.03.2019 року).
Ухвалою суду від 04.03.2019 року Господарський суд Івано-Франківської області поновив провадження у справі, вирішив здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання.
В ході провадження у справі ухвалою суду від 25.04.2019 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду на 17.05.2019 року.
17 травня 2019 року представником відповідача подано до суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів на підтвердження судових витрат щодо проведення експертизи (вх.№8492/19 від 17.05.2019 року).
В судовому засіданні прокурор та представник позивача підтримали позовні вимоги з підстав викладених у позовній заяві (вх.№5610/15 від 21.05.2015 року), заяві про доповнення підстав позову (вих. від 22.11.2016 № 101-2922вих16) та поясненні прокурора (вх.№19060/17 від 30.11.2017 року) та просили суд позов задовольнити.
Позовні вимоги прокурор обгрунтовує тим, що спірним Договором обмежується права власника порівняно із співвласником; передача права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і особи, яка виготовляє товар, що суперечить приписам пункту 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; передача майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 у співвласність відбулася безоплатно, з перевищенням повноважень т.в.о. генерального директора Об'єднання. Просить суд визнати недійсним Договір, який укладений між Об'єднанням і ТОВ "САМСОН-ІФ" та визнати за Об'єднанням виключне право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007. Прокурор також зазначив про те, що передача майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність відбулася без обов'язкової незалежної оцінки вартості цих прав, в порушення приписів статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"; укладення Договору відбулося без погодження з розпорядником майна Об'єднання - арбітражним керуючим Градюком О.І., призначеним у встановленому порядку, а питання щодо укладення договору про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність не погоджувалося з органом, до сфери управління якого входить Об'єднання. Також, Прокурор зазначив про те, що укладення Договір суперечить пункту 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та призводить до порушення ділової репутації Об'єднання, оскільки створює оманливе уявлення щодо дійсного виробника продукції, з огляду на те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 представляє продукцію Об'єднання, розташованого у м. Івано-Франківську та викликає у споживача асоціацію з конкретним державним підприємством та з географічною назвою, зазначеною як місце виробництва зазначених у свідоцтві товарів (1, 30, 33 класів МКТП).
Представник відповідача проти позову заперечив, з підстав викладених у письмових поясненнях (вх.№19071/17 від 30.11.17 та вх.№20422/17 від 21.12.17). Свої заперечення обгрунтовує тим, що за передачу знаку для товарів та послуг за свідоцтвом № 73383 у співвласність ТОВ "Самсон-ІФ" сплатило Івано-Франківському обласному державному об'єднанню спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 500 грн винагороди на підставі укладеної до договору додаткової угоди від 25.10.12; на час укладення договору про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність не вимагалось проведення їх оцінки; знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 73383 не перебував на балансі позивача на момент укладення договору про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність; знак для товарів та послуг не відноситься до основних фондів, а тому надання згоди на його відчуження суб'єктом управління майном не вимагається.
Розглянувши матеріали справи, подані сторонами у справі та зібрані судом із врахуванням вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод стосовно розгляду справи упродовж розумного строку, заслухавши представників сторін та прокурора, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини, на яких ґрунтуються вимоги, давши оцінку доказам, які мають значення для справи, суд вважає за необхідне зазначити наступне.
Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (ОДОСП) засновано на основі державної власності і входить до складу Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт"), входить до сфери управління Міністерства аграрної політики України і є підзвітним йому.
ОДОСП володіє на праві власності знаком для товарів і послуг, засвідченим у відповідності до ст.157 ГК України свідоцтвом № 73383 (т. І, а.с. 16).
25 жовтня 2012 між Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (далі по тексту - Івано-Франківське ОДОСП) та ТОВ "Самсон-ІФ" укладено договір № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, за умовами якого ОДОСП передає у спільну власність ТОВ "Самсон-ІФ", а останнє приймає у співвласність майнові права на наступний знак для товарів і послуг: свідоцтво на знак для товарів і послуг № 73383, зареєстроване 15.03.2007 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства науки і освіти у повному обсязі, на які зареєстровано Знак (Т. І., а.с. 18-19).
В пункті 1.2 договору сторони погодили, що співвласник (ТОВ "Самсон-ІФ") з моменту підписання цього договору отримує право самостійно позначати згаданим Знаком продукцію згідно з переліком товарів, що вказані в Свідоцтві.
Пунктом 2.2 договору визначено обов'язок ОДОСП не передавати третім особам майнові права на Знаки без згоди співвласника.
У відповідності до п. 3.1 договору передбачено можливість використання співвласником Знаку на власний розсуд, в тому числі й щодо надання дозволу на використання Знаку (видачу ліцензій) та передачу права власності на нього іншим особам.
Надалі, 25.10.2012 між Івано-Франківським ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ" укладено угоду про внесення змін і доповнень до договору № 36 від 25.10.12, якою договір про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність доповнено пунктом 1.4 такого змісту: "винагорода, в розмірі 500 грн. без ПДВ сплачується протягом 3-х років з моменту підписання цієї угоди". (т.І, а.с. 67).
Державною службою інтелектуальної власності України 09.08.2013 прийнято рішення про опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак за свідоцтвом № 73383 у співвласність ТОВ "Самсон-ІФ". (т. І, а.с. 22).
Згідно вищевказаного рішення та виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 27.08.2013 № 14937 власниками знаку за свідоцтвом № 73383 від 15.03.2007 є Івано-Франківське ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ".
Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (ОДОСП) засноване на державній власності і входить до складу Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та до сфери управління Міністерства аграрної політики України (далі - Уповноважений орган управління) і є підзвітним йому.
Об'єднання є юридичною особою та володіє закріпленим за ним на праві господарського відання майном (пункт 4.1 статуту Об'єднання).
У відповідності до пункту 4.6 статуту, Об'єднання може мати знаки для товарів та послуг, які реєструються у встановленому законодавством порядку.
В пункті 5.1 статуту Об'єднання зазначено, що його майно є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання;
Об'єднання не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів Об'єднання має право лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом (пункт 5.5 статуту); та укладати мирові угоди, що передбачають відчуження об'єктів, які належать до основних фондів, Об'єднання має право тільки за попередньою згодою Уповноваженого органу управління. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, у тому числі передавати майно в оренду, Об'єднання має право лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України (пункт 5.5 статуту).
15 березня 2007 року Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства науки і освіти за Об'єднанням на підставі заявки від 25.07.2005 було зареєстровано знак для товарів і послуг, про що видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 73383.
25 жовтня 2012 року Об'єднанням та ТОВ "САМСОН-ІФ" укладено договір № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність (далі - Договір), за умовами якого Об'єднання (власник) передає у спільну власність (співвласність) ТОВ "САМСОН-ІФ" (співвласник), а останнє приймає у співвласність майнові права на такий знак для товарів і послуг: свідоцтво на знак для товарів і послуг № 73383, зареєстроване 15.03.2007 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (для усіх вказаних у свідоцтві товарів, класифікованих згідно з МКТП) у повному обсязі, на які зареєстровано Знак.
В пункті 1.2 Договору сторони погодили, що співвласник (ТОВ "САМСОН-ІФ") з моменту підписання цього договору отримує право самостійно позначати згаданим Знаком продукцію згідно з переліком товарів, що вказані в Свідоцтві.
Пунктом 2.2 Договору визначено обов'язок Об'єднання не передавати третім особам майнові права на Знак без згоди співвласника.
У відповідності до пункту 3.1 Договору співвласник має право використовувати Знак у власній господарській діяльності на власний розсуд, в тому числі й щодо надання дозволу на використання Знаку (видачу ліцензій) та передачу права власності на нього іншим особам.
25 жовтня 2012 року Об'єднанням та ТОВ "САМСОН-ІФ" укладено угоду про внесення змін і доповнень до договору № 36 від 25.10.2012, якою Договір доповнено пунктом 1.4 такого змісту: "винагорода, в розмірі 500 грн. без ПДВ сплачується протягом 3-х років з моменту підписання цієї угоди".
Державною службою інтелектуальної власності України 09.08.2013 прийнято рішення про опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 73383 у співвласність ТОВ "САМСОН-ІФ".
Згідно з випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 14937 від 27.08.2013, власниками знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 є Об'єднання та ТОВ "САМСОН-ІФ".
23 вересня 2015 ТОВ "САМСОН-ІФ" перерахувало на рахунок Об'єднання 500,00 грн. з призначенням платежу: винагорода згідно договору № 36 від 25.10.2012 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг. Зазначені кошти повернуті Об'єднанням ТОВ "САМСОН-ІФ", з посиланням на помилковість їх перерахування.
23 жовтня 2015 року ТОВ "САМСОН-ІФ" повторно перерахувало зазначену суму коштів на рахунок Об'єднання.
За наведених обставин суд виходить з наступного.
Режим розпорядження торговельною маркою регулюється нормами Цивільного кодексу України - Главою 75 "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності", Господарським кодексом України - Главою 16 "Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності", Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (ст. 16), в яких передбачено виключне право власника знака користуватися і розпоряджатися знаком, і, зокрема, передавати право користування знаком.
У відповідності до ст. 495 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Згідно з ч. 1 ст. 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.
Як передбачено ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.
У відповідності до ст.ст. 177,190 ЦК України об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.
Наведеної правової позиції дотримується також Верховний Суд України в постанові від 30.01.2013 по справі № 6-168-цс12, зазначаючи про те, що майнові права є неспоживною річчю та визнаються речовими правами, а тому майнове право, яке можна визначити як "право очікування", є складовою частиною майна як об'єкта цивільних прав. Майнове право - це обмежене речове право, за яким власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому.
Статтею 215 ЦК України передбачено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.
Згідно з ч.ч.1,2 ст.203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.
У відповідності до п. 1.1. статуту Івано-Франківського ОДОСП, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 30.12.2009 № 959), Івано-Франківське ОДОСП засновано на державній власності і входить до складу Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, (концерн "Укрспирт"), входить до сфери управління Міністерства аграрної політики України (надалі - Уповноважений орган управління) і є підзвітним йому.
У відповідності до п. 4.6. Статуту Івано-Франківського ОДОСП об'єднання може мати знаки для товарів та послуг, які реєструються у встановленому законодавством порядку
В п. 5.1 статуту Івано-Франківського ОДОСП зазначено, що його майно є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.
Об'єднання не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів Об'єднання має право лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом (п. 5.5. статуту).
Укладати мирові угоди, що передбачають відчуження об'єктів, які належать до основних фондів, Об'єднання має право тільки за попередньою згодою Уповноваженого органу управління. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, у тому числі передавати майно в оренду, Об'єднання має право лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України (п. 5.5. статуту).
У відповідності до п. 6.1. статуту Івано-Франківського ОДОСП матеріально-фінансовою основою діяльності Об'єднання є статутний фонд, який утворений відповідно до рішення про створення Об'єднання і обліковується на балансі Об'єднання.
Як вбачається з матеріалів справи, зокрема з матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Івано-Франківського ОДОСП за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, на дату укладення договору від 25.10.2012 № 36 в обліку Івано-Франківського ОДОСП не відображена вартість торгового знаку, співвласниками якого за умовами спірного договору є Івано-Франківський ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ" (т. І. а.с. 146-154).
Також в рамках кримінального провадження № 32015090000000003 від 19.01.2015 встановлено, що майнові права на спірний знак для товарів та послуг на балансі Івано-Франківського ОДОСП не обліковувалися по бухгалтерському та податковому обліках не числились.
В ході провадження у справі прокурором Івано-Франківської області подано клопотання (вх.№8448/19 від 17.05.19) про долучення до матеріалів справи копії інвентаризаційного опису "Майнових прав на знаки для товарів і послуг", проміжного звіту ліквідатора Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Седлецького О.В. №02-04/357 від 06.05.2019 року. Вказані копії долучені судом до матеріалів справи.
З долучених вище матеріалів вбачається, що до Інвентаризаційного опису основних засобів "Майнових прав на знаки для товарів і послуг" включено майнові права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом №73383.
За таких обставин, суд зазначає, що майнове право інтелектуальної власності щодо знаку для товарів та послуг, яке було предметом договору від 25.10.2012, на момент укладення спірного договору не належало до основних фондів Об'єднання та відповідно не потребувало попередньої згоди Уповноваженого органу управління, як це передбачено в п. 5.5. статуту та стосується основних фондів підприємства.
У відповідності до ч. 13 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції від 22.03.2010 керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна укладає угоди щодо розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника.
Проте, як було зазначено вище, на момент укладення договору про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність від 25.10.2012 № 36 вартість торгового знаку для товарів і послуг на балансі Об'єднання не відображена, що не дає підстав зазначити про обов'язковість надання органом управління боржника згоди на укладення такого договору в розмінні ч. 13 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
При цьому, суд зазначає, що вартість майнових прав на спірний знак для товарів та послуг на момент укладення договору про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність від 25.10.2012 № 36 не була визначена, оцінка вартості була проведена на замовлення Івано-Франківського ОДОСП через рік після укладення договору - 30.11.2013, за якою вартість становить 7 612 тис. грн. без врахування ПДВ.
З наведеного не виключається можливість того, що товарний знак набув вартості уже після укладення спірного договору в процесі його використання.
З огляду на наведене вище, доводи прокурора про те, що спірний договір зі сторони Івано-Франківського ОДОСП стосовно відчуження об'єктів державної власності був укладений без погодження з суб'єктом управління майном, не заслуговує на увагу, оскільки вартість торгового знаку в обліку Івано-Франківського ОДОСП не відображена та на балансі Івано-Франківського ОДОСП не обліковувалася.
Здійснення прав інтелектуальної власності не підпадає під загальні правила управління об'єктами державної власності. Відповідно до ст.1 Закону "Про управління об'єктами державної власності" управління об'єктами державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням ними у межах, визначених законодавством України з метою задоволення державних та суспільних потреб. Відповідно до ч.2 ст. 3 цього Закону дія цього Закону не поширюється на управління об'єктами власності Українського народ, визначеними ч.1 ст.13 Конституції України, а також на здійснення прав інтелектуальної власності.
Таким чином, здійснення прав інтелектуальної власності має окремий правовий режим, а правила щодо відчуження майна - на інтелектуальну власність не поширюються.
Відповідно до ст.5-1 Закону про управління державною власністю державної політики у сфері управління об'єктами державної власності відповідно до покладених на нього завдань: межах визначених законодавством під час відчуження, застави (іпотеки) державного майна, передачі майна при укладенні інвестиційних договорів (у тому числі договорів про спільну діяльність) передачі державного майна та корпоративних прав до статутних капіталів господарських товариств виступає замовником оцінки майна, укладає договори про проведення оцінки майна.
Таким чином, оцінка майна передбачена при відчуженні державного майна, але як вказано вище, така оцінка не стосується об'єктів інтелектуальної власності.
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України затвердив Порядок відчуження об'єктів державної власності. Цей порядок визначає механізм та способи відчуження об'єктів державної власності.
У вказаному порядку існує таке поняття як "відчуження майна" проте вказане поняття стосується виключно майна, а не об'єктів інтелектуальної власності.
У відповідності до ст. 76 ГПК України належними доказами є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.
В даному випадку ні прокурором, ні позивачами не доведено, що спірний договір укладено з порушенням вимог норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та всупереч положенням статуту Івано-Франківського ОДОСП, оскільки такі визначають обов'язковість оцінки та дозволу на відчуження майна, які відносяться до основних засобів і балансова вартість яких перевищує понад один відсоток балансової вартості активів боржника.
У відповідності до п. 3.2.1. статуту Івано-Франківського ОДОСП, основними напрямками його діяльності є виробництво та реалізація горілок та лікеро-горілчаних виробів.
За таких обставин, спірний договір, який укладений між Івано-Франківським ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ" не суперечить інтересам держави та встановленим цілям діяльності державного підприємства - Івано-Франківського ОДОСП.
Окрім цього, суд зазначає, що внаслідок передачі від Івано-Франківського ОДОСП на користь ТОВ "Самсон-ІФ" можливості використання майнових прав на знак для товарів і послуг за умовами договору від 25.10.2012 № 36, Івано-Франківське ОДОСП, як співвласник, не позбавлене можливості володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому знаком для товарів і послуг на свій розсуд у межах, передбачених законом. Оскільки, у відповідності до витягу з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 02.03.2016 відносно свідоцтва № 73383 Івано-Франківське ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ" є співвласниками свідоцтва № 73383 від 15.03.2007, на підставі рішення № 14937 від 27.08.2013, що надає їм право використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак, виключне право розпоряджатися правом на знак в порядку, встановленому статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", та інші права, визначені цим Законом (т. ІV, а.с. 3-4).
Разом з тим, суд звертає увагу, що норми чинного законодавства, зокрема ст. 388 Цивільного кодексу України, якою зазначено, що якщо майно за відплатним договором придбане у особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач) власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно:- було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння; - було викрадене у власника або особи , якій він передав майно у володіння; - вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.
В спірному випадку жодної із підстав, передбачених у ч.1 ст.388 Цивільного кодексу України, з фактичних обставин справи не вбачається. Навпаки, відповідач добросовісно уклав договір та неодноразово здійснював трансакцію по оплаті договору відповідно до порядку та строків, про що свідчать долучені до матеріалів справи копії відповідних документів.
Тобто, за умовами оспорюваного договору від 25.10.2012 № 36 та, як вбачається із витягу з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 02.03.2016 відносно свідоцтва № 73383, право власності Івано-Франківського ОДОСП на знак для товарів та послуг за цим свідоцтвом не припинилося, так як не вибуло з його володіння, та не обмежило обсяг його повноважень як власника з володіння, користування та розпорядження цим правом інтелектуальної власності.
Щодо твердження прокурора та позивачів про те, що передача права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №73383 від 15.03.2007 року може стати причиною введення в оману споживача щодо товару та (або) особи, яка виготовляє відповідний товар, то суд зазначає наступне.
Поняття "введення знаком в оману споживача щодо товару та послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу" зустрічається у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтв України на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 року.
Відповідно до п.4.3.1.9 вказаних Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару та послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу, відносяться до позначення які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Для з'ясування зазначеного питання (твердження позивача) Господарським судом Івано-Франківської області призначалась судова експертиза у сфері інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлені наступні питання:
1) чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 таким, що може ввести в оману споживача щодо товару, та (або) особи, яка виготовляє товар або надає послуги?
2) чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виготовляє товар або надає послуги при використанні цього знака Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та Товариством з обмеженою відповідальністю "САМСОН-ІФ" на підставі договору від 25.10.2012 №36?
3) чи може ввести споживача наявність зображення на продукції Товариства з обмеженою відповідальністю "САМСОН-ІФ" товарного знаку (свідоцтво № 73383) в оману щодо походження товару, який виробляє Івано-Франківське обласне державне об"єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості?
За наслідками проведення експертизи відповідно до Висновку експерта №009/18 від 18.02.2019 року встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №73383 від 15.03.2007 року не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та (або) особи, яка виготовляє товар або надає послуги. Знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №73383 від 15.03.2017 року не є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виготовляє товар або надає послуги при використанні цього знака Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та товариством з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ" на підставі договору №36 від 25.10.2012. Щодо третього питання, то експертизою встановлено про те, що наявність зображення на продукції товариства з обмеженою відповідальності "Самсон-ІФ" товарного знаку (свідоцтво №73383) не може ввести споживача в оману щодо походження товару, який виробляє Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості.
Отже, Висновок експерта і спростовує вказане вище твердження прокурора та позивачів.
Посилання Прокурора на висновки Вищого господарського суду України у справі № 5002-33/6355-2010, викладені в постанові від 16.04.2013 судом до уваги не беруться, оскільки в постанові суду касаційної інстанції йде мова про внесення знаку на товари та послуги визначеної вартості в якості вкладу з боку державної установи в спільну діяльність в цілях спільної інвестиційної діяльності, натомість предметом даного господарського спору є визнання недійсним договору про спільне використання знаку для товарів та послуг без ознак відчуження такого. А також судом не береться до уваги посилання відповідача на висновки рішення ЄСПЛ та практики Вищого господарського суду України у справі № 927/709/16, викладені в постанові від 16.02.2017 оскільки в постанові суду касаційної інстанції йде мова про державний орган, який є однією із сторін договірних відносинах, натомість в спірному випадку жодна із сторін договірних відносин не є державним органом.
З огляду на вимоги ч.ч.1,3 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Згідно ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об"єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили (ч. ч. 1, 2 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України).
У відповідності до ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладено, зокрема, представництво інтересів держави в суді у випадках, визначених законом.
В даному випадку прокурор вбачає порушення інтересів держави в неправомірному, на його думку, відчуженні та використанні державного майна. Проте, суд зазначає, що майно з державної власності не вибуло, так як за умовами оспорюваного договору Позивач-3 не позбавлений права на використання права інтелектуальної власності на знак для товарів на послуг за свідоцтвом № 73383 від 15.03.2007, який в свою чергу (знак для товарів та послуг) не вибув з державного володіння.
З аналізу наведеного вище, суд приходить до висновку про необгрунтованість позовних вимог та таких, що не підлягають задоволенню. Отже, в позові слід відмовити.
При цьому суд виходить з того, що у справі "Серявін та інші проти України", Європейський суд з прав людини зазначив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип пов"язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.
Щодо судових витрат по справі суд зазначає наступне.
Відповідно до ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.
До складу витрат, пов'язаних з розглядом справи входять також витрати пов'язанні із проведенням експертизи.
Судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються:
1) у разі задоволення позову - на відповідача;
2) у разі відмови в позові - на позивача;
3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує:
1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи;
2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;
3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;
4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.
Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).
Відповідно до ухвали суду від 26.12.17 витрати по проведенню експертизи суд поклав пропорційно на позивача - Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ" .
Відповідно до поданого відповідачем клопотання (вх.№ 8492/19 від 17.05.19) та долучених до нього копій квитанцій останній за проведення експертизи сплатив кошти в сумі 30 888 грн.00 к.
З урахуванням п.2 ч.4 ст. 123 Господарського процесуального кодексу витрати відповідача по оплаті експертизи в сумі 30 888 грн 00к. суд покладає на позивача.
Керуючись ст. 177, 190, 203, 215, 388, 424, 495 Цивільного кодексу України, ст. 74, 77, 86, 129, 178, 202, 216, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд
у позові заступника прокурора м. Івано-Франківська в інтересах держави, в особі Міністерства аграрної політики та продовольства , Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловост до Товариства з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ" про визнання недійсним договору №36 від 25.10.2012 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність та визнання за Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості виключного права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за свідоцтвом №73383 - відмовити.
Стягнути з прокуратури Івано-Франківської області (вул. Грюнвальдська,11, м. Івано-Франківськ, код ЄДРЮОФОПГО 03530483) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ" (вул. Максимовича,8, м. Івано-Франківськ, код 37409176) 30 888грн 00к. (тридцять тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень) витрат по сплаті вартості судових експертиз.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом. Апеляційну скаргу може бути подано до Західного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення.
Повне рішення складено 03.06.2019
Суддя Фанда О. М.