Рішення від 08.04.2019 по справі 910/16093/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

08.04.2019Справа № 910/16093/18

За позовом KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне товариство "Калцекс"

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я"

відповідача-2: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов'язання вчинити дії

Суддя О.В. Гумега

секретар судового засідання

Я.І.Мухіна

Представники:

від позивача: Кириченко І.А. за довіреністю № П-79 від 26.04.2018

від відповідача-1: Плесюк Н.С. на підставі ордеру серії ХВ№000052 від 15.01.2019

від відповідача-2: Ресенчук В.М. за довіреністю № 2434-03/35 від 29.01.2019

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "КАЛЦЕКС" ("KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") (позивач, АТ "КАЛЦЕКС") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (відповідач-1, ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я"), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2, Мінекономрозвитку) з вимогами про:

- визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m200911119 від 04.09.2009), власником якого є відповідач-1;

- визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником якого є відповідач-1;

- зобов'язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m2009 11119) та Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211), власником яких є відповідач-1, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що знаки для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 та "ПРОМЕДОЛ PROMEDOL" за Свідоцтвом України № 227836 відносно товарів 5 класу МКТП, власником яких є ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (відповідач-1), на думку позивача, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду та із загальновживаних термінів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.12.2018 позовну заяву Акціонерного товариства "КАЛЦЕКС" залишено без руху, встановлено позивачу спосіб та строк усунення недоліків позовної заяви.

10.12.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про долучення оригіналів доказів до матеріалів справи № 910/16093/18, відповідно до якої позивач просив суд:

- визнати поважною причину подання АТ "КАЛЦЕКС" із пропуском встановленого ч. 2 ст. 80 ГПК України строку (разом із поданням позову) доказів в межах справи № 910/16093/18, а саме: Висновок експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складений 02.11.2018 року № 1237, з додатками; засвідчену Укрпатентом копію матеріалів заявки на знак № m201624211 від 02.11.2016 (Свідоцтво України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ"); засвідчену Укрпатентом копію матеріалів заявки на знак № m200911119 від 04.09.2009 (Свідоцтво України № 129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" ), та поновити цей строк;

- прийняти до розгляду в межах справи № 910/16093/18 оригінали вищенаведених доказів;

- долучити до матеріалів справи № 910/16093/18 наступні документи: оригінал платіжного доручення № 632 від 12.11.2018; копію Договору № 056-31 про надання правової допомоги від 02.04.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2018 у справі № 910/16093/18 заяву АТ "КАЛЦЕКС" про поновлення строку на подання доказів задоволено, поновлено АТ "КАЛЦЕКС" строк на подання доказів, прийнято позовну заяву АТ "КАЛЦЕКС" до розгляду, відкрито провадження у справі, визначено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 23.01.2019 о 09:45 год.

18.01.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 (Мінекономрозвитку) надійшов відзив на позовну заяву, яким відповідач-2 надав заперечення щодо наведених позивачем обставин та підстав позову, із посиланням на відповідні докази та норми права, зокрема зазначив, що видачу свідоцтв України №№ 129188, 227836 було здійснено на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

18.01.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 (ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я") надійшла заява про поновлення строку на подання відзиву. В обґрунтування наведеної заяви представник відповідача-1 посилався на велику кількість матеріалів позовної заяви, необхідність належного ознайомлення і опрацювання великого обсягу інформації при підготовці відзиву. В якості додатку до зазначеної заяви представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-1 в повному обсязі заперечував проти позовних вимог позивача, які вважає необґрунтованими та безпідставними. Також, згідно поданого відзиву, відповідач-1 вважає необґрунтованим заявлений позивачем розмір судових витрат, які позивач поніс та очікує понести у зв'язку із розглядом справи, крім того, відповідач-1 вказав, що попередній (орієнтовний) розмір судових витрат, які він очікує понести у зв'язку із розглядом даної справи, становить 200000,00 грн., які складаються з витрат на правову допомогу.

У підготовче засідання, призначене на 23.01.2019, з'явилися представники позивача та відповідача - 2. Представник відповідача-1 у підготовче засідання 23.01.2019 не з'явився.

У підготовчому засіданні, призначеному на 23.01.2019, суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 23.01.2019 представник відповідача-2 просив суд долучити до матеріалів справи відзив, поданий 18.01.2019 через відділ діловодства суду та поновити строк на його подання.

У підготовчому засіданні, призначеному на 23.01.2019, суд не виходячи до нарадчої кімнати ухвалив поновити строк для подання відзиву відповідачам-1,2 та долучити подані відзиви до матеріалів справи.

Представник позивача у підготовчому засіданні 23.01.2019 повідомив суд про необхідність ознайомлення з поданими відповідачем-1 та відповідачем-2 відзивами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2019 відкладено підготовче засідання у справі на 11.02.2019 о 10:00 год.

07.02.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1, згідно якої позивач не погодився з наведеними відповідачем-1 у відзиві доводами, а також заперечив щодо заявленого відповідачем-1 розміру судових витрат.

07.02.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2.

11.02.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшла заява про зупинення провадження у справі до вирішення іншої справи № 910/10269/17, яка розглядається Господарським судом міста Києва.

У підготовче засідання, призначене на 11.02.2019, з'явилися представники позивача та відповідачів - 1,2.

У підготовчому засіданні, призначеному на 11.02.2019, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Суд долучив до матеріалів справи відповіді на відзив, подані позивачем 07.02.2019 через відділ діловодства суду.

У підготовчому засідання 11.02.2019 здійснювався розгляд заяви відповідача-1 про зупинення провадження у справі. Представник відповідача-1 зазначену заяву підтримав. Представники позивача та відповідача-2 заперечували з приводу задоволення зазначеної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.02.2019 подовжено строк підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання у справі на 18.02.19 о 09:20 год.

14.02.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові заперечення проти заяви відповідача-1 про зупинення провадження у справі.

15.02.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 (адвоката Плесюк Н.С.) надійшло клопотання, яким представник відповідача-1 просив суд відкласти розгляд справи на іншу дату, у зв'язку з тим, що останній бере участь в іншому судовому засіданні. Представник відповідача-1 також зазначив, що у зв'язку з його участю в іншому судовому засіданні та неможливістю прибути в судове засідання іншого представника відповідача-1 останній буде позбавлений можливості надати заперечення на відповідь на відзив, докази в обгрунтування своїх заперечень та інші аргументи щодо відхилення позовних вимог.

У підготовче засідання, призначене на 18.02.2019, з'явилися представники позивача та відповідача -2. Представник відповідача-1 у підготовче засідання, призначене на 18.02.2019, не з'явився.

У підготовчому засіданні, призначеному на 18.02.2019, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 18.02.2019 судом розглянуте та відхилене як безпідставне клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи, подане 15.02.2019 через відділ діловодства суду.

Відхиляючи наведене клопотання, суд виходив з того, що за приписами частини 3 статті 56 ГПК України юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника. Отже, частина 3 статті 56 ГПК України не визначає представників юридичних осіб як єдиних представників останніх в суді. Безпосередньо представляти інтереси юридичної особи надано також керівнику або члену виконавчого органу, уповноваженого діяти від імені юридичної особи відповідно до закону, статуту, положення. Таким чином, перебування представника відповідача-1 в іншому судовому засіданні не визнається поважною причиною неявки відповідача-1 в підготовче засідання 18.02.2019. Щодо причин неявки в судове засідання іншого представника відповідача-1, то такі причини взагалі у клопотанні не зазначені. Водночас, доводи представника відповідача-1 стосовно того, що у зв'язку з його участю в іншому судовому засіданні та неможливістю прибути в судове засідання іншого представника відповідача-1 останнього буде позбавлено можливості надати заперечення на відповідь на відзив, докази в обгрунтування своїх заперечень та інші аргументи щодо відхилення позовних вимог, то такі доводи судом відхиляються як безпідставні з огляду не те, що відповідач-1 не був позбавлений права направити до суду засобами поштового зв'язку зазначені ним "заперечення на відповідь на відзив, докази в обгрунтування своїх заперечень та інші аргументи щодо відхилення позовних вимог", до того ж, представником відповідача-1 не вказано, які саме докази він мав намір подати до суду.

У підготовчому засідання 18.02.2019 судом долучено до матеріалів справи письмові заперечення проти заяви відповідача-1 про зупинення провадження у справі, подані позивачем 14.02.2019 через відділ діловодства суду.

У підготовчому засідання 18.02.2019 здійснювався розгляд заяви відповідача-1 про зупинення провадження у справі.

Представники позивача заперечували з приводу задоволення зазначеної заяви з підстав, викладених у запереченнях проти неї від 14.02.2019.

Представники відповідача-2 заперечували з приводу задоволення зазначеної заяви.

Заслухавши заперечення представників позивача та відповідача-2, ознайомившись зі змістом заяви відповідача-1 про зупинення провадження у справі та запереченнями позивача проти неї, суд дійшов висновку, що заява відповідача-1 про зупинення провадження у справі є безпідставною та необґрунтованою, у зв'язку з чим суд відхилив зазначену заяву.

У підготовчому засіданні 18.02.2019 представники позивача та відповідача-2 зазначили, що повідомили всі обставини справи, які їм відомі, та надали всі докази, на які вони посилаються у позові та відзиві.

У підготовчому засіданні, призначеному на 18.02.2019, суд вчинив дії, визначені частиною другою статті 182 ГПК України, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2019 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 11.03.2019 о 12:00 год.

11.03.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, яким представник відповідача-1 просив суд долучити до матеріалів справи Рецензію на висновок експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1237 від 02.11.2018, складену 07.03.2019 патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук ОСОБА_5 (далі - Рецензія на Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018), визнати поважними причини пропуску строку на подання зазначеного доказу та врахувати його в якості належного доказу по справі при прийнятті рішення.

У судове засідання, призначене на 11.03.2019, з'явилися представники позивача та відповідачів-1,2.

У судовому засіданні 11.03.2019 здійснювався розгляд клопотання відповідача-1, поданого 11.03.2019 через відділ діловодства суду, про долучення до матеріалів справи Рецензії на Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018.

Представник відповідача-1 зазначене клопотання підтримав. Представники позивача та відповідач-2 заперечували з приводу задоволення зазначеного клопотання.

У судовому засіданні, призначеному на 11.03.2019, суд оголосив перерву до 18.03.2019 об 10:40 год.

15.03.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заперечення проти задоволення клопотання відповідача-1 про долучення доказів до матеріалів справи, поданого 11.03.2019 через відділ діловодства суду, з огляду на таке:

- невикористання відповідачем-1 свого права на подання доказів у справі у визначеному ГПК України порядку на етапі підготовчого провадження є безумовною підставою для відмови судом у задоволенні клопотання відповідача-1 про долучення до матеріалів даної справи Рецензії на Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018;

- подана ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" до суду Рецензія на Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018 не відповідає приписам ГПК України та Закону України "Про судову експертизу", оскільки не є висновком експерта, а є рецензією на висновок експерта;

- рецензія на висновок судового експерта не належить до визначених ГПК України видів доказів, що, на думку позивача, виключає можливість прийняття судом такої рецензії в якості доказу у справі;

- позивач вважає, що наведені у Рецензії на Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018 аргументи є абсолютно необґрунтованими та зробленими особою, яка не має відповідної наукової та процесуальної компетенції на підготовку як експертних висновків, так і рецензій на експертні висновки, а тому зміст вказаної рецензії не має братися судом до уваги під час розгляду даної справи.

18.03.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, яким представник відповідача-1 повідомив суд, що 07.03.2019 ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" звернулось до експертної установи із заявою про проведення відповідного експертного дослідження, однак з об'єктивних причин станом на 18.03.2018 відповідний висновок у відповідача-1 відсутній, у зв'язку з чим відповідач-1 просить суд: визнати причини пропуску подання висновку поважними та поновити строк для його подання; встановити відповідачу-1 строк для подання відповідного висновку; відкласти розгляд справи № 910/16093/17 на іншу дату, про що повідомити представника відповідача-1.

У судове засідання, призначене на 18.03.2019, з'явилися представники позивача та відповідачів-1,2.

У судовому засіданні 18.03.2019 суд розглянув та відхилив клопотання відповідача-1, подане 11.03.2019 через відділ діловодства суду, про долучення до матеріалів справи Рецензії на Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018, відповідно до ч. 8 ст. 80 ГПК України.

Судом враховано наступне:

- згідно приписів ст. 74 ГПУ України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів;3) показаннями свідків;

- подана відповідачем-1 Рецензія на Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018 не є висновком експерта та не належить до жодного з визначених ГПК України видів доказів, що, у будь-якому випадку, виключає можливість прийняття судом вказаної рецензії у якості доказу в даній справі;

крім того, відповідно до ч. 8 ст. 80 ГПК України докази, не подані у встановлений судом строк, до розгляду судом не приймаються.

У судовому засіданні 18.03.2019 здійснювався розгляд клопотання відповідача-1, поданого 18.03.2019 через відділ діловодства суду, про надання додаткового строку для подання висновку експерта та відкладення судового засідання.

Представник відповідача-1 зазначене клопотання підтримав.

Представники позивача та відповідач-2 заперечували з приводу задоволення зазначеного клопотання.

Розглянувши клопотання відповідача-1 та заслухавши доводи та міркування учасників справи, суд дійшов висновку про відхилення зазначеного клопотання з огляду на таке.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 4 ст. 80 ГПК України).

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України).

Судом встановлено, що зі змісту поданого відповідачем-1 клопотання, не вбачається наявності здійснення відповідачем-1 всіх залежних від нього дій, спрямованих на отримання відповідного доказу у встановлений законом строк та неможливість його подання у вказаний строк з причин, що не залежали від нього.

Судом встановлено, що відповідач-1 звернувся до суду з клопотанням про надання додаткового строку для подання висновку експерта лише 18.03.2019, тобто після закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Поважних причин, які б перешкоджали вчасному поданню доказів відповідач-1 не навів.

Таким чином, суд розцінює клопотання відповіда-1 як безпідставне та необґрунтоване.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні 18.03.2019 заявив відвід судді Гумезі О.В., подавши клопотання про відвід (в порядку ст. 38 ГПК України).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 визнано відвід судді Гумеги О.В. необґрунтованим, зупинено провадження у справі № 910/16093/18 до вирішення суддею визначеному у порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України, заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" про відвід судді Гумеги О.В. від розгляду справи № 910/16093/18 та передано відповідну заяву для визначення судді в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.

Згідно з частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України та відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.03.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" передано на розгляд судді Мандриченко О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2019 (суддя Мандриченко О.В.) у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" про відвід судді Гумеги О.В. у справі № 910/16093/18 відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.03.2019 поновлено провадження у справі № 910/16093/18, призначено судове засідання у справі на 08.04.2019 о 12:00 год.

08.04.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, яким представник відповідача-1 просив суд визнати поважними причини пропуску строку для подання Висновку експертів № 066/19 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері об'єктів інтелектуальної власності від 04.04.2019 (далі - Висновку експертів № 066/19 від 04.04.2019), поновити відповідачу-1 строк для подання висновку за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, долучити до матеріалів справи Висновок експертів № 066/19 від 04.04.2019 та врахувати його в якості належного доказу у справі при прийнятті рішення.

У судове засідання, призначене на 08.04.2019, з'явилися представники позивача та відповідачів-1,2.

Представник позивача у судовому засіданні 08.04.2019 подав заяву про розподіл судових витрат у справі, згідно якої повідомив суд, що у зв'язку з отриманням професійної правничої допомоги під час розгляду справи №910/16093/18 в Господарському суді міста Києва позивач сплатив (частково) та має сплатити на користь АО "Юридична фірма "Ілляшев та Партнери", винагороду, представник зазначив, що всі необхідні докази, які підтверджують розмір судових витрат, які позивач поніс та має понести у зв'язку з розглядом справи № 910/16093/18 в Господарському суді міста Києва (договори, рахунки тощо), будуть подані до Господарського суду міста Києва протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду в порядку, передбаченому ч. 8 ст. 129 ГПК України.

Заява про розподіл судових витрат у справі, подана представником позивача, долучена судом до матеріалів справи.

Представник позивача у судовому засіданні 08.04.2019 подав заяву про зловживання правом представника відповідача-1 у справі № 910/16093/18, відповідно до якої просив суд визнати дії представника відповідача-1 зловживанням процесуальними правами та застосувати до нього заходи процесуального примусу, визначені ГПК України.

Заява про зловживання правом представника відповідача-1 у справі № 910/16093/18, подана представником позивача, долучена судом до матеріалів справи.

У судовому засіданні 08.04.2019 суд розглянув наведену заяву та відмовив у вжитті заходів процесуального впливу до представника відповідача-1 у справі № 910/16093/18.

У судовому засіданні 08.04.2019 здійснювався розгляд клопотання відповідача-1, поданого 08.04.2019 через відділ діловодства суду, про визнання поважними причини пропуску строку для подання Висновку експертів № 066/19 від 04.04.2019, про поновлення відповідачу-1 строку для подання Висновку експертів № 066/19 від 04.04.2019, про долучення до матеріалів справи Висновку експертів № 066/19 від 04.04.2019 та врахування його в якості належного доказу у справі при прийнятті рішення (далі - Клопотання).

Представник відповідача-1 зазначене клопотання підтримав.

Представники позивача та відповідач-2 заперечували з приводу задоволення зазначеного клопотання.

Розглянувши Клопотання відповідача-1 та заслухавши доводи та міркування учасників справи, суд дійшов висновку про відхилення зазначеного клопотання з огляду на таке.

Відповідно до ст. 80 ГПК України встановлено:

Учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Отже, зі змісту ст. 80 ГПК України вбачається, що учасники справи повинні подавати докази до суду разом із поданням заяв по суті (позову, відзиву на позов, письмових пояснень) або у строк, встановлений судом для їх подачі.

Процесуальний закон також надає можливість особі подати докази поза межами встановленого законом або судом строку, але тільки за умови, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у зазначений строк з причин, що не залежали від неї.

При цьому судом враховано, що чинний ГПК України спрямований на забезпечення своєчасності розгляду справ та правової визначеності, унеможливлення зловживання процесуальними правами та підвищення ефективності судочинства в цілому, з огляду на що встановлено точний порядок та присічні строки вчинення процесуальних дій, чіткі стадії судового процесу, розумні обмеження, в тому числі щодо подання доказів.

Саме тому всі процесуальні дії суду та учасників процесу повинні вчинятися своєчасно з тим, щоб під час підготовки справи до розгляду не залишилося невирішених питань, які можуть затримати розгляд справи по суті.

Судом по матеріалам справи встановлено, що у відзиві на позовну заяву відповідач-1 лише зазначив, що "… відповідачем-1 не подано висновок експерта разом з відзивом у зв'язку зі складністю справи та великим навантаженням судових експертів, що унеможливлює проведення експертизи в найкоротший термін. Проте така можливість з об'єктивних причин може виникнути під час підготовчого провадження".

Однак, зазначаючи у відзиві про доказ - висновок експерта, який не може бути подано у встановлений законом строк, відповідачем-1, не було зазначено, які питання будуть досліджені у такому висновку експерта, яке значення такий висновок експерта може мати для розгляду даної справи.

Крім того, відповідачем-1 у відзиві на позовну заяву не було зазначено та не було подано жодних доказів здійснення всіх залежних від нього дій, спрямованих на отримання висновку експерта навіть станом на час подання відзиву - 18.01.2019. При цьому посилання відповідача-1 на складність справи та велике навантаження на судових експертів, що унеможливлює проведення експертизи в найкоротший термін, суд вважає безпідставними, враховуючи, що провадження у справі № 910/16093/18 відкрито ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2018, більш того, відповідач-1 був обізнаний про наявність відповідного спору з позивачем, що підтверджується направлення позивачем на адресу відповідача-1 копії позовної заяви і доданих до неї документів 30.11.2019, докази чого наявні в матеріалах справи опис вкладення та цінний лист від 30.11.2018 - а.с. 45, 46 т. 2).

Суд також звертає увагу, що безпосередньо у відзиві відповідач-1 не просив суд встановити додатковий строк на подання висновку експерта.

Клопотання про визнання поважними причин пропуску строку для подання Висновку експертів № 066/19 від 04.04.2019 та про поновлення відповідачу-1 строку для подання даного висновку подане відповідачем-1 через відділ діловодства суду 08.04.2019.

Судом встановлено, що зі змісту поданого відповідачем-1 Клопотання, не вбачається наявності здійснення відповідачем-1 всіх залежних від нього дій, спрямованих на отримання відповідного доказу у встановлений законом строк та неможливість його подання у вказаний строк з причин, що не залежали від нього.

Разом з тим, з матеріалів справи вбачається, що 18.02.2019 закрите підготовче провадження у справі та справу призначено до судового розгляду по суті, тоді як згідно поданого відповідачем-1 Клопотання судом встановлено, що до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності з листом від 11.03.2019, який містив прохання підготувати незалежне експертне дослідження та надати висновок судового експерта у сфері інтелектуальної власності, відповідач-1 фактично звернувся лише 18.03.2019, тобто більш ніж через три місяці після відкриття провадження у справі (13.12.2018) та через місяць після закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті (18.02.2019).

У якості причин пропуску строку для подання Висновку експертів № 066/19 від 04.04.2019 відповідач-1 у Клопотанні зазначив: складність справи, велику кількість матеріалів, що надішли на дослідження до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, витрати значного часу на проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності за свідоцтвами України № 129188 та № 227836, необґрунтоване відхилення клопотання відповідача-1 про відкладення підготовчого засідання, призначеного на 18.02.2019, та закриття підготовчого провадження, у зв'язку з чим відповідач-1 не мав можливості надати Висновок експертів № 066/19 від 04.04.2019 у встановлений законом строк.

Проте, враховуючи встановлені судом обставини щодо процесуальних строків розгляду справи та з огляду на дату звернення відповідача-1 до експертної установи з проханням про надання висновку експерта тільки 18.03.2019, суд критично оцінює доводи відповідача-1 стосовно складності справи, великої кількості матеріалів, що надішли на дослідження до експертної установи та витрат значного часу на проведення експертизи. Матеріали справи містять докази того, що відповідач-1 звернувся до експертної установи 18.03.2019, а 04.04.2019 було складено висновок експертів. Тобто, у разі вчасного звернення до експертної установи, відповідач-1 не був позбавлений можливості подати висновок експертів на стадії підготовчого провадження.

Щодо доводів відповідача-1 про відхилення його клопотання про відкладення підготовчого засідання, призначеного на 18.02.2019, та закриття підготовчого провадження у справі, то з відповідних питань судом винесено процесуальні рішення, які не можуть бути підставою для пропуску відповідачем-1 строку на подання доказів суду.

Таким чином, враховуючи наведене вище, зазначені відповідачем-1 причини неподання ним відповідного доказу у встановлений строк не визнаються судом поважними, у зв'язку з чим суд відмовляє у задоволенні Клопотання відповідача-1 про визнання поважними причини пропуску строку для подання Висновку експертів № 066/19 від 04.04.2019, про поновлення відповідачу-1 строку для подання Висновку експертів № 066/19 від 04.04.2019, у зв'язку з чим вказаний висновок експертів суд долучає до матеріалів справи, проте до розгляду не приймає на підставі ч. 8 ст. 80 ГПК України.

В судовому засіданні 08.04.2019 судом здійснювався розгляд справи по суті.

Відповідно до ст. 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд і вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

При розгляді справи по суті в судовому засіданні 08.04.2019 судом відповідно до ст. 208 ГПК України заслухано вступне слово представників позивачів та відповідача-2.

Представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав повністю з підстав, викладених у позовній заяві та у відповіді на відзив відповідача-1, відповіді на відзив відповідача-2, поданих 07.02.2019 через відділ діловодства суду, з урахуванням Висновку експертів № 1237 від 02.11.2018, доданого в якості доказу до позовної заяви.

Представник відповідача-1 заперечував проти задоволення позову повністю з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 18.01.2019 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-2 заперечував проти задоволення позову повністю з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 18.01.2019 через відділ діловодства суду.

В судовому засіданні 08.04.2019 судом з'ясовано обставини справи та досліджено наявні в матеріалах справи докази, після чого суд перейшов до судових дебатів.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 08.04.2019 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Заслухавши представників позивача та відповідачів-1, 2, з'ясувавши обставини справи, на які сторони посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, та дослідивши в судовому засіданні докази, якими сторони обґрунтовували відповідні обставини, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до статті 5 ГПК України встановлено, що здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси юридичних осіб у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і частиною другою статті 20 Господарського кодексу України (далі - ГК України). Зокрема, згідно з частиною другою статті 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення вищезазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Позивач - Акціонерне товариство "КАЛЦЕКС" (KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS"), є юридичною особою, створеною за законодавством Латвійської Республіки, що підтверджується довідкою № 7-3-58567 від 10.04.2018 про державну реєстрацію АТ "КАЛЦЕКС" та Статутом вказаного акціонерного товариства (а.с. 27-52 т. 1).

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (відповідач-1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) з вимогами про:

- визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m200911119 від 04.09.2009), Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником яких є відповідач-1 (далі також - оспорювані свідоцтва);

- зобов'язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m2009 11119), Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211), власником яких є відповідач-1, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що знаки для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 та "ПРОМЕДОЛ PROMEDOL" за Свідоцтвом України № 227836 відносно товарів 5 класу МКТП, власником яких є відповідач-1, на думку позивача, не відповідають визначеним п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду та із загальновживаних термінів. В свою чергу, невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони в силу приписів п.п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є підставою для визнання свідоцтва у судовому порядку недійсним повністю або частково.

Позивач вказав, що діюча речовина "ПРОМЕДОЛ" має багаторічну історію застосування та як міжнародна непатентована назва (МНН) не може бути зареєстрована як знак для товарів і послуг.

Позивач зазначив, що ним, задовго до дати подання на реєстрацію відовідачем-1 заявок на вищевказані знаки для товарів і послуг, самостійно було розроблено та зареєстровано в Україні в порядку, передбаченому ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби", препарати, що містять МНН лікарських засобів.

Обґрунтовуючи причини свого звернення з даним позовом до суду позивач зазначив про таке:

- АТ "КАЛЦЕКС" є європейським фармацевтичним виробником з потужностями по виробництву високоякісних лікарських препаратів у Латвії та Словенії, що підтверджується наявністю Сертифіката належної виробничої практики (GМР) та реєстрацією продукції в ряді європейських країн;

- ще у 2016 році АТ "КАЛЦЕКС" отримало в Україні Реєстраційне посвідчення №UA/15324/01/01 на лікарський засіб "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл" (рішення про державну реєстрацію лікарського засобу затверджено Наказом МОЗ України від 28.07.2016 року №787) (а.с. 174-176 т. 1);

- 28.07.2016 МОЗ України була затверджена Інструкція для медичного застосування лікарського засобу "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС розчин для ін'єкцій" (а.с. 140-144 т. 1);

- лікарський засіб "Promedols 20 мг/мл розчин для ін'єкцій" є зареєстрованим у передбаченому законодавством Латвії порядку, що підтверджується Свідоцтвом № 96-0192 про реєстрацію лікарського засобу від 24.03.2016 року (а.с. 139 т. 1);

- лікарський засіб "Promedols 20 мг/мл розчин для ін'єкцій" є зареєстрованим у багатьох інших країнах, а саме: Латвія - 06.06.1996 року, Грузія - 26.11.2013 року, Вірменія - 05.08.2014 року, Молдавія - 20.03.2015 року, Азербайджан - 05.10.2012 року, Киргизія - 18.01.2017 року, Узбекистан - 11.04.2017 року;

- АТ "КАЛЦЕКС" також є власником таких відомих знаків для товарів і послуг, як:

"КАЛЦЕКС" (міжнародна реєстрація № 1226545 від 01.10.2014 для товарів 5 класу МКТП (а.с. 135-136 т. 1);

"ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" ("PROMEDOL KALCEKS") (міжнародна реєстрація № 1320345 від 20.06.2016 для товарів 1 та 5 класу МКТП (а.с. 137-138 т. 1).

Натомість, як стверджує позивач, незаконні дії відповідачів-1, 2 порушують майнові права та законні інтереси позивача, що випливають із вищезазначених об'єктів інтелектуальної власності, на підтвердження чого зазначив наступне.

18.10.2016 ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" направило на адресу позивача Претензію про порушення прав на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (а.с. 199-200 т. 1), в якій стверджувалось, що AT "КАЛЦЕКС", використовуючи знак "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", порушує права власника Свідоцтва України № 129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН".

AT "КАЛЦЕКС" розглянуло наведену претензію та за результатами її розгляду, листом № 544 від 19.12.2019 (а.с. 201-205), повідомило ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" про те, що AT "КАЛЦЕКС" жодним чином не порушує права власника свідоцтва України № 129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН", оскільки AT "КАЛЦЕКС" використовує позначення "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", маючи Реєстраційне посвідчення № UA/15324/01/01 на свій препарат, зареєстроване згідно з наказом МОЗ України № 787 від 28.07.2016 і сумлінно використовує своє позначення, також позивач навів загальновідомі факти, які свідчать, що препарат ПРОМЕДОЛ виробляється вже більш 60 років різними виробниками і широко застосовується в медичній практиці, у зв'язку з чим назва ПРОМЕДОЛ є назвою ліків зі знеболюючою дією, без прив'язки до конкретного виробника.

23.06.2017 ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 1320345 від 20.06.2016 для товарів 1 та 5 класу МКТП, обґрунтовуючи свій позов тим, що знак для товарів і послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", який належить AT "КАЛЦЕКС", є схожим настільки зі знаком для товарів та послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 від 27.09.2010 та знаком для товарів та послуг "ПРОМЕДОЛ PROMEDOL" за Свідоцтвом України № 227836 від 12.06.2017, що їх можна сплутати, оскільки словесні частини цих позначень (ПРОМЕДОЛ) є тотожними та відрізняються лише словесними частинами - приставками "ЗН" та "КАЛЬЦЕКС" відповідно (у знаках для товарів та послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" та "ПРОМЕДОЛ-ЗН"), які не мають розрізняльної здатності.

Позивач вважає такі твердження ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" хибними, оскільки саме позначення "ПРОМЕДОЛ" як видове позначення товарів 5 класу МКТП не має розрізняльної здатності, так як препарат "Промедол" ще за радянських часів вироблявся численними виробниками, а позначення "Калцекс" саме вказує на джерело походження - виробника препарату, і має правову охорону за міжнародною реєстрацією № 1226545 від 01.10.2014 року для товарів 5 класу МКТП. Водночас, позначення "ЗН", на думку позивача, не має розрізняльної здатності.

Крім того, AT "КАЛЦЕКС" у 2018 році були поставлені в Україну знеболювальні препарати, зокрема, лікарські засоби "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС, розчин для ін'єкцій" (Інвойс № КЕ-030 від 07.02.2018, вантажоодержувач - ТОВ " ДіАТОМ" (а.с. 177-188 т. 1).

В процесі митного оформлення даного вантажу, як зазначив позивач, виникли проблеми, обумовлені тим, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2017 року у справі № 910/10269/17 було задоволено заяву ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" про забезпечення позову, зокрема, до прийняття судового рішення по суті даної справи і набрання ним законної сили судом було вжито заходи до забезпечення позову, а саме: заборонено Державній фіскальній службі України вносити будь-яку інформацію про знак для товарів та послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ' КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією № 1320345 від 20.06.2016 до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

Позивач вважає, що в результаті таких дій ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" препарати AT "КАЛЦЕКС" можуть бути визнані митним органом як такі, що є контрафактними, а сам позивач може зазнати майнових втрат, обумовлених затримкою митного оформлення вантажу та немайнової шкоди його діловій репутації.

В процесі митного оформлення вищевказаного вантажу у AT "КАЛЦЕКС" також виникли проблеми, обумовлені зверненнями ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ" в органи Державної фіскальної служби із заявами, обумовленими наявністю певних прав інтелектуальної власності, які випливають, зокрема, з патентів України на корисні моделі №120761, №120762, №120763, №120764, власником яких є ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ".

Оскільки в результаті таких дій ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ" препарати AT "КАЛЦЕКС" могли бути визнані митним органом як такі, що є контрафактними, позивач вимушений був звернутися до суду з позовом про визнання недійсними патентів ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ" на корисні моделі №120761, №120762, №120763, №120764.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.07.2018 року у справі №910/4881/18, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.09.2018, визнано недійсними патенти України, зокрема, патент України № 120763 на корисну модель "Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії "Промедол", власником якого є ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ", зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати у Офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсними патентів України, зокрема, патенту України № 120763 на корисну модель "Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії "Промедол" (а.с. 148-169 т. 1).

Позивач зазначив, що торгові назви препаратів позивача складаються із міжнародних непатентованих назв відповідних фармацевтичної субстанцій ("International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances") та фірмового найменування їх виробника - "КАЛЦЕКС", що зареєстроване в Україні згідно з міжнародною реєстрацією № 1226545 від 01.10.20143, а назва лікарського засобу "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" ("PROMEDOL KALCEKS") має міжнародну реєстрацію № 1320345 від 20.06.2016 р. для товарів 1 та 5 класу МКТП.

Отже, як стверджує позивач, він має право на використання своєї торговельної марки "КАЛЦЕКС", що входить до складу торгової назви його препарату "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", розчин для ін'єкцій", та відповідний інтерес, який полягає у провадженні діяльності з виробництва та оптової торгівлі лікарськими засобами в Україні.

Проте, за доводами позивача, ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" не визнає та оспорює вказані права та інтереси AT "КАЛЦЕКС", що підтверджується, зокрема, зверненням ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" до Господарського суду міста Києва з позовом у справі № 910/10269/17, в якій відповідач-1 намагається захистити свої права на знак товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 та знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України № 227836.

За вказаних обставин, позивач вважає, що ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" використовує належні йому Свідоцтва України № 129188, № 227836 для обмеження правоздатності AT "КАЛЦЕКС" у вигляді встановлення незаконних заборон для митного оформлення зазначених вище лікарських засобів та їх ввезення на територію України, чим порушує права та законні інтереси позивача, що і стало причиною звернення позивача з даним позовом до суду.

Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом (ст. 13 Конституції України).

Статтею 55 Конституції України встановлено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

У рішенні Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) визначено поняття "охоронюваний законом інтерес" як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Конституційний Суд України у вказаному рішенні зазначає, що види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права" як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними. Охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об'єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема, справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.

Отже, з огляду на норми Конституції України та приписи ст.ст. 4, 5 ГПК України, а також наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку, що позивачем належними та допустимим доказами доведено наявність у нього порушеного права та законних інтересів, на захист яких він звернувся до господарського суду з даним позовом про визнання недійсними повністю Свідоцтв України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" та № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ", власником яких є ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (відповідач-1).

Відповідач-2 (Мінекономрозвитку), згідно поданого відзиву на позовну заяву (а.с 5-13 т. 3), просив відмовити в задоволенні позовних вимог, з огляду на таке:

- дії щодо експертизи заявок ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" №№ m200911119, m201624211 здійснювались не Мінекономрозвитку, а закладом експертизи - Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатентом), з використанням при цьому інформаційної бази закладу експертизи, в тому числі матеріалів заявки, а також довідково-пошукового апарату та відповідних офіційних видань;

- висновки закладу експертизи за результатами проведення кваліфікаційної експертизи у будь-якому випадку є визначальними для прийняття рішення Мінекономрозвитку, оцінювати висновок закладу експертизи або вчиняти будь-яку безпосередню його перевірку після проведення останнім кваліфікаційної експертизи не входить до повноважень Мінекономрозвитку та виходить за межі його компетенції;

- враховуючи наявність остаточних висновків кваліфікаційної експертизи за заявками відповідача-1, складених закладом експертизи, Мінекономрозвитку у повній відповідності до чинного законодавства затвердило ці висновки, які, в свою чергу, набули статус рішень про реєстрацію знаків, на підставі яких були видані оскаржувані свідоцтва;

- повідомленням від 21.03.2017 № 27763/3M/17 заклад експертизи повідомив ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" про те, що відповідно до "Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" (п. 4.5.1.) можлива відмова у реєстрації знака відносно усього переліку товарів і/або послуг на підставі того, що заявлене словесне позначення: 1) не має розрізняльної здатності; 2) є загальновживаним як позначення товару певного виду, який входить до узагальнюючого поняття "фармацевтичні препарати"; 3) є оманливим для товарів 5 класу, що не відповідають вищевказаному позначенню;

- 06.04.2017 заклад експертизи отримав відповідь ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" на попередню відмову в реєстрації знака для товарів і послуг ПРОМЕДОЛ PROMEDOL за заявою № m201624211, в якій останній навів низку доводів на користь реєстрації, які були враховані експертом закладу експертизи, що розглядав вказану заявку, а закладом експертизи було прийнято остаточний висновок про відповідність заявленого знака умовам правової охорони. Зокрема, заявник посилався на те, що: спеціалізується на виробництві готових лікарських засобів для людини, ряд з яких не мають аналогів в Україні; є єдиним в Україні підприємством з виробництва наркотичних анальгетиків у формі ін'єкційних розчинів; починаючи з 2001 року заявник виробляє лікарський препарат під назвою "ПРОМЕДОЛ", який належить до групи наркотичних анальгетиків; отримав у 2010 році свідоцтво України № 129188 на знак для товарів та послуг ПРОМЕДОД-ЗН відносно товарів 5 класу МКТП;

- таким чином, як стверджує відповідач-2, видачу свідоцтв України №№ 129188, 227836 було здійснено на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідач-1 (ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я"), згідно відзиву на позовну заяву (а.с 23-31 т. 3), заперечував проти позовних вимог в повному обсязі, з огляду на таке:

- відповідно до реєстраційного посвідчення № UA/5157/01/01 на лікарський засіб "ПРОМЕДОЛ-ЗН" виробником зазначеного лікарського засобу є ТОВ "ХАРКІВСЬКЕ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ" (далі - ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ"), яке користується знаком для товарів та послуг № 129188 від 27.10.2010 на підставі Ліцензійного договору на використання об'єктів права інтелектуальної власності № 14 від 03.01.2011, Додаткової угоди № 11 від 15.02.2012 до Ліцензійного договору, укладеним з ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я";

- словесне позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН" має елемент "ЗН", який вказує на фірму виробника ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ", такий елемент як "ЗН" (скорочено від "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ") незмінно, протягом кількох років використовується ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ" на пакуванні препаратів власного виготовлення, іншими виробниками зазначений елемент не використовується;

- експертиза заявки № m200911119 на знак для товарів і послуг № 129188 та заявки № m201624211 на знак для товарів і послуг № 227836 проводилась відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг закладом експертизи - ДП "Український інститут промислової власності", яким була проведена формальна та кваліфікаційна експертиза, під час якої заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом;

- на підставі висновків про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони на ім'я відповідача-1 були видані свідоцтва України № 129188, № 227836;

- таким чином, на думку відповідача-1, знаки за свідоцтвами України № 129188, № 227836 станом на дату подання заявки мали розрізняльну здатність та були зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства.

Позивач, згідно відповіді на відзив відповідача-1 (а.с. 82-88 т. 3), не погодився з наведеними відповідачем-1 у відзиві доводами, зазначивши, що:

- позначення за оспорюваними свідоцтвами відповідача-1 складаються лише із загальновживаних позначень, а позначення "ЗН" не має розрізняльної здатності;

- позивач звернув увагу, що сам заявник (відповідач-1) підтверджує той факт, що позначення "ЗН" є фантазійним і смислового навантаження не несе, що вбачається з опису наведеного знака в матеріалах заявки № m200911119 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188;

- виключно припущеннями відповідача-1 позивач вважає твердження останнього про наявність у позначення "ЗН" розрізняльної здатності та породження позначенням "ПРОМЕДОЛ-ЗН" у свідомості споживачів та фахівців у галузі обігу лікарських засобів асоціативного зв'язку між товарами під найменуванням "ПРОМЕДОЛ-ЗН" та виробником цих товарів - ТОВ "ХАРКІВСЬКЕ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ", такі твердження, на думку позивача, не підтверджено відповідачем-1 шляхом подання відповідних доказів;

- факт проведення уповноваженою установою перед видачею оспорюваних свідоцтв формальної та кваліфікаційної експертизи, на думку позивача, не свідчить про те, що оспорювані свідоцтва не можуть бути визнані судом недійсними у разі встановлення факту їх невідповідності встановленим законодавством умовам охороноздатності;

- разом з тим, матеріали справи містять Висновок експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1237, складений 02.11.2018 експертами ОСОБА_7 та ОСОБА_8, яким підтверджується факт невідповідності знаків для товарів і послуг за оспорюваними свідоцтвами визначеним п. 2 ст. 6 Закону умовам надання правової охорони.

Згідно відповіді на відзив відповідача-2 (а.с. 93-100 т. 3), позивач зазначив, що:

- наведені відповідачем-2 у відзиві пояснення стосуються формальних аспектів процедури видачі свідоцтв на знаки, тоді як жодного аргументу на користь правових підстав для реєстрації загальновживаного поняття PROMEDOL (ПРОМЕДОЛ) у складі словесних позначень за оспорюваними свідоцтвами на знаки для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" та "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" відповідач-2 не навів;

- відсутність в запереченнях відповідача-2 на позовну заяву вагомих аргументів щодо наявності у відповідача-1 переваг перед іншими виробниками ліків у реєстрації знаків "ПРОМЕДОЛ" не спростовує наведені позивачем підстави для визнання оспорюваних свідоцтв на знаки "ПРОМЕДОЛ" недійсними.

Відповідно до ч.ч. 1-3статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно зі статтею 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Статтею 74 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, достатніми (ст.ст. 76-79 ГПК України).

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 76 ГПК України).

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються (ст. 77 ГПК України).

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (ст. 78 ГПК України).

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ст. 79 ГПК України).

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі - ГК України).

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб, відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 23.12.1993 постановлено, що відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки; свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання відповідачем-1 (ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я") заявки № m200911119 за оскаржуваним Свідоцтвом України № 129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" є 04.09.2009.

Датою подання відповідачем-1 заявки № m201624211 за оскаржуваним Свідоцтвом України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" є 02.11.2016.

Отже, відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав на знаки для товарів і послуг за оскаржуваними Свідоцтвами України регулюються:

Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції, яка діяла з 16.05.2008 - за заявкою № m200911119,

Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції, яка діє з 21.05.2015 та чинна на даний час (далі - Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") - за заявкою № m201624211.

Оскільки відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки, відповідність знака умовам надання правової охорони має розглядатися, виходячи із дати подання відповідачем-1 своїх заявок № m200911119 від 04.09.2009, № m201624211 від 02.11.2016.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, яка діяла з 16.05.2008), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 3, 6 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які: складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Згідно з зазначеною нормою Закону правова охорона не може бути надана таким позначенням, оскільки вони не відповідають основному призначенню знака - відрізняти товари і/або послуги одних осіб від таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг інших осіб.

Відповідно до пункту 4.3.1.5 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства від 28.07.1995 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства від 20.09.1997 № 72, до позначень, що є загальновживаними для товарів (послуг) певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів (послуг) і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару (послуги) або товару (послуги) такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями. У такому випадку видове або родове поняття товару (послуги) стає невід'ємною назвою товару і/або послуги. Внаслідок цього як видове поняття товару воно може вільно проставлятися на товарах, у документації, що супроводжує товар, використовуватися при рекламуванні товару, воно включається у словники, енциклопедії, довідники, використовується у періодичних виданнях, у радіо-і телевізійних передачах тощо.

Зокрема, загальновживаним позначенням як позначення товару (послуги) певного виду можуть бути: номенклатурна (загальна (прозивна), родова, видова) назва товару (послуги); назва певного живого організму (сорту рослин, породи тварин, штаму мікроорганізму тощо); назва певного товару (послуги), яка добросовісно застосовується для його (її) маркування кількома незалежними одна від одної особами; знаки, які в минулому мали власників, проте, увійшли до загального користування як прозивна назва товару різних осіб.

Відповідно до п. 10.2.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9), затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91, із змінами, внесеними наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 № 08 (далі - Методичні рекомендації), ознаками, які характеризують позначення, що є загальновживаним для товарів (послуг), є:

1) використання позначення як назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі.

У свідомості всіх перерахованих категорій повинен виникати стійкий однозначний зв'язок між товаром (послугою), що має певні ознаки, властивості, якості, і позначенням, яке використовується в якості його назви;

2) застосування позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами.

Під різними особами маються на увазі незалежні один від одного виробники товарів (надавачі послуг) та які не мають між собою організаційно-господарських зв'язків і не пов'язані відповідними договорами;

3) застосування позначення незалежними особами тривалий час.

Тривалість може визначатися динамічними процесами розвитку ринку того чи іншого виду товару (послуги), але в будь-якому випадку незалежні особи повинні використовувати таке позначення як назву товару (послуги) неодноразово.

Лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до категорії загальновживаних для товарів (послуг) певного виду.

Згідно п. 10.2.4 Методичних рекомендацій, основними інформаційними джерелами для віднесення заявленого позначення до загальновживаного, як позначення товару (послуги) певного виду є офіційні документи, якими можуть бути, зокрема: МКТП, Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, додаток до Закону України «Про Митний тариф України»; Державний класифікатор України ДК 012-97 «Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності»; Державний класифікатор України ДК 015-97 «Класифікація видів науково-технічної діяльності»; Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97; Національній класифікатор України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності»; Перелік неприватних назв фармацевтичних субстанцій, що видається Всесвітньою організацією охорони здоров'я; Комбінована номенклатура Європейського Союзу, Каталог сортів рослин України.

У разі відсутності позначення як назви товару (послуги) в офіційних документах такими джерелами можуть бути енциклопедії, спеціальні довідники, тлумачні словники тощо.

У п. 2.4 Правил розгляду проектів назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію в Україні, схвалених Державним фармакологічним центром Міністерства охорони здоров'я України, визначено, що:

"Узвичаєна назва - назва, що є загальноприйнятою для даного лікарського засобу, використовується кількома виробниками, однак не зареєстрована як МНН. Наприклад: еуфілін, фурацилін, Зінгера-Локка, ... т. ін.

В міжнародному законодавстві з лікарських засобів поняттю "узвичаєні назви" відповідає термін "національні назви ліків" (ННЛ). Це назви лікарських засобів, що відмінні від МНН і такі, що використовуються в заголовках фармакопейних статей.

Як правило, це торгові назви лікарських засобів, що вироблялись ще за часів колишнього Радянського Союзу і добре відомі пацієнтам декількох поколінь. Ці назви не мають розрізняльної здатності, оскільки є загальноприйнятими позначеннями, що не пов'язані з конкретним виробником лікарських засобів. По суті, це видові назви препаратів із спільними властивостями, якість та ефективність яких варіюються у певних межах, обумовлених технічними можливостями підприємств-виробників…

ННЛ, як і МНН, є назвами, призначеними для вільного використання виробниками лікарських засобів, і підлягають захисту від використання на недозволені цілі, зокрема від їхньої монополізації, наслідком якої можуть бути безпідставний ріст цін на лікарські засоби, дезорієнтація пацієнтів і медичного персоналу щодо відомих лікарських засобів під новими назвами і, відповідно, заподіяння шкоди здоров'ю населення країни".

Відповідно до п.п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Предметом спору у даній справі є, зокрема, матеріально-правова вимога позивача про визнання недійсними повністю Свідоцтв України №№ 129188, 227836 на знаки для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" та "ПРОМЕДОЛ PROMEDOL".

По матеріалам справи судом встановлено, що знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" зареєстрований за Свідоцтвом України № 129188 для наступних товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби

Власником Свідоцтва України № 129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" є ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (відповідач-1), заявка № m200911119 подана 04.09.2009, відомості про реєстрацію знаку опубліковано 27.09.2010, Бюл. № 18. Вищенаведені дані підтверджуються наявними в матеріалах справи Бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг № 129188 (а.с. 134 т. 1).

По матеріалам справи судом також встановлено, що знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" зареєстрований за Свідоцтвом України № 227836 для наступних товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.

Власником Свідоцтва України № 227836 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" є ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (відповідач-1), заявка № m201624211 подана 02.11.2016, відомості про реєстрацію знаку опубліковано 12.06.2017, Бюл. № 11. Вищенаведені дані підтверджуються наявними в матеріалах справи Бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг № 227836 (а.с. 133 т. 1).

Обгрунтовуючи позовні вимоги, позивач стверджував, що знаки відповідача-1 "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 та "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України № 227836 не відповідають умовам надання правової охорони, визначеним п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду та із загальновживаних термінів.

На підтвердження факту невідповідності знаків за Свідоцтвами України № 129188, № 227836 умовам надання правової охорони, визначеним п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", позивачем в порядку ч. 3 ст. 98 ГПК України надано Висновок експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1237 від 02.11.2018 (далі - Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018 або Висновок) (а.с. 134-155 т. 2), складений на замовлення позивача (лист № 38926 від 14.10.2018 - а.с. 194-196 т. 1).

Статтею 98 ГПК України визначено, що:

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством (ч. 1).

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань (ч. 2).

Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи (ч. 3).

У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків (ч. 7).

Відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 101 ГПК України).

У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ч. 5 ст. 101 ГПК України).

При цьому частиною шостою статті 101 ГПК України встановлено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

З Висновку експертів № 1237 від 02.11.2018 вбачається, що на вирішення експертизи поставлено наступні питання:

1. Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119? (далі - Питання 1)

2. Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 таким, що складається лите з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211? (далі - Питання 2).

Проведення експертизи доручено експертам ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

При наданні відповіді на Питання 1 експерти зазначили, що знак для товарів і послуг № 227836 є словесним, що складається зі слів "ПРОМЕДОЛ" та "PROMEDOL" (транслітерація слова "Промедол"), виконаних одне під одним стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, без зазначення кольору.

Експертами було досліджено слово "ПРОМЕДОЛ" у енциклопедіях, тлумачних, спеціальних та двомовних словниках, а також зазначено, велика кількість прикладів використання найменування "Промедол" для позначення конкретно визначеного лікарського засобу, що є опоїдним анальгетиком, без зазначення або вказівки на конкретну особу-втробника цього товару міститься на веб-сторінках Всесвітньої мережі Інтернет.

Наведена у Висновку експертів № 1237 від 02.11.2018 інформація (стор. 9-16), на думку експертів, вказує, що:

- слово "ПРОМЕДОЛ" задовго до 02.11.2016 року (дати подачі заявки на знак № m201624211) містилося у енциклопедіях, тлумачних та двомовних словниках, спеціалізованих довідниках і літературі та мало наступне єдине конкретно визначене значення: "фармацевтичний препарат (субстанція), синтезований у 1952 році академіком І.Н. Назаровим зі співробітниками, являє собою синтетичний замінник морфіну, відноситься до анальгетиків-опіоїдів, має хімічну назву пропионовый эфир 1,2,5-триметил-4-фенил-4-пиперидол";

- позначення "ПРОМЕДОЛ" задовго до 2016 року використовувалося в якості назви, конкретного фармацевтичного препарату не лише споживачами, а й фахівцями відповідної галузі, тобто, у споживачів та фахівців відповідної галузі виник стійкий зв'язок між товаром, що має певні властивості та позначенням, яке використовується в якості його назви - "ПРОМЕДОЛ".

Крім того, експертами встановлено використання позначення "ПРОМЕДОЛ" в якості назви конкретного лікарського засобу (тобто як назви одного і того ж товару) різними виробниками та тривалість такого використання (неодноразовість), що підтверджується тим, що фармацевтичний препарат "Промедол" принаймні з 2005 року випускався та/або випускається наступними виробниками: ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна; AT "Калцекс", Латвія; Державне підприємство "Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія", Україна; Республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты», Беларусь; Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод", Россия; Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный завод медицинских препаратов", Россия;

Русан Фарма Лтд, Індия.

В результаті проведеного дослідження, експерти вважають, що позначення "Промедол" до 02.11.2016 року (дати подачі заявки на знак № m201624211) використовувалось в якості назви товару як споживачами, так і фахівцями фармацевтичної та медичної галузей та викликає у свідомості перерахованих категорій стійкий зв'язок між товаром, що має певні ознаки, властивості, якості, і позначенням, яке використовується в якості його назви. Це позначення використовувалось як назва одного і того ж товару, що випускався різними особами. Позначення "Промедол" застосовувалось різними особами тривалий час.

Враховуючи наведене та Правила розгляду проектів назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію в Україні, експерти дійшли висновку, що назва лікарського засобу "Промедол" є узвичаєною назвою - назвою, що є загальноприйнятою для даного лікарського засобу, використовується кількома виробниками, однак не зареєстрована як МНН. Відповідно до зазначених Правил, такі назви не мають розрізняльної здатності, оскільки є загальноприйнятими позначеннями, що не пов'язані з конкретним виробником, і тому є назвами, призначеними для вільного використання виробниками лікарських засобів.

Отже, вищенаведене, на думку експертів, свідчить про те, що позначення "ПРОМЕДОЛ" ("PROMEDOL") на дату 02.11.2016 мало усі ознаки, які характеризують позначення, що є загальновживаним для певного товару, тобто, позначення "ПРОМЕДОЛ" ("PROMEDOL") може бути віднесено до категорії загальновживаних для товарів певного виду.

Таким чином, експерти дійшли висновку, що позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211 (відповідь на Питання 1).

При наданні відповіді на Питання 2 експерти зазначили, що знак для товарів і послуг № 129188 є словесним, що складається зі слова "ПРОМЕДОЛ", дефіса та буквосполучення "ЗН", які виконані стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, без зазначення кольору,

При наданні відповіді на Питання 1, і в результаті проведеного дослідження, експерти дійшли висновку, що позначення "ПРОМЕДОЛ" належить до категорії загальновживаних позначень для товарів певного виду.

На думку експертів, подаючи заявку на знак для товарів і послуг, що включає узвичаєну назву лікарського засобу, заявник (ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я") повинен був включити до складу знака щонайменше вирізняльну частину фірмового найменування (оригінальну назву) "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я", яка дає можливість вирізнити діяльність цього підприємства серед інших. Натомість до складу зареєстрованого знака було включено елемент "ЗН" - буквосполучення, яке не є фірмовим найменуванням виробника та не здатне викликати в свідомості споживачів однозначну асоціацію з наступних причин:

1) позначення ЗН на упаковці препарату може бути по різному сприйняте споживачами різного ступеню інформованості та освіти. Наприклад, через схожість графічного виконання літери "З" та цифри "З" (в деяких типах шрифтів та в рукописному виконанні вони взагалі не відрізняються), а також однакове написання кириличної літери "Н" (єн) та латиничної "Н" (аш, ейч), частиною споживачів абревіатура "ЗН" може бути прочитана як "три аш" або "три ейч" і, відповідно, сприйнята як додаткові символи, що позначають певні властивості препарату,

2) буквосполучення ЗН досить часто застосовується для позначення різних осіб, предметів та явищ в якості скорочення і тому не може однозначно ідентифікувати для споживача конкретного виробника конкретного виду товарів (приклади наведено експертами на стор. 20, 21 Висновку).

Статтею 489 ЦК України встановлено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу, з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Враховуючи наведене, експерти вказали, що елемент ЗН у складі знака для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" не виконує встановлені ЦК України вимоги, тобто не дає можливість ідентифікувати виробника препарату за фірмовим найменуванням (не має розрізняльної здатності). Абревіатура ЗН є часто вживаним скороченням для різних словосполучень, тому для споживача не має визначеного змісту.

Експерти також зазначили, що в наданих на дослідження матеріалах заявки на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 - заявки № ш2009 11119 від 04.09.2009, як знак для товарів 5 класу МКТП "Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики, наркотики на фармацевтичні потреби" було заявлене позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", щодо якого був наданий опис знака, а саме: "Заявляється товарний знак у вигляді сполучення слова та літер "ПРОМЕДОЛ-ЗН", виконаного літерами кирилиці. Знак є фантазійним і смислового навантаження не несе". Отже, як свідчить опис позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", зроблений представником заявника, літери "ЗН" не мають смислового навантаження, тобто, не є абревіатурою від фірмового найменування заявника знака до реєстрації.

Разом з тим в результаті проведеного дослідження експертами було встановлено, що "промедол" є узвичаєною назвою лікарського засобу, що має певні властивості, яка до дати подання заявки на знак для товарів послуг використовувалась кількома виробниками.

Отже, експерти вважають, що немає ніяких підстав для віднесення цього позначення до фантазійних щодо товарів, для яких зареєстровано досліджуваний знак.

Таким чином, експерти дійшли висновку, що позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", що охороняється як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 129188, є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m2009 11119 (відповідь на Питання 2).

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з'ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Як зазначено у Висновку експерта, проведення експертизи доручено експерту:

ОСОБА_7 - заступнику директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними позначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933, безстрокове), стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи з 2001 року;

ОСОБА_8 - науковому співробітнику Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, яка має вищу технічну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, вищу юридичну освіту, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1849 видане 23.12.2016 року), стаж експертної роботи у сфері інтелектуальної власності з 2007 року.

У Висновку експерта також зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384 Кримінального кодексу України експерти обізнані.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018 складений кваліфікованими експертами відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу".

Суд також дійшов висновку, що Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018 містить докладний опис проведених експертами досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертам, даний висновок складений у порядку, визначеному законодавством, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України по справі № 910/16093/18.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач-1 у встановлений законом строк не надав належних, допустимих та достатніх доказів у розумінні ст.ст. 76, 77, 79 ГПК України на спростування Висновку експертів № 1237 від 02.11.2018.

Відповідач-2 проти Висновку експертів № 1237 від 02.11.2018 не заперечував, докази протилежного в матеріалах справи відсутні.

Разом з тим, з огляду на Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018, суд критично оцінює твердження відповідача-1 у відзиві на позовну заяву стосовно того, що знаки за оспорюваними Свідоцтвами України № 129188, № 227836 станом на дату подання заявки мали розрізняльну здатність та були зареєстровані за результатами проведеної ДП "Український інститут промислової власності" формальної та кваліфікаційної експертизи заявок, за результатами яких було встановлено відповідність позначень за оспорюваними свідоцтвами визначеним законодавством умовам надання правової охорони.

Крім того, Висновком експертів № 1237 від 02.11.2018 та матеріалами заявки № ш2009 11119 від 04.09.2009 повністю спростовуються доводи відповідача-1 про те, що позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН" включає елемент " ЗН", який має розрізняльну здатність (вказує на фірму виробника - ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ").

Суд наголошує, що метою реєстрації знаку для товарів та послуг є розрізняльна здатність знаку (розрізнити товари однієї особи від товарів іншої особи). Тому посилання відповідача-1 на ту обставину, що ним було зареєстровано у складі оскаржуваного Свідоцтва України № 129188 скорочене найменування ЗН, яке взагалі належить іншій особі (ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ"), суд оцінює критично.

Таким чином, Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про невідповідність знаків відповідача-1 за оспорюваними Свідоцтвами України № 129188, № 227836 умовам надання правової охорони, визначеним п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", станом на дату подання відповідачем-1 заявок на ці знаки.

Як зазначалось, статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначені підстави для відмови в наданні правової охорони. Зокрема, відповідно до абз. 3, 6 п. 2 ст. 6 вказаного Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які: складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

При цьому невідповідність зареєстрованого позначення хоча б одній із умов надання правової охорони, встановлених ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", є підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним.

Отже, наявними в матеріалах справи доказами підтверджується, що станом на 04.09.2009 - дату подання відповідачем-1 заявки № m2009 11119 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" та станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" у відповідача-2 наявні були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваним позначенням відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так як згідно наведеної норми не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які, зокрема, складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m200911119 від 04.09.2009), Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я", є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m2009 11119), Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я", до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до п. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в чинній редакції), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (п. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-2) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що Свідоцтво України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m200911119 від 04.09.2009), Свідоцтво України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я", підлягають визнанню недійсними повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі внести відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m2009 11119), Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я", до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність", є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно із ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, повно і всебічно з'ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд ухвалює рішення про задоволення позову повністю.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає таке.

Відповідно до статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Частиною 1 статті 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.

У позовній заяві (а.с. 18 т. 1) позивачем наведено попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс та які очікує понести, у зв'язку із розглядом даної справи, який складається з: судового збору за подання позовної заяви в сумі 7048,00 грн., витрат на проведення експертизи, за результатами якої складено Висновок експертів № 1237 від 02.11.2018 в сумі 12501,00 грн., витрати на правову допомогу - орієнтовно 750000,00 грн., загальний попередній (орієнтовний) розмір судових витрат позивач визначив в сумі 769549,00 грн.

Представник позивача у судовому засіданні 08.04.2019 (до закінчення судових дебатів) подав заяву про розподіл судових витрат у справі, згідно якої повідомив суд, що всі докази, які підтверджують розмір судових витрат, які позивач поніс та має понести у зв'язку з розглядом справи № 910/16093/18 в Господарському суді міста Києва (договори, рахунки тощо), будуть подані до Господарського суду міста Києва в порядку, передбаченому ч. 8 ст. 129 ГПК України.

Відповідач-1 у відзиві на позовну заяву (а.с. 30 т. 3) вказав, що попередній (орієнтовний) розмір судових витрат, які він очікує понести у зв'язку із розглядом даної справи, становить 200000,00 грн., які складаються з витрат на правову допомогу.

Відповідачем-2 не подано попереднього розрахунку суми судових витрат в порядку ст. 124 ГПК України.

Статтею 129 ГПК України встановлено порядок розподілу судових витрат, згідно якого:

- судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (пункт 1 частини 1 статті 129);

- інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (частина 4 статті 129);

- під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись (частина 5 статті 129);

- розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву (частина 8 статті 129).

Водночас, частиною 9 статті 129 ГПК України передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи наведені приписи ст. 129 ГПК України та задоволення заявленого позивачем позову повністю, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заява у сумі 7048,00 грн. (платіжне доручення № 632 від 12.11.2018) покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст.ст. 13, 73, 74, 76-80, 86, 101, 104, 123, 124, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 327, 365 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m200911119 від 04.09.2009), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 22; ідентифікаційний код 35533730).

3. Визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 22; ідентифікаційний код 35533730).

4. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m2009 11119), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 22; ідентифікаційний код 35533730), до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 22; ідентифікаційний код 35533730), до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 22; ідентифікаційний код 35533730) на користь Акціонерного товариства "Калцекс" (KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS")) (Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Крустпілс, 53, LV-1057 (Latvijas republika, Riga, Krustpils iela 53, LV-1057)) 7048,00 грн. (сім тисяч сорок вісім гривень 00 коп.) судового збору за подання позовної заяви.

7. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку, передбаченому ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 25.04.2019

Суддя Гумега О. В.