СенСенСенСенСен Гобен
ССократовВералія ФрВералія ФранскоЗахарецЗахарецЗахарець Д.В.ом Товариства з обмеженою відповідальністю «Вільногірське скло»
до Verallia France S.A. та Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
про визнання патенту недійсним та зобов'язання вчинити дії
Суддя Картавцева Ю.В.
Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вільногірське скло" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Saint Gobain Embaliage (Сен Гобен Амбалаж) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання патенту недійсним та зобов'язання вчинити дії.
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про те, що промисловий зразок "Пляшка" за патентом №31941 від 25.04.2016 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки вказаний промисловий зразок на дату подання заявки не був новим, у зв'язку з чим позивач просить суд визнати недійсним патент на промисловий зразок "Пляшка" №31941 від 25.04.2016 та зобов'язати відповідача 2 внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки інформацію щодо визнання недійсним патенту України на промисловий зразок №31941 від 25.04.2016 та здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".
За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.
Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.
З матеріалів справи вбачається, що компанія Saint Gobain Embaliage (Сен Гобен Амбалаж) є нерезидентом, інформації щодо наявності на території України офіційно зареєстрованого представництва у справі немає, а тому про розгляд даної справи компанію Saint Gobain Embaliage (Сен Гобен Амбалаж) належить повідомляти в порядку, передбаченому чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Як вбачається з позовної заяви, адреса місцезнаходження компанії Saint Gobain Embaliage (Сен Гобен Амбалаж) наступна: Les Miroirs, 18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, France.
Порядок вручення судових та позасудових документів на території Французької Республіки регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.
Відповідно до ст. 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.
Згідно зі статтею 3 Конвенції, орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей.
До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.
Крім того, у ст. 10 Конвенції зазначено, що, якщо запитувана держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.
Таким чином, з метою належного повідомлення відповідача 1 (компанії Saint Gobain Embaliage (Сен Гобен Амбалаж) про час і місце розгляду даної справи, враховуючи норми ст.ст. 3, 10 Конвенції та позицію Французької республіки щодо відсутності заперечень проти можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном, відправлення судових документів здійснюється шляхом направлення Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, а також безпосередньо за адресою місцезнаходження відповідача 1.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2018 суд ухвалив, зокрема: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 09.10.2018; зобов'язати позивача надати суду у строк до 18.07.2018 нотаріально засвідчений переклад на французьку мову ухвали Господарського суду міста Києва від 10.07.2018 у справі №910/8755/18 (4 примірники) для направлення відповідачу 1 у порядку, встановленому Конвенцією.
20.07.2018 відділом діловодства суду отримано від позивача додаткові документи на виконання вимог ухвали суду про відкриття провадження у справі від 10.07.2018, а саме нотаріально засвідчений переклад на французьку мову ухвали Господарського суду міста Києва від 10.07.2018 у справі №910/8755/18 (4 примірники).
Відповідно до ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках, зокрема, звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи наведене, у зв'язку із направленням Господарським судом міста Києва судового доручення, а саме Прохання Центральному Органу Французької Республіки (Ministиre de la Justice) про вручення відповідачу 1 судових документів в порядку передбаченому ст. 3 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, з метою дотримання процесуальних строків розгляду справи, встановлених нормами Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі № 910/8755/18 підлягає зупиненню.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2018 зупинено провадження у справі № 910/8755/18 у зв'язку зі зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Французької Республіки (Ministиre de la Justice).
Станом на 04.10.2018 відповіді на судове доручення про вручення документів до суду не надійшло.
В той же час, ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2018 підготовче засідання у справі №910/8755/18 призначено на 09.10.2018. Однак, 09.10.2018 розгляд даної справи не відбудеться у зв'язку з перебуванням судді Картавцевої Ю.В. у відпустці.
Враховуючи, що провадження у справі № 910/8755/18 було зупинено ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2018 у зв'язку зі зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Французької Республіки (Ministиre de la Justice), з огляду на необхідність призначення підготовчого засідання, призначеного на 09.10.2018 на іншу дату, ухвалою Господарського суду міста Києва поновлено провадження у справі № 910/8755/18; підготовче засідання призначено на 04.12.2018 о 14:15 год.; зобов'язано позивача надати суду у строк до 16.10.2018 нотаріально засвідчений переклад на французьку мову ухвали Господарського суду міста Києва від 04.10.2018 у справі №910/8755/18 (4 примірники) для направлення відповідачу 1 у порядку, встановленому Конвенцією.
Відповідно до ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках, зокрема, звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи наведене, у зв'язку із направленням Господарським судом міста Києва судового доручення, а саме Прохання Центральному Органу Французької Республіки (Ministиre de la Justice) про вручення відповідачу 1 судових документів в порядку передбаченому ст. 3 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, з метою дотримання процесуальних строків розгляду справи, встановлених нормами Господарського процесуального кодексу України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2018 зупинено провадження у справі № 910/8755/18 у зв'язку зі зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Французької Республіки (Ministиre de la Justice).
12.10.2018 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшов відзив на позовну заяву.
23.10.2018 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 10.07.2018 у справі № 910/8755/18.
03.12.2018 через відділ діловодства суду від адвоката ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.
У клопотанні вказано, що адвокат ОСОБА_2 є представником відповідача 1 - компанії Verallia France (ОСОБА_3) (колишнє найменування Saint Gobain Embaliage (Сен Гобен Амбалаж)) та надає відповідні документи на підтвердження цього, однак зазначені докази не можуть вважатися достовірними, оскільки вони не легалізовані у встановленому законом порядку.
04.12.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшли відповідь на відзив відповідача 2, письмові пояснення, клопотання про долучення доказів та клопотання про забезпечення позову.
Приписами ст. 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.
Так, зважаючи на дату призначеного ухвалою суду від 04.10.2018 підготовчого засідання, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 поновлено провадження у справі № 910/8755/18.
У підготовче засідання 04.12.2018 з'явились представник позивача та представники відповідача 2, представники відповідача 1 у підготовче засідання не з'явилися.
Представник позивача попросив суд залишити без розгляду клопотання про забезпечення позову, яке 04.12.2018 надійшло через відділ діловодства суду.
Суд задовольнив клопотання позивача щодо залишення без розгляду клопотання про забезпечення позову.
Представник відповідача 2 подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи. Відповідно до витягу з електронної бази «Промислові зразки, зареєстровані в Україні», який надано відповідачем 2, найменуванням відповідача 1 у справі № 910/8755/18 є Verallia France (ОСОБА_3).
Станом на дату підготовчого засідання відомості про повідомлення відповідача 1 у порядку, встановленому Конвенцією, до суду не надійшли.
Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 суд ухвалив, зокрема: продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; підготовче засідання відкласти на 12.02.2019; зобов'язати позивача надати суду у строк до 12.12.2018 нотаріально засвідчений переклад на французьку мову ухвали Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 у справі №910/8755/18 (4 примірники) для направлення відповідачу 1 у порядку, встановленому Конвенцією.
12.12.2018 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.
14.12.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 04.12.2018, а саме нотаріально засвідчений переклад на французьку мову ухвали Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 у справі №910/8755/18 (4 примірники).
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2018 зупинено провадження у справі № 910/8755/18 у зв'язку зі зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Французької Республіки (Ministиre de la Justice).
30.01.2019 від організації Tribunal de Grande Instance de Nanterre надійшли документи по справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2019 поновлено провадження у справі № 910/8755/18.
У підготовче засідання 12.02.2019 з'явились представник позивача та представники відповідача 2, представники відповідача 1 у підготовче засідання не з'явилися.
Представник позивача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи та заявив клопотання про відкладення підготовчого засідання, з метою надання можливості представникам відповідача 1 взяти участь у засіданнях та подати документи по справі.
Відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою. Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження, зокрема, у випадках, визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, а також коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
З огляду на неможливість вирішення всіх питань, що визначені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у даному підготовчому засіданні, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та відкласти підготовче засідання.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2019 підготовче засідання відкладено на 26.02.2019.
26.02.2019 до відділу діловодства суду від відповідача 1 надійшов відзив на позов.
У підготовче засідання 26.02.2019 з'явились представники позивача, відповідачів 1 та 2. Представник позивача подав суду додаткові документи та зазначив про необхідність ознайомлення з поданим відзивом відповідача 1.
За наведених обставин, у підготовчому засіданні 26.02.2019 оголошено перерву до 19.03.2019.
18.03.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 1.
У підготовче засідання 19.03.2019 з'явились представники позивача, відповідачів 1 та 2.
У підготовчому засіданні 19.03.2019 суд дійшов висновків про необхідність призначення у даній справі судової експертизи з огляду на наступне.
Як встановлено судом, позовні вимоги обґрунтовані тим, що патент на промисловий зразок "Пляшка" №31941 від 25.04.2016 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки вказаний промисловий зразок на дату подання заявки (04.06.2015) не був новим.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.
З огляду на наведене, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи відповідає промисловий зразок "Пляшка" за патентом №31941 від 25.04.2016 умові патентоспроможності «новизна».
При цьому, в матеріалах справи наявні копії декількох висновків експертів за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, що містять протилежні висновки експертів щодо поставлених ним питань.
Так, згідно з висновком експерта №1217 від 02.08.2018, який було подано позивачем, складеним судовим експертом ОСОБА_4, промисловий зразок «Пляшка» за патентом України №31941 від 25.04.2016 не відповідає умові патентоспроможності, зокрема, критерію «новизна».
Поряд з цим, згідно з висновком експерта №404 від 22.02.2019, поданим відповідачем 1, складеним судовим експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_5, промисловий зразок "Пляшка" за патентом України №31941 від 25.04.2016 відповідає умовам патентоспроможності, зокрема, критерію «новизна», за матеріалами, наданими заявником.
При цьому, позивач у відповіді на відзив відповідача 1 зазначив про відсутність доказів, що експерт ОСОБА_5 має відповідну кваліфікацію за спеціальністю 13.4. «Дослідження, пов'язані з промисловими зразками», однак, як вбачається з відомостей з Реєстру атестованих судових експертів, експерт ОСОБА_5 отримав кваліфікацію судового експерта, в тому числі, за спеціальністю 13.4. «Дослідження, пов'язані з промисловими зразками» (термін дії свідоцтва до 01.11.2021).
За наведених обставин, матеріали справи містять протилежні за змістом висновки судових експертів стосовно питання щодо відповідності промислового зразка «Пляшка» за патентом України №31941 від 25.04.2016 умові патентоспроможності «новизна».
За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
З огляду на наведене, оскільки для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а також з урахуванням того, що подані сторонами висновки судових експертів містять протилежні за змістом висновки, з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин справи, суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу.
При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ст. 99 ГПК України).
З огляду на наведене, суд доручає проведення судової експертизи атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.
При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.
Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).
З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: понад 90 календарних днів - якщо експертиза, зокрема, є особливо складною чи багатооб'єктною, потребує вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи є комплексною, з урахуванням передбаченого Господарським процесуальним кодексом України строку розгляду справи судом, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 910/8755/18 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 229, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Призначити у справі №910/8755/18 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
2. На вирішення судової експертизи поставити наступне питання:
2.1. Чи відповідає промисловий зразок за патентом України №31941 умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?
3. Попередити судового експерта, що за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків експерт несе кримінальну відповідальність, відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України.
4. Витрати на проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Вільногірське скло». Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Вільногірське скло» провести попередню оплату судової експертизи, про що повідомити Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. У разі несплати витрат на проведення експертизи позивачем, дану оплату може бути здійснено відповідачем 1.
5. Матеріали справи № 910/8755/18 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
6. Зобов'язати експерта провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.
7. Зупинити провадження у справі № 910/8755/18 на час проведення експертизи.
8. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Ю.В. Картавцева