01033, м.Київ, вул.Жилянська 58-б тел. 284-37-31
Іменем України
14.01.10 р. № 09-11/5344
Київський міжобласний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді Маляренка А.В.,
суддів: Ільєнок Т.В.,
Мостової Г.І.,
при секретарі судового засідання Данчуку В.В.,
розглянувши апеляційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю «З-Спіраль»та відкритого акціонерного товариства «Смілянський машинобудівний завод»
на рішення господарського суду Черкаської області від 18.11.2009 року
у справі №09-11/5344 (суддя Курченко Н.М.)
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «З-Спіраль», м. Київ,
до відкритого акціонерного товариства «Смілянський машинобудівний завод», с. Сміла,
про стягнення 60 241,97 грн.,
та за зустрічним позовом відкритого акціонерного товариства «Смілянський машинобудівний завод», с. Сміла,
до товариства з обмеженою відповідальністю «З-Спіраль», м. Київ,
про стягнення 133 078,11 грн. збитків та 5 000,00 штрафних санкцій за невиконання зобов'язань, -
за участю представників сторін:
від позивача: Стратілатов К.Г. -представник за довіреністю,
від відповідача: Трушков В.Л. -представник за довіреністю,
У грудні 2008 року ТОВ «З-Спіраль»подало до господарського суду Черкаської області первісний позов, у якому просило розірвати ліцензійний договір №3, укладений між сторонами 15.09.2003 року, та стягнути з ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»75343,06 грн., у тому числі: заборгованість по сплаті роялті в сумі 1200,00 гри., пеню за несвоєчасне виконання зобов'язань по сплаті роялті в сумі 155,17 грн., індекс інфляції в сумі 91,95 грн., три проценти річних в сумі 31,94 грн., пеню за несвоєчасне надання інформації в сумі 63 864,00 грн. та штраф за випуск продукції неналежної якості в сумі 10 000,00 грн.
ТОВ «З-Спіраль»25.12.2008 року подало до місцевого господарського суду заява про зміну позовних вимог, у якій воно просило стягнути з ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»69 885,49 грн., у тому числі: заборгованість по сплаті роялті в сумі 1 200,00 грн., пеню за несвоєчасне виконання зобов'язань по сплаті роялті в сумі 198,82 грн., індекс інфляції в сумі 99,75 грн., три проценти річних в сумі 37,45 грн., пеню за несвоєчасне надання інформації в сумі 58 349,47 грн. та штраф за випуск продукції неналежної якості в сумі 10 000,00 грн. (т.1 а.с.48).
Також, ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»подало до місцевого господарського суду зустрічний позов від 22.12.2008 року, у якому просить стягнути з ТОВ «З-Спіраль»5 000,00 грн. штрафних санкцій за невиконання зобов'язань згідно договору №3 від 15.09.2003 року, розірвати договір №3 від 15.09.2003 року та відмовити у задоволенні первісного позову
Заявою від 12.01.2009 року ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»збільшило ціну зустрічного позову, просило додатково стягнути 13 882,73 грн. збитків завданих підприємству у вигляді понесених витрат на відрядження.
Ухвалою господарського суду Черкаської області від 12.01.2009 року, залишеною без змін постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 31.03.2009 року, відмовлено у прийнятті заяви ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»про збільшення суми зустрічного позову та відкладено розгляд справи.
Постановою Вищого господарського суду України від 03.06.2009 року скасовано ухвалу господарського суду Черкаської області від 12.01.2009 року в частині відмови ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»у прийнятті заяви про збільшення позовних вимог та постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 31.03.2009 року, а справу передано на розгляд до господарського суду Черкаської області.
Заявою від 17.08.2009 року ТОВ «З-Спіраль» змінило позовні вимоги та просило стягнути з ВАТ «Смілянський машинобудівний завод» 70 205,62 грн., у тому числі: заборгованість по сплаті роялті в сумі 1 200,00 грн., пеню за несвоєчасне виконання зобов'язань по сплаті роялті в сумі 378,83 грн., індекс інфляції в сумі 224,55 грн., проценти річних в сумі 52,77 грн., пеню за несвоєчасне надання інформації в сумі 58 349,47 грн. та штраф за випуск продукції неналежної якості в сумі 10 000,00 грн., та розірвати ліцензійний договір №3 (т.1 а.с.120).
Заявою від 18.08.2009 року ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»збільшило зустрічні позовні вимоги та просить стягнути з ТОВ «З-Спіраль»133 078,11 грн. завданих збитків у зв'язку із невиконанням та неналежним виконанням ліцензійного договору №3 від 15.09.2003 року (т.1 а.с.130 -133).
ТОВ «З-Спіраль»заявою від 29.10.2009 року уточнило свої позовні вимоги, просило місцевий господарський суд стягнути з ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»заборгованість в сумі 60 214,97грн., у тому числі: заборгованість по сплаті роялті 1 200,00 грн., пеню за несвоєчасне виконання зобов'язань по сплаті роялті в сумі 398,38 грн., індекс інфляції в сумі 234,15 грн., проценти річних в сумі 59,97 грн. та пеню за несвоєчасне надання інформації в сумі 58349,47 грн. (т.2 а.с.1-5).
Також, в уточненому відзиві на позовну заяву ТОВ «З-Спіраль»просило господарський суд Черкаської області застосувати позовну давність до вимог ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»та відмовити в задоволенні зустрічного позову.
Рішенням господарського суду Черкаської області від 18.11.2009 р. відмовлено у задоволенні первісного позову ТОВ «З-Спіраль»до ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»про стягнення 60 241,97 грн., а також відмовлено у задоволенні зустрічного позову ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»до ТОВ «З-Спіраль» про стягнення 133 078,11 грн. збитків та 5 000,00 штрафних санкцій за невиконання зобов'язань.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням, товариства з обмеженою відповідальністю «З-Спіраль»звернулось до Київського міжобласного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду Черкаської області від 18.11.2009 року в частині відмови позивачу за первісним позовом у задоволенні позовних вимог та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги ТОВ «З-Спіраль»у повному обсязі.
За апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «З-Спіраль»на рішення господарського суду Черкаської області від 18.11.2009 року згідно ст. 98 ГПК України Київським міжобласним апеляційним господарським судом ухвалою від 10.12.2009 року порушено апеляційне провадження у справі № 09-11/5344 та призначено до розгляду у судовому засіданні за участю представників сторін.
Також, не погоджуючись з прийнятим рішенням, ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»звернулось до Київського міжобласного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду Черкаської області від 18.11.2009 року частково та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»у повному обсязі, в іншій частині рішення залишити без змін.
За апеляційною скаргою відкритого акціонерного товариства «Смілянський машинобудівний завод»на рішення господарського суду Черкаської області від 18.11.2009 року згідно ст. 98 ГПК України Київським міжобласним апеляційним господарським судом ухвалою від 11.01.2010 року порушено апеляційне провадження у справі № 09-11/5344, об'єднано вказані апеляційні скарги та призначено до розгляду у судовому засіданні за участю представників сторін.
Представник ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»у судовому засіданні підтримав доводи апеляційної скарги, просив скасувати рішення господарського суду Черкаської області від 18.11.2009 року частково та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»у повному обсязі, в іншій частині рішення залишити без змін.
Представник ТОВ «З-Спіраль» у судовому засіданні підтримав доводи апеляційної скарги, просив скасувати рішення господарського суду Черкаської області від 18.11.2009 року в частині відмови позивачу за первісним позовом у задоволенні позовних вимог та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги ТОВ «З-Спіраль»у повному обсязі.
Колегія суддів, беручи до уваги межі перегляду справи у апеляційній інстанції, обговоривши доводи апеляційної скарги, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування судом норм матеріального та процесуального права, при винесені оскаржуваного судового рішення, знаходить апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.
У відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.
Згідно ст. 99 ГПК України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.
Як вбачається з матеріалів справи, 15.09.2003 року між ТОВ «З-Спіраль»(ліцензіар, позивач за первісним позовом) та ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»(ліцензіат, позивач за зустрічним позовом) уклали ліцензійний договір №3 (далі - договір), предметом якого є створення та подальше виробництво тісто подільної машини для булочних виробів у хлібопекарській промисловості (далі - машина ХДС) за технічною документацією, що розроблена Ліцензіаром (п. 1.1 договору) (т.1 а.с.9-12).
Згідно умов Договору ліцензіар надає ліцензіату на строк дії даного договору за відрахування (роялті), що сплачується ліцензіатом, ліцензію на використання винаходів, захищених патентами ліцензіара:(19) UA (11)27054 (13)С1 (51)6А21С 5/00 (54) «Дозатор для в'язкопластичних мас»; (19) UA (11)47494 (13)С2 (51)7А21С 5/00 (54) «Тістоподільна машина»; (19) UA (11)53799 (13)С2 (51)7А21С 5/00 (54) «Дозатор для в'язкопластичних мас»; (19) UA (11 )2193315 (13)С2 (51 )7А21С 5/00 (54) «Тістоподільна машина»; заява на винахід (19)RU (21)2001108377/20 (008754) (54) «Дозатор для в'язкопластичних мас», з метою подальшого серійного виробництва та реалізації тістоподільної машини ХДЗ на умовах і в порядку, передбачених даним договором (п. 2.1. договору).
Відповідно до п.2.2 договору, ТОВ «З-Спіраль»зобов'язався виконати наступні роботи по створенню тісто подільної машини: розробити технічне завдання та тісто подільну машину; розробити конструкторську документацію (робочий проект) дослідного зразка машини тістоподільної машини ХДС; розробити програму та методику випробувань тістоподільної машини ХДС; забезпечити авторський нагляд при виготовленні, доведенні і випробуваннях дослідного зразка машини; відкоригувати конструкторську документацію на тістоподільну машину ХДС за результатами приймальних випробувань та передати її Ліцензіату у термін п'яти діб після одержання від нього коштів гонорару, встановленого п.4.1 договору.
Згідно умов договору ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»за узгодженням з ТОВ «З-Спіраль»за рахунок своїх коштів зобов'язався виконати наступні роботи: виготовлює дослідний зразок тістоподільної машини ХДЗ; приймає участь у проведенні усіх видів випробувань машини та виконанні доводочних робіт (п. 2.3. договору).
Відповідно до п. 2.4. договору зміст етапів робіт і терміни їхнього виконання визначаються планом робіт, що є невід'ємною частиною даного договору.
Статтею 11 договору сторони установили строки виконання робіт по договору: початок - вересень 2003 року; закінчення - серпень 2004 року. Згідно додатку 2 до договору сторони визначили план робіт по створенню тістоподільної машини.
Відповідно до акту приймання-передачі №2 14.11.2003 року ТОВ «З-Страль»передало комплект конструкторської документації та дослідний зразок тістоподільної машини марки ХДС. Конструкторська документація передана у вигляді копій креслень в одному примірнику.
Додатковою угодою №3/1 від 28.04.2005 року до договору сторони змінили п.4.2 стосовно відрахувань (роялті) та термін виконання робіт (ст.12) початок робіт: вересень - 2003 року, закінчення - вересень 2009 року (т.1 а.с.14).
Патентовласником зазначених патентів являється громадянин Золотов Едуард Борисович, який по договору від 01.09.2003 року безоплатно передав в якості немайнового внеску до статутного фонду ТОВ «З-Спіраль»(правонаступник) право власності на зазначені патенти та заяву на винахід (т.2 а.с.23).
Згідно довідки про обсяги випуску та реалізації машини ХДЗ, сплату роялті ТОВ «3-Спіраль»машини випускались у 4-му кварталі 2004 року, 2005 році та 1-му та 3-му кварталах 2006 року, (т.1 а.с.15). За реалізовані машини завод сплатив повністю нараховане роялті, що відображено у бухгалтерському обліку (т.2 а.с.45). На машини, які були повернуті споживачами, тобто не реалізовані, роялті ліцензіатом не нараховувались, відповідно, не сплачувались.
З матеріалів справи вбачається, що предметом спору у справі є виконання укладеного сторонами ліцензійного договору на об'єкт права інтелектуальної власності (винаходи, захищені патентом).
Колегія судів апеляційного господарського суду вважає, що суд першої інстанції правильно визначив, що між сторонами виникли договірні правовідноси у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Договір, на який посилаються сторони, як на підставу своїх прав та позовних вимог, є ліцензійним договором. Отже, за своєю правовою природою є договором розпорядження майновими правами інтелектуальної власності - ліцензійним договором, положення стосовно якого визначені главою 75 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України). Об'єктом права інтелектуальної власності та цим договором є винаходи, захищені патентом.
Законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі) базується на Конституції України і складається із Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»інших нормативно-правових актів.
Статтею 1109 ЦК України встановлено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.
Згідно ст.1114 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації, їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права. Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.
ТОВ «З-Спіраль»використовує об'єкти інтелектуальної власності на підставі договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності від громадянина Золотова Е.Б., який є керівником ТОВ «З-Спіраль».
Ліцензійний договір сторони не реєстрували, вид ліцензій у договорі не визначений, Ліцензіар не підтвердив державну реєстрацію патентів, облік у статутному капіталі, тобто фактичне їх прийняття, та строк їх дії.
ТОВ «З-Спіраль»не надало ні місцевому господарському суду, а ні апеляційному господарському суду доказів виконання зобов'язань по договору стосовно забезпечення авторського нагляду при виготовленні, доведенні і випробуваннях дослідного зразка машини ХДЗ, коригування конструкторської документації, що унеможливлює спростування доводів відповідача за первісним позовом про те, що конструкція дозаторів машини ліцензіара недосконала, машини не витримували експлуатацію, частина їх була повернута, не користувались попитом, тому виробництво по конструкторській документації ліцензіара припинено.
Також, ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»не довів виконання своїх договірних зобов'язань стосовно прийняття участі у проведенні усіх видів випробувань машини та виконанні доводочних робіт.
Отже, судом першої інстанції були зроблені правомірні висновки, що сторони не слідували принципам та законодавчому порядку використання винаходу, тобто об'єкта інтелектуальної власності, у сфері господарювання.
З огляду на зазначене, колегія суддів апеляційного господарського суду вважає, що господарським судом першої інстанції правомірно відмовлено в задоволенні первісного та зустрічного позовах повністю, оскільки вимоги обох сторін є не доведеними та необґрунтованими.
Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.
Відповідно до ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Враховуючи наведене, колегія суддів Київського міжобласного апеляційного господарського суду вважає, що місцевим господарським судом належним чином досліджено обставини справи, надано відповідну правову оцінку, а тому підстав для скасування оскаржуваного рішення місцевого господарського суду не вбачається.
Керуючись ст. ст. 99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський міжобласний апеляційний господарський суд,
1. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «З-Спіраль»та апеляційну скаргу відкритого акціонерного товариства «Смілянський машинобудівний завод»на рішення господарського суду Черкаської області від 18.11.2009 року у справі № 09-11/5344 - залишити без задоволення.
2.Рішення господарського суду Черкаської області від 18.11.2009 року у справі № 09-11/5344 - залишити без змін.
3. Справу № 09-11/5344 повернути до господарського суду Черкаської області.
4. Копію постанови апеляційного господарського суду направити учасникам апеляційного провадження.
Постанова Київського міжобласного апеляційного господарського суду по даній справі набирає законної сили з моменту її оголошення.
Постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду може бути оскаржено у касаційному порядку до Вищого господарського суду України у місячний термін.
Головуючий суддя А.В. Маляренко
Судді: Т.В. Ільєнок
Г.І. Мостова
Дата відправки 19.01.10