Справа №760/24085/14-ц
№2/760/33/18
09 лютого 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва
у складі головуючого судді Коробенка С.В.
при секретарі Семененко А.Д.
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг,
Публічне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат» в листопад 2014 року звернувся до суду та просив визнати належне ОСОБА_1 (Відповідач-2) недійсним свідоцтво України НОМЕР_1 від 10.11.2011 на знак для товарів та послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Відповідач-1) вчинити дії щодо внесення змін та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».
В подальшому за заявою Позивача до участі у справі було залучене в якості співвідповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, до якого заявлені вимоги щодо внесення змін до Державного реєстру та здійснення публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».
У зв'язку зі зміною організаційно-правової форми Позивача під час розгляду справи по суті його найменування змінено на Приватне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат».
Свої вимоги Позивач мотивував наступним.
Як вказує Позивач, він є найбільшим в Україні виробником туалетного паперу. Починаючи з 1996 року підприємство спеціалізується на випуску туалетного паперу та паперу санітарно-гігієнічного призначення. Позивач є власником патенту України на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (4 варіанти) НОМЕР_2 від 15.06.2001 (заявка №2001010057 від 24.01.2001).
Крім того, Позивач, як він вказує, є власником знаків для товарів і послуг, захищених свідоцтвами України а саме:
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 від 30.06.98р. на позначення (логотип) для частини товарів 16 класу Міжнародної Класифікації Товарів та Послуг (далі по тексту - МКТП), в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №93041346 від 13.04.93р.);
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 10.12.12р. на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір», (з датою пріоритету від 24.04.03р.),
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 від 25.02.2008 р. на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4» для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №m200607183 від 19.05.2006р.);
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_6 від 25.02.2008 р. на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_5» для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №m200607184 від 19.05.2006р.),
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_7 від 12.05.2008р. на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6» для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №m200616137 від 17.10.2006р.),
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_8 від 12.05.2008р. на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_7» для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №m200616138 від 17.10.2006р.)
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_9 від 25.12.12р. на позначення (логотип в рулончику) для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №201119630 від 07.12.11р.);
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_10 від 25.11.2010 р. на позначення (об'ємний рулончик) для товарів 16 класу МКТП, а саме - «туалетний папір» (заявка №200910006 від 12.08.2009 р.).
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_11 від 25.07.12р. на позначення (логотип) для товарів 16 класу МКТП, в тому числі - «туалетний папір» (заявка №m201113592 від 30.08.11р.).
В 2010 році ПАТ «Київський КПК» стало відомо, що в м. Вінниці здійснюється виробництво та реалізація туалетного паперу «ІНФОРМАЦІЯ_2» ФОП ОСОБА_1, упаковка якого за своїм зовнішнім виглядом, має візуальну схожість з упаковкою рулончиків паперу туалетного ПАТ «Київський КПК», захищену патентом України на промисловий зразок НОМЕР_2 та рядом свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
В подальшому Позивачу, як він зазначає, стало відомо що ОСОБА_1 21 грудня 2010 року подала заявку №201019955 на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг, а 10 листопада 2011 року отримала Свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг для товарів 16 класу МКТП (папір туалетний), який вводить споживачів в оману стосовно виробника товару, що порушує п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Окрім того, в якості обгрунтування позову Позивач посилається на те, що знак для товарів і послуг, зареєстрований за Відповідачем-2, відтворює промисловий зразок, права на який належить Позивачу, що суперечить п.4.ст.6 Закону.
Позивач вказує, що випуск продукції «туалетний папір» з використанням етикетки, що була захищена патентом України НОМЕР_2 підприємство почало ще наприкінці 2000 року, і на момент подання Відповідачем-2 заявки № m 201019955 на видачу Свідоцтва України НОМЕР_1 продукція Позивача, яка захищена рядом охоронних документів, була загальновідома і в Україні, і в світі.
Зазначає. що Відповідач-2 в оформленні етикетки для туалетного паперу власного виробництва використав загальні риси зовнішнього вигляду етикетки паперу туалетного «ІНФОРМАЦІЯ_8», подібні графічні зображення та схоже розташування елементів, кольорове оформлення, що загалом належать Позивачу та захищені патентом на промисловий зразок НОМЕР_2 і свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_10 в цілому та іншими охоронними документами щодо кожного окремого елемента.
Виробництво та реалізація паперу туалетного Відповідача-2, що імітує зовнішній вигляд товарів виробництва Позивача, як вказує Позивач, безперечно впливає на його ділову репутацію, а також призводить до змішування тотожних товарів на ринку в певному регіоні, чим вводить в оману споживачів щодо дійсного виробника та якості продукції.
За таких обставин Позивач просить визнати недійсним свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів, видане на ім'я ОСОБА_1
Представники Позивача в судовому засіданні позов підтримали і просили задовольнити у повному обсязі.
Представник Відповідача-2 проти позову заперечував, наполягаючи на тому, що висновок проведеної по справі судової експертизи, в якому експерт визнав, що знак для товарів та послуг НОМЕР_1 відтворює промисловий зразок за патентом України НОМЕР_2 від 15.06.2001, суперечить висновку цього ж експерта, складеному ним раніше - 25.11.2013 у кримінальній справі №420130010010000245, в якому прийшов до протилежного висновку. Крім того, представник Відповідача зазначав про пропуск Позивачем строку позовної давності, оскільки про порушення своїх прав він мав дізнатись у серпні 2010 року.
В останнє судове зсіданні представник Відповідача-2 не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином. Враховуючи, що ним були надані свої пояснення з приводу заявленого позову, суд ухвали за можливе закінчувати розгляд справи у його відсутність.
Представник Відповідача-1 та Відповідача-3 в судовому засіданні надав усні пояснення і просив у позові відмовити, оскільки всі дії Відповідача-1 при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на видачу свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг були здійснені у повній відповідності до чинних актів законодавства.
Суд, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши та оцінивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що Позивач є власником патенту України на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (4 варіанти) НОМЕР_2 від 15.06.2001р. (заявка №2001010057 від 24.01.2001р.).
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 від 30.06.98р. на позначення (логотип) для частини товарів 16 класу Міжнародної Класифікації Товарів та Послуг (далі по тексту - МКТП), в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №93041346 від 13.04.93р.);
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 10.12.12р. на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір», (з датою пріоритету від 24.04.03р.),
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 від 25.02.2008 р. на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4» для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №m200607183 від 19.05.2006р.);
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_6 від 25.02.2008 р. на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_5» для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №m200607184 від 19.05.2006р.),
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_7 від 12.05.2008р. на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6» для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №m200616137 від 17.10.2006р.),
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_8 від 12.05.2008р. на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_7» для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №m200616138 від 17.10.2006р.)
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_9 від 25.12.2012 на позначення (логотип в рулончику) для частини товарів 16 класу МКТП, в тому числі для товарів «туалетний папір; гігієнічний папір» (заявка №201119630 від 07.12.2011);
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_10 від 25.11.2010 р. на позначення (об'ємний рулончик) для товарів 16 класу МКТП, а саме - «туалетний папір» (заявка №200910006 від 12.08.2009).
-Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_11 від 25.07.12р. на позначення (логотип) для товарів 16 класу МКТП, в тому числі - «туалетний папір» (заявка №m201113592 від 30.08.2011).
Суд також встановив, що 10 листопада 2011 року Відповідач-1 зареєстрував за класом 16 МКТП (Папір туалетний) знак для товарів та послуг (комбінований) та видав Відповідачу-2 свідоцтво України НОМЕР_1.
У зв'язку з необхідністю вирішити питання схожості знаків за свідоцтвом України НОМЕР_1 зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Позивача, а також питання наявності відтворення знаком для товарів і послуг НОМЕР_1 промислового зразку за патентом України НОМЕР_2, та щодо можливості введення в оману щодо особи, як а виробляє товар, ухвалою суду від 01.10.2015 призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.
Відповідно до висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 18 лютого 2016 року № 1057:
1. знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Позивача;
2. знак для товарів і послуг за свідоцтвом Україні НОМЕР_1 відтворює промисловий зразок за патентом України НОМЕР_2, раніше зареєстрований на ім'я Позивача;
3. знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 16 класу МКТП, а саме «папір туалетний», для якого зареєстровані знаки Позивача за свідоцтвами України №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10.
Допитаний у судовому засіданні судовий експерт ОСОБА_2 підтримав складений ним висновок по справі і пояснив, що його висновки щодо відтворення знаком для товарів і послуг НОМЕР_1 промислового зразку за патентом України НОМЕР_2 суперечать його ж висновкам з цього питання, викладеним у висновку експертизи №939 від 25.11.2013, копія якого наявна в матеріалах справи, у зв'язку з тим, що на момент попереднього висновку №939 поняття «відтворення промислового зразка» не було визначено жодним нормативним актом або методичним джерелом. В подальшому, зазначене питання було врегульоване на рівні методичних рекомендацій ДП «Український інститут промислової власності», і на сьогодні поняття «відтворення» застосовується не лише для прямого копіювання промислового зразка у складі знаку для товарів і послуг, а й для застосування у складі знаку зображень, схожих настільки, що їх можна сплутати з промисловими зразками.
Так, у Висновку №1057 від 18.02.106 зазначено, що малюнок за патентом України НОМЕР_2 та знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 мають однакове лінійно-графічне співвідношення словесних елементів та елементів орнаменту, що створює однаковий зоровий образ, тобто порівнювані об'єкти можуть бути сплутані споживачем.
Згідно з п.2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Пункт 3 ст. 6 Закону визначає, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Відповідно до п.4 ст. 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам.
Всупереч вищевказаним положенням Відповідачем-1 було видано свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг (комбінований) для товарів 16класу МКТП (туалетний папір).
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Цивільного кодексу України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони. Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23 грудня 1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. На дату подання Відповідачем-2 заявки на реєстрацію комбінованого знаку для товарів (туалетний папір) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 10 квітня 2008 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції від 10.04.2008) правова охорона надається знаку, на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення дій, що потребують його згоди, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Згідно з ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне прав заборонити іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
-позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
-позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Внаслідок невідповідності зареєстрованого знаку (комбінованого) умовам надання правової охорони, позовна вимога про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг НОМЕР_1 від 10.11.2011, виданого Відповідачу-2 підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 року за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, а підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.
Пунктом 1.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг передбачено, що відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Відповідач-1, правонаступником якого у даних відносинах виступає Відповідач-3, публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність». Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.
Згідно з пунктом 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг підставою для внесення відомостей до реєстру є, серед іншого, рішення судових органів.
З огляду на викладене суд прийшов до висновку, що вимога про зобов'язання Відповідача-3 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг про визнання свідоцтва України на знак для товарів та послуг НОМЕР_1 від 10.11.2011 недійсним та здійснити публікацію таких відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність» підлягає задоволенню.
Заява представників Відповідача-2 про застосування строку позовної давності не підлягає задоволенню з огляду на те, що оспорюване Позивачем свідоцтво на знак для товарів і послуг було видане 10.11.2011, а з позовом до суду Позивач звернувся 07.11.2014, тобто в межах 3-річного строку, встановленого ст. 257 Цивільного кодексу України
З урахуванням зібраних у справі та досліджених у судовому засіданні доказів, суд вважає, що Позивачем повністю доведені заявлені позовні вимоги, які не спростовані Відповідачами жодними належними доказами, а тому підлягають задоволенню у повному обсязі.
З урахуванням задоволення обґрунтованих за обставинами справи вимог Позивача, суд вважає такими, що підлягають стягненню з Відповідачів, понесені Позивачем судові витрати відповідно до приписів ст. 88 ЦПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 256, 257, 261 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 5, ст. 6, ч. 5 ст. 16, ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 20, ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 4, 5, 12, 13, 76-81, 223, 259, 263-265, 268, 273 ЦПК України, суд
Позов задовольнити.
Визнати свідоцтво України НОМЕР_1 від 10.11.2011 на знак для товарів і послуг недійсним.
Зобов'язати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, щодо визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені «Промислова власність».
Стягнути з ОСОБА_1 на користь компанії Публічного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» судовий збір у розмірі 243,60 грн.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Суддя: