ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
25.10.2017 р.Справа № 910/13119/17
За позовом Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.,(Jack Daniel's Propeties Inc.)
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг"
2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов'язання
вчинити дії,
Суддя Зеленіна Н.І.
При секретарі судового засідання Цубері Ю.Ю.,
за участю представників сторін:
від позивача: Нікулеско Д.С. за довіреністю № б/н від 07.10.2015р.;
від відповідача-1: Коляда О.О. за довіреністю № 33 від 04.09.2017 р.;
від відповідача-2: Романенко Ю.О. за довіреністю № 2434-03/301 від 09.08.2017 р.;
Потоцький М.Ю. за довіреністю № 2434-03/361 від 06.06.2017 р.
Компанія Джек Деніел'с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel's Propeties Inc.) звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.
Ухвалою суду від 10.08.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 07.09.2017 р.
07.09.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшов відзив, заява про застосування строків позовної давності та клопотання про долучення документів до матеріалів справи.
07.09.2017 р. від відповідача-2 надійшов відзив.
У судовому засіданні 07.09.2017 р. оголошувалась перерва до 27.09.2017 р.
У судовому засіданні представник позивача подав заяву про долучення документів до матеріалів справи, заяву про відсутність спору та клопотання про призначення судової експертизи; а також підтримав заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, подану 07.08.2017 р.
У судовому засіданні 27.09.2017 р. представник відповідача-1 подала клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів; проти задоволення заяви про вжиття заходів забезпечення позову заперечила.
Ухвалами від 27.09.2017 р. відмовлено у задоволені заяви про вжиття заходів до забезпечення позову; та продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів.
У судовому засіданні 27.09.2017 р. оголошувалась перерва до 12.10.2017 р.
У судовому засіданні 12.10.2017 р. представник відповідача-2 подав питання на судову експертизу.
Представник відповідача-1 подав заперечення на клопотання про призначення судової експертизи.
Ухвалою від 12.10.2017 р. відмовлено у задоволенні клопотання відповідача-1 про залишення позовної заяви без розгляду.
У судовому засіданні 12.10.2017 р. оголошувалась перерва до 25.10.2017 р.
У судовому засіданні 25.10.2017 р. представник позивача підтримав клопотання про призначення у справі судової експертизи.
Представники відповідача-2 проти призначення судової експертизи не заперечили.
Розглянувши вказане клопотання та дослідивши зібрані у матеріалах справи докази, суд зазначає наступне.
Позовні вимоги Компанії Джек Деніел'с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel's Propeties Inc.) мотивовані тим, що позначення «BLACK JACK» та «БЛЕК ДЖЕК», зареєстровані за Свідоцтвами України №№ 50459 та 185083, являються схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком позивача, зареєстрованим за Свідоцтвом України № 5109.
Відповідач-1 проти позову заперечує та зазначає, що торговельна марка позивача за Свідоцтвом України № 5109 і позначення «BLACK JACK» та «БЛЕК ДЖЕК», що зареєстровані на ім'я відповідача-1, не являються схожими настільки, що їх можна сплутати, та не можуть ввести споживача в оману щодо особи яка виробляє товар.
Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу». Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.
Дослідивши обставини справи, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, оскільки у суду відсутні спеціальні знання для встановлення факту схожості об'єктів інтелектуальної власності - знаками за Свідоцтвами України №№ 50459, 185083, та за Свідоцтвом України № 5109.
Проведення судової експертизи суд вважає необхідним доручити атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_7 (свідоцтво атестованого судового експерта № 1065, видане центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 19 лютого 2016 р. № 14, діє до 19 лютого 2019 р., (04209, АДРЕСА_1).
Витрати на проведення судової експертизи покладаються на позивача.
Керуючись ст. ст. 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Призначити у справі № 910/13119/17 за позовом Компанії Джек Деніел'с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel's Propeties Inc.) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії, судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_7 (свідоцтво атестованого судового експерта № 1065, видане центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 19 лютого 2016 р. № 14 (діє до 19 лютого 2019 р.).
2. Поставити на вирішення судового експерта наступні питання:
1) Чи є знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 5109?
2) Чи є товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083, такими самими та/чи спорідненими із товарами 33 класу МКТП для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109?
3) Чи можуть знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109?
3. Попередити судового експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.
4. Витрати на проведення судової експертизи покласти на позивача - Компанію Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.,(Jack Daniel's Propeties Inc.).
5. Зобов'язати Компанію Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.,(Jack Daniel's Propeties Inc.) попередньо на вимогу експерта оплатити вартість експертизи.
6. Зобов'язати Компанію Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.,(Jack Daniel's Propeties Inc.), Товариство з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надати на вимогу експерта необхідні документи для проведення експертизи.
7. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/13119/17 направити атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_7 (свідоцтво атестованого судового експерта № 1065, видане центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 19 лютого 2016 р. № 14 (діє до 19 лютого 2019 р.).
Дана ухвала являється остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя Н.І. Зеленіна