24 листопада 2009 р. № 5/206
Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. -головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.
розглянув касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "Бі енд Ейч", м. Київ (далі - ЗАТ "Бі енд Ейч")
на рішення господарського суду Чернівецької області від 02.03.2009 та
постанову Львівського апеляційного господарського суду від 25.06.2009
зі справи № 5/206
за позовом ЗАТ "Бі енд Ейч"
до товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті Фільм", м. Чернівці (далі -ТОВ "Сіті Фільм")
про стягнення 55 265,52 грн.
та зустрічним позовом ТОВ "Сіті Фільм"
до ЗАТ "Бі енд Ейч"
про визнання договору недійсним.
Судове засідання проведено за участю представників:
ЗАТ "Бі енд Ейч" -Аманжолова Д.Ю.,
ТОВ "Сіті Фільм" -не з'яв.
За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України
ЗАТ "Бі енд Ейч" звернулося до господарського суду Чернівецької області з позовом (з урахуванням подальших уточнень до нього) до ТОВ "Сіті Фільм" про стягнення заборгованості у сумі 122 146,67 грн., що виникла внаслідок невиконання відповідачем умов ліцензійного договору від 21.03.2003 №1/12 на знак для товарів та послуг "КІНОПАЛАЦ" (далі -Договір) за період з грудня 2006 року по червень 2007 року, в тому числі: основного боргу в сумі 55 371,27 грн.; 4 895,37 грн. пені; 55 371,27 грн. штрафу; 5 264,25 грн. втрат від інфляції і трьох процентів річних у сумі 1 244,51 грн.
ТОВ "Сіті Фільм", у свою чергу, подало до місцевого господарського суду зустрічний позов про визнання Договору недійсним.
Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.
Рішенням господарського суду Чернівецької області від 02.03.2009 (суддя Проскурняк О.Г.), залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 25.06.2009 (колегія суддів у складі: суддя Давид Л.Л. -головуючий, судді Кордюк Г.Т., Мурська Х.В.), у задоволенні первісного позову відмовлено; зустрічний позов задоволено: визнано недійсним Договір; відповідача за зустрічним позовом зобов'язано повернути ТОВ "Сіті Фільм" 152 336, 38 грн. сплаченої ліцензійної винагороди; позивача за зустрічним позовом зобов'язано повернути ЗАТ "Бі енд Ейч" право на використання знака для товарів і послуг "КІНОПАЛАЦ". Судові рішення мотивовано наявністю правових підстав для визнання Договору недійсним та необхідністю застосування реституції за приписами статті 48 Цивільного кодексу Української РСР (далі - ЦК УРСР).
ТОВ "Сіті Фільм" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою та доповненнями до неї, в яких просить судові рішення з цієї справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до господарського суду першої інстанції. В обґрунтування скарги та доповнень зазначено, що судовими інстанціями невірно застосовано норми матеріального права, в тому числі ЦК УРСР і Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі -Закон), та порушено приписи Господарського процесуального кодексу України (далі -ГПК України) щодо оцінки доказів.
У відзиві на касаційну скаргу ЗАТ "Бі енд Ейч" заперечує проти доводів скарги і просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а касаційну скаргу -без задоволення.
Сторони відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.
Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представника позивача за первісним позовом, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- Богданом Батрухом (16, Демон дю Етюрнель, СН-1255, Женева, Швейцарія) отримано свідоцтво України № 22769 на знак для товарів і послуг "КІНОПАЛАЦ" для товарів і послуг 25, 35 та 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі -МКТП);
- 16.01.2002 Богданом Батрухом і закритим акціонерним товариством з іноземними інвестиціями "ВІН" (далі - ЗАТ "ВІН") укладено ліцензійний договір №1-КП, за яким останньому на строк дії договору за винагороду надано виключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг "КІНОПАЛАЦ" на території України;
- відповідно до пункту 7.4 ліцензійного договору від 16.01.2002 №1-КП внесення змін та доповнень у даний договір може бути проведено лише у письмовій формі; такі зміни і доповнення набирають чинності за умови їх підписання обома сторонами та проведення необхідної реєстрації у встановленому порядку;
- згідно з додатковою угодою від 31.08.2002 №1/1 ліцензійний договір від 16.01.2002 №1-КП доповнено, зокрема, підпунктом 2.1.6 пункту 2.1, відповідно до якого ліцензіар не заперечує проти того, щоб ліцензіат укладав з третіми особами відповідні договори про використання знака;
- внесені згідно з додатковою угодою від 31.08.2002 №1/1 зміни до ліцензійного договору від 16.01.2002 №1-КП не були опубліковані в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та відомості про це не були внесені до Реєстру ліцензійних договорів про використання знака;
- 21.03.2003 ЗАТ "ВІН" (ліцензіар) і ТОВ "Сіті Фільм" (ліцензіат) укладено Договір, згідно з умовами якого:
? ліцензіар є власником виключної ліцензії на знак для товарів та послуг "КІНОПАЛАЦ" за свідоцтвом України № 22769, а Ліцензіат бажає набути на умовах Договору субліцензію на використання цього знака;
? ліцензіар надає ліцензіату на строк дії даного Договору за винагороду субліцензію на використання знака на території України (пункт 1.1);
? ліцензіат отримує право використовувати знак для позначення товарів і послуг 25,35 і 41 класів МКТП, для яких зареєстровано відповідний знак, а також використовувати знак у діловій документації та рекламі (підпункт 2.1.1 пункту 2.1);
? ліцензіат зобов'язується використовувати знак у тому вигляді, в якому він був зареєстрований згідно зі свідоцтвом України № 22769 (пункт 2.1.2 пункту 2.1);
? ліцензіар, у свою чергу, зберігає за собою право передавати третім юридичним або фізичним особам право на використання знака (пункт 3.1);
? за надання ліцензіату права на використання знака ліцензіат щомісячно протягом 10 днів після закінчення звітного періоду, яким вважається період тривалістю в один місяць, сплачує на користь ліцензіара винагороду в розмірі 5% від валового збору кінотеатру за звітний період (пункти 4.2 і 4.3);
? за будь-яке порушення ліцензіатом умов розділів 2 і 4 Договору, а також за використання знака ліцензіатом на умовах, не передбачених Договором, на Ліцензіата може бути накладено стягнення у відповідності до заподіяних збитків (пункт 6.1);
? строк дії договору -7 років з набрання ним чинності (пункт 6.1);
- з аналізу змісту ліцензійного договору від 16.01.2002 №1-КП та змісту Договору вбачається, що останній є фактично субліцензійним договором; відповідно до його умов ЗАТ "Бі енд Ейч" фактично повинно іменуватися "ліцензіат", а ТОВ "Сіті Фільм" -"субліцензіат";
- ЗАТ "Бі енд Ейч" створене шляхом зміни назви ЗАТ "ВІН" і є правонаступником останнього.
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності правових підстав для визнання Договору недійсним та стягнення з відповідача за первісним позовом суми заборгованості за Договором.
Згідно з пунктом 2 статті 16 Закону (в редакції Закону від 10.01.2002 № 2921-III) свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом.
Відповідно до приписів пунктів 5 і 6 наведеної статті Закону власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.
Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Передача права власності на знак та надання ліцензії на використання знака вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори.
Із зазначеними положеннями Закону кореспондуються пункти 1.3 -1.5 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 576 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.2001за № 718/5909 (в редакції, чинній на момент укладення договору від 21.03.2003 №1/12, далі -Інструкція), згідно з якими ліцензійний договір уважається дійсним, якщо він укладений в письмовій формі і підписаний сторонами; на підставі ліцензійного договору власник свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) (ліцензіар) може видати будь-якій особі (ліцензіату) виключну або невиключну ліцензію на використання знака (міжнародного знака).
Ліцензіат, якому власником свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) передано право на використання знака (міжнародного знака) за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесені до реєстру (реєстру договорів), може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання знака (міжнародного знака) за умови надання йому такого права власником свідоцтва (міжнародної реєстрації знака).
Абзацом третім пункту 4.1 Інструкції передбачено, що у відомості про видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака), що опубліковані та внесені до реєстру (реєстру договорів), за ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться та публікуються зміни щодо обсягу прав, що передаються.
Відповідно до частини першої статті 48 ЦК УРСР (чинного на момент укладення оспорюваного Договору) недійсною є та угода, що не відповідає вимогам закону.
Згідно зі статтею 153 ЦК УРСР договір вважається укладеним, коли між сторонами в потрібній у належних випадках формі досягнуто згоди по всіх істотних умовах.
Як встановлено попередніми судовими інстанціями, згідно з додатковою угодою від 31.08.2002 №1/1 ліцензійний договір від 16.01.2002 №1-КП доповнено, зокрема, підпунктом 2.1.6 пункту 2.1, відповідно до якого Богдан Батрух не заперечує проти того, щоб ЗАТ "ВІН" укладало з третіми особами договори про використання знака для товарів і послуг. Відповідні зміни до ліцензійного договору від 16.01.2002 №1-КП не були опубліковані в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та відомості про це не були внесені до Реєстру ліцензійних договорів про використання міжнародного знака, і отже, на момент укладення Договору ЗАТ "Бі енд Ейч" не мало права на видачу субліцензій на використання знака для товарів і послуг "КІНОПАЛАЦ", а тому місцевий і апеляційний господарські суди дійшли вірного висновку про необхідність задоволення зустрічного позову про визнання Договору недійсним.
Водночас попередні судові інстанції, визнавши Договір недійсним з моменту його укладення, дійшли також висновку про необхідність застосування реституції за приписами частини другої статті 48 ЦК УРСР.
Разом з тим, господарським судом Чернівецької області та Львівським апеляційним господарським судом не враховано, що частиною третьою статті 207 Господарського кодексу України встановлено, що виконання господарського зобов'язання, визнаного судом недійсним повністю або в частині, припиняється повністю або в частині з дня набрання рішенням суду законної сили як таке, що вважається недійсним з моменту його виникнення. У разі якщо за змістом зобов'язання воно може бути припинено лише на майбутнє, таке зобов'язання визнається недійсним і припиняється на майбутнє.
Зі з'ясованого попередніми судовими інстанціями змісту Договору випливає те, що цей Договір може визнаватися недійсним і припинятися лише на майбутнє, оскільки фактичне користування знаком для товарів і послуг на підставі Договору унеможливлює проведення двосторонньої реституції після визнання його недійсним, оскільки використання торговельної марки -"річ" безповоротна, і відновити сторони в первісне положення неможливо.
З наведеного вбачається, що місцевий та апеляційний господарські суди, не зазначивши у рішеннях зі справи про визнання Договору недійсним на майбутнє, безпідставно зобов'язали ЗАТ "Бі енд Ейч" повернути ТОВ "Сіті Фільм" суму сплаченої ліцензійної винагороди за Договором, а відповідача за первісним позовом зобов'язали повернути позивачеві за первісним позовом права на використання знака для товарів і послуг "КІНОПАЛАЦ" (хоча такого права він не втрачав, укладаючи з ТОВ "Сіті Фільм" субліцензійний договір), і так само безпідставно зазначили про необхідність відмови в задоволенні первісного позову про стягнення боргу за період, який передував визнанню Договору недійсним.
Тому Вищий господарський суд України вважає за необхідне судові акти зі справи в частині розгляду зустрічного позову змінити належним чином. У частині ж розгляду первісного позову, враховуючи приписи частини другої статті 1117 ГПК України, згідно з якою суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази, Вищий господарський суд України не може прийняти нове рішення, оскільки судовими інстанціями у розгляді справи не перевірено доводи позивача стосовно розміру валового збору кінотеатру в період з грудня 2006 року по серпень 2007 року, а відтак -й заявлених до стягнення суми заборгованості субліцензіата зі сплати винагороди ліцензіату з врахуванням часткової оплати та сум штрафних санкцій.
Таким чином, прийняті по суті даної справи судові рішення в частині розгляду первісного позову підлягають скасуванню, а справа -передачі на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого слід врахувати викладене, встановити обставини, зазначені в цій постанові, всебічно і повно перевірити доводи, на яких ґрунтуються вимоги та заперечення сторін, і в залежності від встановленого правильно застосувати норми матеріального і процесуального права та прийняти законне і обґрунтоване рішення за первісним позовом.
Керуючись статтями 1117 -11112 ГПК України, Вищий господарський суд України
1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Бі енд Ейч" задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду Чернівецької області від 02.03.2009 та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 25.06.2009 зі справи № 5/206 в частині вирішення спору за первісним позовом скасувати.
Справу в цій частині передати на новий розгляд до господарського суду Чернівецької області.
3. Рішення господарського суду Чернівецької області від 02.03.2009 та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 25.06.2009 зі справи № 5/206 в частині вирішення спору за зустрічним позовом змінити, скасувавши пункти 4 і 5 резолютивної частини зазначеного рішення господарського суду Чернівецької області від 02.03.2009 і виклавши пункти 2 і 3 резолютивної частини зазначеного рішення у такій редакції:
"2. Зустрічний позов задовольнити.
3. Визнати недійсним на майбутнє ліцензійний договір від 21.03.2003 №1/12 на знак для товарів та послуг "КІНОПАЛАЦ".
Суддя В. Селіваненко
Суддя І. Бенедисюк
Суддя Б. Львов