ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
справа № 20/68 10.11.09
За позовом Торгівельно-виробничої корпорації «Ольвія»
До 1. Відкритого акціонерного товариства Концерн «Калина»
2. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і
науки України
Про визнання недійсним повністю свідоцтва України №82863 на знак для товарів і
послуг «32»(комбін.)
Суддя Палій В.В.
Секретар Проніна М.О.
Представники:
Від позивача не з'явився
Від відповідача-1 Жухевич О.В.- предст. (дов. від 19.10.2009р.)
Від відповідача-2 Саламов О.В.- предст. (дов. від 10.03.2009р.)
Обставини справи:
Позивач звернувся до суду з позовом до Відкритого акціонерного товариства Концерн «Калина», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним повністю свідоцтва України №82863 на знак для товарів і послуг «32»(комбін.). Позовні вимоги обґрунтовані тим, що реєстрація позначення за свідоцтвом України №82863 порушує права позивача на знак «32 норма»за свідоцтвом України №37412, а використання його відповідачем спричинятиме введення споживачів в оману стосовно виробника та походження продукції.
Відповідач-1 у відзиві заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що знак відповідача-1 не є схожим із знаком позивача. Торговельна марка за свідоцтвом України №82863 використовується відповідачем в Україні з 2000р., тобто до дати подання позивачем заявки на реєстрацію. Позивач повинен довести, що в процесі використання відповідачем-1 позначення «32»є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.
Відповідач-2 у відзиві просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що за результатами експертизи заявки відповідача-1 було встановлено, що заявлене позначення «32»відповідає умовам надання правової охорони і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.
Представник позивача у судовому засіданні 26.02.2008р. заявив усне клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні, для надання можливості позивачу ознайомитись з відзивами на позовну заяву та для підготовки заперечень на відзиви.
Клопотання судом задоволено.
У судовому засіданні 26.02.2008р. судом оголошено перерву до 12.03.2008р.
У судовому засіданні 12.03.2008р. представник позивача надав суду письмові пояснення щодо відзиву відповідача-1 на позов, у якому не погодився із запереченнями відповідача-1, оскільки наведені відповідачем-1 твердження не спростовують наявність схожості між позначеннями «32»та позначенням «32 норма»; відповідачем-1 не доведено набуття знаком для товарів і послуг «32»розрізняльної здатності до дати подання позивачем заявки.
Представник відповідача-1 заявив усне клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні для надання можливості відповідачу-1 ознайомитись із запереченнями позивача на відзив.
Клопотання судом задоволено.
У судовому засіданні 12.03.2008р. судом оголошено перерву до 26.03.2008р.
У судовому засіданні 26.03.2008р. представники сторін подали суду спільну заяву про продовження строку розгляду справи №20/68.
Клопотання, викладене у заяві, судом задоволено.
Представник відповідача-1 подав суду клопотання про направлення запиту до Державної митної служби України, з метою одержання інформації щодо переміщення через митний кордон України товарів (зубна паста, зубні порошки, ополіскувачі для ротової порожнини) виробництва відповідача-1, маркованих торговельною маркою «32»у період до 16.10.2001р.
Клопотання судом задоволено.
У зв'язку з наведеним, розгляд справи 26.03.2008р. відкладено, продовжено строк розгляду спору.
26.03.2008р. судом направлено запит до Державної митної служби України.
Станом на час призначення судового засідання 06.05.2008р., судом не одержано відповіді на запит суду з Державної митної служби України.
У зв'язку з наведеним, ухвалою від 06.05.2008р. розгляд справи відкладено, судом направлено повторний запит до Державної митної служби України.
12.05.2008р. судом одержано відповідь на запит суду з Державної митної служби України, у якій повідомляється, що переміщення через митний кордон України зубної пасти виробництва ВАТ Концерн «Калина», маркованої торговельною маркою «32», здійснювалось за період з 01.01.1993р. по 16.01.2001р., станом на 18.04.2008р. Інформація щодо переміщення через митний кордон України інших товарів, зазначених у запиті, виробництва ВАТ Концерн «Калина», маркованих торговельною маркою «32»за період з 01.01.1993р. по 16.10.2001р. в базі даних електронних копій вантажних митних декларацій, станом на 18.04.2008р. не виявлено.
04.06.2008р. судом одержано аналогічну повторну відповідь з Державної митної служби України на повторний запит суду від 06.05.2008р.
У судовому засіданні 10.06.2008р. представник позивача надав суду письмове клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме, примірників продукції ТВК «Ольвія»під торговельною маркою «32 норма».
Клопотання судом задоволено, додаткові докази, надані представником позивача, долучені судом до матеріалів справи.
Представник позивача звернувся до суду із клопотанням про призначення у справі №20/68 судової експертизи. При цьому у клопотанні визначено питання, яке позивач вважав за доцільне поставити перед експертом та надано перелік експертів, одному із яких, на розсуд суду, позивач просив суд доручити проведення експертизи.
У свою чергу, представник відповідача-1 просив суд доручити проведення експертизи Київському НДІ судових експертиз.
Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом встановлюється господарським судом.
Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання позивача та призначив у справі №20/68 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та зупиняє провадження у справі. Ухвалою від 10.06.2008р. провадження у справі №20/68 зупинено.
Після закінчення судового засідання 10.06.2008р., а саме 11.06.2008р., судом одержано клопотання від відповідача-1 про залучення до матеріалів справи доказів використання комбінованої торговельної марки «32»за свідоцтвом України №82863 для товару «зубна паста».
Станом на 11.06.2008р. провадження у справі №20/68 зупинено, відповідно будь-які процесуальні дії, у тому числі розгляд клопотання відповідача-1, може бути здійснено судом лише після поновлення провадження у справі. Проте, у зв'язку з призначенням експертизи у справі №20/68, суд вважав за доцільне передати у розпорядження експерта надані відповідачем-1 докази та долучив вказані докази до матеріалів справи.
27.10.2008р. судом одержано висновок №43/08 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №20/68 від 20.10.2008р.
У зв'язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі №20/68, ухвалою від 27.10.2008р. провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 11.11.2008р.
У судовому засіданні 11.11.2008р. представник позивача надав суду письмові пояснення по справі з урахуванням висновку експертизи, у яких просить суд позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.
У судове засідання 11.11.2008р. представник відповідача-1 не з'явився.
У зв'язку з наведеним, розгляд справи 11.11.2008р. відкладено.
У судовому засіданні 25.11.2008р. представник відповідача-1 надав суду пояснення по справі, у якому просить суд призначити повторну експертизу для встановлення ступеню схожості комбінованого знаку для товарів і послуг «32»за свідоцтвом України №82863 та знаку для товарів і послуг «32 норма»за свідоцтвом України №37412, проведення якої доручити судовим експертам Київського НДІ судових експертиз. Клопотання обґрунтовано тим, що висновок експерта викликає сумнів у його правильності, оскільки експертом, при проведенні дослідження, не взято до уваги, що зображувальний елемент комбінованого позначення може відігравати важливу роль в індивідуалізації товару поряд з словесним елементом; експертом не враховано, що звичайно цифрові позначення вважаються недистинктивними і тому не підлягають реєстрації.
Представник відповідача-2 надав суду письмові пояснення на висновок судової експертизи, у якому просить суд не приймати висновок судової експертизи №43/08 як доказ у справі та відмовити у задоволенні позовних вимог. Так, відповідач-2 посилається на те, що висновок експертизи викликає сумнів у його правильності, оскільки проведене експертом дослідження є методологічно некоректним, в частині висновку відсутня дослідницька частина, а висновок базується на суб'єктивному твердженні, а не на дослідженні фактичних даних; у висновку відсутні докази того, що позначення «32»в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Розгляд клопотання відповідача-1 про призначення у справі №20/68 повторної судової експертизи перенесено судом на наступне судове засідання.
У судовому засіданні 25.11.2008р. судом оголошено перерву до 26.11.2008р., з метою вирішення питання щодо необхідності призначення у справі повторної судової експертизи.
У судовому засіданні 26.11.2008р. суд прийшов до висновку про необхідність призначити у справі №20/68 повторну судову експертизу, з огляду на наступне.
Відповідно до п. 9.2 Роз'яснення ВГСУ від 11.11.1998р. №02-5/424 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.
З урахуванням викладених відповідачами заперечень проти висновку експертизи №43/08 від 20.10.2008р., що, у свою чергу, викликало сумнів у його правильності, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання відповідача-1 та ухвалою від 26.11.2008р. призначив у справі №20/68 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. За наведених обставин, провадження у справі №20/68 судом зупинено.
07.10.2009р. судом одержано висновок №12463 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 17.09.2009р. з матеріалами справи №20/68.
У зв'язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі №20/68, ухвалою від 08.10.2009р. провадження у даній справі поновлено, розгляд справи призначено на 21.10.2009р.
Представник позивача у судовому засіданні 21.10.2009р. звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи, для надання можливості ознайомитись із висновком судової експертизи від 17.09.2009р. та підготувати письмові пояснення щодо даного висновку.
Клопотання судом задоволено.
Представник відповідача-2 надав суду письмові пояснення по суті позовних вимог, з урахуванням висновку судової експертизи від 17.09.2009р., відповідно до яких просить суд прийняти експертний висновок як належний доказ у справі та у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.
У зв'язку із задоволенням клопотання представника позивача про відкладення розгляду справи та у зв'язку з неявкою у судове засідання представника відповідача-1, розгляд справи 21.10.2009р. відкладено.
09.11.2009р. судом одержано клопотання від позивача про відкладення розгляду справи, у зв'язку з перебуванням представника позивача на лікарняному.
У судовому засіданні 10.11.2009р. судом одержано письмові пояснення від відповідача-1 з урахуванням висновку №12463 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 17.09.2009р., відповідно до яких представник відповідача-1 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.
Клопотання представника позивача про відкладення розгляду справи судом задоволено.
За наведених обставин, розгляд справи підлягає відкладенню.
Керуючись ст. ст. 77, 86 ГПК України, суд, -
1. Відкласти розгляд справи на 18.11.2009 о 14:00. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань №12.
2. Запропонувати позивачу надати суду письмові пояснення з урахуванням висновку
№12463 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 17.09.2009р.
Участь у судовому засіданні представників сторін визнати обов'язковою.
Суддя В.В. Палій