ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1
м. Київ
06 березня 2017 року № 2а-2687/11/2670
Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого судді Келеберди В.І. , суддів Качура І.А. Огурцова О.П. розглянувши у письмовому
за позовом Колективного науково-впроваджувального малого підприємства "Існа"
до Державної служби інтелектуальної власності, третя особа: ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"
провизнання протиправним рішення та зобов'язання вчинити дії
Колективне науково-впроваджувальне мале підприємство "ІСНА" звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності, третя особа без самостійних вимог на предмет спору закрите акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця", у якій просить суд:
- визнати протиправним та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності вих.. № 1861/з від 25.01.2011 прийняте за результатами розгляду заявки № m 2010 12450 від 11.08.2010 року на реєстрацію знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН";
- визнання за КНВМП «ІСНА» право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010 р. для всіх заявлених товарів 1 класу МКТП
- зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності зареєструвати знак для товарів і послуг «МІРАМІСТИН» за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010 відповідно до вимог чинного законодавства України;
- визнати протиправним та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію знака від 22.08.2011 № 23669/4;
- визнати недійсним свідоцтво України № 146518 від 25.10.2011.
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.03.2015 адміністративний позов в частині позовних вимог про визнання протиправним та скасування рішення №23669/4 від 22.08.2011, визнання недійним свідоцтва №146518 від 25.10.2011 залишено без розгляду з підстав пропущення позивачем строку звернення до суду.
Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.03.2015 у задоволенні позову відмовлено.
Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 30.04.2015 скасовано ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.03.2015, а справу в цій частині позовних вимог направлено для продовження розгляду.
Крім того, постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.03.2015 року у задоволенні позову відмовлено.
В подальшому, постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 30.04.2015 року скасовано вказану вище постанову та ухвалено нове судове рішення про задоволення позовних вимог.
Проте, ухвалою Вищого адміністративного суду України від 26.04.2016 скасовано вказані вище постанови, а справу направлено до суду першої інстанції на новий судовий розгляд.
Ухвалою від 23.05.2016 справу №2а-2687/11/2670 в частині позовних вимог про визнання протиправним та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності вих.. № 1861/з від 25.01.2011 прийняте за результатами розгляду заявки № m 2010 12450 від 11.08.2010 року на реєстрацію знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН"; зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності повторно розглянути питання щодо реєстрації знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН" за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010 відповідно до вимог чинного законодавства України прийнято до провадження та призначено до судового вирішення.
Позивач клопотав про вирішення справи без його участі, представник відповідач та третьої особи не заперечували проти вирішення справи в порядку письмового провадження.
В судовому засіданні ухвалено про вирішення справи в письмовому провадження.
Ухвалою від 02.03.2017 об'єднано в одне провадження справи №2а-2687/11/2670 (вх. № 7372) зі справою №2а-2687/11/2670 (вх. № 10025).
Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд м. Києва,
Закрите акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" є власником свідоцтв України: № 11846 від 10 жовтня 1994 року на знак для товарів і послуг "Мирамистин" для товарів і послуг 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, мазі лікувальні для фармацевтичних потреб; № 61077 від 17 квітня 2006 року на знак для товарів і послуг "Myramistin" для товарів і послуг для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, 16 класу, та 35 класу МКТП; № 61078 від 17 квітня 2006 р. на знак для товарів і послуг "Мірамістин" для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, 16 класу, та 35 класу МКТП; № 113807 від 26 жовтня 2009 року на знак для товарів і послуг "Мирамістин - чистий секс без перешкод" для товарів і послуг 35 класу МКТП; № 114014 від 26 жовтня 2009 року на знак для товарів і послуг "Мірамістин" (комбіноване), для товарів і послуг 5 класу МКТП: препарати для лікування і профілактики різних захворювань, фармацевтичні препарати, препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, хіміко-фармацевтичні препарати, хімічні препарати на лікарські потреби; № 103870 від 10 березня 2009 року на знак для товарів і послуг "Мірамістин" (комбіноване) на для товарів і послуг 3 класу МКТП.
11 серпня 2010 року МП "ІСНА" подало до державного підприємства "Український інститут промислової власності" (надалі за текстом - "Укрпатент") заявку № m 2010 12450 про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, у якій завило про реєстрацію права на словесний знак, що складається зі слова "МІРАМІСТИН", виконаного стандартним кириличним шрифтом заголовними літерами щодо товарів 1 класу МКТП: солі амонію; домішки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); емульгатори; консерванти (хімічні) для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основи (хімічні препарати); поверхневоактивні хімічні речовини; хімікати промислові; протигрибкові засоби (фунгіциди) (домішки хімічні до -); хлоргідрати.
Листом від 08 жовтня 2010 року патентний повірений, що діяв від імені ЗАТ "Дарниця", направив до відділу кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг заперечення, у якому зазначав, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, з огляду на те, що відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
29 листопада 2010 року за вих. № 48823/3 Укрпатент надіслав позивачеві повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака у зв'язку з тим, що заявлене словесне позначення "МІРАМІСТИН": є таким, що може ввести в оману щодо товару (належність його іншій особі); є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "Мірамістин", "Мирамистин", "Myramistin" раніше зареєстрованим на ім'я ЗАТ "Дарниця"; є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками "Мирамистин", "Мірамістин", "Myramistin" та комбінованим знаком "Мірамістин", раніше зареєстрованими на ім'я ЗАТ "Дарниця". Заявлені товари 01 класу МКТП є або можуть бути складовою вищезназначених товарів 03 та 05 класів, тобто є спорідненими.
25 січня 2011 року Департаментом надано висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.
Згідно цьому висновку заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки заявлене словесне сполучення "МІРАМІСТИН": є оманливим для товарів 01 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) "Мірамістин-сирець", призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату "Мірамістин"; для товарів 01 класу, які є складовими субстанціях "Мірамістин-сирець" є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "Мірамістин", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ЗАТ "Дарниця" (свідоцтво № 114014 від 26 жовтня 2009 року) щодо споріднених товарів 05 класу; для заявлених товарів 01 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками "Мирамистин", "Мірамістін" та "Myramistin", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ЗАТ "Дарниця" (свідоцтва № 11846 від 30 квітня 1999 року, № 61078 від 17 квітня 2006 року, № 61077 від 17 квітня 2006 року) щодо споріднених товарів 05 класу.
Рішенням від 25 січня 2011 року № 1861/з позивачу відмовлено в реєстрації цього знака.
Висновок мотивований тим, що:
1) словесне позначення "Мірамістин" є оманливим для товарів 01 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) "Мірамістин-сирець", призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату "Мірамістин";
2) для товарів 01 класу, які є складовими субстанціями "Мірамістин-сирець" є схожими настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "Мірамістин", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я третьої особи щодо споріднених товарів 05 класу; 3) для заявлених товарів 01 класу є схожими настільки, що його можна сплутати з словесними знаками "Миромистин", "Міромістин" та "Myramistin", раніше зареєстрованими за третьою особою щодо споріднених товарів 05 класу.
В подальшому, рішенням від 22.08.2011 № 23669/4 за ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" зареєстрований знак для товарів та послуг МІРАМІСТИН для товарів 1 класу МКТП: солі амонію; хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; Бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; бактеріологічеі препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; домішки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); емульгатори; консерванти (хімічні) для харчових продуктів; консерванти для фармацевтичних препаратів; основа (хімічні препарати); поверхневоактивні речовини; промислові хімікати; солі (хімічні препарати); хімічні препарати наукового призначення, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хлор гідрати.
На підставі рішення від 22.08.2011 № 23669/4 видано свідоцтво України № 146518 від 25.10.2011.
Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"(надалі також -"Закон").
Статтею 2 Закону до повноважень Відповідача віднесено забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, Державний департамент інтелектуальної власності, зокрема, організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг; приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень.
Відповідно до частини 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Згідно частини 2 статті 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.
Статтею 7 Закону, зокрема, визначено, що особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Державного департаменту інтелектуальної власності заявку. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.
Відповідно до частин 2, статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.
Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.
Згідно з частиною 1 статті 10 Закону експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.
Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Державний департамент інтелектуальної власності приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності надсилається заявнику (частина 3 статті 10 Закону).
Частиною 9 статті 10 Закону передбачено, що під час проведення формальної експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.
Відповідно до частини 15 статті 10 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.
Відповідно до пункту 4.3 Правил задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.
Згідно підпункту "ґ" підпункту 4.3.1.3. пункту 4.3 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Підпункт 4.3.1.9 пункту 4.3 Правил визначає, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Відповідно до підпункту "а" підпункту 4.3.2.1 пункту 4.3 Правил згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.
За змістом підпункту 4.3.2.4 пункту 4.3 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.
Згідно підпункту 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.
Відповідно до підпункту 4.3.2.6 пункту 4.3 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
Як вбачається з матеріалів справи Висновком про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. № 1861/3 від 25 січня 2011 року, затвердженого Рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності (оскаржуване рішення), встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (пункт 1 статті 5, стаття 6 Закону) на підставі: заявлене словесне позначення "Мірамістин":
1) є оманливим для товарів 01 класу, які не використовуються як складові хімічної субстанції (речовини) "Мірамістин-сирець", призначеної для виготовлення відомого фармацевтичного препарату "Мірамістин";
2) для товарів 01 класу, які є складовими субстанції "Мірамістин-сирець" є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "Мірамістин", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"; (UА) (свідоцтво № 114014 від 26 жовтня 2009 року, заявка № m 2008 10797 від 20 травня 2008 року) щодо споріднених товарів 05 класу;
3) для заявлених товарів 01 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками "Мирамистин", "Мірамістин" та "Myramistin", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"; (UА) (свідоцтво М 11846 від 30 квітня 1999 року, заявка № 94103611 від 10 жовтня 1994 року; свідоцтво № 61078 від 17 квітня 2006 року, заявка № m 2008 10797 від 20 травня 2008 року; свідоцтво № 61077 від 17 квітня 2006 року, заявка № 20040706972 від 6 липня 2004 року) щодо споріднених товарів 05 класу.
У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві, ці питання повинні вирішуватися з урахуванням таких положень міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності (відповідно до Закон України від 13 жовтня 1995 року № 380/95-ВР ратифіковано Договір про закони щодо товарних знаків)
- статті 2 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, якою, зокрема, встановлено:
(1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування.
(2) Кожна країна Спеціального союзу лишає за собою право використовувати Класифікацію як основну або допоміжну систему.
(3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу включають в офіційні документи та публікації про реєстрацію знаків номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак;
- статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків, якою визначено питання класифікації товарів і/або послуг:
1) [Зазначення товарів і (або) послуг] Кожна реєстрація та будь-яка публікація, здійснена Установою, яка стосується заявки або реєстрації та яка зазначає товари й (або) послуги, зазначає товари й (або) послуги за назвами, згрупованими відповідно до класів Ніццької класифікації, з проставленим перед кожною групою номером класу цієї Класифікації, до якого належить ця група товарів або послуг, і представленими в порядку класів зазначеної Класифікації;
2) [Товари чи послуги, які належать до одного класу або до різних класів]
a) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації.
b) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації.
Згідно технологічної документації, розробником якої є КНВМП «ІСНА») щодо використання КНВМП «ІСНА» словесного позначення «Мірамістин» для позначення для хімічного продукту щонайменше з 24.11.1994 року (т.1. а.с. 36).
Крім того, кінцевим споживачем наведених у заявці Позивача товарів 01 класу МКТП - хімічної сировини, є промислові підприємства, зокрема, третя особа, позивач спільно з третьою особою реєстрували її в уповноважених органах МОЗ з лікарських засобів, що підтверджеється наступними доказами:
• Випискою з протоколу № 9 засідання фармакологічного комітету МОЗ України від 21.11.1994 року;
• Актом №194 сдачи-приема научно-технической продукции по гарантийному письму № 45 от 21.12.1994 г. Составлен 21 апреля 1995 г. ;
• Письмом про экспертизу технологических регламентов Директору Государственного научного центра лекарственных средств, академику В.П. Георгиевскому; МП «ЮНА» от 21.21.1994 г. №46;
• Письмом по вопросу регистрации субстанции "Мирамистин " между ФФ «Дарниця» № 02/6800 от 24.11.1997 г. и МП «ИСНА» 26.11.1997 г. № 15/м Председателю Фармакологического комитета МЗ Украины профессоруДаниленко B.C.;
• Лицензионным договором от 21.11.1997 г.;
• Дополнительным соглашением № 3 от 20 ноября 2007 г. к Лицензионному договору от 21.11.1997 г.;
• Письмом Генеральному директору ЗАО «Фармацевтическая фирма " Дарница" г-ну ОСОБА_2 от МП «ИСНА» от 11 июня 2001 г. № 32/то.
Отже, позивач використовує знак МІРАМІСТИН для товарів 1 класу МКТП в інтересах своєї господарської діяльності з 1993 року за ліцензійним договором («Лицензионный договор на использование Авторского свидетельства от 10 декабря 1993 г. Между КНВМП "ИСНА" (Лицензиат) в лице директора ОСОБА_3 и ОСОБА_4 (Лицензиар). (Предмет договора: 1- Лицензиар является соавтором-владельцем Авторского Свидетельства СССР№1832496 "Антисептическое средство профилактики венерических заболеваний "мирамистин" с приоритетом от 02 августа 1978 г. 2 - Лицензиат желает приобрести право на использование данного A.C. путем регистрации в МОЗ Украины субстанции и лекарственного препарата для профилактики венерических заболевания "Мирамистин", которые описаны в данном Авторском свидетельстве»).
З матеріалів справи вбачається, що хімічна речовина (хімічний продукт товару 1 класу МКТП) - Мірамістин, відповідно до структури має назву бензилдиметил[3-(міристоіламіно)пропіл]амонійхлорид, моногідрат [Мирамистин /Временная фармакопейная статья / ВФС 42-2047-91 // Фармкомитет МОЗ СССР у вигляді речовини «Мірамістин-сирець» до дати 09.09.2010 р. подання заявки № ш 2010 13908. Зазначена хімічна сполука С2бН47СШ20 має CAS Number 15809-19-5 - «термин, не имеющий однозначного перевода на русский язык. Это уникальный численный идентификатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service».
Крім того, з матеріалів спарив вбачається, що до 09.09.2010 (дата подання заявки № m 2010 13908) споживачі та заявник по цій заявці знали про наявність на ринку України товару 1 класу МКТП-хімічної речовини Мірамістин (бензилдиметил[3-(міристоіламіно)пропіл]амонійхлорид, моногідрат) виробництва КНВМП «ІСНА» за Ліцензійною угодою.
В дев'ятій редакції МКТП, яка набула чинності 01 січня 2007 року: 1 клас включає в себе хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби.
До 5 класу МКТП належать фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди.
Тобто, названі товари є різними як за своїми властивостями, так і за призначенням, а відтак реєстрація товарного знаку на товари 1 класу не може ввести в оману споживачів товару 5 класу.
З системного аналізу викладеного вбачається, що позначення «МІРАМІСТИН» за заявкою № т 2010 12450 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є таким, що станом на 11.08.2010 року - дату подання вказаної заявки, набуло розрізняльної здатності для всіх товарів 1 класу МКТП - отже, позначення за заявкою № т 2010 12450 відповідає умовам надання правової охорони в силу ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що вказує на необґрунтованість оскаржуваного рішення № 1861/з від 25.01.2011 та є підставою для його скасування.
Згідно Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи № 11(80)2 стосовно здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень, прийнятої Комітетом Міністрів 11 березня 1980 року на 316-й нараді, під дискреційними повноваженнями слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.
Адміністративний суд, перевіряючи рішення, дію чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень на відповідність, закріпленим ч. З статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України критеріям, не втручається у дискрецію (вільний розсуд) суб'єкта владних повноважень поза межами перевірки за названими критеріями. Завдання адміністративного судочинства полягає не у забезпеченні ефективності державного управління, а в гарантуванні дотримання вимог права, інакше було б порушено принцип розподілу влади.
Проте, з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини (рішення по справі Олссон проти Швеції від 24 березня 1988 року), вбачається, що запорукою вірного застосування дискреційних повноважень є високий рівень правової культури державних службовців, водночас, суди повинні відновлювати порушене право шляхом зобов'язання суб'єкта владних повноважень, у тому числі колегіальний орган, прийняти конкретне рішення про надання можливості, якщо відмова визнана неправомірною, а інших підстав для відмови не вбачається.
Таким чином, повноваження відповідача щодо реєстрації знака для товарів і послуг є дискреційними повноваженнями такого органу державної влади, тобто відносяться до його виключної компетенції, а тому адміністративний суд не може перебирати на себе його функцій, окрім випадку, зазначеного у наведених положеннях судової практики Європейського суду з прав людини, наявність якого встановлена під час вирішення даної справи, з огляду на викладене суд вбачає наявними підстав для зобов'язання відповідача провести реєстрацію знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН" за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010.
Відповідно до абз. 2 п. З ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
З огляду на викладене вище, суд вбачає наявним підстави для визнання протиправним та скасування рішення від 22.08.2011 № 23669/4 та, як наслідок визнання недійсним свідоцтва України № 146518 від 25.10.2011.
Разом з цим позов в частині визнання за КНВМП «ІСНА» право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010 р. для всіх заявлених товарів 1 класу МКТП не підлягає задоволенню. Оскільки визнання прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг виходить за межі юрисдикції адміністративного суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Зважаючи на вищенаведене, виходячи з наявних матеріалів справи, суд приходить до висновку, що позов підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 69, 70, 71, 128, 158-163, 172, 177, 179 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,
1. Задовольнити частково позовні вимоги.
2. Визнати протиправним та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності вих.. № 1861/з від 25.01.2011 прийняте за результатами розгляду заявки № m 2010 12450 від 11.08.2010 року на реєстрацію знака для товарів і послуг "МІРАМІСТИН";
3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності зареєструвати знак для товарів і послуг «МІРАМІСТИН» за заявкою № m 2010 12450 від 11.08.2010 відповідно до вимог чинного законодавства України.
3. Визнати протиправним та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності про реєстрацію знака від 22.08.2011 № 23669/4;
4. Визнати недійсним свідоцтво України № 146518 від 25.10.2011.
5. Відмовити в задоволенні решти позовних вимог.
Згідно ст.ст. 185-186 КАС України сторони та інші особи, які беруть участь у справі мають право оскаржити в апеляційному порядку Постанову повністю або частково. Скарга про апеляційне оскарження подається протягом 10 днів з дня проголошення, скарга подається до апеляційного суду через суд першої інстанції. Згідно ст. 254 КАС України Постанова, якщо інше не встановлено КАС України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
Головуючий Суддя В.І. Келеберда
Судді І.А. Качур
О.П. Огурцов