08 грудня 2015 р. Справа № 876/7672/15
Львівський апеляційний адміністративний суд в складі:
головуючого судді - Качмара В.Я.,
суддів - Гінди О.М., Ніколіна В.В.,
за участі секретаря - Бадівської О.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові апеляційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 24 червня 2015 року у справі за його позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, - Державне підприємство «Український інститут промислової власності», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кава зі Львова» та Українсько-англійське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛКА ЛТД», про визнання рішення нечинним і зобов'язання вчинити дії,
У травні 2014 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба, Установа) в якому просив:
- визнати протиправним та нечинним рішення відповідача від 27.03.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2013 01208 від 28.01.2013 (далі - Заявка) - Висновок Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі - ДП) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за Заявкою (далі - Рішення, Висновок відповідно);
- зобов'язати Службу повторно розглянути питання щодо реєстрації знака для товарів і послуг за Заявкою відносно всього переліку заявлених на реєстрацію товарів і послуг;
- зобов'язати Службу прийняти рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «Львівська кава» за Заявкою, видати свідоцтво України на знак для товарів і послуг (далі - Свідоцтво) та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що відмова відповідача у реєстрації знаку та видачі Свідоцтва суперечить законодавству і є протиправними. Заявлене словесне позначення має розрізняльну здатність, що підтверджується тим, що споживачі, в тому числі туристи міста Львова, які цікавляться де можна придбати каву під торговою маркою «Львівська кава» пов'язують тільки з однією особою виробником ОСОБА_1 Зазначав, що ним розроблена особлива рецептура кави, неповторний смак якої не зустрінеш більше ніде і яка вабить до м.Львова туристів. Висновок ДП містить лише посилання на підстави відмови в реєстрації знака, не вказує на критерії цих підстав, з яких йому відмовлено в реєстрації знака та в ньому не наданий їх науковий аналіз.
Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 24 червня 2015 року у справі №813/3775/14 в задоволенні позову відмовлено.
Не погодившись із ухваленим рішенням, його оскаржив позивач, який покликаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову суду першої інстанції і прийняти нову постанову, якою позов задовольнити повністю. В апеляційній скарзі покликається на обставини викладенні у позовній заяві, яким суд не дав належної правової оцінки. Додатково зазначає, що судом не застосовано вимоги ч.15 ст.10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) та не враховано, що під час кваліфікаційної експертизи ДП не використовувалася інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. Висновок не відповідає вимогам законодавства щодо поняття, завдання та принципів науково-технічної експертизи, містить лише посилання на підстави відмови в реєстрації знака та не містить вказівки на критерії цих підстав, з яких йому відмовлено в реєстрації, не наданий їх науковий аналіз. Службою та ДП не було заявлено вимоги чи пропозиції заявнику довести набуття розрізняльної здатності знаку «Львівська кава». В Україні зареєстровані знаки «Одеська кава», «Галицька кава» і такі словесні позначення є схожими із «Львівська кава», близькими за значенням, однак перші отримали правову охорону, що підтверджує порушення принципу рівності перед законом та є проявом дискримінації. Судом належним чином не враховано висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 14.02.2015 №4247, складений Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз (далі - Висновок експертизи), який повністю спростовує заперечення відповідача та ДП проти позову.
Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників осіб, які беруть участь у справі, перевіривши матеріали справи, апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції приходить до переконання, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з таких міркувань.
Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах (абзац 10 п.9 Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року №3-рп/2003).
Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції прийшов до висновку про те, що Рішення винесене Службою на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України.
Такі висновки цього суду відповідають фактичним обставинам справи та є правильними з таких міркувань.
Судом першої інстанції встановлено та підтверджується матеріалами справи, що 28.01.2013 ОСОБА_1 подав заяву № m 2013 01208 про реєстрацію знаку для товарів і послуг в Україні - «Львівська кава» для переліку товарів і/або послуг клас 30 - кава; замінники кави; кава непряжена (нежарена); кавові запашники; кавові напої; кавові напої з молоком; кавові рослинні замінники; кавові продукти (а.с.106, 109 т.1).
16.12.2013 ДП позивачу направлено повідомлення №43998/3 про можливу відмову у реєстрації знака відносно усього переліку товарів і/або послуг (далі - Повідомлення), оскільки таке словесне позначення є описовим при використанні щодо зазначених товарів, вказує на вид товару та певне місце виготовлення, а також є оманливим для кави, яка виготовлена в іншому місці (а.с.101-102 т.1).
Позивачу запропоновано, що у випадку незгоди з наведеними підставами, заявник має право протягом двох місяців від дати отримання повідомлення подати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака.
Уповноваженим представником позивача надана відповідь на вказане повідомлення від 10.02.2014 №68-14 та в обґрунтування відповідності умовам надання правової охорони, з метою використання досвіду експертизи ДП, наведено приклади реєстрації схожих знаків для товарів та послуг (а.с.99-100 т.1).
ДП складено Висновок, який 27.03.2014 затверджений Службою. Так, за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно з ст.10 Закону встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п.1 ст.5, ст.6 Закону) (а.с.97-98 т.1).
Після затвердження Службою, зазначений Висновок набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака.
Згідно з ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак) в Україні.
Згідно з ст.1 Закону (в редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг визначені ст.2 Закону - Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема:організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.
Служба відповідно до «Положення про Службу», затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 №436/2011 (чинного на час виникнення спірних відносин, у відповідній редакції ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України. Входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності (п.1).
За змістом частин 1-3 ст.5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.
Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку (ч.1 ст.7 Закону).
Частинами 1, 3-4 ст.10 Закону передбачено, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.
Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.
У відповідності до частин 15-16 цієї ж статті під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.
Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обгрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака. Відповідь заявника надається у строк, встановлений п.6 цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.
Відповідно до ст.24 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (в редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) висновок державної наукової і науково-технічної експертизи є обов'язковим для прийняття до розгляду та врахування при обґрунтуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових і науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, реалізації наукової і науково-технічної діяльності, аналізі ефективності використання науково-технічного потенціалу.
Підтверджено, що єдиним в Україні державним закладом для розгляду і проведення державної експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, в тому числі на знаки для товарів і послуг, уповноваженим Службою, є ДП.
Відтак, висновок закладу експертизи за заявкою є висновком державної науково-технічної експертизи і є обов'язковим для його врахування.
Матеріали справи свідчать про те, що експертиза Заявки, за якою прийняте Рішення, що оскаржується, проведена в порядку, встановленому ст.10 Закону та «Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 23.07.1995 №116 (затверджено в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за №276/812; далі - Правила), у строки, які практично існують або встановлені вказаною статтею, про що надані документи, зокрема, висновки формальної та кваліфікаційної експертиз (а.с.104-105 т.1).
Підстави для відмови в наданні правової охорони визначено ст.6 Закону, за ч.2 якої не можуть одержати правову охорону позначення, які:
- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.
Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до п.3 ст.10 цього Закону (ч.1 ст.15 Закону).
Як вбачається з Висновку, на підставі якого прийнято оскаржуване Рішення, підставою відмови у реєстрації заявленого позначення вказано, що заявлене словесне позначення для товарів 30 класу, складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених товарів, вказує на вид товару та певне місце виготовлення: Львівська кава - кава зі Львова. «Кава»: 1 - насіння кавового дерева чи порошок із цього насіння, 2 - тонізуючий напій, який отримують із зерен кави. «Львівська» прикметник до Львів, є оманливим для кави, яка виготовлена в іншому місці.
Згідно з п.4.3.1.7 Правил, до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.
Описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.
До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача (пункт 4.3.1.9 Правил).
Оманливі позначення - позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.
Оманливість позначення є об'єктивною характеристикою і виникає внаслідок невідповідності смислового значення позначення властивостям товару або послуги, які маркуються, тобто внаслідок наявності у товару чи послуги властивостей, які суперечать смисловому значенню позначення. При цьому відомості про наявність чи відсутність таких властивостей сприймаються споживачем як достовірні.
Можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, виникає в разі існування на ринку споріднених товарів або послуг, які марковані позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати, або тотожними, права на які набуті раніше (промислові зразки, прізвища тощо). Така схожість може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які не відповідають дійсності.
Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації інтелектуальної власності, під час перевірки схожості товарних знаків слід порівнювати їх загалом і більше значення надавати загальним елементам, які можуть ввести в оману, без виокремлення відмінностей, не помічених середнім споживачем.
Якщо споживач може змішати товари, дистинктивна функція торговельного знака не працює, і споживач може не купити товар, який він хоче.
Суд першої інстанції вірно вказав, що заявлений позивачем знак «Львівська кава» не індивідуалізує особу виробника, така може використовуватись багатьма, як загальна назва (назва товарів певного виду), є загальновживаним, як позначення товарів певного виду.
Відтак, позначення за Заявкою не може виконувати основну функцію знака для товарів і послуг - слугувати засобом вирізнення товарів одних осіб від товарів інших.
При цьому, цим судом правильно указано, що ДП надіслано позивачу Повідомлення, однак останній таких доказів (документів), зокрема, на підтвердження (отримання) позначення розрізняльної здатності щодо вказаних у заяві товарів не надано.
Статтею 6 Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 року передбачено, що «для того щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака».
За п.10.3.7 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, складених ДП (далі - Рекомендації), якщо позначення є описовим, реєстрація повинна бути дозволена лише за умови доведення заявником набутої розрізняльної здатності та надання відповідних доказів, зазначених у п.10.1.5 цих Рекомендацій.
В останньому наведеному пункті Рекомендацій зазначено, що розрізняльна здатність може бути властива позначенню з моменту його створення або набута ним внаслідок використання. Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення звичайно не має розрізняльної здатності, то перевіряється чи не набуло воно такої внаслідок його використання. У разі, якщо документи заявки не містять факторів, що підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням внаслідок його використання до дати подання заявки, складається попередній висновок експертизи про можливу відмову у реєстрації знака, який надсилається заявнику. У відповідь на цей висновок заявник може подати докази набутої заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання.
Позивач замість того, щоб подати відповідні докази, фактично повчаючи ДП використанням їх досвіду експертизи, провів дослідження бази зареєстрованих в Україні знаків, за яким виявив значну кількість реєстрацій за аналогічними зазначеному випадку прикладами.
Відповідних доказів набутої заявленим позначенням «Львівська кава» розрізняльної здатності внаслідок його використання (тривалого застосування) саме позивачем до дати подання заявки, ним не надано ні ДП, ні суду першої інстанції.
Позивач є власником знаків «СВІТ КАВИ», «Різдвяна кава», «КАТЕДРАЛЬНА» «СВІТ КАВИ Фестивальна кава» (а.с.36-42 т.1).
Переважна більшість відповідних договорів на виготовлення позивачем продукції під торговою маркою «Львівська кава», які на його думку підтверджують набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання, укладенні після подання заявки та до ДП не надавалися (а.с.121-132, 156-163 т.1).
Наведене спростовує покликанням апелянта, в протиправність Висновку та Рішення, на попередню реєстрацію Службою значної кількості подібних знаків (а.с.17-35, 136-148, 165-172 т.1, а.с.20-21, 27-28, 36-37 т.2).
Також, суд першої інстанції, з врахуванням наведено вище, правомірно висловив та належними чином вмотивував свою незгоду з Висновком експертизи (а.с.197-201 т.1).
Апеляційний суд переглянув оскаржуване судове рішення і не виявив порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до ухвалення незаконного судового рішення, щоб його скасувати й ухвалити нове.
Висновки суду першої інстанції є повними та вичерпними, а відповідні доводи апелянта - надумані, свідчать про переоцінку ним фактичних обставин справи в свою користь, довільне і неправильне трактування вимог наведеного законодавства з питань інтелектуальної власності.
Підсумовуючи, апеляційний суд приходить до висновку, що суд першої інстанції при вирішенні даного публічно-правового спору правильно встановив фактичні обставини справи та надав їм належну правову оцінку. Доводи апелянта висновків суду не спростовують та не дають правових підстав для скасування оскаржуваного судового рішення.
Керуючись статтями 195, 196, 198, 200, 205, 206, 254 КАС України, суд,
Апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а постанову Львівського окружного адміністративного суду від 24 червня 2015 року - без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів після набрання нею законної сили.
Головуючий суддя В.Я. Качмар
Суддя О.М. Гінда
Суддя В.В. Ніколін
Повний текст виготовлений 14 грудня 2015 року.