03680 м. Київ, вул. Солом'янська, 2-а,
Справа №752/9813/13
№ апеляційного провадження:22-ц/796/11213/2015
Головуючий у суді першої інстанції: Фролов М.О.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Семенюк Т.А.
16 вересня 2015 року колегія суддів Судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду м. Києва в складі:
Головуючого - Семенюк Т.А.
Суддів - Крижанівської Г.В., Побірченко Т.І.
при секретарі - Аршакян Р.Т.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_3, що діє на підставі довіреностей в інтересах ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2013 року у справі за позовом ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 до Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, третя особа Національна Академія Наук України про стягнення грошових коштів , колегія суддів, -
Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2013 року у задоволенні позову було відмовлено.
ОСОБА_3, що діє на підставі довіреностей в інтересах ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу на вказане рішення суду, посилаючись на його незаконність та необґрунтованість. Вважає, що суд першої інстанції встановлюючи обставини справи в рішенні вірно приходить до висновку про наявність факту порушення відповідачем свого зобов'язання за договором 1. Предметом спору між сторонами є порушення відповідачем умов Договору 1 в частині несплати належної Позивачам винагороди, яка мала б бути сплаченою Позивачем у зв'язку з отриманням Відповідачем вигоди від реалізації (передачі) майнового права на подання заявок на отримання патентів не в Україні. Не враховано, що ними не оспорюється право відповідача, як власника патенту в Україні, оскільки вказані права не порушувалися. Вимоги ст.ст. 28, 34, 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не мають відношення до вказаного предмету спору. Вимоги стосуються правовідносин, що виникли у відповідача з іноземною компанією в рамках Договору про передачу права на подання заявок і одержання патентів на винахід у країнах Паризького Союзу (Договір 2), а саме умови ст.. 4 Договору 2 та надані платіжні документи про виконання умов Договору 2. Просили рішення суду скасувати, та постановити нове, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.
Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 17 лютого 2014 року рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 3 жовтня 2013 року скасовано, позов задоволено.
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 червня 2014 року рішення Апеляційного суду м. Києва від 17 лютого 2014 року скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 11 листопада 2014 року рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 3 жовтня 2013 року залишено без змін.
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 липня 2015 року ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 11 листопада 2014 року скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, доводи апеляційної скарги, заперечення, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду та матеріали справи в межах апеляційного оскарження, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що у червні 2013 року позивачі звернулися до суду з даним позовом до Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти України про стягнення коштів, посилаючись в обґрунтування своїх вимог на те, що вони є авторами винаходу «Спосіб комп'ютерної ідентифікації особи за зображенням її обличчя», на який відповідачем був отриманий патент України на винахід від 10 січня 2008 року № 81514.
20 березня 2007 року між сторонами був укладений договір між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності і винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем (Договір 1) .
29 березня 2007 року між відповідачем та компанією Simanetics USA, Inc. (США) був укладений Договір про передачу права на подання заявок і одержання патентів на винахід у країнах Паризького Союзу № 95 (Договір 2).
Відповідно до пункту 2.1 статті 2 даного Договору, відповідач передав Simanetics USA, Inc. (США) виключне безвідкличне право на подання заявок, в тому числі міжнародних заявок про патентну кооперацію (РСТ) і одержання Патентів на Винахід у країнах Паризького Союзу (крім України), що має своїм наслідком набуття Simanetics USA, Inc. (США) повного обсягу Патентних прав з моменту одержання Патенту, а також всіх майнових і немайнових прав на підставі поданих заявок у визначених договором країнах і відповідно до законодавства таких країн.
27 листопада 2007 року між відповідачем , Simanetics USA, Inc. (США) і фірмою Viewdle Inc. (США) був укладений договір цесії, згідно з яким до фірми Viewdle Inc. перейшли всі права та обов'язки Simanetics USA, Inc. (США) за Договором 2.
Так у 2007, 2008 та 2012 роках на рахунки відповідача надходили кошти, передбачені підпунктами 4.2.1, 4.2.2 та 4.2.3 Договору 2. У зв'язку з отриманням коштів на підставі вказаних вище положень Договору 2, відповідач сплатив авторам визначений розмір винагороди і тим самим виконав належним чином частину зобов'язань за Договором 1.
Також, відповідно до пункту 4.7 Договору 2, у разі необхідності при відчужені компанії Правонаступника або Іншої сторони, до складу якої входитимуть Патенти, Правонаступник та/або інша сторона має право припинити свої зобов'язання за пунктами 4.3, 4.4 і 4.5 цієї статті шляхом виконання умов, викладених нижче в цьому Пункті. Відчуження компанії в контексті пункту 4.7 вважається прямий продаж компанії як цілісного майнового комплексу або продаж контрольного пакета її акцій, або оплатне відчуження (продаж) активів, до складу яких входять Патенти. Правонаступник або інша сторона сплатить на користь Правовласників (відповідача) два відсотки від вартості транзакції з відчуження компанії, до складу активів якої входитимуть Патенти, але не менше ніж сто тисяч доларів США.
12 жовтня 2012 року на рахунок відповідача надійшли кошти у рамках виконання фірмою Viewdle Inc умов пункту 4.7 Договору 2 у сумі 700 000 доларів США.
Відповідно за результатами вищезазначеної трансакції, відповідач отримав вигоду від реалізації майнових і немайнових прав на винахід, авторами якого є позивачі.
Розмір вигоди становить 700 000 тисяч доларів США, а тому як це передбачено п. 4.3 Договору 1, з цієї суми відповідач зобов'язаний був сплатити належну позивачам винагороду у розмірі 35 %, а саме, - 245 000 доларів США - в рівних частинах по 49 000 США кожному з позивачів.
Проте, у порушення Договору 1 сума винагороди позивачам не сплачена.
Просили позов задовольнити.
Як вбачається з матеріалів справи, 20 березня 2007 року між позивачами та Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти України було укладено Договір між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності і винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.
Відповідно до пунктів 4, 4.2 договору роботодавець зобов'язався видати винахіднику винагороду за винахід у випадках реалізації в зарубіжних країнах і продажу ліцензії або інших майнових та немайнових прав, та (або) поставку продукції на експорт.
29 березня 2007 року між відповідачем та компанією Simanetics USA, Inc. був укладений Договір про передачу права на подання заявок і одержання патентів на винахід у країнах Паризького Союзу № 95, відповідно до якого компанії Simanetics USA, Inc. були передані права на подання заявок і одержання патентів на винахід у країнах Паризького Союзу.
Судом встановлено, що у 2007, 2008 та 2012 роках відповідач сплатив позивачам - авторам винаходу визначений Договором 2 розмір винагороди у виконання зобов'язань за Договором 1.
27 листопада 2007 року між відповідачем, Simanetics USA, Inc. (США) і фірмою Viewdle Inc. (США) був укладений договір цесії, згідно з яким до фірми Viewdle Inc. перейшли всі права та обов'язки Simanetics USA, Inc. (США) за Договором 2.
Відмовляючи у задоволенні позовних, вимог суд першої інстанції виходив з того, що договір № 95 від 29.03.2007 року «Про передачу права на подання заявок та одержання патентів на винахід в країнах Паризького союзу» виконаний в повному обсязі, всі розрахунки з позивачами проведені в повному обсязі, що випливає зі змісту Договору та проведених платежів на користь позивачів. Крім того, позивачами не було надано доказів, що кошти які надійшли на рахунок Відповідача є коштами за використання винаходу «Спосіб комп'ютерної ідентифікації особи за зображенням її обличчя».
Проте, з таким висновком суду погодитись неможна з огляду на наступне.
Згідно пункту 4.7 Договору про передачу права на подання заявок і одержання патентів на винахід у країнах Паризького Союзу № 95, у разі необхідності при відчужені компанії Правонаступника або Іншої сторони, до складу якої входитимуть Патенти, Правонаступник та/або інша сторона має право припинити свої зобов'язання за пунктами 4.3, 4.4 і 4.5 цієї статті шляхом виконання умов, викладених нижче в цьому Пункті.
Відчуження компанії в контексті пункту 4.7 вважається прямий продаж компанії як цілісного майнового комплексу або продаж контрольного пакета її акцій, або оплатне відчуження (продаж) активів, до складу яких входять Патенти. Правонаступник або інша сторона сплатить на користь Правовласників (відповідача) два відсотки від вартості трансакції з відчуження компанії, до складу активів якої входитимуть Патенти, але не менше ніж сто тисяч доларів США.
Як вбачається з матеріалів справи, на виконання вказаного пункту Договору 2, у зв'язку з укладенням 27 листопада 2007 року між відповідачем, Simanetics USA, Inc. (США) і фірмою Viewdle Inc. (США) договору цесії, згідно якого до фірми Viewdle Inc. перейшли всі права та обов'язки Правонаступника за Договором 2, на рахунок відповідача 12 жовтня 2012 року надійшли кошти в сумі 700 000 доларів США.
З листа представництва компанії Viewdle Inc. (США) в Україні від 30 січня 2014 року вбачається, що 2 жовтня 2012 року компанія «Viewdle Inc.» , до складу якої входили Патенти - «патенти та патентні заявки на одержання патентів на винахід «Спосіб комп'ютерної ідентифікації особи за зображенням її обличчя» і патентні заявки, що заявляють переваги його пріоритету, а також будь-які перевидання таких патентів в країнах Паризького Союзу» (за визначенням пункту 1.1 Договору № 95), - була відчужена на користь Компанії «Моторола Мобіліті Ел-Ел-Си» (Моtorola Mobility LLC). У зв'язку з таким відчуженням директор Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України звернувся до компанії «Viewdle Inc.» із листом № 82\8-78 від 02.10.2012 року, про необхідність виконання зобов'язань згідно з пунктом 4.7. Договору № 95, розуміючи, що компанія «Viewdle Inc.» буде відчужена третій стороні, та погоджується на одержання на свою користь вартості яка дорівнює двом відсоткам від вартості такої трансакції, та повідомляє про усвідомлення правових наслідків, передбачених пунктом 4.7. Договору № 95 щодо подальшої дії цього Договору та платежів за ним у зв'язку із такими розрахунками, а саме що ніяких подальших платежів не буде здійснюватись за цим Договором. 11 жовтня на належне виконання фінансових зобов'язань за п. 4.7 Договору № 95 на рахунок Центру було здійснено платіж в сумі 700000 доларів США - два відсотки від вартості трансакції з відчуження компанії Viewdle Inc. (США), до складу активів якого входили Патенти (за визначенням пункту 1.1 Договору № 95. Призначення платежу «Viewdle services payment». Здійснення цього платежу є виконанням умов пункту 4.7. Договору № 95 та підтвердженням припинення цього договору (т. 1, а.с. 160-161).
Відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.
Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому надається згідно з цим Законом , може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
Згідно з нормами ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.
Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно.
Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та розміру вирішуються в судовому порядку.
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» , використанням винаходу (корисної моделі) визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.
Згідно з ч. ч. 7, 8 цього Закону власник патенту має право дати будь - якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.
За ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу , інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Скасовуючи ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 11 листопада 2014 року, колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ зауважила на те, що зазначені положення законодавчих актів та обставини справи судом апеляційної інстанції на порушення вимог ст. ст. 10 , 212 , 315 ЦПК України враховані не були, доводи та заперечення сторін належним чином не перевірені, апеляційний суд не дав належної правової оцінки тому факту, що відповідач, отримавши на виконання п. 4.7 Договору 2 суму коштів у розмірі двох відсотків від вартості трансакції з відчуження компанії, яка складає 700 000 доларів США, не здійснив виплату винагороди позивачам, передбачену п. 4.2 Договору 1 у розмірах і порядку визначених п. 4.3 цього договору.
Враховуючи вище викладене, колегія суддів вважає, що матеріалами справи безспірно встановлено, що позивачі мають право на отримання 35 % від отриманих відповідачем 700 000,00 доларів США, а саме по 49 000,00 доларів США в рівних частках кожному з позивачів відповідно до п.4.1, 4.2., 4.3. Договору від 20.03.2007 року за належну кожному з позивачів за Договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем від 20 березня 2007 винагороду у розмірі 391657,00 грн., що становить 49000,00 доларів США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн. з 1,00 долар США) Національного банку України на день подання позовної заяви.
Колегія суддів не може погодитись з доводами представника третьої особи, що відповідач уклав договір про відступ права на подання заявки на отримання патенту на винахід в країнах Паризького союзу, а не договір ліцензії, оскільки відповідно до п.1.2. Договору № 95 від 29.03.2007 р. термін «Патентні права» означає кожне і всі майнові і немайнові права інтелектуальної власності на Винахід і права на Патенти, якими володіє, користується і розпоряджається власник патенту відповідно до законодавства всіх і кожної країни Паризького Союзу, де було подано заявку на одержання Патенту та одержано патент, а також необмежене здійснення, будь-яких майнових і немайнових прав на Винахід і Патенти, в тому числі, але не виключно передача права на отримання Патенту в країнах Паризького Союзу, уступка Патенту, ліцензування і захист порушених прав, а п.4.2. Договору від 20.03.2001 року передбачає реалізацію в зарубіжних країнах інших майнових та немайнових прав.
Відповідно до вимог ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, відповідно до вимог ст.. 526 ЦК.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що позовні вимоги обґрунтовані і підлягають задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 309 ЦПК підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення є невідповідність висновків суду обставинам справи.
Згідно зі ст.. 88 ЦПК України, підлягають до стягнення з відповідача на користь позивачів сплачений судовий збір за розгляд справи в суді першої інстанції в розмірі 3441,00 гривень, а саме по 688,20 гривень на користь кожного з позивачів.( т. 1, а.с. 5)
Також підлягають до стягнення з відповідача на користь позивачів витрати на правову допомогу за Договором про надання послуг № 07-02\13 від 7 лютого 2013 року у розмірі 20550,00 грн., - по 4110,00 гривень на користь кожного з позивачів (т. 1, а.с. 1-5, 56-58).
Керуючись ст. ст. 303, 307, 309, 313-314, 316, 317 ЦПК України, колегія суддів -
Апеляційну скаргу ОСОБА_3, що діє на підставі довіреностей в інтересах ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 задовольнити.
Рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2013 скасувати, постановити нове рішення наступного змісту.
Позов задовольнити.
Стягнути з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_4 належну йому за Договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем від 20 березня 2007 винагороду у розмірі 391657,00, що становить 49000 доларів США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн. 1,00 долар США) Національного банку України на день подання позовної заяви.
Стягнути з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, належну йому за Договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем від 20 березня 2007 винагороду у розмірі 391657,00, що становить 49000 доларів США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн. 1,00 долар США) Національного банку України на день подання позовної заяви.
Стягнути з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, належну йому за Договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем від 20 березня 2007 винагороду у розмірі 391657,00, що становить 49 000 доларів США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн. 1,00 долар США) Національного банку України на день подання позовної заяви.
Стягнути з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, належну йому за Договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем від 20 березня 2007 винагороду у розмірі 391657,00, що становить 49000 доларів США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн. 1,00 долар США) Національного банку України на день подання позовної заяви.
Стягнути з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_8,, належну йому за Договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем від 20 березня 2007 винагороду у розмірі 391657,00, що становить 49000 доларів США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн. 1,00 долар США) Національного банку України на день подання позовної заяви.
Стягнути з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_4, 688,20 гривень судового збору, ОСОБА_5, 688,20 гривень судового збору, ОСОБА_6, 688,20 гривень судового збору, ОСОБА_7, 688,20 гривень судового збору, ОСОБА_8, 688,20 гривень судового збору.
Стягнути з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_4, 4110,00 гривень витрат на правову допомогу, ОСОБА_5, 4110,00 гривень витрат на правову допомогу, ОСОБА_6, 4110,00 гривень витрат на правову допомогу, ОСОБА_7, 4110,00 гривень витрат на правову допомогу, ОСОБА_8, 4110,00 гривень витрат на правову допомогу.
Рішення набирає законної сили з моменту проголошення, може бути оскаржене в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом двадцяти днів.
Головуючий
Судді