83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46
іменем України
01.10.09 р. Справа № 32/403-25/24
Господарський суд Донецької області, у складі головуючого судді Мєзєнцева Є.І., при секретарі Семенюшко Г.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Сігма-профі» (представник Тарасов А.Г., довіреність від 20.01.09 року) до товариства з обмеженою відповідальністю „Сучасні комп'ютерні технології” (представник Родіков П.М., довіреність від 21.07.09 року) про:
- заборону товариству з обмеженою відповідальністю „Сучасні комп'ютерні технології” використовувати позначення „PROFILINE” для товарів та послуг класів МКТП:
o 2 (барвильні картриджі (заправні) для принтерів та копіювачів; барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів та машин);
o 16 (множильні апарати (чорнильні пластини до -); канцелярське приладдя і обладнання, крім меблів; комп'ютерні принтери (чорнильні стрічки до -); чорнильні стрічки до комп'ютерних принтерів; чорнильне полотно для машин, що репродукують документи; чорнильні пластини для множильних апаратів; копіювальний папір; папір*, чорнильні стрічки);
o 35 (зразки (розповсюджування -); платіжні документи (готування -); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу; роздрібний продаж (представлення продукції через засоби комунікації з метою -); розповсюджування зразків).
ь заборону товариству з обмеженою відповідальністю „Сучасні комп'ютерні технології” розповсюдження та продаж товарів, визначених класами МКТП 1, 2, 4, 16, вироблених з позначенням „PROFILINE”, як таких, що споріднені з наведеним у свідоцтві на знак для товарів та послуг № 64877 від 17.07.06 року та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сігма-профі» (далі - Компанія) звернулося до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю „Сучасні комп'ютерні технології” (далі - Фірма) про поновлення порушених прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг „PROFILINE” за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 64877 від 17.07.06 року шляхом заборони використовувати у будь-який спосіб знак для товарів та послуг „PROFILINE”, знаки для товарів та послуг “ProfiLine”, “Profiline”, „ПРОФІЛАЙН”, (далі - „PROFILINE”), інших знаків для товарів та послуг за класами МКТП 01,09,16; 01.09.16,20,35,42; 01,09,16, які є схожими зі знаком для товарів та послуг „PROFILINE” настільки, що їх можна сплутати, зокрема, продаж та будь-яку іншу передачу та зберігання товарів та надання послуг з використанням вказаних знаків, а також просування продукції та надання послуг на ринку України з використання вказаних знаків, у тому числі в мережі Інтернет.
Позовні вимоги Компанії ґрунтуються на нормах статей 16 та 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, зокрема, позивач зазначив, що є власником знаку для товарів та послуг „PROFILINE” згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 64877, виданого 17.07.06 року Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (далі - Свідоцтво), який безпідставно використовується відповідачем при розповсюдження товарів із вказаним позначенням в мережі Інтернет та іншим шляхом через нанесення на упакування подібного до ступеню змішування знаку „PROFILINE”.
В порядку статті 22 ГПК України позивач неодноразово змінював предмет позову, остаточно вимагаючи заборонити Фірмі використовувати позначення „PROFILINE” для товарів та послуг класів МКТП 2 (барвильні картриджі (заправні) для принтерів та копіювачів; барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів та машин); 16 (множильні апарати (чорнильні пластини до -); канцелярське приладдя і обладнання, крім меблів; комп'ютерні принтери (чорнильні стрічки до -); чорнильні стрічки до комп'ютерних принтерів; чорнильне полотно для машин, що репродукують документи; чорнильні пластини для множильних апаратів; копіювальний папір; папір*, чорнильні стрічки), та 35 (зразки (розповсюджування -); платіжні документи (готування -); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу; роздрібний продаж (представлення продукції через засоби комунікації з метою -); розповсюджування зразків), а також заборонити Фірмі розповсюдження та продаж товарів, визначених класами МКТП 1, 2, 4, 16, вироблених з позначенням „PROFILINE”, як таких, що споріднені з наведеним у Свідоцтві та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.
Представник відповідача в судовому засіданні заперечив проти позову, зазначивши, що позивачем не доведено суду факту протиправного використання Фірмою знаку для товарів та послуг „PROFILINE”, зареєстрованого згідно Свідоцтва, окрім того, відповідач має законні права попереднього користувача на знак для товарів та послуг „PROFILINE”, оскільки до моменту звернення Компанії із заявою про реєстрацію вказаного знаку для товарів та послуг Фірма здійснила укладення договору купівлі-продажу (поставки) № 373 від 06.03.06 року з виробником продукції „PROFILINE” китайською компанією ZHUHAI GREE MAGNETO-ELECTRIC Co, Ltd., а також договору про співробітництво з російським постачальником вказаної продукції ТОВ „Компанія „Профілайн” № 4 від 19.09.05 року.
Суд в порядку статті 41 ГПК України призначив судову патентознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено питання щодо використання Фірмою знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом, тотожності та подібності знаку Фірми та знаку Компанії, та чи може призвести така тотожність до сплутування знаків та введення в оману споживачів щодо особи, яка пропонує товари та послуги.
Судовий експерт Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України у висновку № 443 від 04.03.09 року, підготовленому в порядку статті 42 ГПК України, сформулював узагальнені відповіді на поставлені судом питання, визначивши, що:
1. Позначення, розміщенні на зовнішньому оформленні сайту http://www.profiline.in.ua, а також на пакуванні картриджів PL-BCI-24BK та PL-BCI-24 Colour та знак для товарів і послуг за свідоцтвом про реєстрацію № 64877 від 17.07.06 року є схожими настільки, що їх можна сплутати. Позначення „PROFILINE”, яке використано в інформаційних матеріалах сайту http://www.profiline.in.ua та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 64877 „PROFILINE” є тотожними.
2. Словесні та комбіновані позначення “PROFILINE”, “ProfiLine”, “Profiline, використані при зовнішньому оформленні та в інформаційних матеріалах сайту -------а також на пакуванні картриджів PL-BCI-24BK та PL-BCI-24Colour, є такими, що можуть ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.
Вислухавши в судовому засіданні представників сторін, дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, суд вважає, що позов Компанії підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
В порядку, передбаченому статтями 5-12 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” та статтею 4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України 25.12.91 року (далі - Паризька Конвенція), Компанія 17.11.05 року подала заявку на одержання в Україні свідоцтва на знак для товарів та послуг „PROFILINE”. Реєстрація прав на вказаний знак та оприлюднення відомостей про видачу Свідоцтва здійснено 17.07.06 року, права Компанії на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом тривають до 17.11.15 року.
За приписами статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, права Компанії, підтверджені Свідоцтвом, почали діяти з 17.11.05 року.
Знак для товарів та послуг за Свідоцтвом являє собою позначення дев'яти заголовних літер PROFILINE стандартного шрифту True Type - ArialMT програмного забезпечення Microsoft без нахилу чорного кольору. Згідно Свідоцтва (т.1 а.с.7-8), зазначений знак поширюється на товари та послуги за класами 2, 16 та 35 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутої в Стокгольмі 14 липня 1967 року і в Женеві 13 травня 1977 року і зміненої 28 вересня 1979 року (далі - МКТП).
Факт використання відповідачем позначення “PROFILINE” у власній господарській діяльності щодо продажу продукції для комп'ютерів торгової марки “PROFILINE” переконливо доведений матеріалами Інтернет-ресурсу _______ (т.1 а.с.177, т.3 а.с.6-7), на якому розміщено рекламу про продаж вказаної продукції із вказівкою на її розповсюджувача Фірму, зразками упакування для зазначеної продукції (т.3 а.с.62-63), які були продані Фірмою суб'єкту підприємницької діяльності-фізичній особі Калюжному Антону Володимировичу за договором від 30.03.06 року (т.3 а.с.55-56). Додатково факт реалізації відповідачем продукції із позначенням “PROFILINE” за договором від 30.03.06 року підтверджено видатковими накладними № ПЛ-077 від 30.03.06 року та ПЛ-427 від 17.07.06 року (т.1 а.с.45, т.3 а.с.59), рахунками-фактурами Фірми № ПЛ-077 від 29.03.06 року, № ПЛ-427 від 12.07.06 року (т.3 а.с.57-58) та інш.
При цьому суд враховує той факт, що господарська діяльність стосовно реалізації продажу барвильних картриджів до принтерів та копіювачів, друкарських фарб, канцелярських товарів, стрічок для комп'ютерних принтерів, засобів та комплектуючих для засобів репродукування, реклама, демонстрування товарів, розповсюдження зразків тощо відноситься саме до 2, 16 та 35 класів МКТП відповідно.
Господарським судом міста Києва на теперішній час вже встановлено низку фактів, які мають істотне значення для оцінки правовідносин у поточному спорі, зокрема, рішенням господарського суду міста Києва від 26.02.07 року у справі № 21/565 за позовом Фірми до Компанії про визнання права попереднього користування на товарне позначення “PROFILINE” - встановлено наступні факти:
ь факт видачі Свідоцтва Компанії;
ь факт використання Фірмою торгового знаку “PROFILINE”;
ь факт відсутності ознак попереднього користування Фірмою знаком “PROFILINE”, оскільки Фірмою не провадилось використання вказаного знаку та на провадилось значної і серйозної підготовки до використання торгівельної марки “PROFILINE”;
ь факт відсутності виконання сторонами умов договору № 4 від 19.09.05 року між Фірмою та ТОВ „Компанія „Профилайн”.
Рішенням господарського суду міста Києва від 26.02.07 року у справі № 21/564 позовні вимоги Фірми про визнання права попереднього користування знаком для товарів та послуг “PROFILINE” - відхилені. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.05.07 року у справі № 21/565 та постановою Вищого господарського суду України від 09.10.07 року у справі № 21/565 вказане судове рішення залишене без змін.
Норми статті 124 Конституції України визначають обов'язковість виконання усіма суб'єктами прав судового рішення у справі № 21/565, наразі встановлені судом у справі № 21/565 факти та обставини мають силу преюдиції при розгляді справи № 32/403-25/24 згідно статті 35 ГПК України.
Згідно преамбули та статті 6 параграфу 1 Конвенції про захист прав та свобод людини, згідно рішення Європейського суду з прав людини від 25.07.02 року у справі за заявою № 48553/99 „Совтрансавто-Холдинг” проти України”, а також згідно рішення Європейського суду з прав людини від 28.10.99 року у справі за заявою № 28342/95 „Брумареску проти Румунії” встановлено, що існує усталена судова практика конвенційних органів щодо визначення основним елементом верховенства права принципу правової певності, який передбачає серед іншого і те, що у будь-якому спорі рішення суду, яке вступило в законну силу, не може бути поставлено під сумнів.
В силу частини 3 статті 4 ГПК України, статті 17 Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” згадані судові рішення та зміст самої Конвенції про захист прав та свобод людини є приоритетним джерелом права для національного суду, тому суд вважає безсумнівним той факт, що Фірма здійснювала використання знаку для товарів та послуг “PROFILINE”, не маючи при цьому прав попереднього користувача - причому цей факт не може ставитися судом під сумнів та є таким, який знімає необхідність додаткового доведення зазначених обставин.
При цьому, знаки для товарів та послуг “ProfiLine”, “Profiline”, „ПРОФІЛАЙН”, _____які розміщені на Інтернет-ресурсі www.profiline.in.ua та на упакуванні товарів, що пропонуються для продажу та продаються Фірмою, є цілком тотожними зі знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом, що випливає з висновку судового експерта № 443 від 04.03.09 року. Означене викликає сплутування знаків та вводить у оману споживача щодо особи, яка пропонує товари та надає послуги.
Використання Фірмою комбінованого знаку______, на думку експерта, також порушує права Компанії за Свідоцтвом, оскільки зображуваний елемент у вигляді додаткових чотирьох коротких помаранчевих смужок під нахилом над білими літерами на синьому тлі - не має вирішального впливу на зорове сприйняття позначення, натомість фонетична, візуальна та семантична схожість є достатньо високою, тому окремі відмінності у кольоровому рішенні можуть не враховуватися.
Фірма не довела суду ані наявність хронологічно більш ранньої розробки використаного знаку для товарів та послуг PROFILINE, ніж знак за Свідоцтвом, ані наявність зареєстрованого за Фірмою знаку для товарів та послуг PROFILINE, ані того, що знак, який належить Компанії, є загальновідомим, або не має будь-яких відмітних ознак, або складений виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або є таким, що став загальноприйнятим в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях України, що в силу статей 6bis та 6quinquies Паризької конвенції могло би позбавити знак для товарів та послуг за Свідоцтвом правової охорони в Україні.
Відповідно до норм частини 3 статті 1 Паризької Конвенції, вислів „промислова власність” (у тому числі й власність на знак для товарів та послуг) розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується не тільки на промисловість, але й на торгівлю, у тому числі торгівлю картриджами для принтерів, чорнилом, фотопапером, плівками та подібними матеріалами.
Право інтелектуальної власності Компанії на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом є беззаперечним та підтверджено самим Свідоцтвом. Приписами статей 16 та 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, а також статей 423, 424 та 431 ЦК України визначено виключні права Компанії на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом, а також право судового захисту від будь-якого посягання на зазначені права.
За існуючою в Україні патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності Компанії надається проти будь-якого несанкціонованого використання Фірмою або іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності за Свідоцтвом (знаку для товарів та послуг) незалежно від того, чи був цей охоронюваний знак для товарів та послуг свідомо використаний іншою особою або цей об'єкт був створений Фірмою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу Свідоцтва Компанії. Тому будь-яке несанкціоноване використання Фірмою прав інтелектуальної власності на зазначений об'єкт є встановленим фактом позадоговірного порушення прав на знак для товарів та послуг, тобто чинним законодавством встановлюється презумпція вини порушника.
Такими чином, системно аналізуючи наведені вище норми права та обставини, суд доходить однозначного висновку про те, що здійснюючи використання знаку PROFILINE у господарській діяльності по класах МКТП 2, 16, 35 - відповідач в порядку частини 4 статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” здійснив протиправне, без дозволу власника, використання знаку за Свідоцтвом.
Означене дає право Компанії в порядку статей 424, 431 ЦК України та частини 2 статті 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” вимагати у Фірми припинення незаконно використання знака за Свідоцтвом, а також позначень “ProfiLine”, “Profiline”, „ПРОФІЛАЙН”,_____тотожних знаку за Свідоцтвом. З огляду на наведене, суд вважає позовні вимоги, що висунуті для захисту порушених прав позивача по класах МКТП 2, 16 та 35 - обґрунтованими з доказової та правової точки зору, наразі правовий захист по класах МКТП 1 та 4 - не може бути наданий Компанії, оскільки позивач не довів належними та допустимими доказами наявності зареєстрованих прав інтелектуальної власності відносно знаку PROFILINE у зазначених класах МКТП, через що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.
Таким чином, причиною виникнення спору є протиправне порушення Фірмою речових прав інтелектуальної власності Компанії по класах МКТП 2, 16 та 35, правова охорона яких визначена Свідоцтвом.
Відповідно до статті 49 ГПК України, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються судом на обидві сторони.
На підставі ст.ст.423, 424, 1109 ЦК України, ст.ст.5-12, 16, 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, ст.ст.1, 4, 6bis та 6quinquies Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, керуючись ст.ст.1, 22, 33, 36, 41, 42, 43, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд -
Частково задовольнити позов товариства з обмеженою відповідальністю «Сігма-профі» до товариства з обмеженою відповідальністю „Сучасні комп'ютерні технології” про:
ь заборону товариству з обмеженою відповідальністю „Сучасні комп'ютерні технології” використовувати позначення „PROFILINE” для товарів та послуг класів МКТП:
o 2 (барвильні картриджі (заправні) для принтерів та копіювачів; барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів та машин);
o 16 (множильні апарати (чорнильні пластини до -); канцелярське приладдя і обладнання, крім меблів; комп'ютерні принтери (чорнильні стрічки до -); чорнильні стрічки до комп'ютерних принтерів; чорнильне полотно для машин, що репродукують документи; чорнильні пластини для множильних апаратів; копіювальний папір; папір*, чорнильні стрічки);
o 35 (зразки (розповсюджування -); платіжні документи (готування -); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу; роздрібний продаж (представлення продукції через засоби комунікації з метою -); розповсюджування зразків).
ь заборону товариству з обмеженою відповідальністю „Сучасні комп'ютерні технології” розповсюдження та продаж товарів, визначених класами МКТП 2 та 16, вироблених з позначенням „PROFILINE”, як таких, що споріднені з наведеним у свідоцтві на знак для товарів та послуг № 64877 від 17.07.06 року та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.
В решті позовних вимог щодо заборони товариству з обмеженою відповідальністю „Сучасні комп'ютерні технології” розповсюдження та продаж товарів, визначених класами МКТП 1 та 4, вироблених з позначенням „PROFILINE”, як таких, що споріднені з наведеним у свідоцтві на знак для товарів та послуг № 64877 від 17.07.06 року та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар - відмовити.
Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю „Сучасні комп'ютерні технології” використовувати позначення „PROFILINE” для товарів та послуг класів МКТП:
o 2 (барвильні картриджі (заправні) для принтерів та копіювачів; барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів та машин);
o 16 (множильні апарати (чорнильні пластини до -); канцелярське приладдя і обладнання, крім меблів; комп'ютерні принтери (чорнильні стрічки до -); чорнильні стрічки до комп'ютерних принтерів; чорнильне полотно для машин, що репродукують документи; чорнильні пластини для множильних апаратів; копіювальний папір; папір*, чорнильні стрічки);
o 35 (зразки (розповсюджування -); платіжні документи (готування -); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу; роздрібний продаж (представлення продукції через засоби комунікації з метою -); розповсюджування зразків).
Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю „Сучасні комп'ютерні технології” розповсюдження та продаж товарів, визначених класами МКТП 2 та 16, вироблених з позначенням „PROFILINE”, як таких, що споріднені з наведеним у свідоцтві на знак для товарів та послуг № 64877 від 17.07.06 року та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.
Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Сучасні комп'ютерні технології” на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Сігма-профі» відшкодування сплаченого державного мита у розмірі 42,50 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 59 грн.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття і може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня прийняття рішення або в касаційному порядку протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили.
Суддя
Надруковано у 3 примірниках:
1 -позивачу
2 -відповідачу
3 -господарському суду Донецької області