ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 910/10028/13 29.09.14
За позовом Компанії "Біогард Інвестменс, Лтд." (Company "Biogard Investments Ltd.")
до 1) Компанії "ІПЕКІОЛ ГІЇМ САНАЇ ПАЗАРЛАМА ВЕ ТІКАРЕТ АНОНІМ СІРКЕТІ"
("Company IPEKYОL GIYIM SANAYI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI")
2) Державної служби інтелектуальної власності
про дострокове припинення частково дії в Україні міжнародних реєстрацій № 797334 та № 980019 на знак для товарів і послуг
Суддя Гумега О.В.
Представники:
від позивача: Єфімов С.В. за довіреністю № б/н від 05.02.2014 р.
від відповідача-1: не з'явився
від відповідача-2: Ресенчук В.М. за довіреністю № 2-8/3903 від 23.05.2013 р.
Компанія "Біогард Інвестменс, Лтд." (Company "Biogard Investments Ltd.") (позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії "ІПЕКІОЛ ГІЇМ САНАЇ ПАЗАРЛАМА ВЕ ТІКАРЕТ АНОНІМ СІРКЕТІ" ("Company IPEKYОL GIYIM SANAYI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI") (відповідач-1), до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-2) про дострокове припинення частково дії в Україні міжнародної реєстрацій № 797334 знака для товарів і послуг для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП; про дострокове припинення частково дії в Україні міжнародної реєстрацій № 980019 знака для товарів і послуг для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП; про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення в Україні міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП, а також здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач-1 не використовує в Україні протягом останніх трьох років (до подання даної позовної заяви) належні йому комбіновані знаки "TWIST" за міжнародними реєстраціями № 797334 та № 980019, що дає підстави для дострокового припинення їх дії частково у співпадаючих класах МКТП, в яких позивач має намір зареєструвати в Україні власний комбінований знак для товарів і послуг "TWIST".
В якості доказів невикористання відповідачем в Україні протягом останніх трьох років комбінованих знаків "TWIST" за міжнародними реєстраціями № 797334 та № 980019 позивачем надані наступні докази: листи Відділення забезпечення державної реєстрації Державного підприємства "Український інститут промислової власності" Державної служби інтелектуальної власності № 560/24 від 28.03.2013 р. та № 561/24 від 28.03.2013 р; лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.04.2013 р. № 3414-06/11619-12; лист Асоціації товарної нумерації України "ДжіЕс 1 Україна" (GS1 Ukraine) від 21.03.2013 р. № 0058/01; лист від 15.04.2013 р. № 15/04/2 ТОВ "СУМАТРА-ЛТД", тощо.
Судом встановлено, що відповідач-1 по справі (Компанія "ІПЕКІОЛ ГІЇМ САНАЇ ПАЗАРЛАМА ВЕ ТІКАРЕТ АНОНІМ СІРКЕТІ" ("Company IPEKYОL GIYIM SANAYI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI") є нерезидентом, який не має свого представництва на території України.
Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном, а рівно повідомлення у належній формі іноземних учасників судового процесу про час і місце розгляду справи, регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965 (надалі - Конвенція), яка є чинною в Україні згідно з Законом України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19.10.2000 р. № 2052-ІІІ (надалі - Закон), із заявами та застереженнями. Україна та Республіка Туреччина приєднались до зазначеної Конвенції.
Враховуючи що Республіка Туреччина приєдналась до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965 р., суд прийшов до висновку, що для належного та своєчасного повідомлення відповідача-1 про розгляд даної справи судові документи підлягають надісланню до Міністерства юстиції Республіки Туреччина для їх направлення відповідачу-1. При цьому документи, що підлягають врученню відповідачу-1 згідно з дорученням Господарського суду України, слід складати та вручати в нотаріально засвідченому перекладі на турецьку мову.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2013 р. було порушено провадження у справі № 910/10028/13 та призначено до розгляду на 27.01.2014 р. о 10:00 год. Зазначеною ухвалою зобов'язано позивача надати суду нотаріально засвідчений переклад на турецьку мову процесуальних документів.
27.06.2013 р. через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист на виконання вимог ухвали суду від 03.06.2013 р. з нотаріально засвідченими перекладами на турецьку мову процесуальних документів.
18.10.2013 р. через відділ діловодства суду від Міністерства юстиції України надійшов супровідний лист № 4626-0-30/13/12.1-3753-13 від 11.10.2013 р. з документами, складеними в ході виконання судового доручення про вручення документів представнику відповідача-1, які надійшли на адресу Міністерства юстиції України з Міністерства юстиції Республіки Туреччина.
25.11.2013 р. через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.
27.01.2014 р. через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява на виконання вимог ухвали суду від 03.06.2013 р., відповідно до якої позивач повідомив суд про відсутність аналогічного спору та про те, що справа має розглядатися у відкритому судовому засіданні.
27.01.2014 р. через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів та відкладення розгляду справи.
Зазначеним клопотанням позивач просив суд витребувати у Департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів України інформацію щодо ввезення на територію України, зокрема з 01.03.2010 р., товарів під торгівельною маркою "TWIST" із зазначенням товарів та осіб, що здійснювали їх ввезення, та відкласти розгляд справи на підставі п. 3 ст. 77 ГПК України. В якості додатку до клопотання позивач надав суду копію листа Державної митної служби України від 26.03.2013 р. № 18/15-73-2319.
В судове засідання, призначене на 27.01.2014 р., представники позивача та відповідача-2 з'явилися.
В судове засідання, призначене на 27.01.2014 р., представник відповідача-1 не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду від 03.06.2013 р. не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 27.01.2014 р., підтримав, подане ним 27.01.2014 р. через відділ діловодства суду, клопотання про витребування доказів та відкладення розгляду справи.
В судовому засіданні, призначеному на 27.01.2014 р., судом розглянуте та задоволене клопотання позивача про витребування доказів та відкладення розгляду справи, подане 27.01.2014 р. через відділ діловодства суду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.01.2014 р. відкладено розгляд справи на 29.09.2014 р. о 10:00 год., зобов'язано Департамент митної справи Міністерства доходів і зборів України надати інформацію щодо ввезення на територію України, зокрема з 01.03.2010 р., товарів під торгівельною маркою "TWIST" із зазначенням товарів та осіб, що здійснювали їх ввезення, зобов'язано позивача в термін до 25.02.2014 р. надати до суду супровідним листом належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на турецьку мову процесуальних документів.
30.01.2014 р. через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про залучення доказів до матеріалів справи, а саме: засвідченого перекладу на українську мову повідомлення про вручення відповідачу-1 судових документів, копії позову та доданих до нього документів. Відповідно до наведеного перекладу, копії позову та доданих до нього документів були передані адвокату ОСОБА_6, представнику відповідача-1.
24.02.2014 р. через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист на виконання вимог ухвали суду від 27.01.2014 р. з нотаріально засвідченими перекладами на турецьку мову процесуальних документів.
23.06.2014 р. через відділ діловодства суду від Міністерства юстиції України надійшов супровідний лист № 2394-0-30-14/12.1-1021-14 від 18.06.2014 р. з документами, складеними в ході виконання судового доручення про вручення документів представнику відповідача-1, які надійшли на адресу Міністерства юстиції України з Міністерства юстиції Республіки Туреччина. Згідно наданих суду документів підтверджується вручення представнику відповідача-1 ухвали Господарського суду міста Києва від 27.01.2014 р., якою розгляд справи № 910/10028/13 відкладено на 29.09.2014 р. о 10:00 год.
В судове засідання, призначене на 29.09.2014 р., представники позивача та відповідача-2 з'явилися.
В судове засідання, призначене на 29.09.2014 р., представник відповідача-1 не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду від 03.06.2013 р. та від 27.01.2014 р. не виконав.
Як зазначено у п. 3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК.
Матеріалами справи підтверджується, що представник відповідача-1 був повідомлений належним чином про час та місце судового розгляду справи № 910/10028/13.
Відповідно до абз. 1 п. 3.9.2 вищенаведеної постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" визначено, що у випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.
Обставини, які б перешкоджали чи не дозволяли розглянути спір в даному судовому засіданні судом встановлено не було.
Враховуючи наведене, суд прийшов до висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 29.09.2014 р. без участі представника відповідача-1, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору.
Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 29.09.2014 р., подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме: витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.09.2014 р. стосовно Державної служби інтелектуальної власності, листа Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 94192/3 від 12.09.2014 р. стосовно надання офіційної інформації щодо міжнародної реєстрації № 980019, листа Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 34193/3 від 12.09.2014 р. стосовно надання офіційної інформації щодо міжнародної реєстрації № 797334. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.
Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 29.09.2014 р., подав відзив на позовну заяву, в якому на підставі норм Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1994 р., вважає, що для вирішення даного спору щодо дострокового припинення дії міжнародних реєстрацій № 797334 та № 980019 на знак для товарів і послуг, відповідач-1 повинен довести безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначеного знаку протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких він був зареєстрований.
Представник позивача в судовому засіданні 29.09.2014 р. надав усні пояснення по суті спору, відповідно до яких позовні вимоги підтримав повністю.
Представник відповідача-2 в судовому засіданні 29.09.2014 р. надав усні пояснення по суті спору, який, на його думку, потребує всебічного, повного та об'єктивного дослідження усіх обставин невикористання комбінованих знаків "TWIST".
Згідно ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами, оскільки відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи відповідачем-1 суду не подано.
Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 29.09.2014 р. було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.
Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва
Відповідач-1 є власником міжнародної реєстрацій № 797334 від 10.12.2002 р. на комбінований знак "TWIST", яка діє на території України стосовно товарів 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34 класів МКТП та послуг 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 та 45 класів МКТП, що підтверджується наявними в матеріалах справи листом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 34193/3 від 12.09.2014 р.
Відповідач-1 також є власником міжнародної реєстрацій № 980019 від 18.06.2008 р. на комбінований знак "TWIST", яка діє на території України стосовно товарів 03, 09, 14, 18, 21, 25, 26, 34 класів МКТП та послуг 43 класів МКТП, що підтверджується наявними в матеріалах справи листом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 94192/3 від 12.09.2014 р.
Згідно ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р., яка набула чинності для України 25.12.1991 р., з дати реєстрації, зробленої в міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.
Отже, з 10.12.2002 р. (дата реєстрації № 797334 комбінованого знаку "TWIST" у Міжнародному бюро) та а з 18.06.2008 р. (дата реєстрації № 980019 комбінованого знаку "TWIST" у Міжнародному бюро) вказаним знакам була надана правова охорона на території України.
В судовому засіданні було встановлено, що 20.09.2011 р. позивачем була подана до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" Державної служби інтелектуальної власності України заява про реєстрацію комбінованого знаку для товарів і послуг "TWIST" 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 та 35 класів МКТП (заявка № m 2011 14775 від 20.09.2011 р.).
Як вбачається з матеріалів справи, позивач одержав від Державного підприємства "Український інститут промислової власності" повідомлення № 36691 від 21.09.2012 р. про можливість відмови у реєстрації комбінованого знаку "TWIST" в частині заявлених позивачем класів МКТП, оскільки заявлене позивачем комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими знаками "TWIST", зокрема, за міжнародними реєстраціями № 797334 від 10.12.2002 р. та № 980019 від 18.06.2008 р.
Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу (надалі - ГПК України) України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
При цьому, відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 р. у справі № 1-10/204 за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес), поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права", треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільнім інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.
Позивач у справі є іноземною юридичною особою, що створена та діє за законами Британських Віргінських островів, що підтверджується наявним в матеріалах справи нотаріально посвідченим сертифікатом про реєстрацію позивача в якості бізнес компанії.
В Україні встановлено національний режим діяльності іноземних юридичних осіб, який відповідно до ст. 29 Закону України від 23.06.2005 р. N 2709- IV "Про міжнародне приватне право", полягає в тому, що підприємницька та інша діяльність іноземних юридичних осіб в Україні регулюється законодавством України щодо юридичних осіб України, якщо інше не встановлено законом. Іноземні підприємства та організації мають право звертатись до судів України згідно із установленою підвідомчістю і підсудністю спорів.
Відповідно до положень ст. 123 ГПК України іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання в Україні, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Відповідно до ст. 124 ГПК України підсудність справ за участю іноземних суб'єктів господарювання визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 77 Закону України від 23.06.2005 р. N 2709- IV "Про міжнародне приватне право" підсудність судам України є виключною, зокрема, у справах з іноземним елементом, якщо спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні.
Згідно ст. 15 ГПК України справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.
Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.
Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що дія в Україні міжнародних реєстрацій № 797334 від 10.12.2002 р. та № 980019 від 18.06.2008 р. на комбіновані знаки "TWIST" в частині 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25 та 26 класів МКТП, є перешкодою для реєстрації на ім'я позивача тотожного позначення.
А тому позивач звернувся до суду про дострокове припинення частково дії в Україні міжнародної реєстрацій № 797334 знака для товарів і послуг для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП; про дострокове припинення частково дії в Україні міжнародної реєстрацій № 980019 знака для товарів і послуг для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП та про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (відповідача-2) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення в Україні міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП, а також здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.
До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).
Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом. Аналогічні приписи містить ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України
Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
Як передбачено частиною першою статті 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є право: на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.
Згідно ч. 2 ст. 495 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва (а відтак, і власник міжнародної реєстрації) повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.
Згідно п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:
обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;
можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.
Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.
Оскільки за приписами ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., яка набула чинності для України 25.12.1991 р., з дати реєстрації, зробленої у Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо, у разі невикористання такої торговельної марки, саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.
Отже, з урахуванням положень ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. та ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.
Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.
Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.
Станом на дату реєстрації комбінованого знаку "TWIST" в Міжнародному бюро 10.12.2002 р. (міжнародна реєстрація № 797334) використанням знака в Україні (позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб) відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визнавалося застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот, а також використання знаку в Інтернеті, а також використання доменних імен, тотожних чи подібних до знака настільки, що їх можна сплутати.
Станом на дату реєстрації комбінованого знаку "TWIST" в Міжнародному бюро 18.06.2008 р. (міжнародна реєстрація № 980019) використанням знака в Україні (позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб) відповідно до абз. 2-4 ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визнавалося нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
На дату подання позовної заяви (28.05.2013 р.), а рівно і на дату винесення рішення у даній справі, вищенаведені норми абз. 2-4 ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" стосовно використання знаку є чинними.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (абз. 5 ч. 4 ст. 16 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" із змінами, внесеними згідно із Законом від 10.04.2008 р.).
Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача-1.
Відповідач-1 в судові засідання не з'явився, докази на підтвердження використання в Україні комбінованих знаків "TWIST" за міжнародними реєстраціями № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП, які діють в Україні з 10.12.2002 р. та з 18.06.2008 р. відповідно, суду не подав та не надіслав.
В той же час, в процесі розгляду спору суд дійшов висновку, що належними у справі доказами позивачем доведено, що комбіновані знаки "TWIST" за міжнародними реєстраціями № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП не використовується в Україні протягом останніх трьох років.
Так, у якості належного доказу на підтвердження того, що ліцензії на використання комбінованих знаків "TWIST" за міжнародними реєстраціями № 797334 та № 980019 станом на 28.03.2013 р. не видавались та відповідні відомості до Реєстру ліцензійних договорів не вносились, суд приймає до уваги листи Відділення забезпечення державної реєстрації Державного підприємства "Український інститут промислової власності" Державної служби інтелектуальної власності № 560/24 від 28.03.2013 р. та № 561/24 від 28.03.2013 р.
Також, суд приймає до уваги лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.04.2013 р. № 3414-06/11619-12. Аналіз змісту даного листа та додатку до нього свідчить, що сертифікати відповідності на продукцію торговельної марки "TWIST" видавалися попередньому власнику міжнародних реєстрацій № 797334 та № 980019 лише на деякі товари 18 та 25 класів МКТП, зокрема, на вироби текстильні пальтового асортименту для жінок: пальта, куртки - 25 клас МКТП; вироби текстильні костюмного асортименту для жінок: піджаки, брюки, сукні, спідниці - 25 клас МКТП; вироби текстильні для жінок: блузки, топи - 25 клас МКТП; ремені поясні шкіряні - 25 клас МКТП; сумки жіночі шкіряні - 18 клас МКТП; додаткові речі до одягу трикотажні: шарфи, шапочки - 25 клас МКТП; вироби трикотажні для жінок: сукні спідниці, блузи, брюки, капрі, бриджі, лосіни - 25 клас МКТП; вироби трикотажні для жінок: светри, пуловери, джемпери, жилети тонкі светри - 25 клас МКТП; вироби трикотажні для жінок: футболки - 25 клас МКТП. При цьому сертифікати відповідності на вказані товари закінчилися ще 26.03.2010 р., тобто більш як за три роки до подання даного позову. Інші товари торговельної марки "TWIST" за міжнародними реєстраціями № 797334 та № 980019 взагалі не були сертифіковані на території України. Докази протилежного в матеріалах справи не містяться.
При цьому суд зазначає, що згідно ст. 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.1993 р. відповідність продукції (товару), яка ввозиться і реалізується на території України, стандартам, що діють в Україні, має підтверджуватися сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання відповідності, виданим або визнаним центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання або акредитованим в установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері.
Тож, враховуючи відсутність чинних сертифікатів відповідності у відповідача-1 на товари під торговельною маркою "TWIST" в заявлених ним класах МКТП, наявні підстави стверджувати, що останні три роки вказані товари в Україну не ввозяться та не реалізуються на її території.
Крім того, лист Асоціації товарної нумерації України "ДжіЕс 1 Україна" (GS1 Ukraine) від 21.03.2013 р. № 0058/01 підтверджує, що у Реєстрі Асоціації "ДжіЕс 1 Україна" відсутні записи про товарні позиції, у складі назви яких вказано самостійне позначення TWIST.; стосовно позначення ТВІСТ, то воно присутнє, але не для товарів 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, та 26 класів МКТП, заявлених на реєстрацію позивачем.
При цьому суд зазначає, що відповідно до Постанови КМУ "Про впровадження штрихового кодування товарів" від 29 травня 1996 p. № 574 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 774 від 16.05.2007 р.) з 1 січня 1997 р. в Україні запроваджено маркування суб'єктами підприємницької діяльності товарів, які виробляються або реалізуються в Україні, штриховими кодами GS1.
Суд також приймає до уваги лист від 15.04.2013 р. № 15/04/2 ТОВ "СУМАТРА-ЛТД" (яке є власником мережі магазинів "КОСМО", які спеціалізуються на продажу товарів широкого асортименту, зокрема, заявлених позивачем на реєстрацію товарів), наданий у відповідь на запит представника позивача від 18.03.2013 р. Інформацією наведеного листа підтверджується, що продукція під торгівельною маркою TWIST/TВИСТ/TBICT виробництва відповідача-1 та попереднього власника міжнародних реєстрацій № 797334 та № 980019 від постачальників не надходила.
Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що в Україні відповідачем-1 комбіновані знаки "TWIST" за міжнародними реєстраціями № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП не використовуються протягом останніх трьох років, а відповідач-1 протягом останніх трьох років не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, та використання його особою, на ім'я якої знак зареєстровано або під її контролем іншою особою.
В процесі розгляду спору суд дійшов висновку, що належних доказів на спростування обставин щодо невикористання відповідачем-1 протягом останніх трьох років комбінованих знаків "TWIST" за міжнародними реєстраціями № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП, повідомлених позивачем, відповідач-1 не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", дія свідоцтва на знак для товарів і послуг (а відтак, і міжнародної реєстрації) може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання, якими, зокрема, є:
- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;
- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.
Відповідно до умов ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака власником свідоцтва (а відтак, і міжнародної реєстрації) вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.
Докази на підтвердження поважних причин невикористання (в розумінні ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") комбінованих знаків "TWIST" за міжнародними реєстраціями № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП, відповідач-1 суду не подав і не надіслав.
Отже, з матеріалів справи вбачається, в порушення ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, відповідач-1 не подав належних доказів на підтвердження факту використання комбінованих знаків "TWIST" за міжнародними реєстраціями № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП на території України протягом останніх трьох років, як не надав і відомостей щодо поважних причин ї[ невикористання.
При цьому суд зазначає, що позивачем надано належні докази на підтвердження існування порушення охоронюваного законом інтересу позивача, оскільки дія в Україні міжнародних реєстрацій № 797334 та № 980019 на комбіновані знаки "TWIST", зареєстровані на ім'я відповідача-1, є перешкодою для реєстрації на ім'я позивача тотожного позначення.
За таких обставин вимоги позивача про дострокове припинення частково дії в Україні міжнародної реєстрацій № 797334 на знак для товарів і послуг для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та про дострокове припинення частково дії в Україні міжнародної реєстрацій № 980019 на знак для товарів і послуг для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП, у зв'язку з тим, що наведені торгівельні марки не використовується в Україні протягом останніх трьох років, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (відповідача-2) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення в Україні міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП, а також здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. В ст. 2 цього Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.
За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача-2 повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення в Україні міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП, а також здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та повідомити про це Всесвітню організацію інтелектуальної власності, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.
Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).
Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.
Відповідно до ч. 1 ст. 49 ГПК України судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
При цьому, частиною 2 вищенаведеної статті Господарського процесуального кодексу України визначено, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.
Суд враховує, що правова охорона комбінованих знаків "TWIST" за міжнародними реєстраціями № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП була надана на території України у відповідності до вимог чинного законодавства, тоді як спір у даній справі виник у зв'язку з недобросовісними діями власника міжнародних реєстрацій № 797334 та № 980019 на комбіновані знаки "TWIST" - Компанії "ІПЕКІОЛ ГІЇМ САНАЇ ПАЗАРЛАМА ВЕ ТІКАРЕТ АНОНІМ СІРКЕТІ" ("Company IPEKYОL GIYIM SANAYI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI") (відповідача-1).
За таких обставин, витрати по сплаті судового збору в розмірі 3441,00 грн. покладаються на відповідача-1.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 1, 32, 33, 34, 43, 49, 75, 82-85,116, 123, 124 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Позовні вимоги задовольнити повністю.
2. Достроково припинити частково дію в Україні міжнародної реєстрації № 797334 на знак для товарів і послуг для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП, власником якого є Компанія "ІПЕКІОЛ ГІЇМ САНАЇ ПАЗАРЛАМА ВЕ ТІКАРЕТ АНОНІМ СІРКЕТІ" ("Company IPEKYОL GIYIM SANAYI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI") (Меркез Мах, Казім Орбей, Кад. № 35 ШИШЛІ/СТАМБУЛ (TR) (Merkez Mah. Kazim Orbay Cad. № 35 SISLI/ISTANBUL (TR)).
3. Достроково припинити частково дію в Україні міжнародної реєстрації № 980019 на знак для товарів і послуг для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП, власником якого є Компанія "ІПЕКІОЛ ГІЇМ САНАЇ ПАЗАРЛАМА ВЕ ТІКАРЕТ АНОНІМ СІРКЕТІ" ("Company IPEKYОL GIYIM SANAYI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI") (Меркез Мах, Казім Орбей, Кад. № 35 ШИШЛІ/СТАМБУЛ (TR) (Merkez Mah. Kazim Orbay Cad. № 35 SISLI/ISTANBUL (TR)).
4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Урицького, буд. 45; ідентифікаційний код 37552556) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення частково в Україні міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про дострокове припинення частково в Україні міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг № 797334 для всіх товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 21, 24, 25, 26 класів МКТП та № 980019 для всіх товарів 03, 09, 14, 21, 25, 26 класів МКТП.
5. Стягнути з Компанії "ІПЕКІОЛ ГІЇМ САНАЇ ПАЗАРЛАМА ВЕ ТІКАРЕТ АНОНІМ СІРКЕТІ" ("Company IPEKYОL GIYIM SANAYI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI"), (Меркез Мах, Казім Орбей, Кад. № 35 ШИШЛІ/СТАМБУЛ (TR) (Merkez Mah. Kazim Orbay Cad. № 35 SISLI/ISTANBUL (TR)), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Компанії "Біогард Інвестменс, Лтд." (Company "Biogard Investments Ltd.") (33 Портер Роад, П.О. Бокс 3169 ПМБ 103, Роад Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMV 103, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)) 3441,00 грн. (три тисячі чотириста сорок одну гривню 00 коп.) судового збору.
6. Видати накази.
Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Повне рішення складено 02.10.2014 р.
Суддя Гумега О.В.