ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 910/13629/14 08.08.14
За позовом А.Б. ІНТЕЛФАРМ ЛІМІТЕД
До 1) Державної служби інтелектуальної власності України
2) ДІПАКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
Про відновлення становища, яке існувало до порушення прав, зобов'язання вчинити певні дії та визнання прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг
Суддя Прокопенко Л.В.
Представники:
Від позивача Первушена А.Б. - представник (дов. № 623 від 14.07.2014)
Від відповідача 1 Потоцький М.Ю. представник (дов. № 2-8/3908 від 23.05.2013)
Від відповідача 2 Кучанський О.В. - представник (дов. № 549 від 11.06.2014)
Суть спору:
А.Б. ІНТЕЛФАРМ ЛІМІТЕД (A.B. INTELPHARM LIMITED) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та ДІПАКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (DIPAKA TRADING LMITED) про відновлення становища, яке існувало до порушення прав суб'єкта господарювання, зобов'язання вчинити певні дії та визнання прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 40267.
Ухвалою суду від 08.07.2014 за зазначеною вище позовною заявою було порушено провадження у справі № 910/13629/14 та призначено розгляд справи на 29.07.14.
25.07.2014 відділом діловодства суду від представника відповідача 2 отримано додаткові документи по справі.
25.07.2014 відділом діловодства суду від представника позивача отримано додаткові документи по справі.
В судове засідання 29.07.2014 представник позивача з'явився, підтримав позовні вимоги в повному обсязі, зазначив що вважає їх обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
В судове засідання 29.07.2014 представник відповідача 1 з'явився, надав суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого просить відмовити в задоволенні позовних вимог , з підстав зазначених у відзиві.
В судове засідання 29.07.2014 представник відповідача 2 з'явився, надав суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого просить відмовити в задоволенні позовних вимог , з підстав зазначених у відзиві.
В судовому засіданні 29.07.2014 оголошено перерву до 08.08.2014.
В судовому засіданні 08.08.2014 представник позивач просив задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.
В судове засідання 08.08.2014 представник відповідача 1 з'явився, проти позову заперечив.
В судове засідання 08.08.2014 представник відповідача 2 з'явився, надав суду усні пояснення по суті спору.
В судовому засіданні 08.08.2014 після закінчення розгляду справи судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін, оглянувши оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, суд, -
Позивач - А.Б. ІНТЕЛФАРМ ЛІМІТЕД (A.B. INTELPHARM LIMITED) є власником свідоцтва України № 40267 на знак для товарів і послуг «ДИОКСИДИН» від 15.06.2004.
21.02.2011 між позивачем А.Б. ІНТЕЛФАРМ ЛІМІТЕД (A.B. INTELPHARM LIMITED), як ліцензіаром та відповідачем 2 ДІПАКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (DIPAKA TRADING LMITED), як ліцензіатом було укладено ліцензійний договір № 1 на використання торговельної марки (знаку для товарів і послуг)
Згідно ліцензійного договору № 1 від 21.02.2011 Позивач надав виключну ліцензію на використання торговельної марки «ДИОКСИДИН» за Свідоцтвом України № 40267. Також, згідно п. 4.1. ліцензійного договору передбачено, що Ліцензіат (Відповідач 2) зобов'язується самостійно та за власний рахунок забезпечити продовження строку дії Торговельної марки шляхом подання відповідного клопотання до Державної служби інтелектуальної власності України (Відповідач 1). З цією метою Ліцензіар вчиняє будь-який документ, щ дозволяє Ліцензіату здійснити таке продовження.
Державна служба інтелектуальної власності України припинила дію свідоцтва України № 40267 на знак для товарів і послуг, у зв'язку з несплатою збору за продовження строку його дії.
Позивач обґрунтовує свої позовні вимоги тим, що Відповідач 2 не виконав п. 4.1. ліцензійного договору, не забезпечив продовження строку дії свідоцтва України № 40267, та не подав відповідного клопотання до Державної служби інтелектуальної власності України.
Зазначені доводи позивач підтверджує доданим до позовної заяви копією ліцензійного договору № 1 на використання торговельної марки за Свідоцтвом України № 40267, копією претензії № 1 від 02.11.2011, копією відповіді на претензію № 1 від 02.12.2011, копією довіреності.
За наведених обставин, позивач просить суд:
- зобов'язати ДІПАКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД виконати умови передбачені п.4.1. ліцензійного договору № 1 від 21.02.2011 та подати до Державної служби інтелектуальної власності України клопотання про продовження строку дії Свідоцтва України № 40267 від 15.06.2004;
- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про продовження строку дії свідоцтва України № 40267 на знак для товарів і послуг «ДИОКСИДИН» та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».
Відповідач 1 та відповідач 2 у відзивах на позов заперечували проти доводів позовної заяви та просили суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог.
Відповідач 1 у своїх поясненнях на позов зазначав в про те, що повноваження Державної служби інтелектуальної власності визначаються спеціальними законами України у сфері інтелектуальної власності та Положеннями про Державну службу.
Пунктом 4 вищезазначеного Положення передбачено, що Державна служба здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів, веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності, видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.
Статтею 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Установи до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.
Таким чином, під час внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та публікації у офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей про припинення дії свідоцтва України № 40267 Відповідач 1 не порушив жодної норми чинного законодавства та діяв відповідно до статті 19 Конституції України тобто, на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідач 2 у своїх поясненнях на позов зазначав про те, що ураховуючи те, що запізно отримав претензію, тобто на дату коли шестимісячний строк надходження документу про сплату збору сплинув, направлення відповідного клопотання вже не вбачалося доцільним. Та зазначив, що готовий компенсувати позивачу витрати, пов'язані із повторної реєстрації такої самої торговельної марки для таких самих товарів і та послуг.
Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне.
Стаття 1 ГПК України передбачено, що підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Статтею 494 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.
Частиною 2 статті 495 ЦК України установлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва.
Згідно зі статтею 496 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.
Як вбачається із Аналізу практики застосування судами ст. 16 ЦК України, здійсненого Верховним судом України відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорення. Таким чином, у розумінні закону, суб'єктивне право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право. Зміст зазначених у ст. 15 ЦК підстав для захисту не розкривається, але він відображений у відповідних нормах ст.ст., що регулюють ту чи іншу категорію правовідносин. Порушення цивільних прав може проявлятися, зокрема, в: невиконанні чи неналежному виконанні умов зобов'язання (ст. 610 ЦК України).
Стаття 14 ЦК України визначає, що цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов'язковим для неї.
Статтею 509 ЦК України установлено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Статтею 526 ЦК України визначено загальні умови виконання зобов'язання, а саме зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Згідно зі статтею 527 ЦК України боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.
Стаття 610 ЦК України визначає, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Відповідно до статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Стаття 629 ЦК України визначає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Статтею 1109 ЦК України передбачено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.
Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються ЦК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та іншими нормативно-правовими актами.
Форму Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, порядок його ведення, порядок видачі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та їх дублікатів, порядок надання виписок з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за ініціативою власника свідоцтва установлює Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352.
Статтею 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Установи до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.
Пунктом 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг передбачено, що підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення Державної служби; рішення судових органів; клопотання або заява власника (власників) свідоцтва.
Згідно з пунктом 2.5. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг клопотання продовження строку дії свідоцтва подається до Державної служби українською мовою від імені власника (власників) свідоцтва, у тому числі його (їх) правонаступника (правонаступників) стосується одного охоронного документа. Клопотання підписується власником (власниками) свідоцтва, у тому числі його (їх) правонаступником (правонаступниками), а якщо власником свідоцтва є юридична особа, то клопотання підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. Клопотання про продовження строку дії свідоцтва може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа. У цьому разі до клопотання або заяви додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог законодавства.
Стаття 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва.
Стаття 77 Закону України «Про міжнародне приватне право» визначає, що підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним елементом: якщо спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні.
Статтею 20 Господарського кодексу України (ГК України), передбачено, що кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом: відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання.
Статтею 16 ЦК України передбачено, що способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, визнання права та відновлення становища, яке існувало до порушення. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.
Судом встановлено, що порушення права пов'язано з фактичним позбавленням Позивача можливості здійснити (реалізувати) своє право повністю або частково. Законодавчі обмеження матеріально-правових способів захисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з дотриманням положень статей 55, 124 Конституції України та статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.
Оскільки положення Конституції України та Конвенції мають вищу юридичну силу (статті 8, 9 Конституції України), а обмеження матеріального права суперечать цим положенням, порушення цивільного права чи цивільного інтересу підлягають судовому захисту і у спосіб, не передбачений законом, зокрема статті 16 ЦК України, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням.
Таким чином, захист прав у спосіб зобов'язання: Відповідача 2 виконати умови передбачені ліцензійним договором № 1 від 21.02.2011, та подати до Відповідача 1 клопотання про продовження строку дії свідоцтва, а Відповідача 1 продовжити строк дії свідоцтва № 40267 на знак для товарів і послуг є ефективним засобом відновлення стану, що існував до порушення прав, та відповідає загальним засадам господарського та цивільного законодавства, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та Положенню про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
Крім того, суд приймає до уваги, що Відповідачем 2 надано копію платіжного доручення від28.07.2014 №63 про сплату, на визначений Відповідачем 1 рахунок, збору (код 42900) за продовження строку дії Свідоцтва № 40267 на знак у розмірі 5400 грн.
В зв'язку із вище зазначеним, суд приходить до висновку, що позовна вимога про зобов'язання ДІПАКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД виконати умови передбачені п.4.1. ліцензійного договору № 1 від 21.02.2011 та подати до Державної служби інтелектуальної власності України клопотання про продовження строку дії Свідоцтва України № 40267 від 15.06.2004, підлягає задоволенню.
Стосовно позовної вимоги про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про продовження строку дії свідоцтва України № 40267 на знак для товарів і послуг «ДИОКСИДИН» та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність» судом встановлено наступне.
У відповідності до п. 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого указом Президента України від 8.04.2011 №436/2011 Державна служба: здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.
Згідно п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 у процесі ведення реєстру до нього вносяться зміни про продовження дії свідоцтва.
Таким чином, у зв'язку з тим, що саме до компетенції Відповідача 1 відноситься ведення Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і виключно Відповідач 1 може внести до реєстру відомості щодо продовження дії свідоцтва України № 40267 на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».
Відтак, суд дійшов висновку, що позовні вимоги щодо зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про продовження строку дії свідоцтва України № 40267 на знак для товарів і послуг «ДИОКСИДИН» та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність» є обґрунтованими та підлягають до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України , суд
1. Позовні вимоги задовольнити повністю.
2. Зобов'язати ДІПАКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Мікаіл Касіалоу 8, Като Полемідіа, P.C. 4150, Лімассол, Кіпр) виконати умови передбачені п.4.1. ліцензійного договору № 1 від 21.02.2011 та подати до Державної служби інтелектуальної власності України клопотання про продовження строку дії Свідоцтва України № 40267 від 15.06.2004;
3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Україна, 03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45, код ЄДРПОУ 37552556) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про продовження строку дії свідоцтва України № 40267 на знак для товарів і послуг «ДИОКСИДИН» та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність»;
4. Стягнути з ДІПАКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Мікаіл Касіалоу 8, Като Полемідіа, P.C. 4150, Лімассол, Кіпр) на користь А.Б. ІНТЕЛФАРМ ЛІМІТЕД (A.B. INTELPHARM LIMITED) 2436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. 00 коп. судового збору.
5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Дата підписання 15.08.2014
Суддя Л.В.Прокопенко