01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14
04.06.2009 № 20/434
Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Андрієнка В.В.
суддів:
при секретарі:
За участю представників:
від позивача - Жухевич О.В. (довіреність б/н від 24.08.2006р.);
від відповідача -1.Потоцький М.Ю. (довіреність № 16-08/1034 від 24.02.2009 р.);
від відповідача - 2. Лішневський І.Г. (довіреність б/н від 05.06.2008 р.);
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного малого виробничо-комерційне підприємства "АДМ"
на рішення Господарського суду м.Києва від 06.04.2009
у справі № 20/434 (суддя
за позовом Едванст Майкро Дівайсиз, Інк., корпорація штату Делавер
до Державного департамента інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
Приватного малого виробничо-комерційне підприємства "АДМ"
третя особа позивача
третя особа відповідача
про визнання свідоцтва України № 24805 на знак для товарів і послуг недійсним повністю
Рішенням Господарського суду м.Києва від06.04.2009р. у справі №20/434 позовні вимоги задоволено повністю. Визнано свідоцтво України № 24805 від 15.05.2002 р. на комбіновану торговельну марку, видане на ім'я відповідача-2 повністю недійсним щодо усіх товарів і послуг за 9, 35, 37, 42 класами МКТП, внаслідок невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони. Зобов'язано відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності ”Промислова власність”. Стягнуто з відповідача-2 на користь позивача 85,00 грн. державного мита 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач-2 подав до Київського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду скасувати, оскільки вважає, що воно прийняте з порушенням норм матеріального та процесуального права.
Доводи апеляційної скарги обґрунтовуються наступним.
Господарським судом першої інстанції проігноровано те, що експерт запропонував власне формулювання питань, що відповідають предмету експертизи та не надав відповідь на поставлені судом питання, що суперечить вимогам Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.
До спірних правовідносин не вірно були застосовані норми ЦК України, який набрав чинності з 01.01.2004 р., та Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, в редакції чинній на час прийняття судового рішення.
Відповідач-1 надав пояснення на апеляційну скаргу, в яких просить скасувати рішення господарського суду першої інстанції і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог. При цьому відповідач-1 зазначає, що позивачем не доведено факт порушення, оспорення або невизнання його прав чи законних інтересів. Позивач не зазначав та не обґрунтував жодними доказами, які його права чи законні інтереси порушені, оспорені або не визнані.
Позивач надав відзив на апеляційну скаргу, в якому просить відмовити відповідачу-2 в задоволенні апеляційної скарги. При цьому позивач зазначає, що власне формулювання експертом питань відповідає п. 4.12. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Застосування господарським судом першої інстанції норм ст. ст. 5, 6, 19 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, у редакції чинній на час прийняття судового рішення, не може бути підставою для скасування рішення господарського суду першої інстанції, оскільки не могло призвести до прийняття неправильного рішення.
Згідно із ч. 2 ст. 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний з доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, апеляційний господарський суд встановив наступне.
Позивач звернувся до господарського суду першої інстанції з позовом про визнання свідоцтва України № 24805 від 15.05.2002 р. на комбіновану торговельну марку, видане на ім'я відповідача-2, повністю недійсним щодо усіх товарів і послуг за 9, 35, 37, 42 класами МКТП, внаслідок невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони, передбаченим ч. 1 ст. 5, абзацом 2 ч. 3 ст. 6 та абзацом 5 ч. 2 ст. 6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.
В ході розгляду справи господарським судом першої інстанції позивач надав доповнення обґрунтувань позовних вимог (а. с. 105, том 1), відповідно до яких просив визнати свідоцтво України № 24805 від 15.05.2002 р. на комбіновану торговельну марку, видане на ім'я відповідача-2, повністю недійсним щодо усіх товарів і послуг за 9, 35, 37, 42 класами МКТП, внаслідок невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони, передбаченим ч. 1 ст. 5, абзацами 2, 3 ч. 3 ст. 6 та абзацом 5 ч. 2 ст. 6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.
В ході розгляду справи господарським судом першої інстанції позивач подав заяву про зміну (уточнення) підстав позову (а. с. 93, том 2), відповідно до якої просив визнати свідоцтво України № 24805 від 15.05.2002 р. на комбіновану торговельну марку, видане на ім'я відповідача-2, повністю недійсним щодо усіх товарів і послуг за 9, 35, 37, 42 класами МКТП, внаслідок невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони, передбаченим ч. 1 ст. 5, абзацом 2 ч. 3 ст. 6 та абзацом 5 ч. 2 ст. 6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.
Рішенням господарського суду першої інстанції позовні вимоги задоволено повністю.
Апеляційний господарський суд не вбачає підстав для скасування вказаного рішення господарського суду першої інстанції з огляду на наступне.
Як встановлено господарським судом першої інстанції, позивач є власником майнових прав на словесний знак для товарів і послуг ”AMD” для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі МКТП), відповідно до свідоцтва України № 13442 від 30.08.1999 р., дата подання заявки 05.05.1995 р. (а. с. 35, том 1).
Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 24.05.2005 р. (а. с. 107, том 1)визнано знак ”AMD” добре відомими в Україні відносно корпорації Едванст Майкро Дівайсиз, Інк. (США) щодо товарів 9 класу МКТП ”мікропроцесори” станом на 01.04.1998 р.
Відповідач-2 є власником прав на комбіновану торгівельну марку ”AMD” для товарів і послуг 9, 35, 37, 42 класів МКТП, відповідно до свідоцтва України № 24805 від 15.05.2002 р., датою подання заявки є 17.04.1998 р. (а. с. 36, том 1).
Згідно із абзацом 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 р. № 3771-XII ”Про введення в дію Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
За таких обставин, апеляційний господарський суд погоджується із висновком господарського суду першої інстанції про те, що Закон України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” повинен застосовуватись в редакції Закону України від 23.12.1993 р.
Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 5 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Згідно із абзацом 5 ч. 2 ст. 6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Відповідно до абзацу 2 ч. 3 ст. 6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.
Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу; учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.
У зв'язку з цим, враховуючи, що для вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг, з питань, невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань, господарський суд повинен призначити судову експертизу, апеляційний господарський суд погоджується з висновком господарського суду першої інстанції про призначення у справі судової експертизи, яку ухвалою господарського суду першої інстанції від 07.10.2005 р. у справі № 20/434 і було призначено та доручено її проведення Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, який 20.09.2006 р. надав свій висновок № 133 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (а. с. 133, том 1).
Проте, з урахуванням того, що інформаційним листом Вищого господарського суду України № 01-8/1130 від 22.05.2006 р. ”Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” було відкликано інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.05.2004 р. № 01-8/909 ”Про атестованих судових експертів та науково-дослідні інститути судових експертиз”, згідно якого Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України не відноситься до атестованих експертних установ, господарський суд першої інстанції правомірно не прийняв до уваги та не оцінював зазначений висновок неатестованої експертної установи в якості доказу по справі.
При цьому питання про те, чи є торговельна марка відповідача-2 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельної маркою позивача за свідоцтвом України № 13442; чи є торговельна марка відповідача-2 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельної маркою позивача, визнаною добре відомою в Україні; чи є товари на послуги для яких отримана правова охорона торговельною маркою відповідача-2 такими самими та спорідненими з товарами, для яких зареєстрована торговельна марка позивача за свідоцтвом № 13442; чи є торговельна марка відповідача-2 оманливою чи такою, що може ввести в оману щодо позивача з урахуванням висновків судової експертизи за 1, 2 та 3 питаннями; чи може використання торговельної марки відповідачем-2 для товарів 9 та послуг 35, 37 та 42 класів МКТП, для яких отримана правова охорона свідоцтвом України № 24805, вказувати на зв'язок між відповідачем-2 та власником добре відомої торговельної марки, є питаннями, які входять до предмету доказування у справі, потребують спеціальних знань, у зв'язку з чим господарським судом першої інстанції відповідно до ст. 41 ГПК України було обґрунтовано знову призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 20/434, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
За результатами проведення експертизи експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 09.11.2007 р. складено висновок № 67 судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності за господарською справою № 20/434 (далі висновок № 67) (а. с. 3, том 2).
Відповідно до абзацу 8 п. 4.12. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 р. за № 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.12.2006 р. № 126/5) (далі Інструкція), у вступній частині висновку експерта зазначається перелік питань (дослівно у формулюванні постанови чи ухвали), які винесено на вирішення експертизи; якщо питання у постанові (ухвалі) сформульовано неясно або редакція питання в постанові (ухвалі) не відповідає Науково-методичним рекомендаціям з питань підготовки і призначення судових експертиз, але зміст завдання експертові зрозумілий, то після наведення питання в редакції постанови (ухвали) про призначення експертизи він може дати відповідні роз'яснення і викласти питання в редакції, що відповідають згаданим Рекомендаціям; якщо поставлено декілька питань, експерт має право згрупувати їх і викласти в послідовності, яка забезпечує найбільш доцільний порядок дослідження; якщо деякі питання, що містяться у постанові (ухвалі), вирішувались при проведенні експертиз різних видів, - відомості (експертна установа, номер та дата висновку) про ці експертизи; якщо питання, які поставлені на вирішення експертизи, доцільно вирішувати в іншому порядку, ніж той, що визначений у постанові (ухвалі) про призначення експертизи, - вказується, в якому порядку вирішуватимуться ці питання.
Як вбачається із вступної частини висновку № 67, експерт керуючись п. 4.12. Інструкції вирішує питання у наступній редакції та послідовності: чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 24805 схожим зі знаком для товарі і послуг за свідоцтвом № 13442, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, настільки, що їх можна сплутати; чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 24805 схожим зі знаком ”AMD”, визнаним добре відомим відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності станом на 01.04.1998 р. настільки, що їх можна сплутати; чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 24805 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
У п. 1. заключної частини висновку № 67 експертом вказано, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 24805 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 13442, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи, настільки, що їх можна сплутати щодо товарів 9 класу МКТП, послуг 37 класу МКТП, зазначених у свідоцтві № 24805, а також для послуг ”розробляння програмного статку комп'ютерів, наймання комп'ютерів” 42 класу МКТП.
У п. 2. заключної частини висновку № 67 експертом вказано, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 24805 є схожим зі знаком ”AMD”, визнаним добре відомим відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності станом на 01.04.1998 р. настільки, що їх можна сплутати.
У п. 3. заключної частини висновку № 67 експертом вказано, що знак для товарів та послуг № 24805 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.
Висновок № 67 був складений на виконання ухвали суду про призначення судової експертизи відповідно до вимог ст. 10 Закону України ”Про судову експертизу”, а тому є належним доказом по справі та відповідно правомірно врахований господарським судом першої інстанції в якості належного доказу по справі.
З огляду на викладене, апеляційний господарський суд вважає встановленим, що на словесний знак для товарів і послуг ”AMD” за свідоцтвом України № 24805 можуть бути поширені підстави для відмови в одержанні правової охорони, передбачені абзацом 5 ч. 2 ст. 6 та абзацом 2 ч. 3 ст. 6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, оскільки він є: схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 13442, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи, настільки, що їх можна сплутати щодо товарів 9 класу МКТП, послуг 37 класу МКТП, зазначених у свідоцтві № 24805, а також для послуг ”розробляння програмного статку комп'ютерів, наймання комп'ютерів” 42 класу МКТП; схожим зі знаком ”AMD” настільки, що їх можна сплутати; таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.
Таким чином, наявні підстави для задоволення позовних вимог про визнання повністю недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 24805 від 15.05.2002 р. щодо усіх товарів і послуг за 9, 35, 37, 42 класами МКТП внаслідок невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони.
Відповідно до п. 2 ст. 19 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (в редакції Закону України від 21.12.2000 р.) при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.
Згідно із п. 3 ст. 19 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (в редакції Закону України від 21.12.2000 р.) свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.
За таких обставин, апеляційний господарський суд погоджується із висновком господарського суду першої інстанції про задоволення вимоги позивача про зобов'язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності ”Промислова власність”.
Відносно тверджень відповідача-2 про неврахування господарським судом першої інстанції того факту, що експерт запропонував власне формулювання питань, та не надав відповідь на поставлені судом питання, апеляційний господарський суд зазначає, що відповідно до абзацу 8 п. 4.12. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 р. за № 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.12.2006 р. № 126/5) (далі Інструкція), у вступній частині висновку експерта зазначається перелік питань (дослівно у формулюванні постанови чи ухвали), які винесено на вирішення експертизи; якщо питання у постанові (ухвалі) сформульовано неясно або редакція питання в постанові (ухвалі) не відповідає Науково-методичним рекомендаціям з питань підготовки і призначення судових експертиз, але зміст завдання експертові зрозумілий, то після наведення питання в редакції постанови (ухвали) про призначення експертизи він може дати відповідні роз'яснення і викласти питання в редакції, що відповідають згаданим Рекомендаціям; якщо поставлено декілька питань, експерт має право згрупувати їх і викласти в послідовності, яка забезпечує найбільш доцільний порядок дослідження; якщо деякі питання, що містяться у постанові (ухвалі), вирішувались при проведенні експертиз різних видів, - відомості (експертна установа, номер та дата висновку) про ці експертизи; якщо питання, які поставлені на вирішення експертизи, доцільно вирішувати в іншому порядку, ніж той, що визначений у постанові (ухвалі) про призначення експертизи, - вказується, в якому порядку вирішуватимуться ці питання.
Враховуючи наведене, відсутні правові підстави для визнання доводів відповідача-2, викладених в апеляційній скарзі, переконливими та такими, що спростовують висновки господарського суду першої інстанції, а тому апеляційний господарський суд вважає, що при прийнятті рішення господарський суд першої інстанції вірно встановив фактичні обставини справи, ретельно дослідив наявні докази, дав їм належну оцінку відповідно до ст. 43 ГПК України та прийняв законне й обґрунтоване рішення у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права.
Керуючись ст. ст. 99, 101, 103, 105 ГПК України, суд -
Рішення Господарського суду м.Києва від06.04.2009р. у справі №20/434 залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення.
Матеріали справи № 20/434 повернути до Господарського суду м. Києва.
Головуючий суддя
Судді
10.06.09 (відправлено)