ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел. 284-18-98
№ 910/2743/13 17.03.14
Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В.
при секретарі Роздобудько В.В.,
розглянув у відкритому судовому засіданні
справу № 910/2743/13
за позовом Тіффані енд Ко (Tiffany & Co); Мюнхен, Федеративна Республіка Німеччина,
до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,
та РОЯЛТОН ОВЕРСІЗ ЛТД, Роад Таун, Тортола, Вірґінські Острови, Британські (VG),
про визнання свідоцтва України № 154208 недійсним повністю,
за участю представників сторін:
позивача - Огнев'юка Я.В. (довіреність від 14.01.2013 б/н);
відповідача - 1 - Лучки І.Ю. (довіреність від 23.05.2013 №2-8/3905);
відповідача - 2 - не з'явився.
Тіффані енд Ко (Tiffany & Co) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:
- визнання свідоцтва України № 154208 на знак для товарів і послуг "TIFFANY" недійсним повністю;
- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 154208 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Ухвалою господарського суду міста Києва від суду від 15.02.2013 порушено провадження у справі.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.03.2013 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального органу іноземної держави для вручення судових документів на території Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії провадження у справі № 910/2743/13 зупинено.
30.09.2013 Служба подала суду відзив на позовну заяву, в якому просить відмовити в задоволенні позовних вимог і зазначає, що не погоджується з твердженнями позивача про те, що знак "TIFFANY" за свідоцтвом України № 154208 є схожим зі знаком "Tiffany & Co" за міжнародною реєстрацією № 536554. Так, знак для товарів і послуг "Tiffany & Co" є словесним, виконаним стандартним шрифтом, літерами латиниці; торговельна марка відповідача-2 "TIFFANY" є комбінованою, виконаною у поєднанні словесного і зображувального елементів, при цьому, словесний елемент "TIFFANY" виконано латиницею заголовними літерами, стандартним шрифтом та розміщено під зображувальним елементом, а зображувальний елемент представлений стилізованою графікою дугоподібних ліній, що утворюють абстрактну фігуру, при цьому графічний елемент має більші розміри, ніж словесний, що сприяє його домінуванню у позначенні.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.09.2013 призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу, та зупинено провадження у справі.
30.12.2013 отримано від судового експерта Жили Б.В. матеріали справи з висновком від 30.12.2013 № 51 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого:
- знак для товарів і послуг "TIFFANY" за свідоцтвом України № 154208 є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "Tiffany & Co" за міжнародною реєстрацією № 536554;
- товари 24 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "TIFFANY" за свідоцтвом України № 154208, є спорідненими з товарами 24 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка "Tiffany & Co" за міжнародною реєстрацією № 536554;
- відносно всіх товарів, наведених у свідоцтві України № 154208, знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.01.2014 поновлено провадження у справі.
У судовому засіданні 17.03.2014 представник Тіффані енд Ко (Tiffany & Co) позовні вимоги підтримало у повному обсязі, подавши суду письмові пояснення з урахуванням висновку судової експертизи, в яких зазначає, що висновок судового експерта містить докладений опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Жодних обставин, які дозволяли б стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, не існує.
Представник Служби заперечив щодо задоволення позовних вимог, наголошуючи на доводах відзиву.
Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився, про час і місце проведення судових засідань був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, відзиву на позовну заяву не надав.
З метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, врахувавши принцип вирішення спору упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, який втілено у статті 6 Європейської конвенції з прав людини, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи в судовому засіданні 17.03.2014 без участі представника відповідача-2 за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).
Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва
Тіффані енд Ко (Tiffany & Co) є власником торговельної марки "Tiffany & Co" за міжнародною реєстрацією № 536554, зареєстрованої для товарів 24 класу МКТП «скатертини і серветки, носові хустки»; дата реєстрації 13.10.1988; дата закінчення терміну дії реєстрації (продовження) 13.10.2019.
Службою було зареєстровано торговельну марку "TIFFANY" на ім'я компанії РОЯЛТОН ОВЕРСІЗ ЛТД і видане свідоцтво України № 154208 для товарів 24 класу МКТП «постільна білизна лляна; ковдри вовняні (коци, ліжники); ковдри стьобані; меблеві чохли; наволочки (пошивки); постільна білизна; простирала (простирадла); тканини; фіранки, завіски, запони текстильні або пластмасові»; публікація відомостей про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 154208 була здійснена 10.04.2012 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 7.
За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.
Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
За приписами абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Отже, обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту другому статті 6 Закону та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.
При цьому наведений припис абзацу п'ятого пункту другого статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону.
Враховуючи викладене, розгляду в даному судовому провадженні підлягають вимоги позивача про визнання свідоцтва України № 154208 на знак для товарів і послуг "TIFFANY" з підстав, наведених в абзаці другому пункту 3 статті 6 Закону.
У пункті 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.
З метою роз'яснення питань про те, чи є знак товарів і послуг "TIFFANY" за свідоцтвом № 154208 схожими настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "Tiffany & Co" за міжнародною реєстрацією № 536554 та чи є такими самими чи однорідними товари 24 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "TIFFANY" за свідоцтвом України № 154208, з товарами 24 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка "Tiffany & Co" за міжнародною реєстрацією № 536554, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту Жилі Б.В.
30.12.2013 судом отримано від судового експерта Жили Б.В. висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.12.2013 № 51, відповідно до якого:
знак для товарів і послуг "TIFFANY" за свідоцтвом України № 154208 є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "Tiffany & Co" за міжнародною реєстрацією № 536554;
товари 24 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "TIFFANY" за свідоцтвом України № 154208, є спорідненими з товарами 24 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка "Tiffany & Co" за міжнародною реєстрацією № 536554;
відносно всіх товарів, наведених у свідоцтві України № 154208, знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.
Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.
Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.
Матеріали справи містять належні та допустимі докази на підтвердження того, що знак для товарів і послуг "TIFFANY" за свідоцтвом України № 154208 є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "Tiffany & Co" за міжнародною реєстрацією № 536554, для споріднених товарів.
Таким чином, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення позовних вимог про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 154208 на знак для товарів і послуг "TIFFANY" та зобов'язання Служби внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 154208 на знак для товарів і послуг "TIFFANY" та здійснити публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність".
За змістом статті 49 ГПК України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судові витрати незалежно від результатів вирішення спору.
За таких обставин судовий збір у сумі 1 147 грн. слід покласти на Роялтон Оверсіз ЛТД.
Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва
1. Позов задовольнити.
2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 154208 на знак для товарів і послуг "TIFFANY".
3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 154208 на знак для товарів і послуг "TIFFANY" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
4. Стягнути з Роялтон Оверсіз ЛТД (325 Вотерфронт Драйв, Омар Ходж Білдінг 2нд Флор, Вікхемс Кей, Роад Таун, Тортола, Віргінські Острови, Британські) на користь Тіффані енд Ко (Tiffany & Co) (Niederlassung Munchen Residenzstrasse 11, 80333, Munchen Germany; адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37; патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова») 1 147 (одну тисячу сто сорок сім) грн. судового збору.
Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.
Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Повне рішення складено 20.03.2014.
Суддя О. Марченко