ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34
Справа № 12/205-21/55-20/142
12.05.09
За позовом ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША
До 1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і
науки України
2. ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ
Про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації №678521 на торговельну
марку»
Суддя Палій В.В.
Секретар Молочна Н.С.
Представники:
Від позивача Жухевич О.В.- предст. (дов. від 26.02.2007р.)
Від відповідачів 1. Запорожець Л.Г.- предст. (дов. від 10.03.2009р.)
2. не з'явився
Обставини справи:
Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації №678521 на торговельну марку », у зв'язку з невідповідністю її умовам наданої правової охорони; заборону відповідачу-2 будь-якого використання в Україні позначення »; зобов'язання відповідача-1 повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації №678521.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.09.2007р. №12/205-21/55, яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2007р. у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.
Постановою Вищого господарського суду від 04.03.2008р. №12/205-21/55 касаційну скаргу ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 28.09.2007р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2007р. у справі №12/205-21/55 скасовано. Справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
За резолюцією Голови Господарського суду міста Києва від 21.03.2008р. справу передано на новий розгляд судді Палію В.В.
У зв'язку з наведеним, ухвалою від 27.03.2008р. справа прийнята до провадження суддею Палієм В.В., справі присвоєно номер 12/205-21/55-20/142, розгляд справи призначено на 15.04.2008р.
У судовому засіданні 15.04.2008р. представник позивача надав суду письмові пояснення, у яких просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.
Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився, відовідач-2 витребуваних судом документів не надав.
Судом встановлено, що відповідач-2 по справі є нерезидентом, який не має свого представництва на території України.
Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".
Згідно з даним актом, центральним органом, уповноваженим складати підтвердження про вручення документів, отримувати документи, які передаються консульськими каналами тощо, є Міністерство юстиції України та його територіальні управління юстиції.
Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої ст. 5 вказаної Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.
Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступна умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.
За таких обставин, у зв'язку із неявкою в судове засідання представників відповідача-2 та враховуючи необхідність належного повідомлення відповідача-2 по справі про розгляд справи у відповідності із положеннями Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, розгляд справи 15.04.2008р. відкладено на 05.11.2008р.
15.09.2008р. судом одержано підтвердження від Міністерства юстиції України про вручення 10.07.2008р. судових документів у справі №12/205-21/55-20/142 уповноваженому представнику відповідача-2 на одержання документів.
Представник позивача у судовому засіданні 05.11.2008р. надав суду додаткові пояснення на постанову Вищого господарського суду від 04.03.2008р. №12/205-21/55, у яких просить суд позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.
У судове засідання 05.11.2008р. з'явився неуповноважений представник від імені відповідача-2 Соломаха А.М. на підставі доручення від 01.09.2009р. Доручення складене українською мовою, підписане Президентом відповідача-2 Цю Дзибао та скріплене печаткою.
Зазначене доручення не надає права Соломасі А.М. бути уповноваженим представником відповідача-2 станом на 05.11.2008р., оскільки доручення містить дату його видачі -01.09.2009р.
Крім того, відповідно до ст. 34 Закону України «Про міжнародне приватне право»порядок видачі, строк дії, припинення та правові наслідки припинення довіреності визначаються право держави, у якій видана довіреність.
Доручення від імені відповідача-2, який є нерезидентом, складено українською мовою, у той час як відповідача-2 створено (інкорпоровано) як юридичну особу у Китаї.
Господарський суд приймає як докази офіційні документи, що походять з інших держав, за умови їх легалізації дипломатичними або консульськими службами України.
Консули України легалізують іноземні документи, що подаються до офіційних органів України, відповідно до статті 54 Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 02.04.94 N 127/94.
Посвідчення консулами зазначених документів означає встановлення і засвідчення справжності підписів на цих документах і відповідності їх законам держави перебування.
Господарський суд приймає документи, складені мовами іноземних держав, за умови супроводження їх нотаріально засвідченим перекладом на українську або російську мову з урахуванням вимог статті 21 Закону України "Про мови в Українській РСР" (стаття 3 ГПК). (Роз'яснення, Вищий господарський суд, від 31.05.2002, № 04-5/608 "Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій").
У зв'язку з неявкою у судове засідання 05.11.2008р. уповноваженого представника відповідача-2, розгляд справи 05.11.2008р. відкладено.
З метою вирішення питання щодо необхідності призначення у справі №12/205-21/55-20/142 судової експертизи, у судовому засіданні 18.11.2008р. судом оголошено перерву до 19.11.2008р.
19.11.2008р. судом одержано письмові пояснення від позивача, у яких позивач просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі та вважає, що підстави для призначення у справі судової експертизи відсутні, так як висновок №178 від 12.06.2007р. містить порівняльний аналіз на предмет схожості торговельної марки », що охороняється за міжнародною реєстрацією №678521 з фірмовим найменуванням позивача (при цьому, експертом порівнювалось фірмове найменування О»із торговельною маркою A»).
У судовому засіданні 19.11.2008р. суд приходить до висновку про необхідність призначити у справі судову експерту об'єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.
Як вбачається із постанови Вищого господарського суду України від 04.03.2008 у справі №12/205-21/55 питання визначення фірмового найменування є правовим. Воно має вирішуватись судом відповідно до чинного законодавства та на підставі наявних у справі доказів.
Наявні в матеріалах справи докази свідчать про відомість позивача, як фірми «Ямато». Зазначене, зокрема, підтверджується Довідником швейного обладнання провідних фірм, журналами «Текстильная промышленность», «Швейная промышленность», Аналітичним звітом з дослідження рівня відомості комерційного (фірмового) найменування та торговельної марки О»(«Ямато»).
Відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 04.03.2008 у справі №12/205-21/55 зазначається, що судом, при дослідженні суті спірних відносин, не було поставлено питання експерту щодо схожості товарного знака TA»настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, оскільки судом в ухвалі про призначення експертизи не зазначено, яке ж найменування позивача він на підставі наявних у справі доказів вважає фірмовим.
Враховуючи вказівку касаційної інстанції, суд призначив судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі №12/205-21/55-20/142. У зв'язку з чим, ухвалою від 19.11.2008р. провадження у справі зупинено.
08.04.2009р. судом одержано висновок №79/08 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності по справі №12/205-21/55-20/142 від 27.03.2009р. з матеріалами справи №12/205-21/55-20/142.
У зв'язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 09.04.2009р. провадження у справі №12/205-21/55-20/142 поновлено, а справа -призначена до судового розгляду на 28.04.2009р.
У судовому засіданні 28.04.2009р. представник позивача надав суду письмові пояснення по справі з урахуванням висновку №79/08 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 27.03.2009р., відповідно до яких просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.
Представник відповідача-1 надав суду пояснення на висновок судової експертизи, у якому просить суд не приймати висновок експертизи як доказ у справі, оскільки у частині відповіді на перше питання висновок є некоректним, а у частині відповіді на друге питання -необґрунтованим.
Представник відповідача-2 у судове засідання 28.04.2009р. не з'явився, про причини неявки представника відповідач-2 суд не повідомив.
У судовому засіданні 28.04.2009р. судом оголошено перерву до 12.05.2009р., з метою виготовлення повного тексту рішення по справі.
Дослідивши матеріали справи, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -
03.09.1997р. відповідачем-1 було проведено міжнародну реєстрацію торговельної марки »на території України за №678521, що належить відповідачу-2.
Відповідачем-1 було відмовлено Позивачу в реєстрації знаку для товарів і послуг ATО», в зв'язку з дією в Україні міжнародної реєстрації №678521 для тих же самих класів МКТП для реєстрування знаків.
За наведених обставин, позивач звернувся до суду з позовом до суду, у якому просить суд визнати недійсною в Україні міжнародну реєстрацію №678521 на торговельну марку «Yamata», у зв'язку з невідповідністю її умовам наданої правової охорони; заборонити відповідачу-2 будь-яке використання в Україні позначення TA»; зобов'язання відповідача-1 повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації №678521.
Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що:
- позначення відповідача-2 »(ЯМАТА) за міжнародною реєстрацією №678521 є таким, що породжує або може породити у свідомості споживача асоціації, пов'язані з географічним походженням товарів, які насправді не відповідають дійсності;
- реєстрація на ім'я відповідача-2 позначення »(ЯМАТА) для товарів 07 класу МКТП (швейні машини промислового призначення та обметувальні швейні машини) є такою, що породжує або може породити у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності;
- позначення відповідача-2 »(ЯМАТА) є тотожним або схожим настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача.
Відповідач-1 у відзиві заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що позначення відповідача-2 виконане в оригінальному шрифті буквами латинського алфавіту з великою буквою »та маленькими буквами a»- ». Відповідно до позовної заяви О»використовується у стандартному шрифті великими буквами з кінцевою буквою «О».
Основою слова О»(ЯМАТО) є слово mat»(ямат), що разом зі своїми похідними формами широко використовується в мові не лише Японії, а й інших країнах Азії. Зокрема, наприклад:
1. Ямат, ул., Аларский р-н -по-бур. яман -«коза», ямата -«козье»(место).
2. Ямат -род племені Міт, що вело кочовий образ життя на території сучасної Російської Федерації, Монголії та Китайської народної Республіки.
3. Улус Верхний Ямат -район в Іркутській області Російської Федерації.
4. Річки Ямат-Гол та Ямата -ліва притока п. Забіт) з витоками в Іркутській області Російської Федерації, що межує з Монголією та Китайською народною Республікою.
Тобто, дослідження звукової (фонетичної) графічної (візуальної) та смислової (семантичної) схожості свідчить про наявність значного ступеня розрізняльної здатності позначення відповідача-2 ».
Таким чином, враховуючи азіатське походження слова а»та відповідну його асоційованість з країнами Азії вцілому, твердження позивача про те, що позначення відповідача-2 »породжує або може породити у свідомості споживача асоціації, пов'язані з географічним походженням товарів, які насправді не відповідають дійсності, є сумнівними та не доведеними поданими доказами.
Відповідач-2 у відзиві заперечив проти позовних вимог, посилаючись на наступне.
Згідно діючого законодавства не встановлено заборону використовувати в якості знаку для товарів та послуг комерційне найменування іншої юридичної особи, а тим більше частини такого найменування, яка, крім того, навіть повністю не співпадає.
Посилання позивача на те, що знак для товарів в послуг, який був законно зареєстрований відповідачем-2, схожий на географічну назву, не ґрунтується на нормах закону, так як право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, доказів чого позивачем не надано.
Щодо загальновідомості знаку позивача, то всі докази такої відомості датуються 1989-1991роками, та не надано відомостей щодо ведення діяльності на території України з 1991року по цей час.
Крім того, товари, що позначаються знаком для товарів і послуг, є промислові швейні машини, які поставляються не для продажу населенню, а для спеціалізованих підприємств.
З підстав викладених вище, представник відповідача-2 вважає, що жодне з промислових підприємств при закупівлі обладнання жодним чином не може сплутати товари, що відрізняються назвою, комерційним найменуванням виробника, країною виробником.
Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про обґрунтованість заявленого позову та задовольняє позовні вимоги у повному обсязі, з огляду на наступне.
Рекомендацією Президії Вищого Господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 визначено, що відповідно до ст. 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3-ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.
Відповідно до п. 2, 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції 23.12.1993р., яка була чинною на момент завершення поширення торговельної марки »на територію України (03.09.1997р.) не можуть одержати правову охорону позначення, які:
не мають розрізняльної здатності;
є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
є загальновживаними символами і термінами.
Позначення, вказані в абзацах 2, 3, 4, 6 цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.
Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:
знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг;
знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;
фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки щодо однорідних товарів і послуг;
найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право користуватися такими найменуваннями;
сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.
Відповідно до п. 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту від 28.07.1995р. №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997р. №72, зареєстрованого в Мін'юсті України 22.09.1997р. за №416/2220) до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.
У п. 45 рекомендацій Президії ВГСУ від 10.06.2004р. №04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»роз'яснено:
Відповідно до статті 41 ГПК для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.
Відповідно до пп. 3.3 п. 3 Рекомендації Президії ВГСУ від 29.03.2005р. №04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:
є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зокрема, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати;
збігається з комерційним (фірмовим) найменуванням або промисловим зразком іншої особи.
За наведених обставин, ухвалою від 15.03.2007р. у справі судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.
Відповідно до висновку №178 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 12.06.2007р., який суд приймає у якості належного доказу по справі:
- товарний знак, що охороняється за міжнародною реєстрацією №678521 є таким, що може ввести в оману щодо дійсного походження товарів 7 класу МКТП;
- товарний знак TA»за міжнародною реєстрацією №678521 є схожим настільки з позначенням О», яке входить до складу фірмового найменування «ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША», що їх можна сплутати;
- фірмове найменування «ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША»в певній мірі було відомим в Україні серед постачальників та користувачів промислових швейних машин, на дату розповсюдження дії міжнародної реєстрації №678521 на території України (03.09.1197р.);
- товарний знак TA», що охороняється за міжнародною реєстрацією №678521, не може ввести в оману споживачів щодо виробника -компанії «ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ», яка виготовляє товар -машини промислового призначення та обметувальні швейні машини, при умові, що споживачами є промислові підприємства України, які здійснюють професійну діяльність в галузі легкої промисловості та їх спеціалісти мають фахову освіту та досвід роботи, а також, якщо разом з товаром надаються данні щодо виробника, інструкція з використання, гарантійний талон, тощо.;
- встановити, наскільки товарний знак ATA»є відомим в Україні з 1997 року (моменту реєстрації) і по теперішній час не є можливим;
- в наданих на дослідження рекламних матеріалах вказівка на країну походження «Китай»промислової швейної продукції під торговою маркою », не буде вводити в оману споживачів щодо країни походження зазначеної продукції.
Таким чином, експертним висновком №178 підтверджується, що позначення за міжнародною реєстрацією №578521 є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, а саме, є таким, що може ввести в оману щодо дійсного походження товарів 7 класу МКТП .
На час реєстрації спірної торговельної марки за міжнародною реєстрацією №678521 в Україні була чинною Постанова Центрального виконавчого комітету Союзу РСР та Ради народних комісарів Союзу РСР «Про введення в дію Положення про фірму»від 22.06.1197р. (зі змінами і доповненнями, внесеними постановою ЦВК і РНК Союзу РСР від 17.08.1927р.)
Відповідно до ст. 7 Положення про фірму: в фірму, крім позначень, вказаних в ст. ст. 1-6 можуть входити також і інші позначення, в тому числі скорочене фірмове найменування.
Відповідно до ст. 8 Положення право на фірму полягає у виключному праві використання фірмового найменування в угодах, на вивісках, в оголошеннях, рекламі, на бланках, на рахунках, на товарах підприємства, їх упаковці і т.п. Вказане право виключного використання розповсюджується на скорочене фірмове найменування лише при умові включення його в повне фірмове найменування.
Згідно із ст. 10 Положення право на фірму виникає з моменту, коли фактично почалось користування фірмою, при умові відповідності її вимогам даної постанови. Фірмове найменування не підлягає особливій реєстрації, незалежно від реєстрації підприємства.
Наявні в матеріалах справи докази свідчать про відомість позивача, як фірми «YAMATО»(«Ямато»). Зазначене, зокрема, підтверджується Довідником швейного обладнання провідних фірм, журналами «Текстильная промышленность», «Швейная промышленность», Аналітичним звітом з дослідження рівня відомості комерційного (фірмового) найменування та торговельної марки О»(«Ямато»).
На виконання вказівки Вищого господарського суду України під час нового розгляду справи №12/205-21/55-20/142, судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, яку доручено провести Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. На вирішення експерта поставлені наступні питання:
- Чи є товарний знак », що охороняється за міжнародною реєстрацією №678521 схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменування «Ямато», яке належить позивачу?
- Чи було відомим в Україні фірмове найменування позивача «Ямато»на дату розповсюдження дії міжнародної реєстрації №678521 на території України (03.09.1997р.)?
Відповідно до висновку №79/08 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 27.03.2009р. товарний знак », що охороняється за міжнародною реєстрації №678521 є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням «Ямато», яке належить позивачу; фірмове найменування «Ямато»було відомим в Україні на дату розповсюдження дії міжнародної реєстрації №678521 на території України (03.09.1997р.).
При цьому у висновку №79/08 зазначається, що з матеріалів справи, наданих на дослідження, можна зробити висновок, що дата першої відомості фірмового найменування -21 грудня 1946р. (том І, арк. 35), в справі містяться відомості щодо використання швейного обладнання підприємства з фірмовим найменуванням «Ямато»в Україні, починаючи з 1989року (том І., арк. 89-220).
Суд приймає зазначений експертний висновок у якості належного доказу по справі. Посилання представника відповідача-1 на те, що у частині відповіді на перше питання висновок №79/08 є некоректним, а у частині відповіді на друге питання -необґрунтованим, суд не приймає до уваги, оскільки зазначені твердження є особистою позицією представника відповідача-2, який не має статусу експерта. У свою чергу, висновок №79/08 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 27.03.2009р. складений Ткачук Т.М., яка має вищу філологічну освіту, кваліфікацію судового експерта ІІІ класу з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6. Зауваження представника відповідача-1 на експертний висновок, не дають суду обґрунтованих підстав ставити під сумнів повноту, ясність, обґрунтованість та правильність наданого висновку.
Таким чином, висновком експертизи підтверджується посилання позивача на те, що торговельна марка »за міжнародною реєстрацією №678521 є схожою настільки, що її можна сплутати з фірмовим найменуванням ATО»(Ямато), що було відоме в Україні на дату розповсюдження дії міжнародної реєстрації №678521 на території України (03.09.1997р.) і належить іншій особі, а саме, позивачу, який одержав право на нього до дати подання до Відомства заявки щодо однорідних товарів і послуг.
Відповідно до ст. 499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
За наведених вище обставин, на підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертиз та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що торговельна марка »за міжнародною реєстрацією №678521 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є такою, що може ввести в оману щодо дійсного походження товарів 7 класу МКТП (п. 2 ст. 6 Закону); є схожою настільки, що її можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, що відоме в Україні, право на яке одержане позивачем до дати подання до Відомства заявки щодо однорідних товарів і послуг (п. 3 ст. 6 Закону). Таким чином, міжнародна реєстрація №678521 на торговельну марку »підлягає визнанню недійсною повністю, у зв'язку з невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Згідно з п.4 ст.16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.
З огляду на те, що відповідач-2 у відзиві не заперечує проти факту поставок в Україну промислових швейних машин, починаючи з 1996р. під торговельною маркою А»та враховуючи те, що суд прийшов до висновку, що торговельна марка »за міжнародною реєстрацією №678521 є схожою настільки, що її можна сплутати з фірмовим найменуванням О»(Ямато), яке належить позивачу та яке було відоме в Україні на дату розповсюдження дії міжнародної реєстрації №678521 на території України (03.09.1997р.), відповідно вважається обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню позовна вимога про заборону відповідачу-2 будь-яке використання в Україні позначення А».
Відповідно до п.(6) ст.5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків рішення про визнання міжнародного знака недійсним повідомляється Міжнародному бюро. Отже позовна вимога про зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною в Україні повністю міжнародної реєстрації №678521 підлягає задоволенню.
Судові витрати покладаються на відповідача-2.
Керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Позовні вимоги задовольнити повністю.
2. Визнати повністю недійсною в Україні зареєстровану на ім'я ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ (FEIYUE FENGRENJI JITUAN GONGSI) міжнародну реєстрацію №678521 на торговельну марку ».
3. Заборонити ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ (FEIYUE FENGRENJI JITUAN GONGSI) (Jiaojiangjichangzhonglu, Taizhoushi, Zhejiang (CN-318000)) будь-яке використання в Україні позначення А»(ЯМАТА).
4. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання повністю недійсною в Україні міжнародної реєстрації №678521.
5. Стягнути з ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ (FEIYUE FENGRENJI JITUAN GONGSI) (Jiaojiangjichangzhonglu, Taizhoushi, Zhejiang (CN-318000)) на користь ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША (YAMATO MISHIN SEIZO KABUSHIKI KAIHA) (4-12, Nishitemma 4-chome, Kita-ku, Osaka) 85 (вісімдесят п'ять) грн. 00коп. - державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.
Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.
Суддя В.В. Палій