Справа № 2609/10153/13
Провадження №2-3620/13
11 жовтня 2013 року Солом'янський районний суд м. Києва
у складі головуючого судді - Букіної О.М.
при секретарі-Осадчій В.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали цивільної справи за позовом Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, треті особи: ОСОБА_2, ОСОБА_3 про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним частково та зобов'язання вчинити дії, -
23.07.2012 року Позивач Відкрите акціонерне товариство "Пушкінський завод", звернувся з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, треті особи: ОСОБА_2, ОСОБА_3 про визнання недійсним частково свідоцтва України за НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.
29.08.2013 року представник позивача ВАТ "Пушкінський завод" подав заяву про зменшення позовних вимог та просив:
- визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним частково для товарів 1 класу МКТП, а саме: антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згорання; антистатики, крім побутових; антифризи; ацетон; вулканувальні препарати; прискорювачі вулканування; домішки хімічні до моторного палива; здистильована вода; каучук рідкий; клеї для шин; клеї на промислові потреби; корозивні препарати; нейтралізатори отрутних газів; хімікати для очищання олій; очищальні домішки до бензину; очищальні препарати; препарати, що сприяють ощадженню палива; підкислена вода для перенаснажування акумуляторів; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); протипінні розчини для акумуляторів електричних; рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів; рідини до гідравлічних систем; рідини трансмісійні; непрозорники до скла; склобарвильні хімікати; спирт етиловий; трансмісійні рідини; речовини для лагодження шин та товарів 4 класу МКТП, а саме: бензин; бензол; газолін; гас; дизельне паливо; домішки нехімічні до моторного палива; жири тверді; зволожувальні олії; мазут; мастила для зброї; мастила для пасів; мастильний графіт; мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи; метилований денатурат; мінеральне паливо; моторне паливо; моторні оливи; нафта; нафтовий газ; оливи для двигунів; паливний газ; паливні олії; паливні суміші скарбюровані; паливо; паливо на основі спирту; рідини різально- охолоджувальні; технічні жири (мастила); технічні оливи;
-зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним частково для вказаних вище товарів 1 та 4 класу МКТП та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України "Промислова власність".
Посилається в позові на те, що свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг "LUXOIL" є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 01 та 04 класу МКТП, оскільки породжує у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з виробником - ВАТ "Пушкінський завод", які не відповідають дійсності.
В обґрунтування заявлених вимог посилається на те, що ВАТ "Пушкінський завод" використовує позначення "LUXOIL" для товарів власного виробництва з 1999 року.
Зазначив, що 1999-2002 років ВАТ "Пушкінський завод" були подані 8 заявок на реєстрацію товарних знаків "LUXOIL" та протягом 2002-2004 років отримана відповідна кількість свідоцтв про їх реєстрацію в різних кольорах та класах МКТП, в тому числі здійснена і міжнародна реєстрація зазначеного знака.
Також зазначив, що починаючи з 2000 року товари ВАТ "Пушкінський завод" під позначенням "LUXOIL" ввозилися в Україну і були відомими українським споживачам завдяки їх присутності на українському ринку, а також рекламній компанії, яка проводилася в пресі та на телебаченні Російської Федерації, що розповсюджувалася та транслювалося на території України.
Таким чином, на думку позивача, знак для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є результатом інтелектуальної, творчої діяльності заявника, а є результатом недобросовісних дій по використанню вже відомого на той час чужого позначення товарів ВАТ "Пушкінський завод", у зв'язку з чим оскаржений знак є оманливим або таким, що може вводити споживачів в оману стосовно особи, яка виробляє товар, оскільки породжує у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з виробником - ВАТ «Пушкінський завод», які не відповідають дійсності.
В судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги з урахуванням поданої заяви від 29.08.2013 року в повному обсязі та просив їх задовольнити .
Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні зазначив, що на момент державної реєстрації знаку для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 у закладу експертизи були відсутні відомості стосовно використання ВАТ "Пушкінський завод" позначення "LUXOIL" для товарів власного виробництва, а тому стверджував, що реєстрація оскаржуваного знаку була проведена відповідно до вимог чинного на той час законодавства.
Посилався на норми п. 1 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 05.12.1993 року № 3689-ХІІ, відповідно до якого експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону та правил, встановлених на його основі Установою.
Відповідно до п. 15 ст. 10 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, передбаченим цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та офіційні видання. Тобто, перевірка відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони здійснюється лише за доступними для проведення експертизи джерелами інформації.
На момент проведення кваліфікаційної експертизи заявки на видачу спірного свідоцтва України на знак для товарів і послуг інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання, не містили в собі документів та матеріалів, на підставі яких позивач обґрунтовує свої вимоги.
Таким чином, вказує, що установа діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України, які не передбачають підстав, повноважень та способу виявлення і перевірки обставин, на які посилаються позивачі у позовній заяві.
При цьому, як пояснив в судовому засіданні представник Державної служби інтелектуальної власності України, якщо б на час подання заявки на реєстрацію спірного знаку були відомі обставини та документи, що досліджуються в межах даної судової справи, експерт міг би їх взяти до уваги, що б могло створити перешкоду для державної реєстрації спірного знаку.
Представники відповідача ОСОБА_1 в судовому засіданні проти позову заперечували та стверджували, що реєстрація знаку для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 була проведена відповідно до чинного законодавства України та результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст.10 Закону, встановлено, що позначення відповідає умовам надання правової охорони.
Тобто, на момент подання та розгляду заявки експертиза не встановила, що заявлене позначення є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Також вказували, що станом на дату подання оспорюваної заявки № 2001085005 в Російській Федерації було чинним лише одно свідоцтво позивача ВАТ "Пушкінський завод" на товарний знак № 190449. Інформація щодо цього знака стала відомою для третіх осіб на території Росії з дати публікації - 25.11.2000 року. Всі інші знаки були зареєстровані пізніше, а саме протягом березня 2002 року - вересня 2004 року.
Проте, усі реєстрації товарних знаків, на які посилається позивач у своїй позовній заяві, в Російській Федерації були визнані недійсними протягом 2008 року у зв'язку з тим, що загальна відомість компанії ВАТ «ЛУКОЙЛ» та товарного знака «ЛУКОЙЛ» має можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар.
Крім цього стверджували, що на час реєстрації спірного знаку товари ВАТ "Пушкінський завод" під позначенням "LUXOIL" не були відомі в Україні, оскільки в матеріалах справи немає жодного належного доказу присутності в торгівельній мережі на території України протягом 2000 -2004 року товарів з позначенням "LUXOIL".
Разом з тим посилалися на недоведеність позивачем обставини реалізації виробленого товару під торговою маркою «LUXOIL» на території України на час подання заявки щодо оспорюваного свідоцтва.
При цьому стверджували, що лист Вінницької митниці Державної митної служби України за №9/2-1509 від 12.03.2012 року, згідно даних якого підтверджується ввезення протягом 2000-2001 років ФОП «ОСОБА_5.» оливи моторної ЛюксОйл (LUXOIL) в ємкостях різного об'єму від відправника ПП «ОСОБА_6.» ( АДРЕСА_1), не є належним доказом у даній справі.
Також посилались на неспроможність даних соціологічного опитування, що підтверджують факт використання ВАТ «Пушкінський завод» комерційного позначення «LUXOIL» з 2000 року, який споживачі сприймають нерозривно із знаком «LUXE» і повністю асоціюють та пов'язують ці знаки між собою.
Крім того, в судовому засіданні представниками ОСОБА_1 була подана заява про застосування позовної давності, обґрунтована тим, що про існування спірного знаку для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 ВАТ "Пушкінський завод" було відомо ще з 2005 року, коли останній здійснював міжнародну реєстрацію товарного знаку "LUXOIL" за сертифікатом реєстрації №822543 і вказаному товарному знаку на території України був протипоставлений саме знак відповідача за свідоцтвом України НОМЕР_1. А оскільки, на думку представників ОСОБА_1, ВАТ "Пушкінський завод" протягом 3-х років з моменту повідомлення його про існування спірного знаку для товарів і послуг не оскаржив його в судовому порядку, то цей факт, свідчить про сплив позовної давності і є підставою для відмови в позові.
Просили відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.
Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 07.08.2012 року (том 3, а.с.99-104), залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 25 грудня 2012 року (том 3, а.с.199-205) позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Люксойл" до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним частково свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії залишено без задоволення.
Позов Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним частково свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії задоволено частково. Визнано недійсним частково свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг для товарів 1 класу МКТП, зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності Україну внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним частково для товарів 1 класу МКТП.
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 квітня 2013 року касаційну скаргу ОСОБА_2 задоволено частково, рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 07.08.2012 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 25.12.2012 року, скасовано, а справу в цій частині передано на новий розгляд до суду першої інстанції (том 3, а.с.268-270).
Зі змісту ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 квітня 2013 року вбачається, що суд першої інстанції так, і суд апеляційної інстанції, визнаючи недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг без залучення ОСОБА_2 до участі у справі, безпосередньо у рішеннях суду зазначили про те, що первинно отримане нею свідоцтво не відповідає умовам правової охорони, тобто вирішили питання про права та обов'язки особи, не залученої до участі у справі, позбавивши її конституційного права на доведення перед судом переконливості своїх доводів та участі у змагальному процесі. Крім того, суд зобов'язаний був перевірити первинно надану охорону такому знаку, а першим власником цього знаку є ОСОБА_2, при цьому наступні власники не доводи Державному департаменту інтелектуальної власності всі умови, що потрібні для правової охорони знака і не повинні були доводити, т.я. відбулася лише передача свідоцтва іншій особі.
На виконання вимог ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 20.06.2013 року судом було залучено до участі в справі в якості третьої особи ОСОБА_2
Крім того, за клопотання представника позивача, ухвалою суд від 16.07.2013 року залучено до участі в справі в якості третьої особи ОСОБА_7
В судовому засіданні представник третьої особи ОСОБА_2 проти позову заперечувала, посилаючись на те, що заявлене позначення на дату подання заявки на його реєстрацію до Установи, не було оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Вважає, що вимоги позивачем необґрунтовані та не підтверджені належними доказами по справі. Крім того просила також застосувати строк позовної давності, надавши відповідну заяву.
Просила відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.
Третя особа -ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд до відома не поставив.
Вислухавши пояснення сторін по справі, допитавши експерта, дослідивши та оцінивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Пункт 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлює, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Згідно з п. "а" ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Підпункт 4.3.1.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116 (в редакції від 20.08.1997 року №72), передбачає, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Відповідно до пп. 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Судом встановлено, що знак для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 був зареєстрований в Україні для товарів 1, 4 та 9 класів МКТП 15.04.2004 року.
Відповідна заявка на реєстрацію вказаного знаку була подана заявником 08.08.2001 року.
Згідно зі ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.
Таким чином, спірний знак отримав правову охорону в Україні для товарі 1, 4 та 9 класів МКТП з 08.08.2001 року.
Встановлено, що ВАТ "Пушкінський завод" використовує позначення "LUXOIL" у своїй господарській діяльності для відрізнення товарів власного виробництва від аналогічних товарів інших виробників з початку 2000 року.
Зазначене підтверджується датами затвердження Технічних умов на товари ВАТ "Пушкінський завод" та датами реєстрації номерів штрих-кодів для товарів ВАТ "Пушкінський завод", що містять у своїй назві позначення "LUXOIL" та "ЛЮКСОЙЛ" , копії яких містяться в матеріалах справи.
Крім того, на території Російської Федерації протягом 1999 - 2002 років були подані заявки та протягом 2002-2004 років зареєстровані за ВАТ "Пушкінський завод" товарні знаки "LUXOIL" за №№ 190449, 209323, 209387, 212356, 225930, 252882, 275898, а також міжнародний товарний знак "LUXOIL" за № 822543.
Вищезазначене свідчить , що ВАТ "Пушкінський завод" використовував позначення "LUXOIL" на території Російської Федерації з 1999 року. Більше того, знак "LUXOIL" в Російській Федерації був визнаний загальновідомим.
Представник позивача не заперечував, що дійсно вказані знаки були скасовані, але лише у 2008 році, що підтверджує факт того, що ці знаки масштабно та інтенсивно до того тривалий час, тобто з 1999 року використовувалися не лише в якості вирізняльного комерційного позначення власних товарів від товарів інших виробників, а й в якості зареєстрованих товарних знаків, із вкладенням в рекламу цих знаків значних матеріальних та фінансових ресурсів, що було використано в своїх інтересах відповідачем.
З огляду на викладене, суд вважає встановленим, що ВАТ «Пушкінський завод» доклав значних зусиль щодо просування свого бренду "LUXOIL" в Україні, створивши в українських споживачів асоціації щодо себе як виробника продукції "LUXOIL".
Так, відповідно до листа Вінницької митниці Державної митної служби України №9/2-1509 від 12.03.2012 року протягом 2000-2001 років на територію України олива моторна ЛЮКСОЙЛ (LUXOIL) виробництва ВАТ "Пушкінський завод" ввозилась ФОП ОСОБА_5
15.01.2001 року між ВАТ "Пушкінський завод" та ТОВ Торговий дім "Стандарт - Авто П" був укладений дилерський договір, відповідно до якого останнє отримало виключне право продажу товарів на всій території СНД, включаючи Україну.
16.01.2001 року між ВАТ "Пушкінський завод" та ТОВ Торговий дім "Стандарт-Авто П" був укладений договір поставки № 02-2001 продукції під товарними знаками "LUXOIL".
03.07.2001 року ТОВ Торговий дім "Стандарт - Авто П" уклало контракт №002/2001-07-05 на поставку продукції під товарним знаком "LUXOIL" з ООО Мале підприємство "Океан" (Україна).
Встановлено, що в Інтернеті з 05.09.2000 року функціонує сайт: www.luxoil.ru, на якому розміщувався увесь асортимент продукції "LUXOIL" з його характеристиками та на який є можливість доступу споживачів з усього світу, в тому числі і з України.
Суд вважає, що вказані обставини підтверджують факт присутності продукції "LUXOIL" виробництва ВАТ "Пушкінський завод" на українському ринку та обізнаність українських споживачів з нею з 2000 року, тобто до дати подання заявки на спірний знак.
Таким чином, суд приходить до висновку, що на дату подання заявки на реєстрацію спірного знаку "LUXOIL" за свідоцтвом НОМЕР_1, а саме на 08.08.2001 року, продукція ВАТ "Пушкінський завод", маркована позначенням "LUXOIL", була введена в обіг на території України та стала відомою українському споживачу.
Такий висновок підтверджується також результатами соціологічного дослідження "Оценка известности торговой марки "LUXE" в Украине", підготовленими Бюро Статистичного Аналізу, згідно з дослідженнями якого 78,5% опитаних відповіли, що знають торговельну марку "LUXOIL".
При цьому, 70,4% з них зазначили, що країною виробником товарів під торговельною маркою "LUXOIL" є Російська Федерація та є відомою з початку 2000 років.
Зазначене соціологічне опитування було проведено з метою аналізу, визначення та оцінки рівня відомості торговельної марки "LUXE", яка була створена в результаті ребрендінгу марки "LUXOIL", та безпосередньо самої марки "LUXOIL" серед споживачів в Україні.
Відповідно до висновків зазначеного соціологічного дослідження частина опитаних респондентів, які асоціюють країну виробництва товарів під торговельною маркою "LUXOIL", найбільш часто вказували їх виробником саме ВАТ "Пушкінський завод".
Крім того, колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України у сукупності з іншими доказами дослідила та оцінила вказаний звіт та у своєму рішенні від 20.06.2012 року підтвердила факт використання ВАТ «Пушкінський завод» комерційного позначення "LUXOIL" з 2000 року, який споживачі сприймають нерозривно із знаком "LUXE" і повністю асоціюють та пов'язують ці знаки між собою.
Разом з цим, вказаним рішенням в Україні добре відомим станом на 01.06.2008 року був визнаний знак "LUXE", який є наступником позначення "LUXOIL", відносно ВАТ «Пушкінський завод» для товарів 01, 03 та 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг. Зазначеним рішенням підтверджені факти використання ВАТ «Пушкінський завод» позначення "LUXOIL" з початку 2000 років, досліджена його історія розвитку, визнана висока репутація та відомість знака.
Відповідно до ст.57 ЦПК України фактичні дані, що мають значення для справи встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.
Зважаючи на це та керуючись ч.1 ст.143 ЦПК України згідно з якою для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.
З наведених норм випливає, що для встановлення відповідності знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 умовам надання правової охорони, а саме з'ясування питання можливості введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар, необхідне застосування спеціальних знань.
Ухвалою суду від 11.12.2012 року по даній справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та поставлено запитання: - Чи є торгівельна марка (знак для товарів послуг) "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 оманливою або такою, що може ввести в оману щодо особи , яка виробляє товар?
Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом ОСОБА_8, який має вищу юридичну освіту та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтва Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 1065 від 19.12.2006 р.) та внесений до реєстру атестованих судових експертів, стаж експертної роботи з 2007 року.
Згідно з висновком експерта № 35 від 05.06.2012 року встановлено,що стосовно всіх наведених у свідоцтві України НОМЕР_1 товарів 1 класу МКТП, за виключенням таких, як: диспергатори олій; емалебарвильні хімікати; емульгатори; знебарвники на промислові потреби; мінеральні кислоти; промислові хімікати; цідильні (фільтрувальні) керамічні матеріали подрібнені; цідильні (фільтрувальні) матеріали (мінеральні речовини); цідильні (фільтрувальні) матеріали (рослинні речовини), цідильні (фільтрувальні) матеріали (хімічні речовини); та всіх, наведених у свідоцтві України НОМЕР_1 товарів 4 класу МКТП за виключенням таких, як: вазелін технічний; віск на промислові потреби; касторова олія на технічні потреби; олії до фарб; ріпакова олія технічна; соняшникова олія технічна; торговельна марка (знак для товарів і послуг) "LUXOIL" за вказаним свідоцтвом є такою, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар.
Разом з тим, у висновку судового експерта також зазначено про відсутність підстав для ствердження, що товари 9 класу МКТП, наведені у свідоцтві України НОМЕР_1, є спорідненими з моторними, промивними, трансмісійними оліями, що вироблялись ВАТ "Пушкінський завод" під назвою "LUXOIL".
Судом встановлено, що експертне дослідження проведене відповідно до Закону України "Про судову експертизу" кваліфікованим судовим експертом, який має відповідну кваліфікацію та внесені до реєстру атестованих судових експертів.
Висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №35 від 05.06.2012 року визначено, що свідоцтво України НОМЕР_1 відносно певних товарів 1 та 4 класу МКТП є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи , яка виробляє товар.
Вказаний Висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань.
Допитаний у судовому засіданні судовий експерт ОСОБА_8 підтримав складаний ним висновок та надав повні та обґрунтовані пояснення щодо проведеного дослідження.
Аналізуючи матеріали справи та проведене дослідження, суд приходить до висновку, що в процесі використання знака для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 щодо частини наведених у свідоцтві товарів 1 та 4 класу МКТП, не виключено небезпеку введення в оману споживачів, оскільки в ньому може виникнути помилкове враження про те, що такі товари походять не від власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, а від особи, яка раніше розпочала використовувати схожі до ступеня сплутування позначення "LUXOIL" та «ЛЮКСОЙЛ» стосовно споріднених товарів- ВАТ «Пушкінський завод».
При цьому, суд приймає до уваги середнього споживача та виходить з того, що це є абстрактний образ звичайного споживача певної категорії товарів, а при визначенні можливості сплутування враховується пересічний споживач товару певної категорії.
Відповідно до ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставин, які мають значення для вирішення справи. Виходячи з положень вимог ЦПК України докази повинні бути належними та допустимими.
Оцінюючи Висновок судової експертизи №35 від 05.06.2012р. об'єктів інтелектуальної власності, суд вважає його належним та допустимим доказом і таким, що узгоджується з дослідженими в суді матеріалами справи.
Суд не приймає до уваги доводи представника відповідача ОСОБА_1 про те, що обсяги поставки продукції "LUXOIL" ВАТ "Пушкінський завод" в Україну були незначними, а, отже, спірний знак для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 не може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар. Зазначені доводи є оціночними та спростовуються матеріалами справи.
В силу норм ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та 4.3.1.9 Правил, приведених вище, для відмови в наданні позначенню правової охорони достатньо лише можливості виникнення небезпеки введення в оману при використанні позначення.
Факт введення позначення "LUXOIL" в господарський обіг в Україні підтверджується наявними в справі документами , зокрема, даними дилерського договору від 15.01.2001 р., договором поставки від 16.01.2001 р., контрактом від 03.07.2001 р., що наведені вище у рішенні суду, а можливість введення споживача в оману підтверджується матеріалами статистичного дослідження та висновком судового експерта, який судом прийнято до уваги.
Крім того, ОСОБА_1, ОСОБА_2, як попередній власник спірного позначення, не надали суду жодних доказів про обсяги виробництва та реалізації товарів, маркованих спірним знаком для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 для їх співставлення з обсягом продукції "LUXOIL" ВАТ "Пушкінський завод" на ринку України за відповідний період.
Суд також не приймає до уваги доводи представників відповідача стосовно обмеження території правової охорони для свідоцтва позивача на торгівельні марки Російської Федерації та їх скасування. Вказані доводи не стосуються предмету спору, оскільки позов пред'явлено не у зв'язку з протиставленням спірного знаку за свідоцтвом України НОМЕР_1 торговим знакам Російської Федерації, а у зв'язку з можливістю введення споживача в оману стосовно особи, яка виробляє товар.
Щодо твердження представників відповідача-2 та третьої особи ОСОБА_2 про те, що лист Вінницької митниці Державної митної служби України за №9/2-1509 від 12.03.2012 року не є належним доказом суд не приймає до уваги.
Вбачаться, що листом за №14/1-2873 від 14.09.2012 року Державна митна служба України на запит представника відповідача -2 підтвердила дійсність попереднього листа, зокрема, що протягом 2000-2001 років ФОП «ОСОБА_5.» було ввезено оливи моторної ЛюксОйл (LUXOIL) в ємкостях різного об»єму від відправника ПП «ОСОБА_6.» ( АДРЕСА_1).
Посилання представника відповідача-2 та представника ОСОБА_2 щодо неспроможності даних соціологічного опитування суд не приймає до уваги, оскільки дані вказаного дослідження свідчать та підтверджують факт використання ВАТ «Пушкінський завод» комерційного позначення «LUXOIL» з 2000 року, який споживачі сприймають нерозривно із знаком «LUXE» і повністю асоціюють та пов'язують ці знаки між собою.
Та обставина, що опитування було здійснено в 2012 р. не спростовують висновки соціологічного дослідження та не впливають на його результати.
При цьому представники відповідача ОСОБА_1 та третьої особи ОСОБА_2 лише піддавали сумніву результати соціологічного дослідження та судової експертизи. Між тим, їх сумніви стосувались методології проведення соціологічного дослідження та постановки питань експерту, не спростовуючи їх висновків по суті.
Оцінюючи наявні в матеріалах справи докази у їх сукупності, суд вважає встановленим, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам визначеним ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» , а саме, є таким, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари для яких зареєстровано знак, на дату подання заявки до установи, зокрема, 1 класу МКТП, а саме: антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згорання; антистатики, крім побутових; антифризи; ацетон; вулканувальні препарати; прискорювачі вулканування; домішки хімічні до моторного палива; здистильована вода; каучук рідкий; клеї для шин; клеї на промислові потреби; корозивні препарати; нейтралізатори отрутних газів; хімікати для очищання олій; очищальні домішки до бензину; очищальні препарати; препарати, що сприяють ощадженню палива; підкислена вода для перенаснажування акумуляторів; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); протипінні розчини для акумуляторів електричних; рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів; рідини до гідравлічних систем; рідини трансмісійні; непрозорники до скла; склобарвильні хімікати; спирт етиловий; трансмісійні рідини; речовини для лагодження шин та товарів 4 класу МКТП, а саме: бензин; бензол; газолін; гас; дизельне паливо; домішки нехімічні до моторного палива; жири тверді; зволожувальні олії; мазут; мастила для зброї; мастила для пасів; мастильний графіт; мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи; метилований денатурат; мінеральне паливо; моторне паливо; моторні оливи; нафта; нафтовий газ; оливи для двигунів; паливний газ; паливні олії; паливні суміші скарбюровані; паливо; паливо на основі спирту; рідини різально- охолоджувальні; технічні жири (мастила); технічні оливи.
Таким чином, суд вважає, що вимоги Позивача є обґрунтованими та підтверджені матеріалами справи.
Ст.499 Цивільного кодексу України передбачено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.
У пп. «а» п.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вказується, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг підлягає визнанню недійсним частково згідно вказаних вище товарів 1 та 4 класу МКТП з підстав передбачених пп.«а» п.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг.
Стосовно заяви представників відповідача ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про застосування позовної давності при розгляді справи у зв'язку з тим, що ВАТ "Пушкінський завод" дізнався про існування спірного знаку за свідоцтвом України НОМЕР_1 ще в 2005 році, коли ВАТ "Пушкінський завод" здійснював процедуру міжнародної реєстрації товарного знаку "LUXOIL" за Сертифікатом реєстрації № 822543 і вказаному товарному знаку на території України був протипоставлений саме знак відповідача за свідоцтвом України НОМЕР_1, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до Сертифікату реєстрації № 822543 міжнародну реєстрацію товарного знаку ВАТ "Пушкінський завод" здійснював через патентного повіреного Російської Федерації Разіну О. Г., яка була зазначена як представник заявника та вказана її поштова адреса.
Аналогічна інформація міститься і в матеріалах міжнародної реєстрації № 822543 під кодом №740. Відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності ST.60 "Рекомендації, що відносяться до бібліографічних даних про знаки" код № 740 є кодом імені та адреси представника.
В Сертифікаті реєстрації № 822543 міжнародного товарного знаку "LUXOIL", який був виданий Міжнародним бюро ВОІВ та переданий Разіною О. Г. ВАТ "Пушкінський завод", є відсутньою будь-яка інформація про наявність відмови на території України в реєстрації відповідного знаку та про протиставлення йому спірного знаку за свідоцтвом України НОМЕР_1.
Відповідно до п. (3) ст. 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року, яка набула чинності для України 25.12.1991 року, міжнародне бюро негайно пересилає відомству країни походження і власникові знака чи його повіреному, якщо про останнього зазначене відомство повідомило Бюро, один з примірників такого повідомлення про відмову. Тобто, в силу зазначеної норми при повідомлені міжнародного бюро про наявність повіреного усе листування здійснюється за його адресою останнього.
Виходячи зі змісту письмових пояснень патентного повіреного Разіної О.Г., підпис якої був засвідчений нотаріусом Російської Федерації, вона не отримувала жодних офіційних документів стосовно відмови в правовій охороні на території України міжнародного товарного знаку за Сертифікатом реєстрації № 822543, а також жодних документів про протиставлення йому спірного знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1.
Відповідна публікація в офіційному бюлетені "Промислова власність" від 19.05.2005 року №15 не може вважатися належним повідомленням ВАТ "Пушкінський завод" про відмову в реєстрації оскільки бюлетень є спеціалізованим виданням з обмеженим тиражем та не розповсюджується на території Російської Федерації. Позивачі є юридичними особами Російської Федерації, які не здійснюють професійної діяльності в галузі інтелектуальної власності і не мають в своїх штатах патентних повірених, а тому офіційний бюлетень "Промислова власність" ніколи не отримували та не могли отримати, за реєстрацією об'єктів інтелектуальної власності в Україні не слідкують і обов'язку такого не мають.
Патентний повірений Російської Федерації Разіна О. Г., яка здійснювала усі дії щодо міжнародної реєстрації № 822543, не повідомляла позивача про наявність спірного свідоцтва України НОМЕР_1, що підтверджується вищезазначеними письмовими поясненнями Разіної О. Г. Тому позивачі не мали можливості довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Жодних доказів про те, що позивачам про порушення його прав було відомо з 19.05.2005 року - дати публікації про часткову відмову в реєстрації, як про це стверджує у своєму запереченні представники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , останніми не надано.
Представник позивача стверджував, що про видачу свідоцтва України НОМЕР_1 позивачі довідалися тільки в травні 2011 року, коли на ринку України з'явилася продукція під знаком "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 на підставі ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки від 07.04.2011 року, який підтверджує цю обставину та за умовами якого ОСОБА_1 передав право на використання знаку "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 для позначення товарів іншій особі - виробнику щодо всіх товарів і послуг, зазначених у свідоцтві України НОМЕР_1, після чого у травні 2011 року продукція під відповідним знаком з'явилася на ринку України.
Жодних доказів того, що спірний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 використовувався до травня 2011 року для позначення товарів і послуг в Україні і що про це мало би бути відомо позивачам, представниками відповідачів та третьої особи ОСОБА_2 суду не надано.
На підставі викладеного, суд вважає наведені обставини поважними та такими, що заслуговують на увагу, та приходить до висновку, що підстави для застосування наслідків позовної давності відсутні, у зв'язку з чим порушене право позивача ВАТ "Пушкінський завод" підлягає захисту.
Крім того, у своєму Рішенні Конституційний Суд України від 02.11.2004 року N15-рп/ 2004 зазначив, що справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права.
Елементи права, зокрема розмірність, рівність, мораль, об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України, зокрема частиною 1 статті 8 Конституції України в Україні визнається принцип верховенства права - панування права в суспільстві, яке не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства.
Правову позицію щодо дотримання справедливості Конституційний Суд України висловив у Рішенні від 30 січня 2003 року N 3-рп/2003, зазначивши, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.
Отже, враховуючи усі доводи представника позивача, якими останній достатньо обґрунтовано переконав, що є абсолютно очевидним, що використання відповідачем оскаржуваного знака "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 не виключає можливість введення в оману споживачів щодо особи виробника, суд приходить до висновку про задоволення вимог позивача ВАТ "Пушкінський завод", що базується на загальних засадах справедливості, яким має відповідати судове рішення.
Пунктом 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10, передбачено, що в процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3 вказаного положення Державна служба публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Державної служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України НОМЕР_1.
Враховуючи, що Державна служба інтелектуальної власності України не володіла та не могла володіти всією інформацією, що була надана позивачами під час розгляду судової справи, суд приходить до висновку, що судові витрати підлягають стягненню з відповідача ОСОБА_1
Керуючись ст. ст. 256, 257, 261, 267, 492-495, 499 ЦК України, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. ст. 3-4, 10-11, 57-61, 88, 169, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -
Позов Відкритого акціонерного товариства «Пушкінський завод», задовольнити.
Визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним частково для товарів 1 класу МКТП, а саме: антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згорання; антистатики, крім побутових; антифризи; ацетон; вулканувальні препарати; прискорювачі вулканування; домішки хімічні до моторного палива; здистильована вода; каучук рідкий; клеї для шин; клеї на промислові потреби; корозивні препарати; нейтралізатори отрутних газів; хімікати для очищання олій; очищальні домішки до бензину; очищальні препарати; препарати, що сприяють ощадженню палива; підкислена вода для перенаснажування акумуляторів; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); протипінні розчини для акумуляторів електричних; рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів; рідини до гідравлічних систем; рідини трансмісійні; непрозорники до скла; склобарвильні хімікати; спирт етиловий; трансмісійні рідини; речовини для лагодження шин та товарів 4 класу МКТП, а саме: бензин; бензол; газолін; гас; дизельне паливо; домішки нехімічні до моторного палива; жири тверді; зволожувальні олії; мазут; мастила для зброї; мастила для пасів; мастильний графіт; мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи; метилований денатурат; мінеральне паливо; моторне паливо; моторні оливи; нафта; нафтовий газ; оливи для двигунів; паливний газ; паливні олії; паливні суміші скарбюровані; паливо; паливо на основі спирту; рідини різально- охолоджувальні; технічні жири (мастила); технічні оливи.
Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним частково для товарів 1 класу МКТП, а саме: антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згорання; антистатики, крім побутових; антифризи; ацетон; вулканувальні препарати; прискорювачі вулканування; домішки хімічні до моторного палива; здистильована вода; каучук рідкий; клеї для шин; клеї на промислові потреби; корозивні препарати; нейтралізатори отрутних газів; хімікати для очищання олій; очищальні домішки до бензину; очищальні препарати; препарати, що сприяють ощадженню палива; підкислена вода для перенаснажування акумуляторів; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); протипінні розчини для акумуляторів електричних; рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів; рідини до гідравлічних систем; рідини трансмісійні; непрозорники до скла; склобарвильні хімікати; спирт етиловий; трансмісійні рідини; речовини для лагодження шин та товарів 4 класу МКТП, а саме: бензин; бензол; газолін; гас; дизельне паливо; домішки нехімічні до моторного палива; жири тверді; зволожувальні олії; мазут; мастила для зброї; мастила для пасів; мастильний графіт; мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи; метилований денатурат; мінеральне паливо; моторне паливо; моторні оливи; нафта; нафтовий газ; оливи для двигунів; паливний газ; паливні олії; паливні суміші скарбюровані; паливо; паливо на основі спирту; рідини різально- охолоджувальні; технічні жири (мастила); технічні оливи та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України "Промислова власність".
Стягнути з ОСОБА_1 на користь Відкритого акціонерного товариства «Пушкінський завод» судовий збір у розмірі 53, 65 грн.
Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Солом'янський районний суд м. Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.
Суддя: